PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Varemerkesøknad nr Søknadsdato: Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 14. september 2009, hvorved innkommet søknad om registrering av merket "FRA TM TIL " som kjennetegn for en rekke nærmere angitte varer og tjenester ble avslått. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester: Klasse 09 Klasse 35 Dataprogrammer, herunder dataprogrammer for generering av kjennetegn i form av varemerker og foretaksnavn. Annonse- og reklamevirksomhet; herunder utleie av reklameplass; handelsinformasjon; forretningsopplysninger; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre; alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; informasjonsbyråer (nyheter); kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid til databaser; drift av Internettsteder; alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; organisering av konkurranser; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; utgivelse av elektroniske publikasjoner; alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse 42 Design og utvikling av dataprogrammer; design av computersystemer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data(ikke fysisk konvertering); vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotell; utleie av dataprogrammer; rådgivning for immateriell eiendomsrett; navneutviklingstjenester herunder utarbeidelse av varemerker og foretaksnavn ved hjelp av dataprogrammer, alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merket "FRA TM TIL " både beskriver og generelt mangler særpreg for de varer og tjenester det er søkt registrert som kjennetegn for, og at merket således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 13 første ledds første og annet punktum (ny varemerkelov 14 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav a). Med hensyn til søkers fullmektigs anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse av 14. september 2009 var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av merkeelementene FRA TM TIL. Merkeelementet TM er en vanlig benyttet forkortelse for det engelske ordet Trademark som på norsk betyr varemerke, jf. Symbolet er en mye benyttet indikasjon på at et varemerke er registrert. I EF-domstolens avgjørelse C-37/03P, BioID, fremgår det at symbolet har ingen distinktiv effekt og vi viser til Førsteinstansdomstolens avgjørelse av samme merke, T-91/01, premiss 39, der det fremgår at symbolets funksjon er begrenset til å indikere at et merke er registrert i et bestemt territorium og at dette symbolet er vanlig brukt sammen med andre tegn for alle typer varer og tjenester. Sammenstillingen kan bli oppfattet i betydningen fra varemerke til registrering eller på grunn av forholdet mellom ordene og symbolet fra ikke-registrert varemerke til registrert varemerke. Spørsmålet er om det søkte merket skal nektes registrering fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene, og at det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene jf. varemerkeloven 13 første ledd første og annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene/tjenestene merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene/ tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil kunne være både næringsdrivende og private forbrukere. Gjennomsnitts-forbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det søkte merket ønskes registrert for varer og tjenester knyttet til dataprogrammer, annonseog reklamevirksomhet, telekommunikasjonsvirksomhet, utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og design og utvikling av dataprogrammer. Spørsmålet i saken er hvorvidt innehaver kan få en enerett til sammenstillingen FRA TM TIL. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnitts-forbrukeren ikke vil oppfatte FRA TM TIL som et særskilt kjennetegn for denne type varer og tjenester.

3 Annen avd. sak nr Søker anfører at det søkte merket henspiller på at det dreier seg om en prosess, men det sier ikke ingenting om selve prosessen. Merket er dermed suggestivt. Det er i denne sammenheng vist til at det ikke er saksbehandlere i Patentstyret som er gjennomsnittsforbruker, men den alminnelige forbruker som søker råd om blant annet beskyttelse av immaterielle verdier. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnsvurderingen. Vi er enig i at saksbehandlere med spesialkunnskap ikke er representative for hvem gjennomsnittsforbrukeren er i denne saken. Som det fremgår av våre brev, så har vi heller ikke anført at så er tilfellet. Patentstyret har vurdert merke[t] i forhold til hvordan vanlige forbrukere vil oppfatte merket. Vi er ikke enig i at norske gjennomsnittsforbrukere må foreta mange mentale hopp før forbrukerne oppfatter at sammensetningen sier noe om rådgivningstjenesten. Etter vårt syn vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte betydningsinnholdet av sammensetningen, jf. fra varemerke til registrering eller fra ikkeregistrert varemerke til registrert varemerke. Patentstyret er av den oppfattning at gjennomsnittsforbruker kjenner til symbolet og til forkortelsen TM. Etter vårt syn vil TM umiddelbart bli oppfattet som forkortelse for Trademark, og særlig i de tilfellene forkortelsen fremkommer i sammenheng med symbolet. Når disse merkeelementene settes inn i en forklarende sammenheng, FRA TM TIL, vil betydningsinnholdet fremstå uten mentale anstrengelser. Vi kan derfor ikke se at gjennomsnittsforbruker må foreta mentale hopp for å oppfatte merket med betydningsinnholdet fra varemerke til registrering eller fra ikkeregistrert varemerke til registrert varemerke. Patentstyret er heller ikke enig i at det søkte merket kun gir positive assosiasjoner om tjenestene. I forhold til undervisnings- og opplæringsvirksomhet, vil merket bli oppfattet som direkte beskrivende for innholdet av tjenesten, nemlig videreformidling av kunnskap knyttet til registrering av varemerker. I forhold til tjenester så som rådgivning for immateriell eiendomsrett, vil merket være direkte beskrivende for formålet ved tjenesten, nemlig å hjelpe forbruker med å oppnå registrering av et ikke-registrerte merker. Patentstyret har på denne bakgrunn etter en vurdering av merket i sin helhet kommet til at merket er direkte beskrivende for de nevnte tjenestene, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. *** Patentstyret har videre kommet til at det søkte merket heller ikke har adskillende evne for de resterende varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Merkets betydningsinnhold gir først og fremst uttrykk for navnet på en prosess som varene eller tjenestene kan være knyttet til. Som fullmektigen selv anfører, så hevder ikke søker enerett til de hver for seg uregistrerbare elementene/symbolene i merket. Patentstyret kan ikke se at det er noe ved sammenstillingen, herunder elementenes gjensidige påvirkning, som tilfører merket i sin helhet særpreg. Det er ikke noe uvanlig ved sammenstillingen, verken syntaktisk eller semantisk. Det søkte merket vil derfor ikke ha evne til å sette gjennomsnittsforbruker i stand til å skille innehavers varer og tjenester fra varer og tjenester med en annen kommersiell opprinnelse. Uttrykket er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men vil oppfattes som et generelt, opplysende og informativt utsagn. Uttrykket vil ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF-domstolens avgjørelser C-64/02P, Das prinzip der bequemlichkeit, premiss 42, C-37/03P, BioID, premiss 27, og Førsteinstansdomstolens avgjørelse T-130/01, Real people, real solutions, premiss 18. ***

4 Annen avd. sak nr Fullmektigen har vist til registrering nr , ordmerket NAVN-I-HAVN, som hevdes å være sammenlignbart med det søkte merket. Vi har ikke funnet å kunne tillegge denne registreringen avgjørende vekt. Det er det søkte merket FRA TM TIL som er gjenstand for vurderingen i forhold til varemerkeloven 13 første ledd, ikke den tidligere registreringen. Patentstyret har derfor foretatt en helhetsvurdering av det søkte merket, der vi kun har tatt hensyn til den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med norsk og europeisk praksis. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket FRA TM TIL er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Merket må dermed nektes registrert, jf. varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Det søkte merket nektes registrering." Søkers begrunnede klage innkom til Patentstyret onsdag den 13. november Klageavgiften er registrert innbetalt den 14. desember 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 13. november 2009 uttaler søkers fullmektig: "Det vises til avgjørelse av 14. september fra Patentstyrets Første avdeling hvor Patentstyret fastholder at søknad nr , FRA TM TIL, er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. På vegne av Protector IPC AS inngis herved klage mot nevnte avgjørelse i henhold til varemerkeloven 22 og 22a. Klagen baseres på at vi mener Første avdeling har foretatt en for streng særpregsvurdering i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Merket er i høyden suggestivt for enkelte varer og tjenester, men er på ingen måte beskrivende og uregistrerbart. Det vises til Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik skriver i Oversikt over norsk varemerkerett; Suggestive varemerke er merker som ikke beskriver, men likevel henspiller på iallfall spiller på egenskaper ved varen, eller direkte på dens art. Slike merker kan registreres uten hinder av vml. 13 første ledd, og det finnes mengder av dem i registeret. For det første er det avgjørende hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket. Det bestrides ikke at en saksbehandler i varemerkeavdelingen i Patentstyret kanskje ved første øyekast vil tenke at TM er en forkortelse for et uregistrerbart varemerke og R-i sirkel er tegnet som viser at et merke er registrert, og ergo må FRA TM TIL være formålsangivende for rådgivning for immateriell eiendomsrett. Alt som har med trademarks og registrerte varemerker er jo innenfor jobbens kjerneområde og saksbehandler er jo trent opp til å tenke sånn. Men det er altså ikke hvordan en saksbehandler med spesialkunnskap oppfatter merket som er utgangspunktet for vurderingen, men den alminnelige forbruker som søker råd om bl.a. beskyttelse av immaterielle verdier.

5 Annen avd. sak nr Det er merket slik det er søkt registrert som er utgangspunkt for vurderingen, dvs. med forkortelsen TM og. Vi vil på ingen måte hevde enerett til verken TM eller, men sammensetningen av de hver for seg uregistrerbare elementene/symbolene i merket. Det er sikker praksis i Norge og EU at man må se på helheten av merket, jf. bl.a. EF- domstolen sak C- 273 /05P Celltech. Vi mener at bruken av forkortelsen TM og symbolet bidrar til at den norske omsetningskretsen (som ikke er varemerkesaksbehandler), vil måtte foreta seg mange mentale hopp før man kan tenke seg at merket sier noe om rådgivningstjenestene. Først må man lese merket, så må man vite at TM er forkortelse for Trademark som igjen er det engelske ordet for varemerke, og så må man vite at er symbolet for et registrert varemerke og deretter oppfatte forskjellen på et TM (ikke-registrert varemerke) og (registrert varemerke), før man kan dra slutningen at merket FRA TM TIL sier noe positivt om rådgivningstjenestene, nemlig at vi underforstått hjelper til med å få kundens varemerke beskyttet gjennom registrering. Dette må helt klart falle inn under et suggestivt flerordsmerke som kan registreres. Merket hentyder og gir kunden positive assosiasjoner om tjenestene uten å være direkte beskrivende. Vi er ikke enige i Første avdelings vurdering om omsetningskretsen direkte og umiddelbart oppfatter betydningsinnholdet av sammensetningen av merket, men derimot blander sammen og spør både Patentstyret og rådgivere innenfor immaterialrett daglig om forståelsen av både TM og når man kan benytte symbolet og konsekvensene ved dette. Merket er derfor et typisk suggestivt varemerke. Registrering nr , ordmerket NAVN-I-HAVN, er registrert i for kl. 42 rådgivning rundt immateriell eiendomsrett, med Patentstyret v/ Tove Berg som innehaver. Vi mener at merket FRA TM TIL ikke skal bedømmes strengere enn Patentstyrets egne varemerker for de samme tjenestene. Først til mølla - prinsippet må gjelde her som ellers. Vi anser Første avdelings standardsetning om at anførte (og selv åpenbarte analoge registreringer) er vurdert men ikke tillagt avgjørende vekt, som uholdbar. Vi ber derfor om Annen avdelings redegjørelse av hvorfor en slik registrering skal oppfattes som mer distinktiv enn nærværende søknad, dersom Annen avdeling mot formoding fastholder Første Avdelings standpunkt. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at varefortegnelsen også gjelder en rekke varer og tjenester i kl. 9, 35, 38, 41 og 42, og vi vil derfor under enhver omstendighet hevde at merket ikke mangler særpreg for samtlige varer og tjenester og i så fall ber vi om en delvis registrering. Patentstyrets begrunnelse om at de resterende varer og tjenester ikke har adskillende evne, i henhold til 13 første ledd første setning, synes åpenbart å bygge på et altfor tynt grunnlag. Patentstyrets vurdering om at uttrykket vil oppfattes som et generelt, opplysende og informativt utsagn, baserer seg også her på saksbehandlers detaljkunnskap innfor immaterialrett. For øvrig viser vi til tidligere begrunnelser i saken i Første avdeling. Det nedlegges derfor påstand om at Første avdelings avgjørelse av 14. september 2009 oppheves og at det søkte merket FRA TM TIL går til registrering."

6 Annen avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Etter Annen avdelings oppfatning mangler utsagnet FRA TM TIL helt særpreg. Det beskriver en prosess, eller resultatet av en prosess, som kan være relevant for en rekke varer og tjenester. Merket er etter Annen avdelings oppfatning ikke egnet til å bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren som et særmerke for en bestemt næringsdrivende, for noen av de varer eller tjenester som er omfattet av varefortegnelsen. Det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for de varer og tjenester merket er søkt registrert for, vil kjenne til betegnelsen og dets betydning, og slik sett forstå at det er tale om beskrivelse av en prosess som leder frem til et registrert varemerke, uavhengig av om TM forstås som Trademark eller ikke. Etter Annen avdelings oppfatning må merket også anses som beskrivende for iallfall en del av de tjenestene som det er søkt registrert for, bl.a. for annonse- og reklamevirksomhet i klasse 35, utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet i klasse 41 og rådgivning for immateriell eiendomsrett og navneutviklingstjenester i klasse 42. Også av denne grunn må registrering nektes. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)