PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert den 28. februar 2006, med følgende varefortegnelse:

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknad. nr Søker: Victaulic Co, 4901 Kesslersville Road, PA18040 Easton, Pennsylvania, USA Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 19. juni 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 7. oktober 2009, hvorved ordmerket FIRELOCK ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Søknaden ble innlevert den 28. februar 2006, med følgende varefortegnelse: Klasse 6: Rørkoblinger av metall, tilbehør, rørforbindelser, manuelt betjente ventiler, flenseadaptere; rørhengere, reimer/stropper, støttebeslag; vannsprederhoder. Klasse 9: Klasse 11: Klasse 17: Automatisk betjente kontrollventiler, måleinstrumenter, målere, kontrollbrytere og alarmer, alle brukt ved brannsikringssystemer. Vannsprederdyser, brukt ved brannsikringssystemer. Pakninger, tetningsmasser og plastikk rørkoblinger, tilbehør og rørforbindelser for rørkoblinger, tilbehør og rørforbindelser, brukt ved brannsikringssystemer. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merket FIRELOCK fremstår som varebeskrivende, og at merket således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 13 første ledd (ny varemerkelov 14 annet ledd bokstav a). Det er også anført av Første avdeling at det foreligger et generelt friholdelsesbehov for den aktuelle ordsammenstilling for de aktuelle varekategorier / produkter. Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av søknaden i Første avdeling, vises til sakens dokumenter.

2 Annen avd. sak nr Første avdelings avgjørelse av 7. oktober 2009 var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av ordelementet FIRE og LOCK. Ordet FIRE er det engelske ordet for blant annet brann, ild, og ordet LOCK betyr blant annet sperre, blokkere, stenge, stoppe, jf. Sammenstillingen kan bli oppfattet som brannsperre. Spørsmålet er om det søkte merket skal nektes registrering fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene, og at det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene jf. varemerkeloven 13 første ledd første og annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil i hovedsak være næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Det søkte merket ønskes registrert for blant annet rørkoblinger, rørforbindelser og ventiler i klasse 6, kontrollventiler, måleinstrumenter, alarmer, alle brukt ved brannsikringssystemer i klasse 9, vannsprededyser, brukt ved brannsikringssystemer i klasse 11 og pakninger, tetningsmasser, plastikk rørkoblinger, brukt ved brannsikringssystemer i klasse 17. Spørsmålet i saken er hvorvidt søker kan få en enerett til sammenstillingen FIRELOCK. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte FIRELOCK som et særskilt kjennetegn for denne type varer. Søkers fullmektig anfører at ordet FIRELOCK er betegnelsen på en innretning i enkelte skytevåpen som har med detonering av ammunisjon å gjøre. Patentstyret har ikke tillagt ordets egentlige meningsinnhold noe som helst form for betydning. Hvis man ser på sammensetningen isolert sett, vil merke muligens kunne gi assosiasjoner mot brannutstyr. Varemerkeloven er ikke til hinder for å registrere suggestive merker. Patentstyret kan ikke se at disse anførslene kan føre frem. Et søk på sammensetningen FIRELOCK viser at ordet er oversatt med flintlåsgevær, jf. FIRELOCK er brukt som et navn på en mekanisme brukt i tidligere skytevåpen ( a gun having a lock in which the priming is ignited by sparks struck from flint and steel, as the flintlock musket eller An obsolete gunlock in which a flint fixed in the hammer produces a spark that ignites the charge ), jf. Fullmektigen synes å hevde at dette betydningsinnholdet, som er knyttet til helt andre varer, skal tillegges betydning for vurderingen av det søkte merket. Dette er etter vårt syn en feilaktig vurdering. Sammenstillingen FIRELOCK må vurderes i forhold til hvordan gjennomsnittsforbruker vil oppfattet merket når det brukes i relasjon til de aktuelle varene merket ønskes registrert for. Man kan derfor ikke legge til grunn, et i hovedsak historisk meningsinnhold knyttet til skytevåpen, når man skal vurdere hvordan sammenstillingen vil bli oppfattet for varer knyttet til brannsikringssystemer.

3 Annen avd. sak nr Fullmektigen hevder i to brev at Patentstyret har oversatt merket til "brannlokk", jf. brev av 9. april 2008 og 29. desember Dette medfører ikke riktighet, og det fremgår klart av vårt brev hvordan merkeelementene og sammenstillingen er oversatt. Det er klart at det engelske ordet LOCK ikke kan oversettes til det norske ordet "lokk" (med mindre man snakker om en hårlokk). I vårt brev at 21. september 2006 ble det anført at merket er egnet til å oppfattes som "stoppe eller blokkere brann" eller "brannsperre", og dette ble gjentatt i vårt brev av 24. september Etter Patentstyrets syn fremstår det søkte merket som en ordinær sammenstilling av to beskrivende ord, der merkets beskrivende meningsinnhold vil bli oppfattet umiddelbart av omsetningskretsen som en angivelse av varenes art og formål, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Patentstyret er av den oppfatning at sammenstillingen FIRELOCK vil bli oppfattet som brannsperre når det benyttes i relasjon til varer som inngår i, eller benyttes i sammenheng med, et brannsikringssystem. Både rørkoblinger, kontrollventiler, pakninger og tetningsmasser, kan ha som en sentral egenskap å fungere som en brannsperre, eller være spesielt tilpasset til et brannsikringssystem. Vi kan ikke se at merkeelementene har en gjensidig påvirkning som vurdert i sin helhet fratar merket dets beskrivende karakter. Sammensetningen av ordelementene FIRE og LOCK fremstår ikke som uvanlig og summen av sammenstillingen skaper ikke et merkbart avvik fra summen av bestanddelene som det er satt sammen av. EF-domstolen har i flere saker angitt hvordan sammensetninger av beskrivende ord og utrykk skal vurderes, jf. blant annet C-265/00 Biomild og C-363/99 Postkantoor. I Biomild-saken uttaler retten at som en hovedregel vil kombinasjonen av to beskrivende elementer også være beskrivende selv om det sammensatte ordet er en neologisme (nydannelse), jf. premiss 39. En slik neologisme vil kun være distinktiv dersom det er et merkbart avvik mellom neologismen og de bestanddeler den er satt sammen av, jf. premiss 43. Dette er etter Patentstyrets syn ikke tilfellet for det søkte merket. Fullmektigens anførsel om at de ikke er kjent med at FIRELOCK er benyttet i vanlig tale eller i den aktuelle bransjen, kan defor ikke føre frem. Vi viser i denne sammenheng også til Annen avdelings avgjørelse nr. 7006, Servernet, hvor det ble uttalt: "At ordet ikke finnes i alminnelige ordbøker eller oppslagsverk - slik søkeren har pekt på - tyder på at det er snakk om et nydannet ord, men også nydannede ord kan anses som beskrivende dersom meningsinnholdet direkte eller umiddelbart vil bli oppfattet av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, eller anses å mangle særpreg." Da vi ikke kan legge vekt på fullmektigens anførsler knyttet til sammensetningens betydningsinnhold vedrørende skytevåpen, har vi kommet til at det også foreligger et friholdelsesbehov. Andre næringsdrivende kan ha behov for å benytte dette eller lignende uttrykk ved markedsføring, eller annen omtale av samme eller lignende varer eller tjenester. *** Fullmektigen har også henvist til EF-domstolens avgjørelse C-329/02, SAT.1, og anført at FIRELOCK er egnet til å skille et foretaks varer fra et annet. Patentstyret er ikke enig i denne vurderingen og har kommet til at det søkte merket heller ikke har adskillende evne for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Patentstyret har ikke under saksbehandlingen anført at det kreves et visst nivå av lingvistisk kreativitet eller oppfinnsomhet. Merkets beskrivende meningsinnhold er direkte knyttet til varenes egenskaper, og vil på denne måten ikke ha evne til å sette gjennomsnittsforbruker i stand til å skille innehavers varer fra varer med en annen kommersiell opprinnelse. Sammensetningen er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men vil oppfattes som en

4 Annen avd. sak nr generell og informativ opplysning. Merket vil ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF-domstolens avgjørelser C-64/02, Das prinzip der bequemlichkeit, premiss 42, C-37/03, BioID, premiss 27, og Førsteinstansdomstolens avgjørelse T-130/01, Real people, real solutions, premiss 18. *** Fullmektigen har til slutt vist til at det søkte merket er godtatt for registrering av den europeiske registreringsmyndigheten OHIM, jf. registrering nr En slik registrering kan ha relevans for vår vurdering av det søkte merket. Et annet utfall hos Patentstyret kan imidlertid ikke anses som et uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, og det kan ikke uten videre være et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Dette fremgår av flere 2. avdelings avgjørelser, blant annet 6922, No more tangles og nr. 7006, Servernet. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket FIRELOCK er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Merket må dermed nektes registrert, jf. varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Det søkte merket nektes registrering." Søkers foreløpige klage over Patentstyret Første avdelings avgjørelse, inneholdende begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for inngivelse av en nærmere begrunnelse av klagen, innkom mandag den 7. desember 2009; innen klagefristen. I den foreløpige klagen uttaler søkers fullmektig: "Med dette påklages Første Avdelings vedtak av 7. oktober 2009 vedrørende ovennevnte søknad. Klagen begrunnes i at vml. 13 første ledd etter vår oppfatning ikke er anvendelig i dette tilfellet, slik Første Avdeling legger til grunn for sin avgjørelse. Vi vil komme tilbake med en nærmere begrunnelse senere og ber for ordens skyld som å få oppgitt en nærmere frist i den forbindelse." Ved Annen avdelings brev av 9. desember 2009 ble søkers fullmektig meddelt frist til fredag den 8. januar 2010 med å inngi slik nærmere begrunnelse av klagen.

5 Annen avd. sak nr Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 31. desember 2009; innen fakturafristens utløp. En nærmere begrunnet klage innkom den 7. januar 2010; innen den meddelte fristforlengelse. I den nærmere begrunnelsen av klagen uttaler søkers fullmektig følgende: "Det vises til vår klage datert Vi vil i det følgende gi en nærmere begrunnelse for denne. Vi fastholder de anførsler vi tidligere er kommet med i Første Avdelings behandling av saken. Ordet firelock er en betegnelse på en innretning i enkelte skytevåpen som har med detonering av ammunisjon å gjøre. Eksempelvis er A.G. geværer utstyrt med firelock. I Webster Dictionary er firelock definert som: An old form of gunlock, as the flintlock, which ignites the priming by a spark; perhaps originally a matchlock. Hence a gun having such lock. Også Første Avdeling legger til grunn at ordet har en slik betydning, jf. s. 2, 5. avsnitt. Etter vår oppfatning er det da noe underlig når Første Avdeling i det samme vedtaket, jf. s. 3, 1. avsnitt opplyser at vi her står ovenfor en neologisme. Det er vanskelig å forstå at ordet både har et bestemt og entydig meningsinnhold og på samme tid er en nydannelse. Sakene fra EF domstolen C-265/00 Biomild og C-363/99 Postkantoor som vist til av Første Avdeling, samt Annen Avdelings avgjørelse 7006 Servernet, gjaldt alle nydannede ord som ikke var å finne i ordbøker. Det samme er altså ikke tilfelle for så vidt gjelder firelock hvis definisjon er å finne i en rekke ordbøker. De av Styret nevnte saker er derfor etter vår oppfatning ikke direkte sammenlignbare med nærværende sak. For de som ikke kjenner betydningen av ordet firelock som redegjort for ovenfor, vil sammenstillingen kunne gi andre assosiasjoner, slik Styret også fremholder. Fire er som kjent et substantiv som betyr brann, ild. Lock kan som kjent være både substantiv og verb. I henhold til engelsk-norsk ordbok på ordnett.no. vil en direkte oversettelse av substantivet lock være lås, dvs. en gjenstand med tilhørende nøkkel, nøkkelkort, kode etc., til bruk på en dør, lokk eller lignende for oppbevaring, lukking, sikring av noe. Det kan også bety kork, sluse og (hår)lokk. I EDB språket vil det også kunne bety sperre. Når det gjelder ordet lock kan det se ut som om Styret er av den oppfatning at det i denne sammenheng må anses som et verb, i det Styret opplyser at det kan oversettes til sperre, blokkere, stenge, stoppe. I henhold til engelsk-norsk ordbok på ordnett.no kan verbet lock bl.a. oversettes til: låse, låse igjen, stenge, stenge igjen og til blokkeres, bli blokkert, sperres.

6 Annen avd. sak nr Det fremgår videre at lock up kan bety stenge, sperre, men vi kan ikke se at lock alene er angitt med slik betydning, slik Styret later til å legge til grunn. Det antas at en korrekt oversettelse på norsk da vil være å brannstenge/å stenge brannen eller brannblokkeres, noe som gir dårlig mening på norsk. Det er vår oppfatning at den alminnelige forbruker umiddelbart vil oppfatte firelock som et substantiv og da i betydningen brannlås, noe som ikke på noen måte kan anses som beskrivende for varene. Dette fordi de aktuelle varene skal sørge for at brannen slukkes effektivt ved bl.a. vannsprederhoder og dyser. Verken lås eller sperre vil være naturlige ord å bruke i denne forbindelse. Lock kan som kjent også bety sluse. Det er muligens slik at noen vil kunne få assosiasjoner om at varenes formål er å sluse brannen ut, uten at dette på noen måte er beskrivende for de aktuelle produktene, da disse snarere skal bidra til å slukke brannen. Det er slått fast både i juridisk teori og i praksis at på grunn av det norske folks gode språkkunnskaper, må engelsk anses å være sidestilt med norsk, jf. Are Stenvik og Birger Stuevold Lassen Oversikt over norsk varemerkerett, Annen utgave (revidert) s. 80. Vi er av den klare oppfatning at den norske gjennomsnittsforbruker vil være kjent med de språklige nyansene som vi her har forsøkt å gi uttrykk for ovenfor, uavhengig av om de kjenner til den egentlige betydningen av ordet firelock som redegjort for innledningsvis, eller ikke. Etter vår mening vil derfor være slik at uten å være beskrivende, vil ordet firelock snarere måtte anses å ha et utydelig meningsinnhold for de varer vi står ovenfor. Dette er i seg selv egnet til å skape undring. I en slik sammenheng må ordet anses som så vidt virkningsfullt og derfor egnet til å feste seg i bevisstheten. Det vises i denne sammenheng til Rt s 641 vedrørende merket SUPERLEK for spill og leketøy: Mer enn å være direkte beskrivende for leker av høy kvalitet, har ordet et litt utydelig meningsinnhold som like mye leder tanken hen på lek. Det utydelige ved ordet er egnet til å skape en viss undring når det brukes som varekjennetegn for leker og leketøysvirksomhet. I en slik sammenheng er ordet så vidt virkningsfullt og derfor egnet til å feste seg i bevisstheten. Saken er etter vår oppfatning direkte sammenlignbar med vår sak. Merket FIRELOCK kan etter vår oppfatning i høyden anses å henspille på egenskaper ved varene uten at det er direkte beskrivende for disse. Der er derfor å anse som suggestivt, jf. Are Stenvik og Birger Stuevold Lassen Oversikt over norsk varemerkerett Annen utgave (revidert) s. 85. Suggestive merker kan som kjent registreres uhindret av vml. 13. Et viktig hensyn bak bestemmelsen i vml. 13 første ledd er som kjent friholdelsesbehovet. At andre produsenter skal ha behov for å benytte FIRELOCK i forbindelse med markedsføring av akkurat de samme varene som er omfattet i nærværende søknad, synes nokså usannsynlig, også sett på bakgrunn av ordets egentlige meningsinnhold. Merket kan derfor ikke ses å innebære noen innsnevring av andre forretningsdrivendes markedsføringsmuligheter innen bransjen.

7 Annen avd. sak nr Merket tilfredsstiller også bestemmelsen formål om at et merke må være egnet til å identifisere produktenes kommersielle forbindelse. Det kan opplyses at merket er godtatt til registrering i flere land, herunder i EU, jf. reg. nr Selv om vi er kjent med at dette er forhold som ikke kan bli tillagt avgjørende vekt, vil dette likevel være et moment av betydning i saken, jf. Ot. prp. nr. 72 ( ) s. 80, 1. spalte, 3. avsnitt vedrørende praktiseringen av distinktivitetskravet. Det fremgår der at Styret plikter å tilpasse sin praktisering av bestemmelsen i 13 til den praksis som gjelder innen EØS området for øvrig dersom det skulle vise seg at norsk praksis er strengere mot søker enn EØS avtalen tillater. Vi ber på denne bakgrunn om at klagen tas til følge." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a ( 13 første ledd første punktum i varemerkeloven 1961) kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml s. I-2883, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. For at tegnet skal være beskrivende, må det være egnet til å angi varens art eller egenskaper ved den. Det er tilstrekkelig at et ordmerke i en av dets mulige betydninger betegner en egenskap ved varen, jf. EU-domstolen s avgjørelse i sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml s. I (premiss 32). Den direkte betydningen av FIRELOCK er flintlåsgevær. I likhet med Første avdeling, legger Annen avdeling til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke kjenner denne egentlige

8 Annen avd. sak nr betydningen av ordet. Ordmerket er en sammenstilling av ordet FIRE, som i de mest vanlige betydninger av ordet kan oversettes med substantivene ild og brann eller verbene avfyre eller sprenge. LOCK kan oversettes med substantivene lås, kork, sluse og hårlokk og verbene låse, stenge og sperre. Naturlige oppfatninger av ordsammenstillingen for en nordmann med gjennomsnittlige engelskkunnskaper vil være brannlås eller brannsperre. Etter Annen avdelings syn er ikke disse betydningene av ordet egnet til å angi egenskaper eller formål med varene som er omfattet av søknaden. Annen avdeling finner dette klart for varene i klasse 6, Rørkoblinger av metall, tilbehør, rørforbindelser, manuelt betjente ventiler, flenseadaptere; rørhengere, reimer/stropper, støttebeslag; vannsprederhoder. Varene i klasse 9, Automatisk betjente kontrollventiler, måleinstrumenter, målere, kontrollbrytere og alarmer, alle brukt ved brannsikringssystemer, kan heller ikke med rimelighet oppfattes til som egnet til å låse eller sperre brann. Dette er varer som heller må anses å ha formål som å forebygge eller varsle om brann. Varene i klasse 11, Vannsprederdyser, brukt ved brannsikringssystemer, har nok til formål å slukke brann, men det er anstrengt å si at bruksområdet eller formålet er å låse eller (inne)sperre brann. Det samme kan sies om varene i klasse 17, Pakninger, tetningsmasser og plastikk rørkoblinger, tilbehør og rørforbindelser for rørkoblinger, tilbehør og rørforbindelser, brukt ved brannsikringssystemer. Mot denne bakgrunn kan ikke varemerket anses som beskrivende for de varene som søknaden gjelder, jf. varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a. Det foreligger heller ikke noe utpreget friholdelsesbehov for ordsammenstillingen FIRELOCK for de varer søknaden gjelder. Hadde varene vært brannvegger, branndører eller branntepper, kunne vurderingen av deskriptivitet og friholdelsesbehov stilt seg annerledes. FIRELOCK gir assosiasjoner til brannbekjempelse og henspiller i så måte på egenskaper ved varene uten at det er direkte beskrivende for disse. Varemerket er derfor suggestivt for flere av varene det er søkt registrert for. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å nekte registrering, jf. eksempelvis Annen avdelings tidligere avgjørelser PS HYDRO SAFE og PS WHEELS WHEN YOU WANT THEM. Annen avdeling kan heller ikke se at varemerket mangler det for registrering nødvendige særpreg, jf. varemerkelovens 14 første ledd annet punktum. Ordmerket har tilstrekkelig særpreg til å skille en virksomhets varer fra andres.

9 Annen avd. sak nr Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Første avdeling for registrering av merket og kunngjøring. John Asland (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)