PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknad. nr Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building, MA Boston, Massachusetts, USA) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. desember 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 26. oktober 2010, hvorved innkommet søknad om registrering av ordmerket PROSERIES som varemerke ble avslått. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Klasse 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, preparater for kropps- og skjønnhetspleie, hårvann, tannpussemidler. Under behandlingen av søknaden i Første avdeling ble anført at ordmerket PROSERIES må nektes registrert i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd og annet ledd bokstav a, da merket fremstår som beskrivende for de aktuelle varene og mangler det for registrering nødvendige kjennetegnsrettslige særpreg. Med hensyn til Patentstyrets og fullmektigens argumentasjon under behandlingen av søknaden i Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Fra Første avdelings avgjørelse av 26. oktober 2010 hitsettes: En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr "Patentstyrets vurderinger: Det søkte merket er et ordmerke i standard font, bestående av teksten PROSERIES. Merkedelen PRO er en vanlig forkortelse for professional, som betyr profesjonell, og SERIES betyr serie. Sammenstillingen er egnet til å oppfattes som profesjonell serie. Spørsmålet er om registrering skal nektes fordi merket er beskrivende og/eller fordi det ikke er egnet til å skille søkerens varer og fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg. Vi viser til varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a og 14 første ledd. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere dets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 vil kunne være både næringsdrivende (f. eks. ansatte i en skjønnhetssalong eller på et parfymeri) og private sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C- 210/96, Gut Springenheide. Patentstyret har kommet til at merket vil oppfattes som beskrivende for varene. Merketeksten kan forstås på to måter. For det første kan teksten oppfattes som at varene tilhører en produktlinje som er produsert av eller i samarbeid med profesjonelle. For det andre kan PROSERIES oppfattes som at serien er ment for profesjonell bruk. Uansett hvilken måte merket forstås på, vil det oppfattes som kvalitetsangivende for varene. Etter Patentstyrets syn vil gjennomsnitts-forbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte betydningen av den språklige sammenstillingen PROSERIES. Innenfor hudpleie og skjønnhetsindustrien er engelsk språk svært mye brukt. Merket anses beskrivende etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a). Det foreligger et friholdelsesbehov i markedet for på denne måten å kunne uttrykke at man leverer en profesjonell vareserie. Fullmektigen hevder at merket ikke er kvalitetsangivende, men suggestivt, og at suggestive merker er registrerbare. Etter Patentstyrets syn medfører merkedelen PRO en så direkte henvisning til kvalitet at merket ikke kan anses som suggestivt. Dersom man for eksempel ser det søkte merket på en hudkrem, vil man tro at dette produktet er utviklet av profesjonelle eller at det er ment til bruk i hudpleiesalonger. Ser man PROSERIES på et tannpussemiddel, vil man tro at tannleger har vært med å utvikle produktet eller at middelet er ment for profesjonell bruk hos tannlegen. På samme måte vil hårvann merket med PROSERIES oppfattes som at produktet er fremstilt av profesjonelle (f. eks. frisører) eller er ment for profesjonell bruk i frisørsalonger. Et kroppspleieprodukt eller skjønnhetspleieprodukt som brukes og omsettes av profesjonelle i en salong, vil oppfattes som mer eksklusivt og av bedre kvalitet enn for eksempel en bodylotion fra dagligvarebutikken. PRO angir således en kvalitet, mens SERIES er beskrivende for en produktlinje. Patentstyret har videre kommet til at merket mangler særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Betydningsinnholdet profesjonell serie vil ikke bli oppfattet som en identifikasjon på kommersiell opprinnelse, men som en salgsfremmende informasjon om at varene er en del av en profesjonell produktlinje. Merket vil ikke sette forbrukeren i stand til å gjenkjenne varenes kommersielle opphav, og oppfyller ikke garantifunksjonen, som er et hovedformål med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P, BioID, premiss 27. Fullmektigen viser til tidligere registreringer som hevdes å være sammenlignbare med det søkte merket. Vi viser til avgjørelsene nr. 6690, Voicewriter og nr. 6715, Multi shower, der Patentstyrets annen avdeling uttaler at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på

3 Annen avd. sak nr tidligere registreringer. Vi har vurdert de registreringene fullmektigen viser til, men vi har ikke funnet det riktig å tillegge dem avgjørende vekt. Noen av registreringene er distinktive i forhold til de varene de er registrert for eller besluttet gjeldende for på grunn av sammenstillingen med andre merkeelementer enn PRO. For eksempel anses PRO-BUILD (reg. nr ) å være særpreget, da sammenstillingen med BUILD er grammatikalsk ukorrekt ( pro bygge ). Med hensyn til registrering nr , ordmerket PRO-LINE, viser vi til at det må regnes med en viss ustøhet i praksis. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi kan bemerke at Patentstyret nektet å beslutte gjeldende merket PROLINE (søknadsnummer ) for varer i klasse 7 og 9. Vi har også avslått merket PRONAILS (søknadsnummer ) for varer i klasse 3 og PROCARE (søknadsnummer ) for tjenester i klasse 37 og 42. Sistnevnte sak er under behandling i Annen avdeling. Fullmektigen viser videre til at det søkte merket er registrert i OHIM. Den europeiske varemerkemyndigheten foretar bare distinktivitetsvurderingen én gang. Det er dermed ikke et så tungtveiende argument som om alle EU-landene hadde kommet frem til samme resultat hver for seg. Selv om en slik registrering kan ha relevans i vår vurdering, kan et annet utfall hos Patentstyret ikke ses på som uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnorm som skal praktiseres på en måte som harmonerer med europeisk praksis. Det kan ikke uten videre være noe mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Dette fremgår av flere Annen avdelings avgjørelser, blant annet nr (tredimensjonalt merke), nr (Servernet) og nr (No more tangles). Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a. Patentstyret har også kommet til at merket mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd. Merket må dermed nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret torsdag den 18. november 2010; innen klagefristens utløp. I klagen uttaler søkers fullmektig: "Innledning Vi viser til avgjørelse truffet av Patentstyrets Første avdeling datert 26. oktober 2010 vedrørende varemerkesøknad nr , ordmerke PROSERIES, søkt registrert for følgende varer i klasse 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, preparater for kropps- og skjønnhetspleie, hårvann, tannpussemidler. Patentstyret konkluderte i denne avgjørelsen med at det søkte merket er beskrivende for de aktuelle varer i klasse 3, jf. Varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a. Videre mangler merket det nødvendige særpreg, jf. Varemerkeloven 14 første ledd. I medhold av varemerkelovens 49 påklages Første avdelings avgjørelse i ovennevnte varemerkesøknad. Denne klagen begrunnes med at Patentstyrets Første avdeling har foretatt en

4 Annen avd. sak nr gal vurdering av det søkte merket. Fra søkers side hevdes det at PROSERIES er tilstrekkelig særpreget til å kunne registreres, jf. varemerkeloven 14. Distinktivitetsspørsmålet Patentstyret begrunner nektelsen med at merkedelen PRO kan bety proff/profesjonell og SERIES kan bety serie. Teksten kan oppfattes som at varene tilhører en produktlinje som er produsert av eller i samarbeid med profesjonelle. Videre kan PROSERIES oppfattes som at serien er ment for profesjonell bruk. Uansett hvilken måte merket forstås på, vil det oppfattes som kvalitetsangivende for varene. Patentstyret hevder at PROSERIES kan oppfattes som profesjonell serie og dermed anses å være kvalitetsangivende for de aktuelle varer. Vi stiller oss noe undrende til denne påstanden. Hvilken kvalitet ved produktene er det som her beskrives? Dersom varemerket PROSERIES brukes på en såpe eller tannpasta, hvilken kvalitet er det som angis ved dette merket? Ordet profesjonell beskriver en subjektiv egenskap hos mennesker og dyr. Uttrykket er knyttet til mennesker og ikke til produkter. Uttrykket profesjonell kan ikke beskrive de aktuelle varene i klasse 3, da profesjonell beskriver en subjektiv egenskap som varer i klasse 3 ikke kan inneha. For oss er det ukjent at det finnes tannpasta eller såpe som er ment for profesjonell bruk. Hva er profesjonell bruk i forhold til tannpasta? Videre hevder Patentstyret at PROSERIES er kvalitetsangivende ved at varene er av bedre kvalitet enn alminnelige produkter. Etter vår oppfatning er dette å dra særpregsvurderingen altfor langt. Dette blir en konstruert begrunnelse som ikke kan sies å beskriver en direkte kvalitet ved merket PROSERIES. Etter vår oppfatning viser denne begrunnelsen at merket er suggestivt ved at det henleder tanken mot positive assosiasjoner ved varene som ikke direkte kan utledes av merket. Vi viser i denne forbindelse til Lassen/Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett s. 85: Suggestive varemerker er merker som ikke beskriver, men likevel henspiller på eller i alle fall spiller på egenskaper ved varen, eller direkte på dens art. Slike merker kan registreres uten hinder av varemerkeloven 13 første ledd, og det finnes mengder av dem i registeret. Det at merket er suggestivt er som kjent ingen nektelsesgrunn. Det kan virke som om Patentstyret undervurderer gjennomsnittsforbrukerens evne til å forstå varemerker når de legger til grunn at merket vil oppfattes som salgsfremmende informasjon snarere enn et varemerke. Salgsfremmende informasjon vil være objektiv informasjon om produktet. Siden PROSERIES ikke vil beskrive varen eller være objektiv informasjon om produktet vil omsetningskretsen heller ikke oppfatte det på den måten. Friholdelsesbehovet Ut i fra det som er nevnt over kan vi ikke være enig i at det foreligger et friholdelsesbehov for merket PROSERIES. Vi siterer igjen Lassen/Stenvik, s. 45: For det annet bør man ikke ved registrering gi en virksomhet enerett til å bruke tegn og betegnelser som er rent beskrivende for varene eller egenskaper ved dem, eller som ellers er helt dagligdagse. PROSERIES er ikke et rent beskrivende merke. Det er heller ikke et dagligdags uttrykk da PROSERIES vil fremstå som et nydannet ord. Vi viser til at man kan stille strengere krav i

5 Annen avd. sak nr distinktivitetsvurderingen dersom konkurrentene har en legitim interesse i å bruke ordet, men dersom varemerket ikke er beskrivende, kan heller ikke friholdelsesbehovet påberopes. Merket PROSERIES fremstår ikke som beskrivende og det vil dermed heller ikke foreligge et friholdelsesbehov. Registreringspraksis Patentstyrt har registrert mage merker som inneholder merkedelen pro. Som eksempler nevnes: Registrering nr , ordmerket PRO-BUILD, tjenester i klasse 35, 36, 37, 40, 41 og 42. Registrering nr , ordmerket PRO-LINE for varer i klasse 3. Registrering nr , ordmerket Pro Energy, for varer i klasse 7, 9 og 11. Registrering nr , ordmerket PRO SILENCE, for varer i klasse 7, 9 og 11. Registrering nr , ordmerket PRO-GRIP, for varer i klasse 8. I likhet med det søkte merket er disse merkene suggestive ved at de henspiller på egenskaper ved varen. Følgen av denne etablerte praksis burde være at det søkte merket ble registrert. Merket PROSERIES er videre akseptert hos OHIM. Det betyr at OHIM ikke har anført noen absolutte nektelsesgrunner. Som kjent vil også OHIM vurdere merket opp mot det engelske språk. De har i motsetning til Patentstyret funnet ut at merket er særpreget. Konklusjon Vi ber på denne bakgrunn Annen avdeling ta klagen til følge og sende varemerkesøknad nr tilbake til Patentstyrets Første avdeling for registrering og kunngjøring." Den 24. november 2010 ble faktura pålydende gjeldende avgift for klage til Patentstyrets Annen avdeling utstedt og sendt til søkers fullmektig, jf. varemerkelovens 50 annet ledd og avgiftsforskriftens 50. Betalingsfristen var i fakturaen satt til 27. desember Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 15. desember 2010; innen betalingsfristen. Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage. Den 18. april 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 26. oktober I notatet til Annen avdeling, hvorved Første avdeling formelt oversender klagesaken til Annen avdeling for ordinær behandling, uttaler Første avdeling følgende:

6 Annen avd. sak nr "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det alt vesentlige slutte seg til avdelingens begrunnelse. Den manglende distinktiviteten skyldes etter Annen avdelings oppfatning ikke bare at merket er kvalitetsangivende, men at de må oppfattes som formålsangivende at produktene er egnet for bruk av profesjonelle (hudpleiere, tannpleiere etc.). Klager anfører at ordet profesjonell beskriver en subjektiv egenskap hos mennesker, og at produkter ikke kan være profesjonelle. Det er i og for seg riktig, men poenget er heller ikke at produktene er profesjonelle, men at bruken av ordmerket PROSERIES er egnet til å oppfattes som at produktet er utviklet av profesjonelle mennesker eller er egnet til å brukes av profesjonelle yrkesutøvere innenfor de bransjer produktene henvender seg til. I så måte er varemerket formålsangivende. Etter dette stadfestes Første avdelings avgjørelse. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. John Asland (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Kaja Midtbø Stadshaug (sign.)