AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093 Klager: Uni-Charm Corp Representert ved: Plougmann & Vingtoft Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Tove Aas Helge Utreder: Morten Westlie har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. august 2014, der Patentstyret nektet registrert søknad nummer , ordmerket BODYFIT for følgende varer: Klasse 5: Farmasøytisk, veterinær og sanitære preparater; sanitær servietter; dametruseinnlegg (sanitær); menstruasjonstamponger, sanitetstruser; bleier; bleiebukser for babyer; engangsbleier eller servietter av papir eller cellulose for babyer; bleier eller servietter av papir eller cellulose i form av bukser for babyer; babyservietter; inkontinensbleier; inkontinensbleier eller - servietter av papir eller cellulose i form av bukser; inkontinensbind; inkontinensinnlegg; inkontinenstruser; ammeinnlegg inkontinensledninger; sanitetsmasker; støttebandasje; klebeplaster; absorberende bomull; gasbind for bandasjering; farmasøytiske kjeks; melkepulver for babyer; øyelapper for medisinske formål; ørebandasje. 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet registrert som følge av manglende særpreg etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, og 14 første ledd annet punktum jf. 70 tredje ledd. 4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 13. oktober Patentstyret har vurdert klagen den 4. november 2014 og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Merket beskriver de aktuelle varene i klasse 5 eller sentrale egenskaper ved dem og mangler dessuten generelt særpreg. Merket er et ordmerke i standard font. Den engelske ordsammenstillingen kan naturlig deles inn i BODY, som betyr kropp, og FIT som betyr tilpasse eller frisk, i form. Sammenstillingen er egnet til å oppfattes som kroppstilpasset, kropp frisk eller kropp i form. For varer som for eksempel dametruseinnlegg, menstruasjonstamponger, bleier, inkontinenstruser og støttebandasje vil merketeksten umiddelbart oppfattes som at produktet er tilpasset kroppens fasong. For varer som farmasøytiske preparater, melkepulver for babyer og farmasøytiske kjeks beskriver merketeksten en egenskap ved produktene; nemlig at de bidrar til å holde kroppen frisk og i form. Det er ikke avgjørende om BODYFIT gjenfinnes i ordbøker eller ikke, all den tid ordsammenstillingen vil oppfattes som beskrivende for den aktuelle 2

3 varegruppen. Den direkte oversettelsen kropp tilpasse eller kropp frisk/i form ligger så nær vanlig beskrivende termer ( kroppstilpasset eller holder kroppen frisk/i form ) at merkeelementenes rekkefølge ikke vil være oppsiktsvekkende for en gjennomsnittsforbruker. Klager trekker frem flere tidligere registreringer som inneholder merkeelementene BODY eller FIT, men det legges ikke avgjørende vekt på disse. Årsrapportene fra 2001 til 2008 gjelder selskapet Unicharm sin totale virksomhet, og kan ikke gi grunnlag for å konkludere med at merket BODYFIT har vunnet særpreg gjennom bruk. Rapportene sier ingenting om hvordan vanlige sluttforbrukere i Norge oppfatter merketeksten, og de belyser så vidt vi kan se verken salgstall eller varemerkebruk i Norge. Det tillegges ikke avgjørende vekt at merket har blitt registrert i en rekke andre land som blant annet Japan, Kina, Korea, Singapore, Malaysia og Indonesia. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Merket er registrerbart uhindret av varemerkeloven 14. Merket har tilstrekkelig særpreg for de varer det er omsøkt for. Omsetningskretsen for varer i klasse 5 kan være både profesjonelle aktører og sluttbrukere. Ordet BODYFIT er konstruert og er et grammatisk unaturlig ord, sammensatt av det engelske substantivet «body» og adjektivet/verbet «fit». Ordet «body» betyr «kropp». Ordet «fit» er hovedsakelig brukt i Norge i tilknytning til trening/fitness. Det kan også oversettes til et verb som betyr «passe til/sitte». Ordet er lite brukt i Norge som «pigg» eller «frisk». Det vedlegges diverse utklipp av aviser og nettsteder som viser bruk av ordet «fit» i Norge. Assosiasjonen til merket vil først og fremst være en «fit body/stram kropp». Det er et kjent begrep som gir assosiasjoner mot treningssentre/gymklubber, noe som ikke inntatt i varefortegnelsen. «Fit» vil ikke oppfattes som beskrivende for de aktuelle varene. Det er riktig at «fit» blir brukt av noen produsenter av bleier og bind. Ordet brukes aldri alene, men sammen med et beskrivende tillegg. Prefikset «body» gir en unaturlig sammensetning som ikke gir noen beskrivelse av for eksempel «bleier» eller «bind». Hverken ordene hver for seg eller sammenstillingen av ordene «kropp» og «passe til» gir noen informasjon 3

4 eller budskap om varen til gjennomsnittsforbrukeren. Det viser til KFIRs avgjørelser 2013/147 EASYSTRIPPER og 2013/145 HYDROFIBRE. Det vises til at det er svært mange registreringer i varemerkeregisteret inneholdende ordelementet «body» og/eller «fit», deriblant, BODY MATCH, SATIN BODY, BODY SHOE, BODY ATTACK, THE PIT FIT, BODY EFFECT, BODY FORM OG CAREFREE PERFECT FIT. Det bemerkes spesielt at registrering nr BODY MATCH er tilnærmet identisk med foreliggende sak da både «match» og fit» kan bety verbet «passe til». Ettersom merket er konstruert av klager, foreligger det ikke et friholdelsesbehov. Merket er vurdert til å ha tilstrekkelig særpreg i en rekke jurisdiksjoner, i til sammen 33 land. Subsidiært bes det om at varefortegnelsen begrenses til de varer der merket høyst kan være suggestivt: «farmasøytisk, veterinær og sanitære preparater; servietter av papir eller cellulose for babyer; babyservietter; ammeinnlegg; inkotinensledninger; sanitetsmasker; klebeplaster; absorberende bomull; gasbind for bandasjering; farmasøytiske kjeks; melkepulver for babyer; øyelapper for medisinske formål; ørebandasje.» 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er i hovedsak kommet til samme resultat som Patentstyret. 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket BODYFIT som består av en sammenstilling av de engelske ordene BODY og FIT. 10 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 foreligge. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg til vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd må merket oppfylle kravet til særpreg. 11 Høyesterett har uttalt i Rt GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU- 4

5 domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 5 vil være både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbruker. Produktene varierer fra å være tilgjengelig på apotek og spesialbutikker til ordinære dagligvareforretninger. Enkelte av varene kan være reseptbelagte, mens andre igjen er gjenstand for jevnlige innkjøp i dagligvarehandler. Dette tilsier at oppmerksomhetsnivået vil variere fra vare til vare og mellom de ulike omsetningskretsene. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB premiss 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD premiss 27, og EUrettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN premiss 25 og Merket består av sammenstillingen BODYFIT. BODY kan oversettes til «kropp», mens FIT kan ha en rekke betydninger, deriblant «tilpasse», «passe» eller «frisk, i form» som Patentstyret har lagt til grunn i sin avgjørelse. Når et ord kan ha flere betydninger, må vurderingen ta utgangspunkt i de omsøkte varene for å fastslå hvilken betydning som anses mest nærliggende. 17 Klager har anført at ordet «fit» er lite brukt i Norge i betydningen «pigg» eller «frisk». Selv om ordet er mer brukt i andre betydninger, anser Klagenemnda at ingen av betydningene vil være ukjente for gjennomsnittsforbrukeren. 18 I nærværende sak anser Klagenemnda det som sannsynlig at oppfatningen av ordet «fit» vil variere avhengig av varegruppen. Når merket benyttes på varer som eksempelvis «dametruseinnlegg», «bleier», «inkontinenstruser» og «støttebandasje» vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merket som en angivelse av en egenskap ved varene, nemlig at de er tilpasset kroppens fasong. Når merket benyttes om «farmasøytiske preparater», «farmasøytiske kjeks» og «melkepulver for babyer» er det sannsynlig at ordet «fit» vil oppfattes i betydningen «frisk, i form». Merket som helhet angir da produktene hjelper kroppen med å bli frisk eller i form. 19 Klager innrømmer at ordet «fit» blir brukt av noen produsenter av bleier og bind, f.eks. «secure fit», «active fit» og «super fit», men at ordet aldri brukes alene. 5

6 Klagenemnda kan ikke se at dette er et argument som kan føre frem, all den tid ordet også i det aktuelle merket er sammenstilt med ordet «body». Det er nettopp denne sammenstillingen som gir merket dets beskrivende innhold gjennom å informere om at varene er tilpasset kroppens fasong. 20 Klager har videre anført at BODYFIT er konstruert, og at det er et grammatisk unaturlig ord. Det er ikke tilstrekkelig å fastslå at sammenstillingen ikke tidligere er kjent eller brukt i dagligtale som en angivelse for de aktuelle varene, så lenge betydningen oppfattes umiddelbart, og den kan bli brukt i beskrivende betydning. Merket fremstår ikke som semantisk eller grammatikalsk uvanlig. Ordene er enkle engelske ord som vil forstås umiddelbart og direkte, uten at forbrukeren vil måtte foreta en nærmere analyse eller tankemessige sprang. 21 Videre finner Klagenemnda at Patentstyrets tidligere registreringer av en rekke merker inneholdende enten ordene «body» eller «fit», ikke endrer sakens utfall. Klagenemnda anser ingen av merkene for å være direkte sammenlignbare og må forholde seg til den skjønnsmessige vurderingen av det søkte merket i nærværende sak og på nåværende tidspunkt. Klagenemnda har for øvrig ikke hatt merkene til vurdering og kan ikke kommentere begrunnelsen for disse registreringene nærmere. 22 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i 33 andre jurisdiksjoner. Klagenemnda er enig i at dette er et betraktelig antall, men viser til at det ikke kan anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til Rt GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning. 23 For de aktuelle varene vil varemerket BODYFIT på grunn av meningsinnholdet heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke kunne oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. 24 Klager har anført subsidiært at merket uansett er distinktivt for følgende varer: Klasse 5: Farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater; servietter av papir eller cellulose for babyer; babyservietter; ammeinnlegg; inkontinensledninger; sanitetsmasker; klebeplaster; absorberende bomull; gasbind for bandasjering; farmasøytiske kjeks; melkepulver for babyer; øyelapper for medisinske formål; ørebandasje 25 Når det gjelder angivelsen «babyservietter» er denne noe upresist formulert. Siden angivelsen er akseptert i klasse 5, legger Klagenemnda til grunn at det er snakk om en type våtserviett innsatt med farmasøytisk lotion. Våtservietter for 6

7 øvrig vil klassifiseres i klasse 3, mens tørre servietter klassifiseres i klasse 16. For øvrig ser ikke Klagenemnda bort fra at det kan være snakk om en unøyaktig oversettelse av det engelske ordet «baby napkins» som på norsk vil oversettes til «bleier for babyer». Registrering må uansett nektes for sistnevnte varer av samme grunn som angitt for de øvrige varene som merket er nektet for. 26 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger noen direkte og spesifikk forbindelse mellom betydningene av merketeksten som det er redegjort for og varene «servietter av papir eller cellulose for babyer; babyservietter; absorberende bomull». Slik Klagenemnda ser det, vil gjennomsnittsforbrukeren kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor oppfylle garantifunksjonen. Det søkte merket kan således registreres for de nevnte varene. 27 For de resterende varene i den sekundære anførselen, nemlig «farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater; ammeinnlegg inkontinensledninger; sanitetsmasker; klebeplaster; gasbind for bandasjering; farmasøytiske kjeks; melkepulver for babyer; øyelapper for medisinske formål; ørebandasje», anser Klagenemnda at merket kun vil angi sentrale egenskaper ved varene og viser til argumentasjonen i avsnitt På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet delvis til et annet resultat enn Patentstyret, slik at søknad , ordmerket BODYFIT registreres for nærmere angitte varer. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 7

8 Slutning 1. Klagen tas delvis til følge. 2. Varemerkesøknad nummer , ordmerket BODYFIT, registreres for: Klasse 5: Servietter av papir eller cellulose for babyer; babyservietter; absorberende bomull. Elisabeth Ohm Amund Grimstad Tove Aas Helge (sign.) (sign.) (sign.) 8