Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknad. nr Innehaver: TrygVesta Forsikring A/S, Ballerup, Danmark Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 25. august 2008, hvorved det nedenfor gjengitte merket "Safe" ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Varemerkesøknad nr Søknad om registrering av merket ble inngitt den 8. april 2004, med følgende tjenestefortegnelse: Klasse 35: Klasse 36: Klasse 42: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Under den innledende behandling av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket "Safe" er beskrivende og mangler kjennetegnsrettslig særpreg, og således uregistrerbart i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 13 første ledd. Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av saken i Patentstyrets 1. avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av teksten SAFE skrevet i en rød, fet font. SAFE er det engelske ordet for "trygg" eller "sikker". Sakens problemstilling er om SAFE er beskrivende og/eller mangler særpreg for de aktuelle tjenestene, og dermed må nektes registrert etter varemerkeloven 13 første ledd. Det søkte merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Merket må videre vurderes i forhold til de tjenestene som inngår i varefortegnelsen. Gjennomsnittsforbrukeren av tjenester som "annonse- og reklamevirksomhet", "forsikringsvirksomhet" og "teknologiske tjenester" kan være både næringsdrivende og privatpersoner. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det hevdes fra fullmektigens side at ordet SAFE ikke angir egenskaper ved de tjenestene søknaden gjelder. Fullmektigen har videre anført at merkets figurative utforming tilfører særpreg. Det er særlig fremhevet at bokstaven F har en spesiell utforming. Patentstyret har kommet til at merket angir en kvalitet og et formål ved flere av de aktuelle tjenestene. Enten kan tjenestene i seg selv være trygge/sikre, eller man kan oppnå trygghet og sikkerhet ved å benytte seg av tjenestene. Med hensyn til for eksempel "forsikringsvirksomhet" og "vitenskapelige og teknologiske tjenester" er sikkerhet og trygghet for kunden en sentral egenskap ved tjenestene som ulike tilbydere i bransjen etterstreber. SAFE angir at tjenestetilbyderen er til å stole på, og at tjenestene er sikre å benytte seg av. Ved for eksempel å tegne en forsikringsavtale, vil man oppnå økt trygghet. Ordet SAFE angir dermed samtidig formålet og resultatet ved tjenesten. Vi viser til varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Det at SAFE er skrevet i røde, tykke bokstaver kan ikke være tilstrekkelig til å tilføre merket distinktiv evne. Det avgjørende er om merkeelementene hver for seg eller deres gjensidige påvirkning tilfører merket tilstrekkelig distinktivitet, jf. Førsteinstansrettens avgjørelse av Best Buy, T-122/01, premiss 36. Patentstyret kan ikke se at dette er tilfellet i den nærværende sak. Fonten vil av en gjennomsnittsforbruker oppfattes som ordinær. Man kan ikke vente at gjennomsnittsforbrukeren studerer merket i detalj og legger merke til at det mangler en liten strek i bokstaven F.

3 2. avd. sak nr Etter Patentstyrets syn foreligger det et friholdelsesbehov for det søkte merket. Andre næringsdrivende kan ha behov for å benytte SAFE i forbindelse med sine tjenester uten at dette skal anses som et varemerkeinngrep. Med hensyn til tjenester som blant annet "juridiske tjenester", "kontortjenester" og "finansiell virksomhet" anses merket å mangle atskillelsesevne, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Merket vil, på grunn av sitt generelle og positivt ladete betydningsinnhold, ikke bli oppfattet som en angivelse av en bestemt kommersiell opprinnelse. Det søkte merket anses ikke å ha gjenkjennelseseffekt, og vil etter Patentstyrets syn ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF domstolens avgjørelse C-37/03 P BioID, premiss 27. Fullmektigen viser til at merket er registrert i Danmark og i Finland. Vi har tatt hensyn til dette, men ikke funnet å kunne tillegge registreringene i utlandet avgjørende vekt. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets 2. avdeling, blant annet nr Scantruck, nr Power user og nr No more tangles. Vi kjenner ikke bakgrunnen for registreringen av merket i utlandet, som eksempelvis kan ha skjedd på grunn av innarbeidelse. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det kombinerte merket SAFE er beskrivende og mangler særpreg for tjenestene som omfattes av varefortegnelsen. Merket anses således uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers klage over 1. avdelings avgjørelse, innkom den 24. oktober Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 5. november Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen anfører søkers fullmektig: "Klage på avgjørelse av norsk varemerkesøknad nr figurmerket SAFE innehaver TrygVesta Forsikring A/S til Patentstyrets 2. avdeling. 1. INNLEDNING Det vises til Patentstyrets brev til Zacco Norway av 25. august 2008 hvor det er besluttet å nekte registrering av TrygVesta Forsikring A/S søknad om registrering av figurmerke SAFE, fordi merket etter Patentstyrets oppfatning er beskrivende og/eller mangler særpreg, jf varemerkelovens 13. første ledd. Undertegnede representerer TrygVesta Forsikring A/S (heretter benevnt TrygVesta). TrygVesta er uenig både i vurderingen og konklusjonen fra Patentstyrets 1. avdeling, og påklager herved avgjørelsen til Patentstyrets 2. avdeling. Det bestrides at SAFE ikke har tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres som figurmerke.

4 2. avd. sak nr TrygVesta vil særlig anføre at SAFE ikke er beskrivende for sentrale egenskaper ved de tjenester merket er søkt registrert for. Vi kan heller ikke se at det eksisterer et friholdelsesbehov for SAFE som betegnelse på blant annet forsikringstjenester, annonse- og reklamevirksomhet, og vitenskapelige og teknologiske tjenester, som underbygger at SAFE ikke skal kunne registreres som figurmerke. 2. SAFE KRAVET TIL SÆRPREG 2.1 Generelt I utgangspunktet vil en vurdering av et merkes distinktivitet være utpreget skjønnsmessig. Forbudet mot registrering av beskrivende merker, kan likevel synes å ha fått redusert noe av sin betydning etter EF-domstolens avgjørelse i sak C-383/99 P, BABY DRY, og tendensen går i retning av å stille lempeligere krav til særpreg. Det vises samtidig til Høyesteretts avgjørelse i GOD MORGON-saken inntatt i Rt s 391, der førstvoterende konkluderte med at... det som kan utledes av det EF-rettslige materiale, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt. I samme retning trekker Rt side 641, hvor Superlek ble ansett for å ha tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres for leketøy. Vi er kjent med at det etter EF-domstolens avgjørelse i BABY-DRY har falt enkelte avgjørelser som har tolket kravene til særpreg noe strengere, men disse avgjørelsene innebærer først og fremst en presisering av, at friholdelsesbehovet fremdeles er et relevant moment i vurdering av et merkes særpreg, samt at flere av disse relaterer seg til sammensatte ord og vurdering i forhold til hvordan ordkombinasjonen fremstår og deres distinktivitet i den forbindelse. Registreringer de senere årene i Norge kan også tyde på at det ikke kan stilles særlig strenge krav til særpreg. For eksempel vil registreringen av figurmerket SØTT + SALT for detaljhandel (matvarer), bevertning og tilbringing av mat og drikke m.v., kunne tas til inntekt for at terskelen ikke er veldig høy. 2.2 SAFE konkret vurdering av om merket har særpreg Det søkte merket er et figurmerke, og består av ordet SAFE utformet med fete røde typer. Bokstaven f i SAFE har en spesiell typografisk utforming, og mangler den ene streken på sin venstre side. I vurderingen av hvorvidt merket er beskrivende og/eller mangler særpreg, har Patentstyret i sin avgjørelse lagt til grunn at merket angir en kvalitet og et formål ved de tjenestene søknaden gjelder. Enten ved at tjenestene i seg selv kan være trygge/sikre, eller at man kan oppnå trygghet og sikkerhet ved å benytte seg av tjenestene. Patentstyret synes ellers i liten grad å ha vektlagt at merket som søkes registrert er et figurmerke. Merkets spesielle typografiske utforming i kombinasjon med rød skrift, vil etter vår oppfatning kunne gjøre gjennomsnittsforbrukeren i stand til å huske merke som et varemerke. Det vil videre være egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, og vil således kunne fungere som en opprinnelsesgaranti. Det skal også bemerkes at ordet safe brukt i norsk sammenheng, vil kunne ha flere betydninger og et noe videre meningsinnhold enn hva Patentstyret synes å ha lagt til grunn.

5 2. avd. sak nr Den tradisjonelle betydningen av ordet, slik dette også fremkommer av bokmålsordboka, vil være sikkerhetsskap, ildfast rom til oppbevaring av penger, verdifulle ting el. Etter hvert som engelske ord og begreper har kommet mer og mer inn i språket, har ordet safe fått et noe utvidet meningsinnhold. Av noen vil det nok nå også, dog i overført betydning, kunne brukes i betydningen sikker, risikofritt, og om det å ikke ta sjanser eller ikke utsette seg for risiko. I Wikipedia, og da brukt på engelsk, er ordet safe imidlertid beskrevet i betydningen låsbar boks for oppbevaring av verdisaker m.v. 1 [Fotnote 1: Wikipedia: A safe (also called strongbox, coffer or kist) is a secure lockable box used for securing valuable objects against theft or damage. A safe is usually a hollow cuboid or cylinder, with one face removable or hinged to form a door. The body and door may be cast from metal (such as steel) or formed out of plastic through blow molding.] Av den alminnelig opplyste og rimelig oppmerksomme og velinformerte gjennomsnittsforbrukeren, vil begrepet i sin alminnelighet, uansett om bruken oppfattes å være på norsk eller engelsk, vel så gjerne kunne bli oppfattet å bety pengeskap ol. Når Patentstyret i sin avgjørelse henviser til at merket angir en kvalitet og et formål ved flere av de aktuelle tjenester, kan denne begrunnelsen synes noe oppkonstruert. Drar man denne argumentasjonen videre, vil det være mulig å bruke en slik betraktning om kvalitet og formål på stort sett alle de tjenester og vareklasser som merket eventuelt kan vurderes registrert under. For de fleste tilbydere av varer og tjenester på de fleste markeder, vil en kundes følelse av sikkerhet og trygghet være noe man ønsker å tilstrebe. Dette vil være å strekke argumentet alt for langt, spesielt tatt i betraktning at det er merket SAFE og ikke ordene sikkerhet eller trygghet som søkes registrert. Etter vår oppfatning vil SAFE således ikke være beskrivende for sentrale egenskaper ved de tjenester det er søkt registrert for. Det er heller ikke umiddelbart naturlig å betegne ordet som formålsangivende. Mer indirekte, i betydningen sikker og trygg, kan merket gi assosiasjoner til formålet med å kjøpe for eksempel forsikringstjenester, i den hensikt å redusere risiko for økonomisk tap. Det er derfor mer nærliggende å anse SAFE som et suggestivt merke, som for noen kan gi indirekte assosiasjoner til ønskede egenskaper ved tjenestene. Det fremstår som lite sannsynlig at for eksempel potensielle forsikringskunder vil forbinde ordet SAFE med forsikringstjenester, med mindre forbindelsen allerede er etablert i kundens bevissthet, for eksempel gjennom bruk som varemerke. Uttrykket har heller ikke karakter av å være et utbredt bransjeuttrykk med et klart og entydig innhold. Viktigere er det imidlertid at vi ikke kan se at uttrykket som varemerke eller som del av et varemerke av det vanlige publikum og heller ikke av gjennomsnittskunden innen partenes omsetningskrets vil kunne bli oppfattet i denne betydningen, nemlig som en beskrivelse av virksomheten og de ulike former for tjenester som virksomheten tilbyr. Det kan vanskelig tenkes næringsdrivende innenfor de omsøkte klasser som vil ha et berettiget behov, eller for den saks skyld et ønske om å si at tjenestene de leverer er safe, eller at formålet med tjenestene er å være safe. I dette tilfellet, dersom man ønsker å angi et ønsket formål, vil næringsdrivende bruke ord som trygghet og sikkerhet i tilknytning til varer og tjenester de leverer. Bruken av ordet safe som beskrivelse av trygghet og sikkerhet, vil stort sett bare forekomme i muntlig sjargong, men da med et noe annet meningsinnhold. Vi ser derfor ikke at det kan eksistere et friholdelsesbehov for det omsøkte merket, i forhold til de aktuelle tjenesteklasser. I og med at merket etter vår oppfatning ikke er beskrivende eller

6 2. avd. sak nr formålsangivende for de varer og tjenester som merket er søkt registrert for, vil det ikke innebære en nevneverdig hindring av andre næringsdrivendes markedsføring innenfor bransjen. Det vil etter vår oppfatning være mange andre fritt tilgjengelige og mer beskrivende og presise ord som vil kunne brukes. Det vises også til at det finnes en rekke eksempler på registreringer av andre merker som inneholder ordet SAFE; f eks reg nr SAFE-SEC som er registrert for ulike tjenester ang sikkerhet, bl.a. sikkerhetsinformasjon, teknisk veiledning og rådgivning, kvalitets- og standardiseringsarbeid, organisering av fagmesser for salg og markedsføring rettet mot sikkerhetsbrukere, organisering av salg sikkerhetsmesser rettet mot hjem og fritid, personlig sikkerhet og tilsvarende. SAFE SEC må sies å være suggestivt for disse tjenestene da formålet med tjenestene må være at kundene er trygge, og at de skal oppleve å få trygg sikkerhet. Reg. nr CAR-SAFE er registrert for parkeringssystem. CAR-SAFE må sies å være suggestiv for formålet med disse tjenestene, nemlig at man skal kunne parkere bilen sin trygt. Reg. nr PERFORM SAFE registrert for motorkjøretøy i klasse 12. SAFE er også registrert både i Danmark og Finland. Kopi av registreringene er sendt inn til patentstyret. I henhold til Varemerkedirektivet skal registreringsvilkårene fortolkes og praktiseres likt i hele EU/EØS-området. At SAFE er godtatt registrert og funnet særpreget i Danmark og Finland, trekker derfor i retning av at SAFE også bør godkjennes registrert i Norge. Vi viser i denne forbindelse også til det legitime behov TrygVesta som driver grenseoverskridende virksomhet har for å anvende samme varemerke i alle land hvor selskapet tilbyr sine tjenester I tillegg vil det kunne ha en selvstendig verdi at Patentstyret søker å oppnå størst mulig grad av nordisk rettsenhet. Dette gjelder spesielt dersom det henvises til det engelske meningsinnholdet i ordet som søkes registrert, som må antas å ville bli oppfattet nokså likt i de nordiske land. På bakgrunn av det ovenfor anførte, og det som tidligere er anført i saken, tillater vi oss å be om at klagen tas til følge og at merket sendes tilbake til første avdelig for registrering uhindret av varemerkelovens 13 første ledd." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Etter varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden.

7 2. avd. sak nr Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EF-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EF-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EF-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml s. I (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml s. I-2883, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml s. I Merket i den foreliggende sak består av ordet SAFE, skrevet med nokså ordinære skrifttyper i rødt. Annen avdeling anser det som klart at ordet i seg selv er beskrivende for egenskaper ved de tjenestene som omfattes av søknaden, og at ordet mangler varemerkerettslig særpreg. Spørsmålet blir dermed om den grafiske utformingen av ordet tilfører merket som helhet slik distinktivitet som etter varemerkelovens 13 kreves for registrering.

8 2. avd. sak nr I varemerkerettslig praksis har det vært lagt til grunn at selv nokså beskjedne figurelementer, eller bruk av en særpreget skrift, kan være tilstrekkelig til at et ellers beskrivende merke godtas til registrering. I Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg, Varemærkeret, 3. utg. ved Knud Wallberg, København 2004 s heter det om slike merker: «Mangler mærket særpræg, kan det ikke registreres. Selv forholdsvis enkle figurlige udformninger af ikke særprægede bestanddele, forlener dog mærket med det til registrering fornødne særpræg. Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at et ord er skrevet med en «forstørret» udgave af de gængse skrifttyper, eller at ordets stavelser indledes med majuskler [dvs. store bokstaver], Er bogstaverne farvelagte, vil mærket kun have særpræg, hvis det er tale om en useædvanlig farve eller farvekombination.» Det som her er uttalt, er etter 2. avdelings oppfatning dekkende også for norsk rett. I den foreliggende sak er ordet SAFE skrevet med det som må betegnes som nokså ordinære skrifttyper. Søkeren har vist til at bokstaven «f» er skrevet slik at den venstre delen av tverrstreken mangler. Dette er imidlertid en detalj som gjennomsnittsforbrukeren ikke kan forventes å legge merke til, eller legge vekt på, i den alminnelige handel. Det kan heller ikke legges noen synderlig vekt på ordet SAFE er skrevet med røde typer. Rødt er en helt alminnelig og mye brukt farge, ikke minst som skriftfarge, og er derfor ikke egnet til å tilføre merket som helhet varemerkerettslig særpreg. Mot denne bakgrunn kan det anmeldte merket ikke anses å oppfylle særpregskravet etter varemerkelovens 13 første ledd første punktum. Merket må dessuten anses som beskrivende, jf. 13 første ledd annet punktum. Søkeren har anført at varemerker med ordet SAFE tidligere er blitt godtatt til registrering her i landet. Dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Patentstyret skal ved registrerbarhetsvurderingen utøve et lovbundet skjønn. Det er den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av bl.a. rettspraksis, som må legges til grunn som retningsgivende for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn som tidligere har vært utøvd i lignende men ikke nødvendigvis like registreringssaker. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse:

9 2. avd. sak nr Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida M. Andrén (sign.)