Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Int. reg. dato: Prioritet: Innehaver: Audi AG, Ingolstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo, Norge Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 7. september 2009, hvorved ordmerket (bokstav- og tallkombinasjonen) A1 ble nektet gitt virkning i Norge. Avgjørelsen ble sendt registreringsinnehavers norske fullmektig samme dag. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 20. desember 2007 omfattet alle varene merket er internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig: Klasse 12: Vehicles; apparatrus for locomotion by land, air or water. Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in this class); animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. Klasse 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees. Under behandlingen i Patentstyrets første avdeling ble anført at bokstav- og tallkombinasjonen A1 dels fremstår som en kvalitetsbetegnelse, dels at merket mangler den grad av særpreg som skal til for å kunne skille en produsents varer fra en annens, og at den internasjonale varemerkeregistreringen således ikke kan gis virkning i Norge for noen av de aktuelle varer, jf. bestemmelsen i varemerkelovens 13 første ledds første punktum, jf. 49 annet ledd og 50 (ny varemerkelov 14 første ledd og annet ledd bokstav a, jf. 70 første og tredje ledd).

2 Annen avd. sak nr Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av saken i Patentstyrets første avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse av 7. september 2009 var begrunnet som følger: "Den internasjonale registreringen består av to tegn, bokstaven A og tallet 1. Spørsmålet er om den internasjonale registreringen skal nektes vern i Norge fordi det angir en kvalitet og ikke er egnet til å skille innehavers varer fra andres, og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene jf. varemerkeloven 13 første ledd første og andre punktum. Et varemerke som skal registreres, må være særpreget, jf. varemerkeloven 13 første ledd. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kunne være både næringsdrivende og private forbrukere, og anses derfor ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Varemerkeloven 13 første ledd annet punktum - kvalitetsangivelse Sammenstillingen A1 er i så vel norske som engelske ordbøker oppført som et adjektiv som angir at noe er førsteklasses, tipp topp, super. Merket A1 består således utelukkende av en egenskap ved varene, nemlig at de er superior i forhold til andre varer. Ingen kan få eneretten til en slik kvalitetsangivelse da det forligger et friholdelsesbehov for andre aktører. For alle de aktuelle varene i klassene 12, 18 og 28, vil A1 kun bli oppfattet som en kvalitet og vil således ikke være egnet til å skille innehavers varer fra andres. Fullmektigen har som nevnt ikke imøtegått noen av anførslene fra Patentstyret og det er hele tre avgjørelser fra Patentstyrets 2. avdeling som slår fast at A ONE kun er en kvalitetsangivelse. Vi viser til avgjørelser nr. 7338, 7339 og Den sistenevnte er et figurmerke hvor det ble ansett nødvendig med unntaksanmerking. Varemerkeloven 13 første ledd første punktum modellangivelse Patentstyret har også anført at betegnelsen A1 vil kunne bli oppfattet som en modellangivelse for varene i klasse 12, vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. Fullmektigen har ikke kommentert anførselen vedrørende modellangivelse i denne aktuelle saken. Patentstyrets begrunnelse for å nekte merket A1 også under modellangivelse, er justeringen av praksis som følge av 2. avdelings avgjørelser nr. 6865, ordmerket L400, og nr. 7252, ordmerket S380, hvor disse merkene ble nektet med den begrunnelse at merket ville oppfattes som en typebetegnelse eller modellangivelse, og ikke som noens særlige kjennetegn. Begge disse to avgjørelsene gjaldt varer i klasse 12, så de er dermed parallelle til gjeldende sak.

3 Annen avd. sak nr Det fremgår av avgjørelse nr som vist til ovenfor, hvor det uttales at: "Det er et alminnelig kjent fenomen at bokstav/tall-kombinasjoner i mange bransjer, herunder i bilbransjen, brukes nettopp for å skille én produsents modeller fra hverandre, og dette vil påvirke gjennomsnittsforbrukerens forventninger når nye slike bokstav/tall-kombinasjoner påtreffes. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte tegnet som et særmerke for innehaveren, men som et middel til å identifisere en bestemt av innehaverens modeller." Det vises til at det er klare paralleller mellom avgjørelse nr og nr. 7252, og 2.avdeling sier seg derfor enig i sin tidligere begrunnelse for å nekte et merke som kun fremstår som en modellbetegnelse i snever forstand. Patentstyret er i den foreliggende saken av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket A1 som et særskilt kjennetegn for denne type varer, og at det må nektes fordi det ikke er egnet til å skille innehavers varer fra andres, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Slike modellangivelser med bokstavkombinasjon er meget vanlige for de varene som er omfattet av den internasjonale registreringen. Det er særlig vektlagt at det er en tradisjon for å benytte slike modellangivelser i bilbransjen, eksempelvis for å indikere hva slags motorstørrelse, utstyrspakke eller lignende bilen er utstyrt med. Merket anses på dette grunnlag ikke egent til å skille én produsents varer fra andre produsenters varer, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Det antas at gjennomsnittsforbrukeren av slike merker forgjeves vil lete etter et distinktivt tillegg foran betegnelsen A1, som for eksempel et produsentnavn. Det skal bemerkes at det ikke er noe bestemt ved akkurat denne sammenstillingen, A1, som tilsier at merket er egnet til å ivareta garantifunksjonen, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF-domstolens avgjørelse C-49/02 Heidelberger Bauchemie, premiss 38. Patentstyret er derfor av den oppfatning at kombinasjonen A1 vil kun oppfattes som en angivelse av en bestemt modell i en produktserie, en betegnelse for type og/eller for generasjon av produktene. Det skal påpekes at for biler vil bokstraven A kunne bli oppfatte som en indikasjon på at den har automat gir. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket A1 mangler det nødvendige særpreg og er kvalitetsangivende for de aktuelle varene i klassene 12, 18 og 28, jf. varemerkeloven 13 første ledd jf. 49 annet ledd, og merket må dermed nektes besluttet gjeldende i Norge jf. 50 første ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen nektes vern i Norge." Klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 9. november Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 4. desember 2009, innen betalingsfristen utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 9. november 2009 uttaler registreringsinnehavers norske fullmektig:

4 Annen avd. sak nr "Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 7. september 2009 i ovennevnte sak, hvor Patentstyret nekter det søkte merket registrert for varer i klasse 12, 18 og 28. På vegne av vår klient Audi AG påklager vi med dette avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling. Klagefrist er lørdag 7. November Denne klage er inngitt første påfølgende virkedag og er således rettidig. Patentstyret er av den oppfatning at merket ikke har tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg, samt at merket oppfattes som kvalitetsangivende. Når det gjelder anførselen om at A1 vil kunne bli oppfattet som en modellangivelse for varer i klasse 12 og dermed mangler det nødvendige særpreg, baseres dette på to avgjørelser fra Annen avdeling; saker nr og Det later til at Annen avdeling i disse sakene legger til grunn at den utstrakte bruk av varemerker som består av tall og bokstaver i forskjellige sammensetninger innenfor bilsektoren i seg selv er tilstrekkelig til å slå fast på generelt grunnlag at slike merker ikke innehar det tilstrekkelige særpreg etter vml. 13, 1. ledd, 1. punktum, all den tid de ikke er beskrivende etter vml. 13, 1. ledd, 2. punktum. Vi vil minne om at EF-Domstolen har kommet til det motsatte i C-329/02, hvor det heter i premiss 44 at The frequent use of trade marks consisting of a word and a number in the telecommunications sector indicates that that type of combination cannot be considered to be devoid, in principle, of distinctive character. I dette ligger at når merker som består av ord og tall (SAT.2 i den nevnte sak) er så utbredt i sektoren, indikerer dette at slike merker i prinsippet er i stand til å oppfylle varemerkets funksjon som en garanti for kommersiell opprinnelse. Vi kan ikke se at de samme betraktningene ikke bør gjelde for bilsektoren også. I denne sammenheng finner vi det riktig å trekke frem Annen avdelings uttalelse i sak nr, 7252, hvor det heter at Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte tegnet som et særmerke for innehaveren, men som et middel til å identifisere en bestemt av innehaverens modeller. Etter vårt syn vil det med hensyn til bilbransjen være et likhetstegn mellom å kjenne igjen en særskilt modell og dennes kommersielle opprinnelse, og gjennomsnittsforbrukeren vil således oppfatte slike tegn som innehaverens særmerke. Svært mange bilmodeller omtales kun med sin modellbetegnelse, og den normalt opplyste gjennomsnittsforbrukeren vet øyeblikkelig hvilken produsent det er tale om. Eksempler på dette er 911, RAV4, CRV, 2CV, X5 og A- og S- bilene fra Audi, samt C-merkene fra Citröen. Årsaken til dette er nettopp som det følger av argumentene som ble fremsatt i SAT.2 avgjørelsen; at dette er en navnebruk som er etablert i bransjen generelt, og av de enkelte produsenter spesielt. Denne etablerte bruk hos mange bilprodusenter bør anses som en klar indikasjon på at slike merker nettopp er i stand til å oppfylle varemerkets funksjon. Videre kan vi ikke se at det foreligger et særskilt friholdelsesbehov for slike kombinasjoner. Kombinasjoner som er beskrivende for en bils egenskaper er det selvfølgelig et slikt friholdelsesbehov for, men vi kan ikke at dette er tilfellet for andre tall- og bokstavkombinasjoner, hvor kombinasjonsmulighetene i realiteten er uendelige. I tillegg vil vi anse det som merkelig om Annen avdeling vil overstyre en etablert og velfungerende markedspraksis.

5 Annen avd. sak nr Vi vil også nevne at Audi har navngitt sine biler med A- og S- navn siden mars Det er altså tale om et lang og utstrakt bruk av disse navnene, noe som har ført til at gjennomsnittsforbrukeren i dag knytter Audi som produsent og kommersielt opphav til disse forskjellige tobokstavsmerkene. Videre finner vi det riktig å peke på at det i Ot. Prp. Nr 72 ( ) s.80 er fremsatt en målsetning om europeisk rettsenhet. Ved praktiseringen av varemerkeloven skal det tas hensyn også til praksis knyttet til varemerkedirektivet. I dette tilfellet er Norge per i dag alene i Europa om å foreta vurderinger innenfor denne sektoren slik de er beskrevet i Styrets avslag. Etter vårt syn kan ikke praksisen slik den fremstår i resten av Europa avvises som ikke relevant med begrunnelsen at det er tale om et enkelt tilfelle som ikke kan ilegges avgjørende vekt. Endelig viser vi til at Styret tidligere har gjort gjeldende vår klients IR Q7, IR Q5 og IR A5 i Norge, samt akseptert til registrering reg. nr A2, alle registrert blant annet for tilsvarende varer i klasse 12. De tre internasjonale registreringene ble gjort gjeldende etter Annen avdelings sak nr. 6865, og vi kan ikke se at noen annen vurdering skulle legges til grunn her. Tilsvarende har vår klients IR S6 og IR S7 nylig blitt besluttet gjeldende i Norge blant annet for tilsvarende varer i klasse 12. Riktignok er dette kombinerte merker, men med en så enkel figurativ utforming at vurderingsnormen må være den samme for et rent ordmerke. Når det gjelder henvisning til 2. avdelings avgjørelser som slår fast at A ONE er en kvalitetsbeskrivelse, gjaldt dette til dels andre varer enn i foreliggende tilfelle. Som redegjort for ovenfor, er slike varemerker med kombinasjoner av tall og bokstaver svært vanlige innenfor bilbransjen. Audi har som nevnt navngitt sine biler med A- og S-navn siden 1994, jfr. her bl.a. merkene som nevnt i ovenstående avsnitt. Som et resultat av dette vil omsetningskretsen for biler generelt og for Audi spesielt oppfatte A1 nettopp som et kjennetegn for søkers biler, ikke som en kvalitetsangivelse. I denne forbindelse vises også til at søker i tillegg til kjennetegnet A1 benytter tilsvarende kjennetegn for modellene A2, A3, A4, A5, A6 og A8, i tillegg til lignende kombinasjoner med andre bokstaver. Ved å skape en slik merkefamilie innarbeides det felles merkeelementet, noe som igjen fører til økt særpreg. Dette bekreftes bl.a. av Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett 2003, s Videre vil vi sette spørsmålstegn ved den norske omsetningskretsens språkkunnskaper som er lagt til grunn og dennes påståtte oppfatning av A1 som en kvalitetsangivelse. Riktignok er betydningen som en kvalitetsangivelse lagt til grunn i enkelte engelske ordbøker, men vi har ikke lykkes i å finne denne definisjonen i norske ordbøker, slik Styret hevder. Vi har sjekket Kunnskapsforlagets Norsk Ordbok, Blå fremmedordbok, Norske synonymer blå ordbok, Clue norsk ordbok, Bokmålsordboka, Tanums store rettskrivningsordbok m.fl., uten å finne noen slik oppføring av A1. Betydningen Styret har lagt til grunn finnes som nevnt i enkelte engelske ordbøker, men er ikke oppført i bl.a. Oxford Dictionary of English med oppføringer eller Oxford Thesaurus of English med oppføringer. Betydningen førsteklasses, tipp tokk, super av A1 er følgelig svært uvanlig selv i engelsktalende land, og det er derfor lite trolig at en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte Audis varemerke A1 som en slik kvalitetsangivelse. Selv om det som et utgangspunkt legges til grunn at nordmenn oppfatter betydningen av engelske ord, gjelder dette som kjent ikke betingelsesløst. Det kan ikke legges til grunn at den norske

6 Annen avd. sak nr omsetningskretsen er tiltrekkelig språklig skolert til å oppfatte betydningen av slike uvanlige og perifere engelske slangord. I denne sammenheng vises det endelig til at merket A1 er akseptert registrert blant annet som EFmerke, blant annet for varer i klasse 12. At en strengere vurdering skal legges til grunn i Norge enn hva OHIM har lagt til grunn blant annet for Storbritannia synes unødig strengt. Vi ber på grunnlag av dette om at Patentstyrets Annen avdeling tar saken opp til vurdering og beslutter det søkte merket gjeldende i Norge i sin helhet, subsidiært for de søkte varer i klasse 12." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under en viss tvil, kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Som det fremgår av Annen avdelings avgjørelse i sak PS , kan det ikke legges til grunn som en generell regel at tall- og bokstavkombinasjoner mangler varemerkerettslig distinktivitet. Det ble i den avgjørelsen blant annet uttalt: «Spørsmålet om særpreg beror på en konkret vurdering av det aktuelle tegnet opp mot de varer det er søkt registrert for. Kravet til særpreg er i prinsippet det samme for alle typer av tegn, men vurderingen kan likevel i praksis falle ulikt ut, blant annet fordi enkelte typer av betegnelser vanligvis benyttes på en bestemt måte i den aktuelle bransjen. Bruk av deskriptive forkortelser i form av kombinasjoner av tall og/eller bokstaver synes for eksempel å være svært vanlig innen bilindustrien, jf. Annen avdelings avgjørelser i sakene 6865 (NIR 1999 s. 566) og 7252 (PS ). Betegnelser av denne typen vil derfor, i motsetning til mer fantasipregede modellnavn, lettere kunne oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som nettopp deskriptive forkortelser, eller som modellbetegnelser, og ikke som angivelser av varens kommersielle opprinnelse. Det er av Første avdeling fremholdt at det foreligger et friholdelsesbehov for korte tall/bokstav-kombinasjoner. Friholdelsesbehovet varetas etter Annen avdelings syn langt på vei av forbudet mot registrering av deskriptive betegnelser, dvs. kombinasjoner av tall og bokstaver som er beskrivende for de aktuelle varer. I tillegg må nektes registrert tegn som savner tilstrekkelig atskillende evne. Det vil imidlertid sjeldnere foreligge et friholdelsesbehov for en ikke deskriptiv kombinasjon av flere bokstaver og/eller tall, fordi det da vil finnes mange kombinasjonsmuligheter. Slike kombinasjoner kan heller ikke generelt anses å savne tilstrekkelig særpreg.» Som Første avdeling har pekt på, kan A ONE eller A1 bety «førsteklasses, tipp topp, super», som er rent deskriptive betegnelser for de fleste varer. Det kan imidlertid ikke uten videre legges til grunn at denne betydningen vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren, idet dette vil avhenge av hva slags varer eller tjenester det er tale om. For vareslag hvor A ONE eller A1 faktisk brukes som kvalitetsbetegnelse, vil det eksistere et klart friholdelsesbehov, og betegnelsen vil være klart

7 Annen avd. sak nr uregistrerbar for slike varer. For vareslag hvor betegnelsen ikke brukes, vil bedømmelsen avhenge av om en har grunn til å forvente at gjennomsnittsforbrukeren likevel vil oppfatte betegnelsen som en kvalitetsbetegnelse eller ikke. Annen avdeling er ikke kjent med at A ONE eller A1 her i landet benyttes som kvalitetsbetegnelse for kjøretøy. Spørsmålet blir derfor om en likevel har grunn til å forvente at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte betegnelsen som kvalitetsbetegnelse. I denne forbindelse må for det første tas i betraktning at A ONE og A1 generelt er en lite benyttet kvalitetsbetegnelse her i landet, muligens så lite benyttet at en betydelig del av befolkningen er ukjent med dens beskrivende betydning. For det andre må tas i betraktning at det ikke er vanlig å bruke rene kvalitetsbetegnelser som kjennetegn for kjøretøy. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor i utgangspunktet ikke forvente at et kjennetegn for kjøretøy har en kvalitetsangivende funksjon, hvilket reduserer sannsynligheten for at en betegnelse som A1 blir tillagt en kvalitetsangivende betydning. Mot denne bakgrunn er Annen avdeling, under en viss tvil, kommet til at A1 for kjøretøy ikke kan anses som en deskriptiv betegnelse. Også en betegnelse som ikke er deskriptiv, kan være uregistrerbare fordi den mangler varemerkerettslig særpreg, f.eks. fordi den vil bli oppfattet som en ren modellbetegnelse som ikke er egnet til å skille innehaverens varer fra andres. Selv om det for motorkjøretøy er vanlig å bruke tall- og bokstavkombinasjoner som modellbetegnelser, og gjennomsnittsforbrukeren er klar over dette, må det foretas en konkret vurdering av om en registrert eller registreringssøkt betegnelse vil bli oppfattet på denne måten, eller om den tvert imot er egnet til å skille innehaverens varer fra andres. Annen avdeling har funnet avgjørelsen tvilsom. Tidligere er betegnelser som L 400 (kj. 6865, NIR 1999 s. 566) og S 380 (PS ) blitt nektet registrerert for motorkjøretøy. Senere er imidlertid IS F blitt godtatt til registrering (PS ) for de samme varer. Den senere avgjørelsen må oppfattes som uttrykk for at det har skjedd en generell oppmykning av distinktivitetskravet for tall- og bokstavmerker, og i lys herav er det mest naturlig å anse også betegnelsen A1 for å besitte tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg.

8 Annen avd. sak nr Distinktivitetskravene i varemerkelovens 14 første ledd og annet ledd bokstav a, jf. 70 første og tredje ledd, må etter dette anses å være oppfylt. Første avdelings avgjørelse blir dermed å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Første avdeling for innføring i varemerkeregisteret og kunngjøring. Are Stenvik (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)