PROTOKOLL. Int. reg. nr ( )

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg.nr Nasj. ref.nr Innehaver: Deutsche Post AG, Bonn, Tyskland Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Annen avdelings avgjørelse av 2. februar 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 18. februar 2005, hvorved det ble besluttet at det internasjonalt registrerte kombinerte merket med teksten MAIL EXPRESS LOGISTICS FINANCE ikke kan gis virkning i Norge. Avgjørelsen ble meddelt innehaverens norske fullmektig den 18. februar Int. reg. nr ( ) Merket er internasjonalt registrert for nærmere spesifiserte varer og tjenester i klassene 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 og 42. I den av Patentstyrets 1. avdelings utferdigede føreløpige nektelse, som ble meddelt det Internasjonale Byrå (WIPO) den 24. februar 2003, ble anført at varemerket i henhold til varemerkeloven 13 første ledd, jf. 49 annet ledd, ikke kan gis virkning i Norge, da det mangler varemerkerettslig særpreg. Patentstyrets 1. avdeling endret under den videre saksbehandlingen sin anførsel til at merket kunne gis virkning i Norge, forutsatt at innehaver aksepterte en unntaksanmerkning for teksten i merket. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for internasjonale varemerkeregistreringer, se varemerkelovens 58.

2 2. avd. sak nr Innehaver aksepterte ikke slik unntaksanmerkning, og merket ble deretter nektet virkning i Norge i samsvar med den foreløpige nektelsen, jf. varemerkelovens 15 annet ledd og varemerkeforskriftens 18 annet ledd, jf. varemerkelovens 13 første ledd. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det internasjonalt registrerte merket består av ordene MAIL, EXPRESS, LOGISTIC og FINANCE skrevet i denne rekkefølgen. Ordene er skrevet i sort skrift, i vanlig skrifttype, plassert over 5 gule horisontale og parallelle streker. Ordene i merket er engelske, og betyr henholdsvis post eller e-post, ekspress, ekspresspost eller å uttrykke, logistikk og finans. Patentstyret finner det åpenbart at innehaver ikke kan få enerett til ordet MAIL for de varer og tjenester i klassene 9, 16, 35, 36, 38, 39 og 42 som har med post eller e-post å gjøre, samt for ordet LOGISTICS for de varer eller tjenester i klassene 9, 12, 35, 36, 38, 39 eller 42 som har med logistikk å gjøre, jf. varemerkeloven 15 første ledd. Det er også åpenbart at innehaver ikke få enerett til ordene EXPRESS eller FINANCE for noen av varene eller tjenestene, da ordene vil bli oppfattet sin arts- eller formålsbeskrivende og uten kjennetegnspreg, jf. varemerkeloven 13 første ledd og 15 første ledd. Spørsmålet i saken er hvorvidt innehaver kan få en enerett til kombinasjonen av ordene, det vil si uttrykket MAIL EXPRESS LOGISTIC FINANCE. Innehaverens fullmektig har anført at ordsammensetningen er en uvanlig måte å beskrive varene eller tjenestene på, og at det er originalt ved at det bryter med vanlige regler for syntaks. Innehaver har særlig pekt på at merket er visuelt slående, da varemerker vanligvis ikke består av fire ord, lik det foreliggende. Behandlende medlem finner å måtte fastholde vurderingen av at teksten i merket mangler det tilstrekkelige særpreg, og at innehaver ikke kan få enerett til ordkombinasjonen. I henhold til varemerkeloven 13 første ledd første punktum må et varemerke være egnet til å skille innehaverens varer og tjenester fra andres. Uttrykket er i rettspraksis blitt forstått slik at merket skal være et individualiseringsmiddel som angir at vedkommende vare eller ytelse har tilknytning til en bestemt næringsdrivende, se Rt s. 391 GOD MORGEN. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene merket ønskes besluttet gjeldende for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml s. I Da gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene både kan være profesjonelle aktører samt sluttbrukere, legger behandlende medlem til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke innehar noen sterk merkebevissthet. Dette forholdet må også legges til grunn for vurderingen av merkets særpreg. Selv om uttrykket MAIL EXPRESS LOGISTIC FINANCE i seg selv ikke er vanlig å uttale i ett, er det ikke uvanlig at tilbydere av de samme varene eller tjenester benytter samme eller lignende ord på samme eller lignende måte for å informere omsetningskretsen om hvilke varer eller tjenester de tilbyr. Gjennomsnittsforbrukeren er derfor vant til å se slike uttrykk som en angivelse av hvilket næringsområde tilbyderen opererer. Uttrykket vil derfor ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, se EF domstolens avgjørelse C-49/02 Heidelberger

3 2. avd. sak nr Bauchemie, premiss 38. På grunnlag av dette vil uttrykket i det internasjonalt registrerte merket ikke være egnet til å skille innehaverens varer og tjenester fra andres, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Behandlende medlem finner også at det internasjonalt registrerte merket er beskrivende for de aktuelle varer og tjenester, ved at det beskriver varene og tjenestenes art og formål, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Innehaverens fullmektig har vist til EFdomstolens avgjørelse C-383/99 BABY-DRY, og anført at Patentstyret legger en for streng distinktivitetsvurdering til grunn ved avgjørelsen av merkets særpreg. Behandlende medlem har tatt hensyn til anførselen, men finner likevel at det internasjonalt registrerte merket ikke er en slik "lexical invention" som det uttrykket BABY-DRY ble funnet å være. Det skal også bemerkes at EF domstolens praksis den senere tid har avviket noe fra BABY-DRY avgjørelsen. Blant annet uttalte EF-domstolen i sin sak C-265/00 BIOMILD at et merke som er satt sammen av ord som i seg er beskrivende må anses å mangle særpreg med mindre meningen av det sammensatte ordet avviker merkbart fra det inntrykk som er fremkalt ved den rene sammenslåingen av to ord, se premiss 41 siste setning. Foreliggende sak består ikke av et "sammensatt ord", men i stedet av en oppramsing av ord som i seg selv åpenbart mangler særpreg for de aktuelle varer og tjenester. Oppramsingen er helt uten tilleggsmomenter som fratar merket dets beskrivende karakter. Det foreligger derfor et friholdelsesbehov for teksten i merket, da andre næringsdrivende kan ha behov for å benytte samme eller lignende uttrykk ved markedsføringen av samme eller lignende varer og tjenester, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Innehaverens fullmektig har vist til at merket er besluttet gjeldende i Tyskland, Japan, Georgia, Antigua, Island, Litauen, Island, Danmark, Sverige og Finland og som EU varemerke, samt med unntaksanmerkning i Estland og Turkmenistan for henholdsvis merkets enkelte ord og for ordene MAIL EXPRESS. Behandlende medlem har tatt momentet i betraktning, men det har ikke fått avgjørende betydning i denne konkrete saken. Det vises i denne sammenheng til Annen avdelings avgjørelse nr NO MORE TANGLES, hvor det er uttalt at praksis i andre land kan tillegges vekt som tilleggsmoment, men at det ikke uten videre kan anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Slik vil det være også for EF-varemerker, jf. Rt s. 391 GOD MORGON, hvor Høyesterett slutter seg til Annen avdelings uttalelse i NO MORE TANGLES-saken. Etter en helhetlig vurdering har behandlende medlem kommet til at teksten i det internasjonalt registrerte merket mangler det nødvendige særpreg, og at én næringsdrivende ikke kan gis en enerett til dette eller lignende uttrykk for samme eller lignende varer eller tjenester. Det internasjonalt registrerte merket kan derfor bare besluttes gjeldende i Norge hvis innehaveren godtar unntaksanmerkning for hele teksten i merket, jf. varemerkeloven 13 og 15 annet ledd. Innehavers fullmektig har subsidiært anført at merket må besluttes gjeldende med unntaksanmerkning for deler av merket for de varer og tjenester disse delene måtte beskrive. Som ovenfor nevnt finner behandlende medlem imidlertid at uttrykket som sådan ikke er egnet til å oppfattes som et kjennetegn for noen av varene eller tjenestene. Kombinasjonen av ordene har ikke gjenkjennelseseffekt hos omsetningen for de aktuelle varene og tjenestene. Fordi uttrykket mangler det nødvendige særpreg, vil det ikke avhjelpe registreringshinderet at det tas unntaksanmerkning for de av ordene som det kan være tvilsomt om innehaveren har fått en enerett til ved registreringen. Det internasjonalt registrerte merket kan derfor ikke besluttes gjeldende i Norge med unntaksanmerkning for enkelte av ordene i merket.

4 2. avd. sak nr Atter subsidiært har fullmektigen anført at merket må besluttes gjeldende med unntaksanmerkning for uttrykkene MAIL EXPRESS og LOGISTIC FINANCE hver for seg. Etter behandlende medlems oppfatning er vurderingstemaet det samme for dette forslaget som for forslaget om unntaksanmerkning for enkelte av ordene i merket. Innehaverens fullmektig har anført at uttrykket MAIL EXPRESS LOGISTIC FINANCE er distinktivt for de aktuelle varene og tjenesten. Patentstyret er ikke enig i dette, idet uttrykket som sådan ikke er egnet til å oppfattes som et kjennetegn. Merket kan derfor ikke besluttes gjeldende med unntaksanmerkning for deler av merket, men kun dersom hele teksten i merket, det vil si uttrykket MAIL EXPRESS LOGISTIC FINANCE, unntas vernet, jf. varemerkeloven 15 annet ledd. Innehaver har ikke akseptert kravet om unntaksanmerkning for hele teksten i merket, og det internasjonalt registrerte merket nektes derfor besluttet gjeldende i Norge, jf. varemerkeloven 13 første ledd og 15 annet ledd, jf. 49 annet ledd, jf. varemerkeforskriften 18 annet ledd." Innehaverens klage, med begrunnelse, innkom den 18. april 2005, og klageavgiften ble innbetalt den 23. mai Begge deler rettidig. I klagebegrunnelsen anfører innehaverens fullmektig: "Klagen gjelder 1. avds. avslag på registrering av IR , som er et figurmerke med teksten "MAIL EXPRESS LOGISTICS FINANCE". Patentstyret sendte Notification of Provisional Refusal 24. februar I skjemaets pkt. V.(i) ble grunnen til avslaget oppgitt som "Absolute grounds: Trademark Act Section 13 The trademark is not capable of distinguishing the goods and services of the holder from those of others. Placing together several words does not add the necessary distinctiveness." Som det fremgår, har Patentstyret vist til 13. Denne inneholder som kjent forbud mot registrering av merker som ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres i , et forbud mot beskrivende merker i , bestemmelse om at det skal tas hensyn til faktiske omstendigheter, særlig bruk i , og forbud mot registrering av merker som følger av varens art etc. i Når Patentstyret oppga 13 uten å skjelne mellom nevnte underbestemmelser, er det likevel ingen grunn til å tro at avslaget grunnet seg på samtlige av disse reglene, f.eks. fordi merket vanskelig kan være omfattet av forbudet i Videre gjengir Patentstyrets grunngivning i nøyaktig oversettelse den engelske utgaven av ordlyden av , slik den fremkommer i Patentstyrets egen engelskutgave av varemerkeloven, som også var vedlagt Styrets Notification. Det må derfor legges til grunn at avslaget ble begrunnet med , og denne grunngivningen ble ikke endret overfor WIPO innen den foresatte 18-månedersfristen.

5 2. avd. sak nr Det må derfor også legges til grunn at nektelsesgrunnen ble bindende og endelig angitt i ovennevnte Notification. Avslaget gjaldt alle varer og tjenester. I senere uttalelser tilbød Patentstyret imidlertid registrering mot at søker godtok unntaksanmerkning for teksten i merket. Søker har ikke vært villig til å godta slik unntaksanmerkning. Etter vår oppfatning er det heller ikke grunnlag for bruk av unntaksanmerkning når en nektelse er basert på Bestemmelsen er satt av hensyn til kundene, som skal settes i stand til å skille søkerens varer fra andres ved hjelp av merket. Dette følger direkte av varemerkeloven, og har vært rettspraksis i EF/EU i alle fall fra Hoffmann La-Roche dommen i sak 102/77 fra , se p. 7. En unntaksanmerkning, som bare fremgår av registreringsbrevet og Patentstyrets register, vil ikke kunne endre kundenes mulighet til å skille søkerens merke fra andres. Dette kommer tydelig frem i EF-domstolens avgjørelse om SAT.2 av 16. september I p. 36, siste setning sier domstolen at hensynet bak den regelen som tilsvarer ikke er at de merkene det gjelder skal kunne brukes fritt av alle. Interessen er derimot i hovedsak at kundene skal gis en opprinnelsesgaranti. Den usikkerheten om enerettens omfang som 15 skal avhjelpe kan derfor vanskelig tilpasses eller dens "kollega" i varemerkedirektivet. Jeg kan ikke se at Styret har praksis for å bruke 15 slik Patentstyret anfører i sitt brev av 7. mars 2005, til å kreve unntak for ikke-beskrivende elementer som ikke kan registreres særskilt. Utenom 13.2-merker brukes unntaksanmerkning om beskrivende merker. Samtidig har registeret flust av merker som inneholder f.eks. geometriske grunnformer, dagligdagse ord, rammer mv. som knapt er undergitt enerett, men som det likevel ikke brukes unntaksanmerkning for. Vi kan heller ikke se at Patentstyret har påvist noe annet grunnlag for å kreve unntaksanmerkning for teksten enn at den nettopp er beskrivende. Når anførselen om beskrivende evne imidlertid ikke ble meddelt WIPO innen fristen, kan jeg ikke se at det er anledning til å innføre dette senere. Patentstyrets skriver da også i brev av 7. mars 2005 at argumentasjonen om friholdeslesbehov, og dermed unntaksanmerkning, kun er anført i forhold til og ikke i forhold til Dette må forstås som at er brukt som hjemmel. Vi gjør i den anledning oppmerksom på at søker som følge av direktivets art. 6 er avskåret fra å hindre andre i beskrivende bruk av merket eller dets innhold. Vi merker oss også at skjemaet for Notification i pkt. VII. (iii) har mulighet for å melde fra om at unntaksanmerkning tilbys. Denne rubrikken ble ikke brukt i denne saken. Vi minner også om at det formelt ikke er lovhjemmel for å bruke unntaksanmerkning i internasjonale søknader, se Lassen/Stenvik s. 265, vml. kap. 9, noe som også tilsier en viss varsomhet med bruken. Ellers merker vi oss at 1. avd. i første avsnitt av avgjørelsen finner det "åpenbart" at merkets ulike ord ikke kan føre til enerett for slike varer og tjenester som ordene kan beskrive. Vi er ikke uenig i dette, men dersom saken er "åpenbar" burde man vel ikke bruke

6 2. avd. sak nr unntaksanmerkninger overhodet, jfr. Lassen / Stenvik s. 265, siste avsnitt og første avsnitt s avd. har likevel kommet til at unntaksanmerkning må gjøres for ordene under ett. Dette begrunnes dels med at ordene (altså ikke den samlede teksten) er beskrivende, jfr. "tilbydere...benytter samme eller lignende ord...for å informere omsetningskretsen om hvilke varer eller tjenester de tilbyr." Videre fremholder 1. avd. at gjennomsnittsforbrukeren er vant til å se slike uttrykk som angivelse av næringsområde, og at uttrykket derfor ikke vil ha gjenkjennelseseffekt. Vi er usikre på hvilken varemerkerettslig betydning gjenkjennelseseffekt har. I utgangspunktet vil jeg tro det er søkers risiko hvorvidt merket blir kjent igjen av kjøperne. Dersom merket SAT.2 gjelder telekommunikasjon, og merker med kombinasjoner av ord og tall forekommer hyppig i denne bransjen, er det ikke sikkert kundene umiddelbart gjenkjenner det. De kan likevel utmerket godt være i stand til å skille det fra lignende merker som for eksempel SAT.6 eller 3-SAT. Det tar sikte på er å gi en opprinnelsesgaranti, slik at kunden uten risiko for forveksling kan adskille de aktuelle varer og tjenester fra dem med en annen opprinnelse, gjenkjennelse blir derfor noe annet; i en forsamling kan det være vanskelig å gjenkjenne en person man kort traff for lenge siden, men man kan likevel være i stand til å skille denne personen fra de øvrige. Opprinnelsesgarantien fungerer på en lignende måte. Derfor bør det også stilles spørsmål ved at Norge i motsetning til andre land ikke tiltror kundene slik adskillelsesevne. Dette kan bare skyldes kjente faktorer ved det norske markedet eller ved norske kunder, og Patentstyret bør etter min mening klargjøre hva dette dreier seg om. 1. avd. skriver altså at merkets uttrykk, som betyr tekst, er vanlig for å angi næringsområde, ikke har gjenkjennelseseffekt og ikke kan gi opprinnelsesgaranti. Derfor vil teksten ikke oppfylle vilkåret i Videre finner avdelingen merket beskrivende. Det heter også at merket ikke er en "lexical invention" som i BABY-DRY, uten at dette begrunnes. Videre anfører 1. avd. at "saken" er en oppramsing av ord, og "helt uten tilleggsmomenter som fratar merket dets beskrivende karakter". Det fremgår tydelig av dette at avdelingen overhodet ikke har vurdert merkets figurelementer, farger, tekstutforming etc. 1. avd. begrunner videre krav om unntaksanmerkning med at "uttrykket som sådan ikke er egnet til å oppfattes som et kjennetegn for noen av varene eller tjenestene." "Kombinasjonen av ordene har ikke gjenkjennelseseffekt hos omsetningen for de aktuelle varene og tjenestene." 1. avd. kommer på bakgrunn av dette til at bare unntak for hele teksten er aktuelt, mens delte unntak ikke er tilstrekkelig. Jeg kan ikke se annet enn at dette motsies av avgjørelsens 1. avsnitt, der det er helt klart at tekstens enkelte ord har tilknytning til enkelte varer eller tjenester. Generelt kan jeg heller ikke se at det at teksten ikke i flg. avdelingen "ikke er egnet til å oppfattes som et kjennetegn" overhodet skal føre til unntaksanmerkning. For eksempel vil beskrivende uttrykk nettopp være kjennetegn for varer og tjenester, på samme måte som andre

7 2. avd. sak nr karakteristika som farge, lukt etc. Når avdelingen skriver at uttrykket ikke kan oppfattes som et kjennetegn for produktene må dette bety at uttrykket ikke er beskrivende. Dermed er det vanskelig å forstå at uttrykket skal skape slik tvil som 15 anfører, eller at det skal være behov for unntaksanmerkning. Som nevnt har Styret hittil fullstendig unnlatt å vurdere merkets figurelementer. Vi viser i den anledning til dommen i sak T-91/01 av 5. desember 2002 om figurmerket Bio-ID. I T.36 uttalte retten at et sammensatt varemerke ikke rammes av regelen som tilsvarer hvis bare ett enkelt av de elementene merket består av har nødvendig særpreg i forhold til de aktuelle varer og tjenester. Videre bemerket retten at dette kan være tilfelle selv om det eneste elementet i det kombinerte merket som har nødvendig særpreg ikke er dominerende i forhold til merkets øvrige deler. I nevnte dom kom retten til at figurelementene ikke var tilstrekkelig da de var alminnelig brukt i presentasjonen av slike varer og tjenester. Jeg vil i den anledning minne om at domstolen siden har kommet til i SAT.2 at "presentasjon" er et vilkår som henhører under regelen om beskrivende merker, se T 36. Søkers merke inneholder fargene gul, svart og hvit, hvorav gul og svart er søkers firmafarger, og tekst som nevnt, se vedlegg. Merket fremstår som en fane eller et skjerf der teksten er påtrykt og følger figurens buktning. Syntaktisk er teksten et brudd med vanlige regler som tilsier komma eller andre skilletegn mellom ordene. Ordene er fire substantiver og danner ikke noen fullstendig setning. Merkets form gjør at det kan minne om et banner el. som henger bak et fly i fart. Patentstyret krever en unntaksanmerkning for teksten i merket. Slik vi ser det, blir dette en unntaksanmerking som står i motsetning det formålet Styret må antas å ha hatt. Saken er jo den at hele teksten som et samlet uttrykk ikke brukes, og sannsynligvis heller ikke kan brukes om noen av søknadens enkeltvarer eller -tjenester. Patentstyret sammenlignet i et tidligere innlegg merkets tekst med teksten "patents, trademarks & designs" som finnes på vårt firmas brevark. Men, slik det tydelig fremgår, har vårt firma benyttet tradisjonell tegnsetting, hvilket skiller denne angivelsen fra teksten i merket. Jeg viser også til den tidligere nevnte avgjørelsen i SAT.2 p. 44 der retten slo fast at "Den på telekommunikationsområdet hyppige anvendelse af varemærker, der er sammensat af en ordog en talbestanddel, viser, at denne form for kombinationer ikke kan anses for at mangle fornødendt særpræg." Dette betyr at en eventuell stor forekomst av kjennetegn sammensatt som søkers vil vise at slike merker har nødvendig særpreg. På den annen side, dersom slike kjennetegn ikke er vanlig forekommende betyr heller ikke dette nødvendigvis at merket strider mot varemerkeloven. Ellers kan vi ikke se at Patentstyret har påvist at søkers figurmerke ikke lar kundene skille søkers produkter fra andres. Søker er villig til å godta delt unntaksanmerkning. Dette vil si enten unntaksanmerkning for det enkelte ord for de varer og tjenester det er aktuelt for eller unntak for kombinasjonen

8 2. avd. sak nr MAIL EXPRESS for de varer og tjenester det er aktuelt for og likedan for kombinasjonen LOGISTICS FINANCE. Vi ber 2. avd. kontakte oss dersom kravet om unntaksanmerkning fastholdes i noen form. Som fastslått i EF-rettspraksis kan et merke bare vurderes på bakgrunn av de varer og tjenester det angår og hvordan kundene vil oppfatte det. Da søkers merke blant annen gjelder slike posttjenester som hittil har [vært] underlagt monopol i Norge er det all grunn til å tro at kundene vil skille søkers merke fra den hittil eneste andre tilbyderen på dette markedet." Annen avdeling skal uttale: Første avdeling har besluttet at det kombinerte merket, med teksten MAIL EXPRESS LOGISTICS FINANCE, ikke skal gis virkning i Norge. Merket er internasjonalt registrert for en rekke varer og tjenester, alt fra biler og edle metaller til telekommunikasjon og transportvirksomhet. Første avdeling godtok merket som registrerbart, men mente det måtte gjøres unntaksanmerkning for teksten i merket, jf. vml. 15 annet ledd. Teksten i merket består av fire ord som hver for seg er rent deskriptive, dels for arten av de varer og tjenester det gjelder, dels for deres bruksformål. Kombinasjonen av de fire ordene utpeker ikke ett vare- eller tjenesteslag, eller én egenskap ved de varer og tjenester som dekkes av registreringen. Snarere synes ordene å måtte oppfattes som en angivelse av tre eller fire tjenesteområder, som kan utpeke leverandørens vare- eller tjenesteutvalg, evt. produktenes anvendelsesområder. En slik oppregning av tjenesteslag eller anvendelsesområder må anses som deskriptiv, og mangler det for registrering nødvendige særpreg. Så lenge hvert element i oppregningen er rent beskrivende, og når ordsammenstillingen som her ikke er egnet til å oppfattes som en setning, men nettopp som en oppramsing, styrkes ikke distinktiviteten ved at flere ord er stilt sammen. Merkehaveren anfører for 2. avdeling at 1. avdeling har unnlatt å vurdere merkets figurelementer. Annen avdeling kan ikke se at det er grunnlag for en slik påstand. Tvert imot har 1. avdeling godtatt at merket som helhet oppfyller vilkårene for registrering etter vml. 13 første ledd, og dette må skyldes de grafiske elementene. Det tilføyes at det muligens kunne vært stilt spørsmålstegn ved om de grafiske elementene her er tilstrekkelige til å tilføre merket som helhet det nødvendige særpreg, men i praksis har det ikke vært stilt særlig strenge krav i

9 2. avd. sak nr så måte, og 2. avdeling kan derfor også slutte seg til 1. avdelings konklusjon om at merket som helhet oppfyller kravene i vml. 13 første ledd. Merkehaveren har anført at avslaget ikke kan bygges på at ordsammenstillingen er beskrivende, når dette ikke er anført i notifikasjonen til WIPO. Denne anførselen kan ikke føre frem. Riktignok er deskriptivitet ikke uttrykkelig angitt i notifikasjonen, men så lenge manglende særpreg er anført, må det også kunne bygges på at det manglende særpreget skyldes at ordsammenstillingen er beskrivende. Det er i og for seg riktig, som merkehaveren påberoper, at vml. 13 første ledd første og annet punktum må oppfattes som to selvstendige nektelsesgrunner, men de overlapper i atskillig grad (jf. Rt s (GULE SIDER) avsnitt 42). Et ord eller en ordsammenstilling som er egnet til å beskrive varenes art eller egenskaper, vil ikke være egnet til å oppfattes som angivelse av kommersiell opprinnelse (jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-383/99 BABY-DRY, premiss 37), og vil derfor være uregistrerbar etter både første og annet punktum i 13 første ledd. En nektelse etter 13 første ledd første punktum kan med andre ord meget vel begrunnes med at uttrykket er beskrivende, og at det av den grunn savner særpreg. Etter 15 annet ledd kan Patentstyret kreve at det gjennom en unntaksanmerkning klargjøres at beskrivende ord ikke omfattes av registreringsvirkningene. Patentstyret har i den foreliggende sak krevd unntaksanmerkning for uttrykket MAIL EXPRESS LOGISTICS FINANCE, men søkeren har ikke villet akseptere slik anmerkning. Det var i denne situasjon i samsvar med mangeårig praksis å nekte registrering. Bestemmelsen i 15 annet ledd gir, dersom vilkårene er oppfylt, en adgang for Patentstyret til å kreve unntaksanmerkning. Noen plikt til å gjøre slik anmerkning har Patentstyret ikke, og det antas at spørsmålet om det skal skje avgjøres ved et hensiktsmessighetskjønn, jf. Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg. revidert versjon, Oslo 2003 s. 267 og s Det må ligge i dette at Patentstyrets sjef kan gi instruks om når unntaksanmerkning skal kreves. En slik instruks om endret praktisering av reglene om unntaksanmerkning er gitt med virkning fra 1. april 2006, også for saker som er under behandling. Patentstyret skal i følge instruksen ikke på eget initiativ innta unntaksanmerkninger under søknadsbehandlingen, og i søknadssaker der Patentstyret har krevd slik anmerkning, skal kravet frafalles når Patentstyret blir gjort oppmerksom på det.

10 2. avd. sak nr Annen avdeling forstår den nye instruksen slik at det i denne saken ikke skal gjøres unntaksanmerkning for de uregistrerbare merkeelementene MAIL EXPRESS LOGISTICS FINANCE. Noen annen hindring for å gi merket virkning i Norge kan ikke ses å foreligge. Første avdelings avgjørelse blir da å oppheve, og merket å innføre i registeret som begjært. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til 1. avdeling for kunngjøring og innføring i registeret uten unntaksanmerkning. Are Stenvik (sign.) Arne Dag Hestnes (sign.) Ida Andrén (sign.) Karin Otterbeck