PROTOKOLL. Annen avd. sak nr Søknadsnr Petroleum Technology Company AS, Stavanger

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknadsnr Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007 Foreliggende sak gjelder en klage etter varemerkelovens 60 tredje ledd over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 14. november 2006, hvorved innkommet begjæring om oppreisning ble avvist. Avgjørelsen ble sendt til søkers fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å begjære gjenopptagelse av henlagt varemerkesøknad nr , det kombinerte merket "PTC" (av 1. avdeling feilaktig benevnt "PCT"), på bakgrunn av manglende innbetaling av søknadsavgift innen fakturafristen, jf. varemerkelovens 60 første ledd, jf. 17 første ledd, 19 tredje ledd og avgiftsforskriftens 4, 11 og 12. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 19. september Den 5. oktober 2005 ble utstedt og sendt faktura til søker pålydende gjeldende søknadsavgift, med betalingsfrist 7. november Søknadsavgiften var ikke registrert innbetalt ved fristens utløp den 7. november Den 22. mai 2006 sendte Patentstyret brev til søker med informasjon om at om at søknaden er blitt henlagt med endelig virkning. I brevet uttales: Fristen for å betale avgift på grunnlag av tilsendt faktura utløp den Saken er derfor henlagt. Se varemerkeloven 19 tredje ledd. I henhold til varemerkelovens 60 tredje ledd, jf. varemerkelovens 22a, kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en begjæring om oppreisning, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller innehaveren.

2 2. avd. sak nr Det kan kreves oppreisning for fristoversittelsen hvis vilkårene i varemerkeloven 60 er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på at for å kreve oppreisning, må det godtgjøres at det er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves for å unngå fristoversittelsen. Begjæring om oppreisning ble innlevert den 24. juli 2006, hvor søkeren opplyser at han ble kjent med fristoversittelsen den 7. juni Den 5. oktober 2006 meldte Onsagers AS, Oslo, seg som fullmektig for søker. Den 5. oktober 2006 ble faktura pålydende gjeldende avgift for oppreisning, med betalingsfrist 7. november 2006, sendt søkers fullmektig, jf. varemerkelovens 60 og avgiftsforskriftens 12. Oppreisningsavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets bankkonto den 26. oktober 2006, innen fakturafristen. Den 13. oktober 2006, etter direkte anmodning fra søkers fullmektig, ble ny faktura pålydende søknadsavgift sendt ut, med betalingsfrist 7. november Søknadsavgiften er registrert innbetalt den 26. oktober 2006, innen fakturafristen. Første avdelings avvisningsavgjørelse av 14. november 2006 var begrunnet som følger: "Varemerkeloven 60 inneholder formelle krav som må være oppfylt for å realitetsbehandle en begjæring om oppreisning. Dersom de formelle kravene ikke er oppfylt må begjæringen avvises. Denne saken dreier seg i utgangspunktet om oversittelse av fristen for å begjære gjenopptagelse etter 19. Det følger av 60 at både oppreisningsbegjæringen og "den unnlatte handling må være foretatt" innen fire måneder etter at fristen for gjenopptagelse er ute. Fristen i nærværende sak løp ut , uten at det var innkommet verken begjæring om oppreisning eller betaling for manglende søknadsavgift. Fristen etter 60 er å anse som en absolutt frist. Skulle Patentstyret realitetsbehandle oppreisningsbegjæringen i foreliggende sak, ville det være å innrømme søkeren en tilleggsfrist utover fire-månedersfristen. Se 2. avdelings betraktninger i avgjørelse nr Bare unntaksvis har 2. avdeling gitt oppreisning for slike frister, der søkeren har hatt en legitim grunn til å forvente at Patentstyret ville ha handlet annerledes. Se 2. avdelings avgjørelse i sak nr Første avdeling kan ikke se at søkeren her kan ha en slik berettiget forventning. Søkeren mottok riktignok aldri noe brev om at det var mulig å gjenoppta søknaden etter 19 tredje ledd. Petroleum Technology Company AS anfører at de ble kjent med fristoversittelsen, først da de mottok Patentstyrets brev om at søknaden var henlagt med endelig virkning. Selv om søkeren ikke har mottatt noe brev, kan ikke søkeren forholde seg passiv til frister som følger av varemerkeloven. I utgangspunktet er det søkeren selv som må sørge for at frister overholdes. Patentstyret finner ikke at det er grunnlag for å beskytte en slik passivitet. Det er uansett usikkert om noe varsel ville ha avhjulpet søkeren, all den tid Patentstyret ikke var informert om at søkeren hadde fått ny

3 2. avd. sak nr adresse. Annen avdelings avgjørelse i sak nr er med andre ord ikke analog med nærværende sak og Patentstyret kan ikke gjøre unntak fra firemånedersfristen i 60. Konklusjon: De formelle kravene etter 60 er ikke oppfylt og Patentstyret kan ikke ta stilling til realiteten i oppreisningsbegjæringen. Beslutning: Begjæringen om oppreisning avvises." Innehavers klage over 1. avdelings avgjørelse, med begrunnelse, innkom den 12. januar Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 6. februar 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører innehavers fullmektig: "Under henvisning til varemerkelovens 22, 1. ledd vil vi herved, på vegne av vår klient, Petroleum Technology Company as, Stavanger, påklage avgjørelse av 14. november 2006 i Patentstyrets Første Avdeling hvor oppreisningsbegjæringen ble avslått med henvisning til 60. Saken dreier seg om oversittelse av fristen for å begjære gjenopptagelse etter 19. Søknaden ble innlevert 19. september 2005 med adresse i Strandgaten 5, Sandnes. Den 22. september 2005 ble det sendt brev til søkeren angående formelle mangler ved søknaden, hvilket ble besvart 26. september 2005, uten betaling av innleveringsavgift da faktura ikke var mottatt av klienten. 18. oktober 2005 snakket Erling Kleppa, søkers representant, på telefon med Patentstyret, og sendte deretter telefaks til Patentstyret angående det søkte merkets utseende. Det går ikke frem av telefaksen om søkeren ble påminnet om innbetaling av innleveringsavgiften. I mellomtiden oktober måned har søkeren flyttet og har ikke mottatt noe mer post fra Patentstyret, heller ikke faktura, selv om flytting ble meldt til Posten som etter avtale skulle videresende all post til den nye adresse. 22. mai 2006 ble det sendt henleggelsesbrev fra Patentstyret. Brevet ble returnert til Styret p.g.a. flytting. Brevet ble mottatt av søkeren noe senere, og begjæring om oppreisning ble innlevert 24. juli 2006 med forklaring om hvorfor fakturaen ikke var betalt. Onsagers AS overtok fullmektigvervet 4. oktober 2006 og oppreisningsavgift samt innleveringsavgift ble innbetalt 26. oktober Som nevnt ovenfor, søkeren mottok aldri innleveringsfaktura og hadde følgelig ikke noen frist å forholde seg til. Han kan heller ikke sies å ha oppført seg passiv, da han har fulgt opp alle henvendelser fra Patentstyret. Grunnen til at søkeren ikke har mottatt fakturaen er at Posten ikke har fulgt opp avtalen med søkeren, som han har innrettet seg etter, om at all post til Petroleum Technology Company as skulle videresendes til den nye adressen. Vi mener derfor at søkeren ikke kan holdes ansvarlig for noe som han ikke selv hadde kontroll over.

4 2. avd. sak nr Vi vil hevde at dette må bli å regne for et force majeure tilfelle, ettersom det inntrufne må anses å være en spesiell omstendighet som ikke er under søkers kontroll. På bakgrunn av ovenstående ber vi derfor Patentstyrets annen avdeling om å oppheve første avdelings avgjørelse og godta det søkte merket til registrering." I tilleggskriv, innkommet den 18. mai 2007, uttaler søkers fullmektig videre: Vi viser til tidligere innsendt klage til Annen avdeling av vedrørende klage på Første Avdelings avvisning av begjæring om oppreisning. Bakgrunn/ faktum I dette tilfellet ble søknaden henlagt grunnet manglende innbetaling av søknadsavgift. Avgiften ble ikke betalt rettidig da søkeren har byttet foretningsadresse og fakturaen følgelig ikke ble videresendt av Posten til søkeren i henhold til avtale. Faktura for søknadsavgift ble kun sendt til søkers gamle adresse, og deretter returnert til Patentstyret av Posten. Patentstyret krediterer beløpet den Søker tok kontakt med Patentstyret den på bakgrunn av Patentstyrets uttalelse av om formelle mangler. Denne uttalelsen er korrekt videresendt av Posten til søkers nye adresse. Søknaden blir så endelig henlagt pga. manglende betaling av søknadsavgift. Søker har ikke mottatt brev om henleggelse og vi kan heller ikke se at det er utsendt brev om henleggelse i gjenopptakelsesperioden. Brev om at søknaden er endelig henlagt ble utsendt av Patentstyret den , altså etter at fristen i varemerkeloven 60 for å begjære oppreisning er utløpt. Brevet er returnert av posten og mottatt av Patentstyret Frist for å begjære oppreisning for oversittelse av gjenopptakelsesfristen i varemerkeloven 19 tredje ledd utløp følgelig Brev om endelig henleggelse er altså utsendt etter at fristen for å begjære oppreisning er utløpt. Anførsler Vi er av den oppfatning at søkeren har hatt en klar berettiget og legitim forventning om at alt var i orden med søknaden, og at søknaden således ikke burde blitt avvist av Patentstyrets første avdeling. Søker var som nevnt ovenfor i kontakt med Patentstyret Søker tok kontakt på bakgrunn av mottak av uttalelse om formelle mangler. Denne uttalelsen har altså blitt korrekt videresendt av posten slik at søker er i den tro at all post fra Patentstyret er blir videresendt. I telefonsamtalen med Patentstyrets gis søker veiledning om innholdet av uttalelse om formelle mangler. Søker sender inn en faks senere samme dag hvor det er gjort rettelser i henhold til pålegg. I samtalen med Patentstyret blir søker forsikret om at alt

5 2. avd. sak nr ellers er i orden med søknaden. Patentstyret bekrefter at søknaden nå skulle være i orden. Det gis ikke tilbakemelding på at fakturaen er kommet i retur og at søknadsbeløpet er blitt kreditert av Patentstyret. Undertegnede har vært i kontakt med Patentstyret i anledning av utarbeidelse av anken og det har vist seg at medarbeiderne i Patentstyret har vanskeligheter med å lese informasjonen som ligger i Patentstyrets elektroniske saksbehandlingsverktøy om avgiften er betalt eller ikke. Jeg ble ved to anledninger, av to forskjellige personer, opplyst om at søknadsavgiften var betalt den , altså på det tidspunktet Patentstyret har kreditert beløpet pga. av at fakturaen er kommet i retur. På bakgrunn av at søker tok kontakt med Patentstyret innen utløpet av faktura fristen og ble forsikret om at alt var i orden med søknaden har søker etter vår mening hatt en klar berettiget og legitim forventning om at alt var i orden. Det må kunne forventes at Patentstyret gir opplysninger om at fakturaen og eventuell annen post er kommet i retur. Det må videre forventes at Patentstyret på direkte spørsmål sjekker blant annet innbetalinger før de bekrefter at søker har gjort det han skal i forbindelse av inngivelse av søknaden. Vi er av den oppfatning at det er meget urimelig at feilene som er begått ensidig skal gå utover søkeren. At avgiften ser ut til å være betalt rettidig i Patentstyrets saksbehandlingssystem fordi fakturaen er kreditert før utløpet av betalingsfristen kan ikke gå utover søkeren. Når søkeren har kommet i den uheldige situasjon at posten feilaktig blir returnert bør Patentstyret forsøke å sende posten på nytt etter å ha gjennomføre helt enkle undersøkelser om søkers adresse. Vi er kjent med at Patentstyret i andre saker hvor posten returneres foretar enkle undersøkelser for å finne ny adresse. Dette burde derfor også vært gjort i denne saken. Fristen ville da ikke blitt oversittet. Å gjennomføre helt enkle undersøkelser for å finne riktig adresse synes å være særlig viktig ved retur av fakturaer fordi de gir en betalingsfrist som har som konsekvens at søknaden henlegges dersom fristen ikke overholdes. Søker hadde meldt adresseendringen til Brønnøysundregistrene slik at et enkelt søk der på for eksempel søkers organisasjonsnummer ville vist søkers nye adresse. Søkers telefonnummer er også notert i søknaden og en telefonsamtale ville ført til opplysninger om søkers nye adresse fordi søkers gamle telefonnummer har vært viderekoblet til søker nye nummer i en periode på hele to år fra flyttingen. Vi vil også påpeke at søkers e-post adresse oppført to steder i søkers faks av En e-post til søker ville også oppklart adresseforandringen. Søker er her som kjent gitt en frist han ikke vet om. Saksbehandlingen hos Patentstyret kan ikke sies å ha vært tilfredsstillende med tanke på at brev om at søknaden er endelig henlagt ble utsendt til søker etter at frist for å innlevere en begjæring om oppreisning er utløpt. I brevet er det opplyst at det kan kreves oppreisning dersom vilkårene i varemerkeloven 60 er oppfylt. Denne informasjonen er i det minste unødvendig og ikke særlig veiledede med tanke på at fristene i 60 allerede er utløpt. Med tanke på aktsomhetsvurderingen i varemerkeloven 60 har søker etter vår oppfatning utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves for å overholde fristene gitt i varemerkeloven med forskrifter. At en adresseendring ikke ble oversendt til Patentstyret skyldes en enkeltstående feil begått av underordnet personale hos søker. Det ble sendt ut adresseendring til alle søkers kunder og blant annet Brønnøysundregistrene. Søker har i tillegg, i anledning flyttingen, inngått avtaler med Posten om videresending av post og telefonoperatøren om å viderekoble telefonhenvendelser til sitt nye telefonnummer.

6 2. avd. sak nr Når det gjelder videresending av post ser det ut til at Posten hadde en periodisk feil i og med at noe post ble videresendt i henhold til avtalen, men altså ikke all post. Søker mottok som nevnt ovenfor brev om formelle mangler og responderte på dette brevet innen fristen. Søker hadde derfor ikke mulighet til å reagere tidligere enn de faktisk gjorde og de hadde all mulig grunn til å tro at de fikk videresendt all post sendt til den gamle adressen. Påstand Vi ber om at Annen avdeling opphever Første avdelings avgjørelse og at søker gis oppreisning etter varemerkeloven 60. Dersom Annen avdeling ønsker andre opplysninger eller en klargjøring av noe av det ovennevnte så ta gjerne kontakt med oss. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. I den foreliggende saken ble søknadsavgiften ikke betalt innen den betalingsfrist som var fastsatt i fakturaen utstedt i henhold til varemerkeloven 17 første ledd siste punktum. Da betalingsfristen ble oversittet, ble søknaden henlagt etter varemerkeloven 19 tredje ledd første punktum. Varemerkeloven 17 gir ikke bestemmelser om virkningen av at søknadsavgiften ikke blir betalt innen betalingsfristen. I 19 første ledd finnes imidlertid regler om at Patentstyret skal underrette søkeren om mangler ved søknaden, og gi adgang til å rette slike innen en passende frist. Det følger ikke klart av lovens ordlyd om denne adgangen til retting skal omfatte også manglende innbetaling av søknadsavgift. Etter 2. avdelings syn er det imidlertid naturlig å forstå lovens system på denne måten. Denne forståelsen innebærer at søkeren i nærværende sak skulle ha blitt underrettet av Patentstyret om at søknadsavgiften ikke var betalt innen fakturafristen, og samtidig blitt gitt en frist til å rette mangelen. Først ved utløpet av en slik rettefrist kunne det bli tale om henleggelse etter 19 tredje ledd første punktum, eventuelt gjenopptakelse etter 19 tredje ledd annet punktum, eller oppreisning etter 60, dersom også gjenopptakelsesfristen skulle ha blitt oversittet. Den forståelsen av varemerkeloven 17 og 19 som 2. avdeling har lagt til grunn ovenfor, innebærer at søknaden i nærværende sak ikke skulle ha vært henlagt, fordi søkeren ikke var blitt gitt noen frist til å rette den manglende betalingen av søknadsavgiften. Dette innebærer videre at gjenopptakelsesfristen etter 19 tredje ledd annet punktum ikke kan anses for å ha begynt å løpe. I lys av dette er søkerens begjæring om oppreisning i

7 2. avd. sak nr realiteten å anse som en klage over 1. avdelings henleggelsesbeslutning. Annen avdeling har derfor besluttet å oppheve 1. avdelings avgjørelse og sende saken tilbake til 1. avdeling for videre behandling. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til 1. avdeling for videre behandling. Kaja Veel Midtbø (sign.) Ida Andrén (sign.) Are Stenvik (sign.)