Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr (avdelt) Stamsøknad: (pat. nr ) Løpedag: Prioritet: (DE ) PCT-nummer: PCT/EP00/13155 WIPO publ. nr. WO/01/45679 Søkere: Hans-Herrmann Schulz, Steegerstrasse 7, Köln, Tyskland, og Günther Schlimbach, Gierather Mühlenweg 14, Bergisch Gladbach, Tyskland Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 6. november 2009, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble nektet imøtekommet. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Henleggelsen er basert på søkers oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for det 8. avgiftsår med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 8 femte ledd, 15 fjerde ledd og 41, jf. avgiftsforskriften 22 første og tredje ledd (nå: 23 første og tredje ledd). Da nærværende søknad er avdelt fra tidligere innlevert patentsøknad nr , jf. patentforskriftens 22 og 23, er løpedagen den samme som stamsøknadens, nemlig den 22. desember Ordinær frist for betaling av avgift for det 8. avgiftsår skulle dermed utløpe den 30. desember 2007, og siste frist for innbetaling av årsavgiften med det lovbestemte forsinkelsestillegg følgelig utløpe den 30. juni Grunnavgift, avgift for ytterligere patentkrav utover 10, samt avgift for avgiftsår, er alle innbetalt rettidig.

2 Annen avd. sak nr Avgift for 8. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved den ordinære betalingsfristens utløp den 31. desember Avgift for det 8. avgiftsår var heller ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp tirsdag den 30. juni Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 15. juli 2008 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er besluttet henlagt med virkning fra 31. desember 2007, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, med forsinkelsestillegg, innen respittfristens utløp den 30. juni 2008, jf. patentlovens 15 fjerde ledd, og uten mulighet for gjenopptagelse. I nevnte brev er søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten til å begjære oppreisning for oversittelse av betalingsfristen, dersom vilkårene etter patentlovens 72 er oppfylt, samt orientert om muligheten for å bringe beslutningen om henleggelse av patentsøknaden inn for Patentstyrets annen avdeling, jf. patentlovens 26. Fra henleggelsesbrevet av 15. juli 2008 hitsettes: "Henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd 1 Fristen til å betale årsavgiften etter patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse, se avgiftsforskriftene 22 tredje ledd, utløp uten at avgift er innkommet. Patentsøknaden er derfor i samsvar med patentloven 15 fjerde ledd blitt henlagt med virkning fra Behandling av en søknad som er henlagt av denne grunn kan ikke gjenopptas. Unntaksvis kan søknaden likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning) etter oversittelse av en frist, såfremt søkeren godtgjør at det har vært utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Om adgang til å begjære slik oppreisning, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om oppreisning ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf Ta kontakt med Patentstyret dersom du er uenig i at betalingsfristen i dette tilfellet er oversittet. Avgjørelsen om å henlegge søknaden, kan videre påklages til Patentstyrets 2. avdeling 1. [Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Fastsatt klageavgift er kr. 2600,-. En klage må være innkommet til Patentstyret innen 2 måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret. Klageavgift vil bli fakturert. Se patentloven 26 og 27, avgiftsforskriften 21. Patentloven og avgiftsforskriften finnes på Patentstyrets hjemmeside,

3 Annen avd. sak nr Henlagte søknader som er allment tilgjengelig vil kunngjøres i Norsk Patenttidende. Norsk Patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside Hvis søknaden er endelig henlagt under den innledende formaliabehandlingen (formalia 1) har du/dere krav på tilbakebetaling av innbetalt granskingsavgift. Vår regnskapsenhet vil eventuelt effektuere tilbakebetalingen." Informasjon om henleggelsen av patentsøknaden ble deretter kunngjort i Norsk Patenttidende nr. 30/2008, side 39, med publiseringsdato mandag den 21. juli 2008, se patentlovens 23. Søkers begrunnede begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for oversittelse av siste frist for å innbetale årsavgift for det 8. avgiftsår (krav om oppreisning) innkom til Patentstyret den 12. september Søkers fullmektig har i begjæringen om oppreisning uttalt at han ble oppmerksom på fristoversittelsen den 16. juli 2008, ved mottak av Patentstyrets brev av 15. juli 2008 om endelig henleggelse av søknaden. Patentstyrets første avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen. Avgift for det 8. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 15. september Den 19. desember 2008 ble utstedt og sendt ut faktura til søkers fullmektig for innbetaling av oppreisningsavgift, og med betalingsfrist 21. januar Avgift for 9. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 19. desember 2008, innen ordinært forfall den 30. desember 2008 [2. januar 2009]. Saksbehandlingsavgift (oppreisningsavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 16. januar 2009, innen fakturafristens utløp. Fra Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 6. november 2009, hvorved begjæringen om oppreisning ble avslått, hitsettes: "Vurderinger:

4 Annen avd. sak nr Spørsmålet i saken er hvorvidt søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers anførsler: 16. juli 2008 mottok fullmektigen Patentstyrets brev av 15. juli 2008 om at patentsøknaden var endelig henlagt på grunn av manglende innbetaling av årsavgift. Den manglende betalingen skyldes sammenfall av flere uheldige sammentreff, som gjorde at de normale rutiner som fullmektigen har i slike saker, ikke ble fulgt. 3. september 2007 mottok fullmektigen en feilaktig påminnelse om at årsavgift for 8. avgiftsår ikke var betalt innen ordinær frist. I en telefonsamtale med Patentstyret 5. september 2007 ble det bekreftet at varselet var galt, og ble sendt ut på grunn av en feilregistrering i Patentstyret. Det ble i samtalen opplyst at årsavgift for 8 avgiftsår først forfalt ved neste ordinære forfall. Etter denne samtalen regnet fullmektigen med at et korrigert varsel om årsavgift ville bli mottatt, og saken ble derfor lagt i arkivet uten at de nødvendige endringer i fullmektigens database ble gjort. Korrekt informasjon om forfallsdato ble derfor ikke sendt til kunden, som tar hånd om årsavgiftsbetaling gjennom et spesialisert firma for dette. Patentstyret uttaler: I denne saken er det på det rene at Patentstyret ved en feil sendte ut brev av 3. september I brevet ble det opplyst om at ordinær frist for betaling av avgift for 8. avgiftsår var 30. juni 2007, mens den korrekte fristen skulle være 31. desember Fullmektigen meldte fra om dette til Patentstyret 5. september I lovens forarbeider er det fremholdt at "spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm" (Ot. prp. nr. 32 ( ) s. 41). Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO. Fullmektigen har i denne saken vært klar over de korrekte fristene som gjaldt for betaling av avgift for 8. avgiftsår. 2. avdeling har i flere avgjørelser uttalt at det er søker og dennes fullmektig sin plikt å overholde de frister loven setter, og kan ikke forvente å bli påminnet av Patentstyret. Dette til tross for at Patentstyret som en service sender ut påminnelser om årsavgifter. I denne forbindelse vises det til 2. avdelings kjennelser nr. 7123, 7602, 7706, og Patentstyrets feil som fullmektigen rapporterte, ble korrigert i god tid før ordinært forfall av årsavgiften. Det var således god tid for fullmektigen å betale avgiften innen forfall eller innen tilleggsfristen med 20 % forhøyelse. Patentstyret kan ikke se at det å la saken ligge og forvente nytt varsel fra Patentstyret, er å utvise den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås."

5 Annen avd. sak nr Avgift for 10. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 18. desember 2009, innen ordinært forfall den 31. desember 2009 [4. januar 2010]. Søkers begrunnede klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 5. januar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 4. februar 2010, innen fakturafristens utløp, jf. patentlovens 27 og 75 og avgiftsforskriftens 50. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 5. januar 2010 uttaler søkerens fullmektig: "Jeg viser til Patentstyrets avgjørelse av 6. november 2009 i ovennevnte sak og vil med dette påklage avgjørelsen til Patentstyrets 2. avdeling. Faktura for klageavgiften imøteses. Saken omhandler en begjæring om at saken tas under behandling tross fristoversettelse ifølge Patentlovens 72, hvor Patentstyret ikke har funnet at "søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentlovens 72." Vi har foretatt en ny gjennomgang av saken. Denne saksgjennomgangen har ikke avslørt noe nytt, men har nødvendiggjort en presisering av hva som har skjedd, hvilke feil som er blitt gjort, hvilke rutiner som ikke er fulgt, og hvem som ikke har fulgt rutiner. Saksfremstilling Patentsøknad er avdelt fra NO og ble innlevert 17. april 2007 med løpedag 11. desember Søknadsavgift samt årsavgift 1 7, ble betalt i forbindelse med innlevering. Innlevering av søknaden ble håndtert av vår Rut Tostrup Andersson, vår mest erfarne assistent som har god kunnskap om våre rutiner, da hun også har vært aktivt med å utarbeide dem. Da hun gikk av med pensjon i 2009 hadde hun vært hos oss, og ledet vårt sekretariat i omkring 10 år. Straks den avdelte søknaden var innlevert ble innleveringen rapportert av Andersson, da i form av en foreløpig rapport som kun var en bekreftelse av faktisk innlevering, og dato for dette. Etter mottak av innleveringskvittering fra Patentstyret ble det omkring en uke deretter sendt en innleveringsrapport med kopi av innsendte dokumenter og innleveringskvittering til søkers patentfullmektig i Tyskland. Det var da feilen som er opphav til manglende overvåkning og derved manglende betaling av den angjeldende årsavgiften, oppstod. Protector bruker Patrafee for overvåking og betaling av årsavgifter for kunder som ikke selv har valgt å overvåke og betale disse avgiftene selv. Vi arbeider med et flertall fullmektigkontorer eller industriklienter som ikke ønsker å bruke Patrafee, men velger å stå for overvåkning / betaling av årsavgifter selv eller via andre betalingstjenester. Disse er merket med "Overvåker selv" i vårt saksbehandlingssystem, Patricia.

6 Annen avd. sak nr Det aktuelle fullmektigkontor som vi korresponderer med i denne saken er hos oss registrert med "Overvåker selv" etter deres ønske. Årsavgiftene i både stamsøknaden og samtlige andre søknader vi behandler for dem, blir overvåket og betalt av dem hhv. via en annen tjenesteyter for dette. Etter innlevering er standard prosedyre at innleveringen rapporteres, først ved en kort rapport på innleveringsdagen, og deretter en mer fullstendig rapport med angivelse av frister, søknadsnummer etc. etter at innleveringskvittering fra Patentstyret er mottatt. For de kunder som selv overvåker årsavgifter har vi et standard rapporteringsbrev, hvor vi gjør det klart at de selv, hhv. gjennom egne valgte tjenester, er ansvarlige for årsavgifter. I dette brevet er også frist for første betaling angitt. Ved en feil valgte Rut Tostrup Andersson feil brev da innleveringen ble formelt rapportert videre. Dette brevet, som ikke var beregnet for formålet innehold ingen spesifisering om årsavgifter og at vi ikke overvåket disse. Det faktum at den aktuelle kunde var oppført i Patricia med "overvåker selv", dvs. at de selv overvåket årsavgifter, førte til at ordre for overvåkning ikke ble sendt til Patrafee. Samtidig førte nevnte manglede presisering i vår rapport av innlevering til at søkers fullmektigkontor ikke førte inn frist for neste forfall i sitt system. Følgelig ble frist for årsavgift 8 ikke overvåket av noen, slik at den ikke ble betalt innen fristen, 31. desember 2008, og heller ikke innen respittfristen 6 måneder etter. Den feilaktige påminnelsen vi mottok 3. september 2007 om ikke betalt årsavgift 8 og som ble bekreftet var feilaktig ved telefonhenvendelse til Patentstyret ved Eva Skaug to dager, utløste således ikke noen ytterligere oppfølging fra vår side idet vi da fikk bekreftet at korrekt forfall for denne var 31. desember. Av denne grunn ble det heller ikke på dette tidspunktet sendt noe varsel til vår kunde. Denne feilaktige påminnelsen viser imidlertid at feilregistrering ved menneskelig feil opptrer alle steder, selv om man har gode rutiner for å unngå dette. Den menneskelige faktoren kan aldri helt utelukkes trass i gode rutiner som blir utført av mennesker som kjenner rutinene godt. 16. juli 2008 mottok vi så varsel fra Patentstyret om at søknaden var endelig henlagt på grunn av manglende betaling av årsavgift 8. Det var da i korrespondanse med søkers patentfullmektig som fulgte etter rapportering av dette, at den aktuelle feil hos oss ble oppdaget, og en begjæring om oppreisning ifølge PL 72 ble innlevert innen lovens frist på to måneder etter at feilen ble oppdaget, og innen et år etter at årsavgift 8 ikke var betalt. Vi mener således at manglende betaling av årsavgift 8 skyltes en menneskelig feil som ble gjort trass i at vi har klare og gode rutiner for klargjøring av ansvar for oppfølging og betaling av disse, enten ved å overlate oppdraget til Patrafee eller å bekrefte overfor vår kunde at vi ifølge standard instruksjoner fra dem ikke selv overvåker dette, men overlater ansvaret her til dem. Vi mener derfor at kriteriene for å få gjenopptatt behandlingen av saken ifølge PL 72. Dersom Patentstyrets annen avdeling skulle ha behov for ytterligere avklaring av sakens detaljer, eller annet, før saken tas opp til avgjørelse står jeg til deres disposisjon." Den 13. april 2010 sender Annen avdeling følgende brev til søkers fullmektig:

7 Annen avd. sak nr "Ovennevnte sak har vært undergitt en foreløpig behandling i Annen avdelings utvalg. Utvalget er av den foreløpige oppfatning at Første avdelings avgjørelse må stadfestes, men med en noe annen begrunnelse på grunn av de nye opplysninger som er gitt i klagen. De gis derfor anledning til å uttale Dem, jf. styreloven 9. Etter Annen avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det har vært etablert tilfredsstillende rutiner, og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale. Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet er kjent med de relevante regler. I nærværende sak har Første avdeling avslått begjæringen om oppreisning med den begrunnelse at det ikke var tilstrekkelig aktsomt å la saken ligge og forvente nytt varsel fra Patentstyret etter mottak av det feilaktige varselet 3. september I klagen er det imidlertid opplyst at det ikke var dette som var årsaken til fristoversittelsen. Årsaken var i stedet i følge klagen at en underordnet ansatt hos det norske fullmektigkontoret valgte feil brev da innleveringen av den avdelte søknad ble rapportert til søkerens utenlandske fullmektig, slik at den utenlandske fullmektigen kom til å tro at den norske fullmektigen overvåket betaling av årsavgifter, samtidig som det i den norske fullmektigens datasystem var oppført at det utenlandske fullmektigkontoret overvåket forfallet av årsavgifter selv. Etter Annen avdelings syn kunne en menneskelig feil med hensyn til utsendelse av et brev isolert sett anses som en slik enkeltstående feil som kunne lede til oppreisning. Imidlertid etterlater hendelsesforløpet i nærværende sak samlet sett et inntrykk av at kontrollrutinene for overvåkning av årsavgifter og samordning mellom fullmektigkontorene ikke har vært tilstrekkelig betryggende. Det synes som at ingen av fullmektigene har oppdaget at den andre ikke overvåket forfall av betaling av årsavgifter. På denne bakgrunn heller utvalget til den oppfatning at man ikke har hatt på plass tilstrekkelig gode rutiner for overvåkning av frister og for samordning mellom den norske og utenlandske fullmektigen. Utvalget vil med dette gi Dem anledning til å uttale Dem om ovenstående innen mandag den 14. juni Det må påregnes at saken kan bli tatt opp til avgjørelse uten ytterligere tilskriving ved svarfristens utløp." I svarbrev av 10. juni 2010 uttaler søkers fullmektig: "Jeg viser til uttalelse etter foreløpig behandling i Annen avdelings utvalg datert 13. april 2010, hvor den foreløpige konklusjon er at Første avdelings avgjørelse må stadfestes. Slik jeg leser uttalelsen mener Annen avdeling at det ikke er godtgjort at vi har tilstrekkelige kontrollrutiner og at det ikke er godtgjort at samordningen mellom patentkontorene har vært tilstrekkelig betryggende til at oppreisning kan meddeles. Våre rutiner for årsavgifter Generelt kan jeg si at vårt kontor har valgt ikke å håndtere årsavgifter og frister forbundet med årsavgifter selv. Et unntak fra dette er at vi rutinemessig innbetaler forfalte årsavgifter ved innlevering av avdelte søknader, og fra sak til sak betaler årsavgifter som forfaller til

8 Annen avd. sak nr betaling innen en gitt periode fra innlevering. Etter avtale med vår årsavgiftstjeneste, se nedenfor, betales årsavgifter som forfaller innen fire måneder etter innlevering av søknad av oss. Dette gjøres for å sikre at betalingsformidler har god tid til å gjøre de praktiske arrangementer for betaling og kvalitetssikre dette. Vi benytter Patrafee AB for overvåkning og betaling av årsavgifter, og melder alle våre patentsaker inn for registrering hos dem, med unntak av når vi enten har fått spesielle instruksjoner i en sak, eller generelle instruksjoner fra søker eller deres agent om at de håndterer årsavgifter via andre kanaler. I tillegg kan vi fra tid til annen få instruksjoner fra sak til sak om å betale en enkelt årsavgift, i saker hvor agenter eller søkere selv har ansvaret for dette, men ikke har fått etablert den nødvendige rutinen i saken. Dersom det ansees nødvendig kan det fremskaffes en erklæring / forklaring fra Rut Tostrup Anderson for å få bekreftet saken fra henne. Hva angår den aktuelle agent i denne sak, Kutzenberger & Wolf, som vi har hatt et langt samarbeid med, tilhører de den gruppen agenter som tar ansvaret for årsavgifter selv / gjennom egen årsavgiftsagent. Etter at vi hadde registrert saker vi fikk fra dem hos Patrafee, for deretter å få kontraordre og så melde saken ut igjen, avklarte vi i 2004 eller 2005 med dem at vi for fremtiden regnet med at de hadde ansvar for årsavgiftbetalingen og at vi således ikke ville melde sakene inn for overvåkning hos Patrafee. Vi har derfor registrert denne agenten under det som i vårt saksbehandlingssystem kalles Service level : No renewal. Saker for en kunde som er registrert med No renewal tilsendes den nødvendige informasjon om forfall etc., men vi melder ikke fra til Patrafee AB. Dette servicenivå kan endres spesifikt på sak ved instruksjon fra agent. I den enkelte sak blir det i vårt saksbehandlingssystem Patricia i posten Årsavgiftinstans så angitt Selv, noe som forteller den som åpner saken at agent / søker selv har ansvaret for dette. For kunder som bruker Patrafee angis her Patrafee samt dato for oversendelse av registreringsdata til Patrafee. Ved mottak av varsler fra Patentstyret om start for årsavgiftsbetaling samt varsler etter manglende betaling av slike, oversendes disse til Patrafee AB der vi har registrert saken hos dem, og til søker eller agent i saker som er registrert med no renewal. Vårt ansvar er i så måte avgrenset til dette. Rutine ved innlevering av nye søknader Ved innlevering av en ny patentsøknad (her avdelt søknad), ble det på den tiden sendt en enkel innleveringsrapport samme dag som søknaden ble innlevert. Denne enkle rapporten var i sin tid en nødvendighet grunnet Patentstyrets sene utsendelse av innleveringskvitteringer. Fullstendig rapport for innlevering ble så sendt sammen med faktura, etter at innleveringskvittering fra Patentstyret var mottatt. Vi har to forskjellige standardbrev for fullstendig rapportering av innlevering av søknad. Et brev til kunder hvor vi ikke har avklart ansvaret for årsavgiftsbetaling og hvor vi opplyser at saken blir sendt til registrering hos Patrafee og klargjør rutinene i så måte, og et andre brev til kunder i kategorien no renewal, hvor vi angir alle nødvendige saksdata, inkludert forfall for neste årsavgift, og klart angir at vi har notert at søker / agent har ansvar for overvåkning og betaling av årsavgiftene. Disse to brevene er igjen koplet til de frister som er generert i vårt saksbehandlingssystem, Patricia, for rapportering av innlevering. Det at brevene er koplet

9 Annen avd. sak nr til en frist betyr at disse kommer opp som foreslåtte brev for den som skal generere denne rapporten. Bibliografiske data fylles da ut i brevet ut fra registreringene i Patricia. Etter utført rapportering kvitteres fristen ut og brev sendes på vanlig måte. Saksfremstilling Saksfremstillingen i min klage av 5. januar 2010 er i hovedsak dekkende, men jeg føler det likevel riktig å utdype denne noe. Våre rutiner som er angitt ovenfor ble fulgt på alle punkt, bortsett fra ett, nemlig at det ved endelig rapportering av innlevering etter mottak av innleveringskvittering ble valgt feil brev. Det brevet som ble valgt var ikke et av de brevene som ligger i vår rutine å generere fra vårt saksbehandlingssystem, nemlig i dette tilfellet brevet til kunder i kategorien no renewal, eller saker hvor det under Årsavgiftinstans står angitt Selv. Ved å velge dette brevet ville vårt system automatisk ha fylt ut de bibliografiske opplysningene sammen med en standardtekst som forteller at vi har notert at kunden selv er ansvarlig for overvåkning og betaling av årsavgifter. Ved en feil, ble det stedet ble det som angitt i klagen valgt et blankt brev, hvor det fra Patricia kun settes inn adresse til mottaker, referanser og en overskrift som forteller hva dette angår. Utover dette må teksten skrives inn fra brev til brev. Dette er en brevmal vi benytter til forskjellige henvendelser til kunde i tilfeller hvor vi ikke har et eget standardbrev. Det som skulle vært en fullstendig rapport for innlevering ble da et oversendelsesbrev for kopi av søknad, innleveringskvittering samt faktura for arbeid og kostnader. Det ble derfor i dette brevet ikke klart påpekt at det var kunden som hadde ansvaret for årsavgifter, og det er denne feilen som er den klare årsak til at denne saken ikke havnet inn i årsavgiftsovervåkningen hos Kutzenberger & Wolf. Hva angår rutiner for samordning mellom fullmektigkontorer, eller fullmektigkontorer og søkere, og overvåkning av årsavgifter, foregår den enten ved at man har generelle instruksjoner, som gjelder alle saker dem imellom, eller spesielle instruksjoner som gjelder fra sak til sak. Det er da også vanlig at fristen for årsavgiftstart samt avklaring av hvem som har ansvaret formidles / bekreftes i det brev hvor innlevering rapporteres. Normalt er der ikke noe mer oppfølging av slike frister partene imellom. I dette tilfellet ble det av en erfaren sekretær med lang erfaring og god forståelse av slike frister og deres betydning, valgt feil brev, noe som igjen resulterte i at det ikke ble formidlet på hos oss foreskrevet måte om frist for betaling av årsavgift 8, samt at vi hadde notert oss at agenten, på vanlig måte for dem, var ansvarlig for den videre oppfølgingen og betalingen av denne. Den aktuelle sekretær var godt kjent med våre rutiner, rutiner hun hadde bidratt til utformingen av, og var godt kjent med hvordan den aktuelle oppgaven skulle utføres. Argumentasjon Jeg mener vi i våre rutiner, som angitt ovenfor, har lagt klare føringer for hvordan slike saker skal håndteres. Grunnen til at Rut Tostrup Andersson valgte feil brev i dette isolerte tilfellet kjenner jeg ikke til. For det første har hun nå gått over i pensjonistenes rekker og

10 Annen avd. sak nr bor i utlandet for tiden. For det andre vil jeg betvile om hun kan rekapitulere detaljene her tre år etter hendelsen. Norsk patentpraksis har i flere år vært hovedsakelig i samsvar EPC og EPO praksis i et flertall år, også før prioritetssøknaden i denne saken ble innlevert, selv om Norge ved innlevering av foreliggende søknad ikke var medlem i EPC. Jeg finner det derfor hensiktsmessig og riktig å henvise til praksis fra EPO. Jeg har ikke funnet noen helt parallelle saker, men vil likevel vise til følgende: The Annotated Eurpoean Patent Convention, editert av Derk Visser, 2008, side (om All due care ). J 0026/92 hvor det fastslås at den samme rigide standard for omhu ikke kan stilles overfor en assistent som for en profesjonell representant, og at assistenten kan få ansvar for å foreta rutineoppgaver under den forutsetning at assistenten er gitt skikkelig opplæring i dette. I J 0026/92 var rutinearbeidet det å klargjøre og innlevere en søknad i nasjonal fase, og hvor en oversettelse av søknaden ikke var lagt ved. Selv om dette er en annen oppgave enn å rapportere en innlevering, er oppgavene klart parallelle idet begge oppgaver er rutineoppgaver som kan og bør overlates til assistentpersonale. Rut Tostrup Andersson var vår mest erfarne assistent og var godt opplært i utførelse av slike rutineoppgaver. At hun gjorde en feil her, må tilskrives et isolert tilfelle, parallelt med det som er omtalt i denne avgjørelsen i EPO. J0032/90 hvor det også slås fast at en profesjonell representant kan delegere rutineoppgaver til en godt kvalifisert assistent, se pkt 3(2) under Reasons for Decision. Det fremgår også av pkt 3(3) at en feil som er gjort av en assistent ikke kan tillegges den profesjonelle representanten forutsatt at representanten har valgt riktig person for oppgaven, at personen er riktig instruert og er satt i stand til å utføre oppgaven. I foreliggende tilfelle synes det klart at den aktuelle assistent hos oss hadde de kvalifikasjoner og den erfaring som skulle til for å utføre oppgaven. Likeledes var instruksjonene på hva som skulle utføres klare i våre rutiner hvor den aktuelle rapportering skulle vært gjort i form av et standardbrev for oppgaven. Nettopp denne oppgaven skulle hun være meget kvalifisert for og vite godt hvordan den var forventet gjort, i og med at hun i sin tid hos oss rapporterte flere hundre slike innleveringer. T1081/96 hvor en innsiger fikk gjenopptatt innsigelsen selv om begrunnelsen for innsigelsen ikke var kommet inn i tide. Grunnen til at tidsfristen ikke ble overholdt var at en assistent hadde registrert denne fristen feil i innsigers fristsystem. Også her presiseres viktigheten av opplæring og kvalifikasjon til assistenten, men også at selv den beste assistent kan gjøre menneskelige feil. Se spesielt pkt i avgjørelsen. Slik vi ser dette, ligger den feil som førte til manglende betaling av årsavgiften i et avvik fra en klar, og av den aktuelle sekretær, godt kjent rutine, et avvik som ikke ble avslørt før en gjennomgang av saken og saksgangen i denne. Dette avviket resulterte i sin tid til tap av rettigheter, et tap som ikke står i forhold til den feil som ble begått. Jeg mener således at vi har godtgjort at årsaken til manglende betaling av årsavgift 8 i denne sak, en manglende betaling som førte til henleggelse av søknaden datert 15. juli 2008, skyldes en isolert hendelse her ved valg av feil brev og mangelfull rapportering til oppdragsgiver. Da dette var en isolerte hendelse, som skjedde i strid med våre klare rutiner og som ble utført av en godt kvalifisert og erfaren sekretær som var godt kjent med disse rutinene,

11 Annen avd. sak nr mener jeg å ha godgjort at den aktuelle hendelse skyldes en feil som ifølge den ovenfor angitte praksis fra EPO kvalifiserer for oppreisning." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter patentloven 72 annet ledd kan en sak tas under behandling til tross for oversittelse av frist for betaling av årsavgift hvis det godtgjøres at det er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Etter 2. avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det påvises tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avd. kj av 23. april 2003 og Annen avd. kj av 12. oktober 2009 (PS ). Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet er kjent med de relevante regler samt har fått tilfredsstillende opplæring. I nærværende sak har Første avdeling avslått begjæringen med den begrunnelse at det ikke var tilstrekkelig aktsomt av fullmektigen å la saken ligge og forvente nytt varsel fra Patentstyret etter mottak av det feilaktige varselet 3. september I klagen er det imidlertid opplyst at det ikke var dette forhold som var årsaken til fristoversittelsen. Det er opplyst at årsaken var at en underordnet ansatt hos det norske fullmektigkontoret valgte feil brev da innleveringen av den avdelte søknad ble rapportert til søkerens utenlandske fullmektig, slik at den utenlandske fullmektigen kom til å tro at den norske fullmektigen sto for betaling av årsavgifter, samtidig som det i den norske fullmektigens datasystem var oppført at det utenlandske fullmektigkontoret skulle betale årsavgiftene. Med den utdyping av hendelsesforløpet som er gitt i klagen samt i søkerens brev 10. juni 2010, finner Annen avdeling det godtgjort at det i saken her dreier seg om en enkeltstående feil begått av en erfaren underordnet ansatt som var godt kjent med de gjeldende rutiner og med sine arbeidsoppgaver. Annen avdeling finner derfor at valget av feil brev ikke skyldtes svikt i fullmektigens rutiner, men er å anse som en slik menneskelig feil som reglene i patentloven 72 skal beskytte mot, og som derfor gir grunnlag for å ta saken behandling til tross for fristoversittelsen.

12 Annen avd. sak nr Etter dette må klagen gis medhold, og Første avdelings avgjørelse blir å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken tas under behandling. Kaja Veel Midtbø (sign.) Ole-Andreas Rognstad (sign.) Are Stenvik (sign.)