OP / V arem erkeregistrering nr Tilsvar til in n sigelse m ot det kom binerte m erket «MIL SHIPPING»

Transkript

1 S T E E N S T R U P 5 T 0 R D R A N G E Patentstyret Postboks 8160 Dep 0033 Oslo Oslo, l. september 2016 Vår ref.: HOVKAT/HOVKAT Ansvarlig advokat: Katrine Malmer-Høvik Også sendt via Altinn OP / V arem erkeregistrering nr Tilsvar til in n sigelse m ot det kom binerte m erket «MIL SHIPPING» 1 Innledning Det vises til innsigelse fra Phoramm Såri, (heretter Phoramm) innkommet Patentstyret den 6. juni 2016, samt tilleggsdokumentasjon innkommet den 29. juni Innsigelsen retter seg mot varemerkeregistrering nr Innehaver av det registrerte varemerket er Mil Shipping Holding AS (heretter MIL). Merket ble søkt den 28 september 2015 og registrert den 22. februar Det kombinerte merket er registrert for tjenester i klasse 39, 42, 45 og har følgende utforming: SHIPPING Varemerkeregistrering nr Phoramm anfører at merket er registrert i strid med varemerkelovens 16, jf. bestemmelsens første ledd bokstav b, og hevder at MIL måtte være kjent med innsigers varemerker og innarbeidede varemerkerettigheter på søknadstidspunktet. Søker bestrider at Phoramms varemerkerettigheter utgjør registreringshindring for det kombinerte varemerket MIL SHIPPING. Undertegnede representerer MIL i sakens anledning og all fremtidig korrespondanse bes rettet hit. Fullmakt er innsendt. Advokatfirmaet Steenstrap Stordrange DA Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo Org. nr.: NO MVA Tlf I Faks www.steenstrup.no post@steenstrup.no Oslo I Bergen Trondheim Tromsø Ålesund Tønsberg

2 2 R egistreringshinder i 16 første ledd bokstav b er ikke til stede Av varemerkeloven 16 første ledd bokstav b hitsettes følgende: Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis: [...] b) merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, For at bestemmelsen i 16 b skal kunne komme til anvendelse må følgende vilkår være oppfylt: 1) Det finnes et annet varemerke, foretaksnavn eller annet forretningslgennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, 2) Det søkte merket må være egnet til å forveksles med det tidligere ibruktatte kjennetegnet. 3) Søkeren må ha kjent til det ibruktatte kjennetegnet da han innleverte søknaden. 4) Innlevering av søknaden må ha skjedd i strid med god forretningsskikk. MIL sitt registrerte varemerke er ikke egnet til å forveksles med Phoramm sine varemerkerettigheter i Norge. MIL kjente ikke til Phoramm sin merkevare og har følgelig ikke inngitt søknaden i strid med god forretningsskikk. 3 Historien bak MIL og bruken av varem erket MIL Norges første oljeselskap «Norsk Brændselolje A/S» ble i 1920 grunnlagt av Gudbrand Askvig. Selskapet var eiet med 50 % av norske interesser og 50 % av British Petrolium Ltd. Merkevaren til selskapet var MIL. I 1957 etablerte Gudbrand Askvigs sønn, Kristen Askvig, selskapet MIL Tankrederi A/S. Dette selskapet var eiet av Kristen Askvig, Norsk Brændselolje A/S og Wilhelm Wilhelmsen. I en historisk bok med tittelen «Energisk siden 1920» om Statoil Norge skrevet av Bjørn Johannessen blir etableringen av MIL Tankrederi AS beskrevet; « ble rederivirksomheten igjen endret. MIL Tankrederi ble etablert som eget AS med Kristen Askvig, Wilhelm Wilhelmsen og Norsk Brændselsolje A /S som eiere. Fra da av ble både NBs kystflåte og MILs utenriksflåte drevet av staben i det nye rederiet. Rederiet hadde «world wide» tankfart, ofte med godt brukt tonnasje - som forretningside. MIL-rederiet hadde fem skip til sammen, men aldri mer enn tre skip samtidig.» Bilag 1: Fra boken «Energisk siden 1920» - «Med gamle båter i utenriksfart»

3 Gudbrand Askvig er oldefar og Kristen Askvig er bestefar til Erik C. Askvig og Harald F. Askvig som er eiere av selskapet MIL Shipping Holding AS. Det er MIL Shipping Holding AS som er innehaver av det registrerte varemerket MIL SHIPPING. MIL Tankrederi A/S brukte inspirasjon fra Norsk Brændselolje A/S sin merkevare MIL som grunnlag for utarbeidelse av eget varemerke. MIL navnet ble tatt i bruk i I boken «Energisk siden 1920» står følgende om opprinnelsen til navnet: «Det var på direksjonsmøte 27. september 1920 styret besluttet at MIL skulle brukes som Norsk Brændselsoljes varemerke. Med andre ord: MIL etter milesteinene som sto langs veiene. Det var utlyst en navnekonkurranse for å finne frem til et godt norskkling ende navn. Premien var på kroner eller ca i dagens verdi. [...]. Men etter alt å dømme var det grilnderen, direktør Askvig selv, som fa n t på MIL-navnet.» Bilag 2: Fra boken «Energisk siden 1920» - «Mil ble navnet» En annonse fra Norges Automobil-Forbunds første publikasjon fra 1924 viser bruken av MIL navnet. Bilag 3: Fra boken «Energisk siden 1920» - «tegning MIL navnet» I en annen historisk bok om Statoil ved navn «Fra full tank til full mage» fremkommer flere eksempler på bruk av MIL navnet som varemerke på bensinstasjoner. Bruken av varemerket MIL for bensinstasjoner fortsatte frem til Etter det tok BP over som varemerke for bensinstasjoner, mens MIL navnet fortsatte for selskapets rederivirksomhet. Som nevnt ovenfor ble selskapet MIL Tankrederi AS etablert i 1957, jf. bilag 1. Bilag 4: Eksempler på bruk av merkevaren MIL fra boken «Energisk siden 1920» og fra boken «Fra full tank til full mage 2.» Merkevaren til MILs rederivirksomhet var annerledes enn varemerket brukt på bensinstasjoner. Merket var angitt i en hvit sirkel på blå bakgrunn, hvorav bokstavene MIL var skrevet i sort midt i sirkelen. Per Krogh ( ) malte maleriserien «Oljens Historie». Av maleriene fremkommer merkevaren tydelig. Selve maleriene hang i styrerommet til Statoil Fuel & Retail ASA i Sørkedalsveien på Majorstuen. Bilag 5: Maleri, hvor flagget viser MIL med rød prikk over i-en Bilder fra de to bøkene referert til ovenfor viser også bruk av merkevaren MIL i rederiflagg samt som skorsteinsmerke på skip.

4 Bilag 6: Bilder av merkevaren MIL i rederiflagg og skorsteinsmerke I 1929 fikk selskapet «Norsk Brændselolje A/S» nytt hovedkontor, MIL gården i Fred Olsens gate i Oslo. Bilag 7: Fotografi av MIL gården Hovedforskjellen i varemerket tatt i bruk av MIL Tankrederi AS fra 1957 var at det ikke lenger var en rød prikk i i-en i MIL. Logoen/flagget til MIL Tankrederi A/S er tilnærmet identisk med det varemerket som benyttes av MIL i dag. Forsiden til årsberetningen og regnskap for MIL Tankrederi i 1961, 1966 og 1967 samt brev til aksjonærene fra 1967 viser bruk av logoen og flagget til MIL Tankrederi A/S. Bilag 8: Årsberetning og regnskap samt brev til aksjonærene ble skipet Norsk Drott sjøsatt i Glasgow. Det var Aase Askvig, konen til Gudbrand Askvig, som var gudmor. Skipet ble bygget for Mil Tankrederi A/S. Bilag 9: Avisartikkel samt dokumentasjon fra årsberetning 1967 knyttet til sjøsetting av Norsk Drott I boken «Norske rederiflagg» vises til det Mil Tankrederi AS sin merkevare. Her kommer merkevaren tydelig frem. Hvit sirkel på en blå bakgrunn. MIL skrevet med svarte bokstaver i den hvite sirkelen. Bilag 10: MIL logo MIL Tankrederis flåte ble solgt til Foyn-Bruun i Tønsberg i 1967, og rederiet ble deretter lagt ned. Norsk Brændselolje A/S ble i 1976 solgt til den norske stat, og Statoil Norge AS har vært eiere av MIL merkevaren frem til nylig. Imidlertid har de ikke benyttet MIL navnet eller MIL logo siden Norsk Brændselolje A/S ble solgt. Det foreligger en utløpt varem erkeregistrering for det kom binerte merket MIL fra Merket ble inngitt i 1974 av Norsk Olje AS og senere overtatt av Statoil Norge AS. Merket utløp MIL har siden 2006 brukt MIL navnet og MIL logoen til MIL Tankrederi A/S. Dette har Statoil Norge AS har vært kjent med. I boken «Energisk siden 1920» som er fra 2010 er det en historie om Cathrine, Erik og Harald Askvig. Som tidligere nevnt er Erik og Harald Askvig eiere av MIL SHIPPING HOLDING AS. Følgende fremkommer blant annet av historien om oldebarna; Vår ref.: HOVKAT/HOVKAT

5 «Under en samling for Statoil-ansatte i Stavanger ble Cathrine Askvig sittende ved siden av en kollega fra Statoil Norge i Oslo. Ved bordet fortalte Askvig at hennes bestefar og oldefar hadde vært i selskapet. Slik fikk informasjonsavdelingen i Oslo erfare at oldebarnet til griinderen Gudbrand Askvig var begynt i morselskapet. Hennes to brødre Erik og Harald har på sin side sørget for at MIL-navnet lever videre, gjennom sitt selskap MIL SHIPPING A/S. Familien har vist stor interesse for å ta vare på oljeselskapets historie og har imøtekommende gitt oss tilgang til private album» Bilag li: Historien om «Oldebarna» Dette viser også med all tydelighet at Statoil har vært klar over at oldebarna Erik og Harald Askvig brukte kjennetegnet MIL for blant annet shippingvirksomhet parallelt med at Statoil var innehaver av en varemerkerettighet for varer og tjenester i klasse 4 og 39. En artikkel fra bladet «Gnisten» i juni 2007 viser til Cathrine Askvig sin ansettelse i Statoil samt til bruk av MIL navnet som kjennetegn. Bilag 12: Artikkel i Gnisten om «Griinderens oldebarn». Gudbrand og Aase Askvig bodde på gården Bjørgum i Setesdalen. Bilag 13: Bilder fra Bjørgum fra boken «Energisk siden 1920.» Stedet ble kjøpt av familien Askvig i 1934 og er nå familiens landsted. Siden den tid er flagget blitt jevnlig brukt. Flagget er identisk med MIL logoen til MIL Tankrederi A/S, benyttet. Bilag 14: Bilder av flagget fra Bjørgum gård Som det fremkommer ovenfor har MIL brukt MIL logoen siden Som dokumentasjon på bruk vises det til et brev til den norske ambassade i Moskva i 2009, en artikkel i 2011 fra bladet MS Frøyanes samt visittkort. Erik Askvig bodde i Russland i 2007 og som det fremkommer er det ene visittkortet på russisk. Vedlagt også bilde av logoen på et lite flagg fra 1957/1958 tallet som er plassert på kontoret til MIL. Bilag 15: Dokumentasjon som viser bruk av MIL logoen. MIL har benyttet MIL logoen på markedsføringsmateriell, herunder blant annet på en paraply, mansjettknapper, håndkle samt vinopptrekker. Bilag 16: Bilder av markedsføringsmateriell

6 4 Innlevering av søknaden har ikke skjedd i strid m ed god forretningsskikk Som det fremkommer av punkt 3 har merkevaren MIL blitt benyttet i Norge siden Merkenavnet har gått i arv gjennom familien Askvig og MIL har benyttet navnet siden Basert på den dokumentasjonen vi har fremlagt under punkt 3 anføres det også at MIL logoen nyter vern som innarbeidet kjennetegn for rederivirksomhet, jf. varemerkeloven 3 tredje ledd. MIL har ikke innlevert søknad om beskyttelse av varemerket MIL SHIPPING i ond tro eller i strid med god forretningsskikk. MIL har derimot innlevert en varemerkesøknad for det kombinerte merket MIL SHIPPING for ytterligere å beskytte det kjennetegnet som har vært i bruk av familien Askvig gjennom ulike selskaper siden Og som det fremkommer av boken «Energisk siden 1920»; Erik og Harald har på sin side sørget for at MIL-navnet lever videre, gjennom sitt selskap MIL SHIPPING A /S 5 MIL kjente ikke til Phoram m sitt kjennetegn Phoramm har vist til en rekke registrerte varemerkerettigheter og hevder at disse er til hinder for opprettholdelse av MILs norske varemerkeregistrering. Ingen av varemerkene som innsiger har vist til er registrert i Norge. Heller ikke Worms Services Maritimes er innehaver av varemerker som er registrert i Norge. Innsiger har fremlagt dokumentasjon på at merket har vært tatt i bruk gjennom ulike filialer, agenter, korrespondenter og andre tilknyttede selskap i Norge, Europa og verden siden 1964/1976. I bilag 1 til innsigelsen har innsiger oppgitt at de hadde to norske agenter i 1976, og i bilag 4, side 30, fremgår det også at selskapet hadde norske agenter, men her er årstall påført med penn. Siden hvor agentene fremgår er ikke vedlagt. Videre underbygger ikke nyere dokumentasjon at representasjonen i Norge er opprettholdt, eller at kjennetegnet er innarbeidet i Norge på annen måte. Vår klient er uenig i at dokumentasjonen er tilstrekkelig til å underbygge at innsiger har et innarbeidet vern for bruk av de oppgitte lgennetegnene i Norge, jf. varemerkeloven 3 tredje ledd. Under enhver omstendighet lgente ikke MIL til Phoramm sitt kjennetegn. 6 Det søkte m erket er ikke egnet til å forveksles med Phoramm sitt kjennetegn MIL er av den klare oppfatning at det registrerte merket ikke er egnet til å forveksles med Phoramm sitt kjennetegn. Phoramm har vist til følgende EU-merker:

7 Det bemerkes at samtlige av de inntatte EU-merkene er registrert etter Innsiger har også vist til at merkene har et innarbeidet vern for bruk i blått med følgende utforming: Innsigers varemerke har i første rekke blitt benyttet som en del av forretningskjennetegnet til selskaper tilknyttet Phoramm Såri. Våre søk viser at kjennetegnet i dag er i bruk på følgende måte, slik at innsigers merke utgjør O i kjennetegnet WORMS, og uten flaggstang i kjennetegnene WORMS & CO og PERMAL: l A / M j n i j f W o r m s & C o ^ " le K L. * PERMAL Store deler av dokumentasjonen som er vedlagt innsigelsen viser også til en kjennetegnsbruk i tilknytning til navnet WORMS. Innsigers tilleggsuttalelse av 29. juni 2016 viser til bruk av et blått flagg med hvit sirkel på malerier eller flagget i kombinasjon med kjennetegnet WORMS på markedsføringsmateriale. Selve flaggelementet i de oppgitte kjennetegnene er ikke i seg selv tilstrekkelig særpregede til å ha vern i seg selv innenfor bransjer knyttet til shipping og maritim virksomhet. Heller ikke sirkelen som er inntatt midt i flagget, eller sirkelen i ytterkant av merkene er i seg selv tilstrekkelig distinktive til å nyte vern som noens særlige kjennetegn. Det at MIL har benyttet et figurativt element som forestiller et flagg med en sirkel tilsier ikke i seg selv at det foreligger forvekslingsfare. Det er helhetsinntrykket til MIL sitt registrerte varemerke og innsiger sitt merke som skal sammenlignes ved vurderingen av forvekslingsfare. Det er klare forskjeller mellom utformingen av det registrerte merket, og innsigers kjennetegn som tilsier at helhetsinntrykket av kjennetegnene ikke er forvekselbare: MILs varemerke er en tydelig avbildning av et flagg på en stang, mens det ikke går tydelig frem av den figurative utformingen til de EU-registrerte merkene at disse skal forestille flagg.

8 MILs varemerke er påført en sirkel med bokstavene MIL og ordelementet SHIPPING under figuren, som begge inngår i søkers foretaksnavn, mens de EU-registrerte merkene ikke inneholder tekst. Det gjør heller ikke innsigers uregistrerte merke. De EU-registrerte merkene blir ikke benyttet hverken i sammenheng med tekst, eller andre grafiske elementer som gir gjennomsnittsforbrukeren inntrykk av at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom MIL og Phoramm. Sirkelen som fremgår i samtlige merker og malerier som innsiger har vist til har ikke særpreg og har likhetstrekk med en rekke andre flagg, eksempelvis følgende offisielle flagg: VM 1. Bangladesh 2. Japan Dokumentasjonen fra innsiger viser i stor grad et flagg som vaier mot venstre i tillegg til at det figurative elementet er benyttet i tilknytning til ordmerket Worms. MIL sitt flagg vaier mot høyre og innehar tekstelementene MIL SHIPPING. Utformingen av flagget samt tekstelementene i MILs varemerke danner et helhetsinntrykk som er klart ulikt innsigers merke og som følgelig ikke er forvekselbart med de merkene som Phoramm har vist til i lys av hvordan disse brukes. Varemerkene er ikke visuelt like. Et flagg med en sirkel, registrert i svart hvitt, har et meget snevert verneomfang. MIL er et navn som har gått i arv i familien Askvig og som har vært benyttet for rederivirksomhet fra 1920 tallet. MIL SHIPPING må anses som et sterkt særpreget element i det registrerte merket for de søkte tjenestene i klasse 39, 42 og 45. Slik denne side ser det foreligger det ingen risiko for at innsigers merke vil oppfattes som en variant av MIL sitt merke og således ingen risiko for at omsetningskretsen skal tro det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene. Kjennetegnene er ikke egnet til å forveksles. 7 Oppsum m ering Ingen av vilkårene i varemerkeloven 16 første ledd bokstav b er oppfylt. MIL har ikke handlet i strid med god forretningsskikk og MIL kjente ikke til Phoramm sitt figurative kjennetegn. Merkene er heller ikke forvekselbare. Varemerkeloven 16 første ledd bokstav b er således ikke til hinder for å opprettholde registreringen av MIL sitt registrerte varemerke. Etter innehavers syn foreligger det ikke rettslig grunnlag for å oppheve registreringen av det kombinerte varemerket MIL SHIPPING.

9 Ettersom varemerkeregistreringen oppfyller lovens vilkår, anmodes det om at registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 20. Med vennlig hilsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Katrine Malmer-Høvik Partner Advokat V- Vedlegg