AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Thomas Strand-Utne har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. oktober 2011 hvor det kombinerte merket, IR nr med søknadsnummer , ble opprettholdt etter innsigelse. 3 Merket, gjengitt under, ble søkt registrert i Norge ved utpeking gjennom Madridprotokollen den 5. februar 2009: 4 Merket ble søkt registrert for følgende varer: Klasse 1: Klasse 3: Klasse 5: Chemicals used in industry, including washing and cleaning agent additives, cleaning agents for commercial and industrial use. Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning agents (included in this class), in particular stain removing preparations, power cleaners, multipurpose cleaners; preparations for removing lime, soap, rust, dirt, paint and other deposits or residues; washing-up preparations. Disinfectants; cleaning agents (included in this class). 5 Under innsigelsesperioden innkom innsigelse mot registrering fra Punch Industries på bakgrunn av påstått forvekselbarhet med deres tidligere registreringer nr og nr Innsigers registrering nr , er registrert for hele klasse 3, og innsigers registrering nr ,

3 er registrert for følgende varer: Klasse 3: Behandlet syntetiske selluloseark for klesvark; kondisjonerings- og mykningsmidler for klesvask, midler som tiltrekker seg søl og farge for klesvask; blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, avfetting og flekkfjerning samt til sliping. 6 Patentstyret opprettholdt registreringen til tross for innsigelsen. 7 Klage innkom 5. desember 2011 og Patentstyret har den 9. mars 2012 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Annen avdeling for videre behandling jf. varemerkeloven 51 annet ledd. I henhold til overgangsregler til lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar nr. 5 overtar Klagenemnda alle saker fra Patentstyrets annen avdeling fra 1. april Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Patentstyret finner at det foreligger varer av samme og lignende slag i de respektive merker. Kjennetegnslikheten vil derfor være avgjørende. - Omsetningskretsen vil i første rekke være den alminnelige gjennomsnittsforbrukeren. - I den internasjonale registreringen vil DR. BECKMANN oppfattes som et navn, mens COLOUR & DIRT CATCHER er engelsk og kan oversette til farge og skittfanger/mottaker, se ordnett.no. - Innsigerens merker består av teksten COLOUR CATCHER sammen med litt ulike figurative elementer. Vurderingen fra registreringstidspunktene i 1996 og 2007 om at innsigerens merker ikke ble vurdert som direkte beskrivende, er også riktig i dag. - Det skal foretas en vurdering ut fra det helhetsinntrykk de kombinerte merkene gir. - Merkene er svært ulike visuelt. De to ordene, COLOUR og CATCHER, kan gjenfinnes i den internasjonale registreringen, men med & Dirt plassert innimellom. Visuelt sett er helhetsinntrykket svært forskjellig, da søkerens merke innehar tekstelementene Original og Dr. Beckmann sammen med helt ulike figurutforminger.

4 - Det vil foreligge en viss fonetisk likhet dersom den internasjonale registreringen uttales som colour and dirt catcher, men de fleste vil antakelig uttale merket som Dr. Beckmann. Patentstyret ser ingen grunn til at den internasjonale registreringen vil bare kalles colour catcher. - Meningsinnholdet vil være delvis identisk i partenes merker, da begge merker angir at produktene fanger eller tar imot farge. Dette vil kunne oppfattes som egenskapsbeskrivende, og en tilsvarende egenskap vil ikke alene være nok til at merkene vil være forvekselbare. - Det antas ikke at merkene vil kunne gi forestillinger om felles kommersiell opprinnelse, da meningsinnholdene i COLOUR CATCHER og COLOUR & DIRT CATCHER ligger svært nært opp til produktenes egenskaper. Gjennomsnittsforbrukeren vil da naturlig fundere på hva slags produkt man står overfor og tenke på varens bruksområde. - Til tross for at alle tekstelementene i innsigers merke befinner seg i den internasjonale registreringen, er det langt mer fremtredende forskjeller enn likheter mellom merkene. - Patentstyret bemerker at det ikke er innlevert tilstrekkelig dokumentasjon for bruk av merket i Norge i henhold til innsigers anførsel. Den innsendte produktemballasjen anses ikke å tale for at merket er brukt i særlig grad, da emballasjen har svensk tekst og det ikke foreligger noen øvrige opplysninger. - Når det gjelder innsigerens syn på tekstens distinktivitet og henvisning til sammenlignbare registreringer for COLOUR CATCHER som rent ordmerke i andre land, finner Patentstyret bare å kunne tillegge disse begrenset overføringsverdi. Patentstyret bemerker at det ikke er lagt til grunn at teksten er rent beskrivende. - Etter dette er merket i den internasjonale registreringen ikke egnet til å forveksles med innsigerens to registreringer. Innsigelsen blir dermed å forkaste, og beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge opprettholdes. 9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av spørsmålet om forvekselbarhet, og viser til at merket er registrert i strid med varemerkelovens 16 bokstav a). - Det anføres at ordkombinasjonen COLOUR CATCHER som sådan har krav på beskyttelse i Norge. Det er klagers oppfatning at COLOUR CATCHER ikke er et beskrivende varemerke, noe som også må kunne utledes fra Patentstyrets uttalelse i at ordkombinasjonen er funnet å ikke være direkte beskrivende. - Videre er det av klagers oppfatning at COLOUR CATCHER er en uvanlig sammensetning av to substantiver, og følgelig er distinktivt. Merket er

5 suggestivt og dermed registrerbart som varemerke. Til støtte for sitt syn viser klager til at COLOUR CATCHER er blitt registrert i flere land som et rent ordmerke og det vedlegges dokumentasjon på dette. - Det anføres at det ikke kan ha noe å si for distinktivitetsvurderingen at COLOUR CATCHER ikke har blitt registrert som et ordmerke i Norge. - Forbrukerne vil i omsetningssituasjonen verken ha tid eller anledning til noen konkret sammenligning av detaljene i merkene. De vil ikke veie visuelle detaljer opp mot hverandre og dermed kun fokusere på det viktigste. - Visuelt er det dominerende merkeelementet i begge merker teksten COLOUR CATCHER. - Teksten Original Dr. Beckmann i innsigerens merke kan kun oppfattes som produsentens navn eller såkalt housemark. Videre vil omsetningskretsen hverken feste seg til figurelementene eller ordet Dirt da dette tekstelementet er beskrivende for de registrerte varer. - Derimot vil COLOUR CATCHER bli husket som kjennetegn for varene. Underteksten Colour & Dirt Catcher er skrevet i ren tekst uten figurutforming og plasseringen av ordene COLOUR og CATCHER i innsigerens merke fører til at omsetningskretsen vil oppfatte ordene Colour Catcher i sammenheng. - Varetypen for begge merker omsettes i samme krets og vil i en dagligvarehandel bli plassert i nærheten av hverandre. Dermed vil det være lett for en forbruker å anta at et nytt COLOUR CATCHER produkt er kommet på markedet. - Hva gjelder den fonetiske likheten, vil teksten i søkerens merke bli for lang i daglig omtale. Det er derfor sannsynlig at COLOUR og muligens også CATCHER vil bli uttalt, noe som korresponderer med klagers registrerte merke. - Det foreligger dermed forvekselbarhet. Tilføyelse av eget housemark og et ekstra ord uten atskillende evne, er ikke tilstrekkelig for å hindre forveksling av produktene. - Til støtte for klagerens syn vises det til avgjørelse fra OHIM. - Patentstyrets avgjørelse må derfor omgjøres. 10 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Innklagede mener at Patentstyrets avgjørelse er korrekt og ber om at avgjørelsen fra Patentstyret opprettholdes. - Det fastholdes at innklagedes merke ikke er forvekselbart med klagerens to varemerkeregistreringer.

6 - Innklagede er uenig i klagerens forståelse at det fra Patentstyrets avgjørelse kan utledes at COLOUR CATCHER er et registrerbart, ikke beskrivende varemerke, og at merket dermed har krav på beskyttelse som ordmerke. - Det anføres at ordelementet COLOUR CATCHER klart er beskrivende for vaskemidler. Det vises til emballasjen på klagerens produkt, der ordelementet i klagerens figurmerke brukes beskrivende. «Colour catcher» må forstås som fargeoppsamler i den forstand at produktet, altså et slags papir eller klut, «suger til seg overflødig farge». Videre fungerer produktet som en «magnet som suger til seg overflødig farge». Beskyttelsen til klagerens merker må dermed være begrenset til det figurative. - Innklagede understreker at vern for et ordelement må sikres gjennom en ordmerkesøknad, noe som klager ikke har søkt registrert i Norge. - Videre mener innklagede at enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter må tillegges begrenset vekt. - Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at klager har brukt merket sitt på en slik måte i Norge at de har fått styrket sitt særpreg. - Innklagede er uenig i at COLOUR CATCHER fremstår som dominerende elementer i merket, da alle tre ordene og symbolet COLOUR & DIRT CATCHER er tilsvarende fremhevet. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke merke seg enkelte av disse ordene fremfor andre. - Det er teksten Dr. Beckmann som fremstår som dominanten i innklagedes merke. Det er dette element som gjennomsnittsforbrukeren vil merke seg og er også elementet som må gis størst oppmerksomhet ved forvekselbarhetsvurderingen. Dominanten DR. BECKMANN vil oppfattes som et navn, mens COLOUR & DIRT CATCHER som farge- og skittfanger/mottager. - Visuelt er det klart at merkene er svært ulike. Videre forsterkes den visuelle ulikheten av det forhold at innklagedes merke er i farger. - Klagerens anførsel om at teksten i innklagedes merke vil bli for lang i daglig omtale med den sannsynlige konsekvens at COLOUR og CATCHER vil bli uttalt, anses som spekulativ og kan ikke tillegges vekt. - Helhetsinntrykket av merkene tilsier ikke at det kan være noen forvekslingsfare. Patentstyrets tidligere beslutning om å registrere ORIGINAL DR. BECKMANN COLOUR & DIRT CATCHER (logo) bes dermed opprettholdt. 11 Klagenemnda skal uttale: 12 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

7 13 Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt COSMEA og Annen avdelings avgjørelse 6747 CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer. 14 Når det gjelder vare- og tjenestelikheten er Klagenemnda enig med Patentstyret i sin vurdering. Det foreligger vare- og tjenestelikartethet og vare- og tjenesteidentitet, jf. varemerkeloven 4 første ledd. Denne vurderingen er heller ikke påklaget av noen av partene i klagebehandlingen. 15 Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen er således hvorvidt det foreligger tilstrekkelig merkelikhet til at det vil foreligge en fare for forveksling. 16 Når det gjelder forvekslingsfare må denne vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt SØTT + SALT, samt Sabel v. Puma og Canon/Metro-Goldwyn- Mayer. Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon/Biofarma. 17 Klagenemnda anser at gjennomsnittsforbrukeren for varer i klasse 1, 3 og 5 vil være den alminnelige sluttbruker og i noen grad mer profesjonelle aktører som utfører vaskeri- og renseritjenester. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at man normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P, Shaker og C-342/97 Lloyd/Klijsen. 18 Ved bedømmelsen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan også variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er tale om og hvorledes de omsettes. 19 Ettersom det foreligger liten forskjell i vareslagene, kreves det i utgangspunktet en klarere ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås enn der det er forskjell i vareslagene, jf. Rt SØTT + SALT premiss 50.

8 20 Kjennetegnene som skal sammenlignes er: 21 Begge merker er kombinerte merker og har ordelementene COLOUR og CATCHER felles. Det er derfor på det rene at merkene har visuelle og fonetiske likheter. 22 Klagenemnda skal presisere at forvekselbarhetsvurderingen skal foretas med utgangspunkt i det søkte merket slik dette er søkt registrert og de eldre merker slik disse er registrert. 23 Innklagedes merke er et kombinert merke som for det første innehar tekstelementet Original Dr. Beckmann Colour & Dirt Catcher. Ordene Original Dr. Beckmann er plassert i et blått og avlangt felt øverst i merket, med hvit og blå kantfarge. I dette er Original plassert øverst til høyre med liten hvit skrift, mens Dr. Beckmann er plassert under og fremstår langt mer fremtredende med større, fete og hvite bokstaver. Dette feltet er videre plassert foran et sjøgrønt rektangel. Under disse elementer følger teksten Colour & Dirt Catcher med en anelse større blå skrift. 24 Klagers to registreringer er også kombinerte merker som begge består av ordelementene Colour Catcher med noe forskjellig figurativ utforming. I begge merkene er ordet Colour plassert over ordet Catcher. I det ene merket er bokstavene Colour utformet enkeltvis i etterfølgende kvadrater. Til venstre for ordteksten er det tilknyttet en figur som ligner en vaskemaskindør. Blant tekstelementet er det også plassert diverse såpebobler. Klagers to kombinerte merker er tilnærmet identiske visuelt og identiske fonetisk. Klagenemnda finner derfor å kunne behandle merkene under ett. 25 Likheten mellom merkene består av ordelementene Colour og Catcher. Visuelt sett er ulikhetene i merkene påfallende. I denne forbindelse må det legges vekt på at ordene Colour og Catcher i klagerens merke ikke har selvstendig kjennetegnspreg, men at ordene i kombinasjon med & Dirt vil oppfattes som beskrivende, se tidligere Annen Avdelings avgjørelse 7680 KINDER. Videre består innklagedes merke, som beskrevet ovenfor, av flere tilleggselementer. Rettspraksis viser til at dominanter i et kjennetegn må få vesentlig betydning for det helhetsinntrykk det etterlater seg, se blant annet EU-retten i C-120/04 Thomson Life premiss 28, C-251/95 Sabél premiss 23 og Høyesterett i Rt SØTT + SALT premiss 51. Klagenemnda

9 oppfatter at Dr. Beckmann i dette tilfellet vil være det som dominerer erindringsbildet sett på bakgrunn av den fremtredende figurative utformingen. Visuelt sett etterlater merkene et forskjellig helhetsinntrykk. 26 Når det gjelder vurderingen av den fonetiske likheten, er Klagenemnda av den oppfatning at innklagedes merke i dagligtale vil være «Dr. Beckmann», og Klagenemnda finner det tvilsomt at merket vil bli uttalt som colour catcher, slik det er anført av klager. Det legges derfor til grunn at det kun foreligger en svak fonetisk likhet mellom merkene. 27 Betydningsinnholdet i merkenes tekstelementer, kan imidlertid oppfattes som delvis like. Elementet Colour & Dirt Catcher og Colour Catcher, gir begge uttrykk for at produktene fanger eller tar i mot farge. Til støtte for denne forståelse vises det til klagerens produktemballasje, vedlagt i bilag 3, hvor det blant annet står beskrevet: Under tvättprogrammet tar dukarna bort och suger åt sig överflödig färg. Til tross for dette likhetstrekket, er Klagenemnda enig med Patentstyret i at ordene kan anses som en indikasjon til produktenes egenskaper. Tekstelementet Colour Catcher må også anses for å inneha en relativ svak distinktivitet i forhold til vaske- og rengjøringsmidler. Det er nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren i møte med ordene vil tenke på varens bruksområde. Klagenemnda finner det dermed tvilsomt at meningsinnholdene i Colour Catcher og Colour & Dirt Catcher vil skape en forestilling om at varene har samme kommersielle opprinnelse hos en gjennomsnittsforbruker. 28 Kombinasjonen av de fremtredende visuelle og fonetiske ulikheter gjør at Klagenemnda finner at helhetsinntrykket til innklagedes merke skiller seg i tilstrekkelig grad fra klagerens merker, og at merkene ikke er forvekselbare. 29 Mot denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at innklagedes merke ikke krenker en annens varemerkerett, jf. vml 16, bokstav a, jf. 4, 1. ledd. 30 Klagen tas dermed ikke til følge og Patentstyrets avgjørelse blir å stadfeste. På dette grunnlag stemmer vi for følgende

10 Slutning Patentstyrets avgjørelse stadfestes. Lill Anita Grimstad Kari Anne Lang-Ree Thomas Strand-Utne (sign.) (sign.) (sign.)