AVGJØRELSE 27. mars 2015 Sak VM 14/077. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 27. mars 2015 Sak VM 14/077 Klager: Aloe Vera of America Inc Representert ved: Arntzen de Besche Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Haakon Aakre Utreder: Morten Westlie har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. juli 2014, hvor det kombinerte merket FOREVER, søknad nummer A: ble nektet registrert for følgende varer: Klasse 3: Ansiktsrenseprodukter, fuktighetskremer, ansiktsvann, næringsgivende og mykgjørende produkter og skrubbekremer for ansikt og kropp; preparater for bleking av pigmentflekker; anticellulittkrem; hårpleieprodukter, herunder sjampo, balsam, hårgele, hårspray og andre leggemidler; kosmetiske produkter for personlig pleie, herunder deodorant, etterbarberingslotion, tannkrem, munnvann; parfyme for menn og kvinner; sminke, herunder leppepomade, flerbruks rensemidler; universalhusholdningsvaskemidler. 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket er egnet til å forveksles med følgende figurmerke; registrering nr for diverse varer i klassene 3, 18 og 25, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. 4 Klagen innkom 1. september Patentstyret har den 8. oktober 2014 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Merket er egnet til å forveksles med registrering nr , som er et rent figurmerke. 2

3 De aktuelle varene vil henvende seg til både vanlige sluttbrukere og næringsdrivende. De to merkene gjelder identiske varer i klasse 3. Merkene etterlater like helhetsinntrykk i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Ordelementet FOREVER anses ikke tilstrekkelig til å forhindre forvekslingsfare mellom merkene. Teksten kan oversettes til «evigvarende» og kan henspille på produktenes holdbarhet eller lange tradisjoner. Det motholdte merket har ingen tekstelementer som kan trekke helhetsinntrykket i en annen retning. Det legges ikke vekt på andre registreringer det er vist til. Det eldste merket anses å inneha en relativt stor grad av iboende særpreg. Oppmerksomhetsnivået ved kjøp av varene i klasse 3 vil være vekslende. Det innebærer at det er mindre sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil klare å holde de to ørnemerkene fra hverandre når de brukes på varer av identisk slag. Det legges ikke vekt på at merkene registrert ved siden av hverandre og/eller sameksisterer i andre jurisdiksjoner. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Det er flere visuelle ulikheter mellom de to merkenes figurelementer. Det foreligger ytterligere visuelle forskjeller i form av tekstelementet. Patentstyret har lagt for liten vekt på den svært omfattende bruken av ørn som figurativt element i en rekke andre varemerker. Motholdet må anses som et meget svakt merke med et smalt vern. Avgjørelsen er ikke i samsvar med tidligere registreringspraksis for varemerker der ørn brukes som figurativt element. De fleste «ørnemerker» vil i liten grad oppfattes som særpregede eller som en sikker identifikasjon av det kommersielle opphavet. Beskyttelse kan derfor kun oppnås overfor identiske eller svært like merker. Registreringsnektelsen fremstår som en ubegrunnet forskjellsbehandling. Tekstelementet innebærer en betydelig visuell forskjell til motholdet. 3

4 Meningsinnholdet av tekstelementet har vesentlig betydning. Tekstelementet innebærer at det opplyses direkte og uttrykkelig hvilket kommersielt opphav som står bak produktet. Ingen kunder i dette produktmarkedet vil foreta en språklig fortolkning av teksten i merket, men vil forstå «Forever» som en direkte angivelse av det kommersielle opphavet. Klager har en omfattende virksomhet og er verdens største dyrker og distributør av aloe vera-produkter. De er etablert i 150 land og har en global årlig omsetning på 2,5 milliarder USD. Den omfattende bruken av tekstelementet i merket har resultert i en kjennskap til dette som hindrer forvekslingsfaren, og dermed skaper tilstrekkelig avstand til det anførte motholdet. Søker har flere registreringer som inneholder tekstelementet. Den faktiske forvekslingsfaren minsker som følge av at klagers navn er kjent. Merkene er registrert i flere andre jurisdiksjoner. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret. 9 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt COSMEA og Annen avdelings avgjørelse 6747, CONDIS, samt EUdomstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma og C-39/97 Canon/Metro- Goldwyn-Mayer. 10 Klagers og innklagedes varemerker omfatter begge kosmetikkvarer i klasse 3. Det foreligger således vareidentitet mellom klagers merke og det motholdte merket. Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen vil da være om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet til at det vil foreligge fare for forveksling. 11 Forvekslingsfare må vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen, Sabèl/Puma og Canon/Metro Goldwyn-Mayer. 12 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid 4

5 tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker og C- 342/97 Lloyd v. Klijsen. 13 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. 14 Omsetningskretsen vil være både profesjonelle aktører og vanlige sluttbrukere, men bevissthetsnivået for slike varer er spesielt høyt. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. 15 Ettersom det foreligger vareidentitet, må det som utgangspunkt foretas en relativt streng vurdering av kjennetegnslikheten. Med andre ord må det kreves en større grad av forskjell mellom de to varemerkene enn om vareslagslikheten var av mer perifer karakter. Vurderingen av risikoen for forveksling, må baseres på det samlete inntrykket kjennetegnene gir med særlig hensyntagen til de distinktive og dominerende komponentene, se EU-rettens avgjørelse T-292/01 Bass, premiss 47 og T-256/04 Respicur, premiss Merkene som skal sammenlignes er de følgende merkene: 17 Det eldste merket er et rent figurmerke, og det yngste merket er et kombinert merke. Klagenemnda har vært i noe tvil ved vurderingen av om merkene er å anse for forvekselbare. 18 Når det gjelder figurelementene i merkene, er Klagenemnda enig i at det foreligger visse ulikheter mellom disse. Men ulikhetene utgjør ikke noen dominerende trekk ved figurene. Likheten mellom figurene er mer slående ved at begge består av en ørn med utslåtte vinger og halefjær. Begge ørnene er svarte og i silhuett, og det er selve omrisset som danner det dominerende helhetsinntrykket av figurene. Ørnene har tilnærmet samme positur der hode, føtter og vinger har samme vinkling og med spredte fjær ytterst på hver vinge. 19 Det eldre merket utgjøres av figuren, og figurelementet i det yngre merket har en forholdsvis sentral plassering i merket. Figurene i merkene har ingen sammenheng med de aktuelle varer i klasse 3. I lys av vareidentitet trekker likheten mellom figurene i merkene i retning av at merkene er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning. 5

6 20 Det yngre merket har imidlertid tekstelementet FOREVER tydelig og sentralt plassert i merket. Klagenemnda anser ikke tekstelementet FOREVER for å være så generelt eller vagt at omsetningskretsen ikke vil feste seg ved det, men anser FOREVER for å ha adskillende evne i forhold til de aktuelle varer. Tekstelementet har heller ingen direkte sammenheng med figurene i merkene, hverken når det gjelder betydning eller forestillingsbilde. 21 Helhetsinntrykket det yngre merket etterlater seg vil derfor inkludere og preges av tekstelementet i merket. Når det i tillegg er visse ulikheter mellom figurelementene i merkene, anser Klagenemnda at ulikhetene mellom merkene er tilstrekkelig til at den relevante omsetningskretsen ikke vil forveksle merkene for de aktuelle varene. 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at varemerkesøknad nummer A, ikke er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte figurmerket med registrering nr Patentstyrets avgjørelse blir derved å omgjøre og søknaden blir å registrere. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 6

7 Slutning 1. Klagen tas til følge. 2. Varemerkesøknad nr A registreres. Lill Anita Grimstad Tore Lunde Haakon Aakre (sign.) (sign.) (sign.) 7