AVGJØRELSE 3. juni 2016 Sak VM 16/012. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 3. juni 2016 Sak VM 16/012 Klager: The Absolut Company AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Tore Lunde har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. oktober 2015, hvor ordmerket TRANSFORM TODAY, internasjonal registrering nr med søknadsnummer , ble nektet virkning for følgende tjenester: Klasse 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; education and providing of training and entertainment, namely, arranging and conducting classes, seminars, conferences and workshops in the field of alcohol, alcohol awareness and moderation, and alcohol sales, distribution and marketing, and distribution of course materials in connection therewith; organizing sporting and cultural activities. 3 Patentstyret fant at merket mangler særpreg for de ovenfor nevnte tjenestene etter varemerkeloven 14 første ledd, jf. 70 tredje ledd. 4 For øvrige varer og tjenester i klasse 33, 38 og 41 fant Patentstyret at merket hadde tilstrekkelig særpreg og således at merket kunne gis virkning for disse. Ettersom avgjørelsen er påklaget står hele den opprinnelige varefortegnelsen til prøve. Varefortegnelsen omfatter i sin helhet følgende: Klasse 33: Alcoholic beverages except beers. Klasse 38: Telecommunications services; broadcasting programs on a global computer network; electronic transmission of voice, music, data, multimedia programming, and messages on computer terminals on global computer networks; webcasting audio/visual programming via a global computer network; providing online chat rooms and bulletin boards for the transmission of messages among computer users concerning alcohol, music, art, design, culture, drama, action, hobbies, current events, comedy, and entertainment; providing online transmission of messages among computer users concerning alcohol, music, art, design, culture, drama, action, hobbies, current events, comedy, and entertainment; text and numeric wireless digital messaging services to mobile communications devices. Klasse 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; education and providing of training and entertainment, namely, arranging and conducting classes, seminars, conferences and workshops in the field of alcohol, alcohol awareness and moderation, and alcohol sales, distribution and marketing, and distribution of course materials in connection therewith; organizing sporting and cultural activities; entertainment services, namely, providing information in the fields of recreational leisure activities, music, culture, fashion shows and movies; entertainment in the nature of ongoing multimedia internet programs and ongoing series in the fields of music, art, design, culture, fashion, drama, action, hobbies, current events, comedy and leisure broadcast on global computer networks; providing non-downloadable online magazines and newsletters in the fields of beverages, music, art, design, culture, fashion, drama, action, hobbies, current events, comedy, and entertainment; entertainment services in the nature of a fan club; entertainment services, namely, providing online computer games; arranging and conducting entertainment exhibitions in the fields of art, music, culture and movies; arranging of contests. 2

3 5 Klage innkom 21. desember Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. januar 2016, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Merket er et ordmerke i standard font som består av den engelske teksten TRANSFORM TODAY, som kan forstås som «forandre/forandring i dag». - Gjennomsnittsforbrukeren vil bestå av både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. - Innehaverens varefortegnelse omfatter blant annet utdannings- og opplæringstjenester generelt, samt utdannings- og opplæringstjenester spesielt knyttet til eksempelvis måtehold i forhold til alkohol. Det er vanlig at mer utdanning og økt kompetanse fører til en endring i livet og flere muligheter, som eksempelvis at man blir mer attraktiv på jobbmarkedet eller tilegner seg nyttig kunnskap som kan føre til positive endringer for en selv. Når TRANSFORM TODAY brukes om tjenestene «education; providing of training; education and providing of training and entertainment, namely, arranging and conducting classes, seminars, conferences and workshops in the field of alcohol, alcohol awareness and moderation, and alcohol sales, distribution and marketing, and distribution of course materials in connection therewith i klasse 41, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merketeksten som et rosende og salgsfremmende utsagn eller en oppfording til å velge innehaverens tjenester. Merketeksten uttrykker at hvis du velger innehaverens tjenester kan du oppnå en endring i livet til det bedre. - Det engelske ordet TRANSFORM innebærer ikke kun en fysisk forandring, og ordet er ikke en uvanlig måte å oppfordre noen til å ta utdannelse eller kurs på. - Når det gjelder tjenestene «sporting and cultural activities; organizing sporting and cultural activities» i klasse 41, kan merketeksten oppfattes å være en oppfordring til både mental og fysisk forandring, ved at disse tjenestene kan gjelde forandring i både kropp og sinn. - Fordi merket kun vil oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn, vil det ikke være egnet til å skille de aktuelle tjenestene fra andres. Merket oppfyller således ikke garantifunksjonen som er ett av hovedformålene med et varemerke. - Til innehavers anførsel om at gjennomsnittsforbrukeren har et høyt oppmerksomhetsnivå, skal bemerkes at det ikke er grunnlag for å si at vedkommende omsetningskrets har mer enn en normal grad av merkebevissthet. Dette kan uansett ikke få betydning for merkets manglende særpreg da gjennomsnittsforbrukeren, uavhengig av oppmerksomhetsnivå, vil oppfatte merket som et rosende, salgsfremmende utsagn uten særpreg. - Ordmerket mangler det nødvendige særpreg for enkelte av varene i klasse 41 etter varemerkeloven 14 første ledd og kan ikke gis virkning i Norge for disse. 3

4 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Klagen gjelder kun de tjenester som Patentstyret har nektet merket virkning for i sin avgjørelse. - TRANSFORM TODAY er egnet til å oppfattes som innehavers varemerke. - Det er ikke tilfeldig at det står TRANSFORM og ikke CHANGE. Begge deler betyr å forandre, men ordene betyr forandring på forskjellige måter. TRANSFORM betyr å endre form, og innebærer en fysisk forandring. Dette er ikke en type forandring man oppnår gjennom utdannelse, og er dermed i det minste en uvanlig måte å oppfordre til å ta utdannelse eller kurs på. - Dersom TRANSFORM TODAY likevel skulle oppfattes som en oppfordring til å benytte seg av klagers tjenester, er ikke det nok til å nekte registrering jf. C- 398/08P, premiss 44. Det avgjørende er om merket er egnet til også å kunne oppfattes som et varemerke. - Gjennomsnittsforbrukeren av tjenestene har en høy grad av oppmerksomhet. Det er ikke dagligdags å sette i gang den type prosesser, og en forbruker av slike tjenester vil sette seg godt inn i de forskjellige tjenestetilbyderne og deres tjenesters innhold. - At TRANSFORM TODAY ikke er noen språklig sett naturlig måte å oppfordre til utdannelse på, og at det i tillegg er svært usannsynlig at andre tjenestetilbydere innen dette feltet vil benytte seg av denne, utelukker noen form for friholdelsesbehov. At det oppfordres til en fysisk omforming er også såpass overraskende og forbausende at det har evnen til å feste seg i bevisstheten som noe mer enn reklame for utdanning. 8 Klagenemnda skal uttale: 9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men har i tillegg begrunnet nektelsen med hjemmel i varemerkeloven 14, annet ledd bokstav a. 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av de engelske ordene TRANSFORM og TODAY. 11 I vurderingen av om kombinasjonen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene eller tjenestene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd. 12 Høyesterett har uttalt i Rt GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene 4

5 knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 14 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer og tjenester i klassene 33, 38 og 41 vil være både private sluttbrukere som kjøper varene eller tjenestene og næringsdrivende som for eksempel tilbyder av varene eller tjenestene. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens sak C-210/96 Gut Springenheide. 16 Det oppstilles ikke strengere krav til særpreg for slagord enn for andre typer varemerker, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-64/02 P, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, premiss 31 og 32. EU-domstolen har imidlertid uttalt at den konkrete vurderingen kan bli annerledes for slagord som består av beskrivende eller rosende utsagn da gjennomsnittforbrukeren ikke er vant til å utlede en vare eller tjenestes kommersielle forbindelse fra slike slagord, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-64/02 P, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, premiss 34 og 35. Spørsmålet blir så hvorvidt varemerket TRANSFORM TODAY, for de aktuelle varer og tjenester er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller varemerkets garantifunksjon som en angivelse av kommersiell opprinnelse. 17 Merket som skal vurderes er sammensetningen av de engelske ordene TRANSFORM og TODAY. Begge ordene er alminnelige engelske ord som vil forstås på norsk som «forandring/endring i dag». 18 Etter Klagenemndas vurdering vil TRANSFORM TODAY for flere av tjenestene i klasse 41 oppfattes som et rosende slagord som beskriver formålet med tjenestene. For tjenestene «education; providing of training; education and providing of training and entertainment, namely arranging and conducting classes, seminars, conferences and workshops in the field of alcohol, alcohol awareness and moderation, and alcohol sales, distribution and marketing, and distribution of course materials in connection therewith» vil merket anses å beskrive at man vil oppnå en forandring i livet ved gjennomføring av utdannelse og kurs, særlig utdannelse og kurs knyttet til alkohol og måtehold i forhold til alkohol. Når det gjelder tjenestene «sporting and cultural activities; organizing sporting and cultural activities» i klasse 41 vil TRANSFORM TODAY oppfattes 5

6 som en oppfordring til å komme i bedre fysisk form når man benytter seg av de nevnte tjenestene. 19 Klagenemnda er uenig med klager i at betegnelsen TRANSFORM kun innebærer en fysisk forandring og at det er avgjørende at klager har brukt TRANSFORM og ikke CHANGE. Den gjennomsnittlige forbruker vil oppfatte meningsinnholdet i TRANSFORM som en generell positiv endring, uavhengig av form. 20 Klagenemnda er også uenig med klager i at det ikke foreligger noe friholdelsesbehov. Andre næringsdrivende vil kunne ha et behov og et ønske om å benytte seg av den aktuelle beskrivende og rosende sammensetningen i markedsføring av sine lignende tjenester jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-363/99 POSTKANTOOR, premiss 55. Det foreligger således et friholdelsesbehov for merket. 21 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket TRANSFORM TODAY og ovennevnte tjenester i klasse 41. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av formål ved tjenestene, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. 22 Klager har vist til EU-domstolens avgjørelse i sak C-398/08P, premiss 44, og anført at det avgjørende ikke er om merket vil oppfattes som en oppfordring til å benytte seg av klagers tjenester, men om merket er egnet til å kunne oppfattes som et varemerke. Klagenemnda mener at merket ikke vil oppfattes som et varemerke. For de aktuelle tjenestene finner Klagenemnda at merket heller ikke er egnet til å skille klagerens tjenester fra andres da merket kun vil oppfattes som et beskrivende, rosende og salgsfremmende utsagn. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 6

7 Slutning 1. Klagen forkastes. 2. Internasjonal registrering nr nektes virkning i Norge for tjenestene «education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; education and providing of training and entertainment, namely, arranging and conducting classes, seminars, conferences and workshops in the field of alcohol, alcohol awareness and moderation, and alcohol sales, distribution and marketing, and distribution of course materials in connection therewith; organizing sporting and cultural activities i klasse Internasjonal registrering nr gis virkning i Norge for de søkte varer i klasse 33, samt for de søkte tjenestene i klasse 38 og øvrige søkte tjenester i klasse 41. Elisabeth Ohm Amund Grimstad Tore Lunde (sign) (sign) (sign) 7