Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Transkript

1 Oslo, Vår ref.: OP2015/00566 Registreringsnr.: Saksnr.: Varemerke: TEACH FOR NORWAY Innehaver: Teach For All, Inc. Innehavers fullmektig: Zacco Norway AS Innsiger: Oslo kommune Utdanningsetaten Patentstyrets avgjørelse av innsigelse Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE 1 Teach For All, Inc., New York, New York, USA, leverte inn ordmerket TEACH FOR NORWAY til registrering, med Zacco Norway AS, Oslo, som fullmektig. Merket ble registrert med registreringsnummer , og ble kunngjort i Norsk varemerketidende med følgende varefortegnelse: Klasse 16 Klasse 35 Klasse 41 Trykksaker; bøker, publikasjoner, magasiner; posters, fotografier, klistremerker og dekaler; skrivesaker og papirvarer; undervisningsmateriell; lærebøker. Reklame og salgsfremmende tjenester relatert til undervisning; lærerformidlingstjenester; rekrutteringsråd; personelltjenester. Utdannelsestjenester; arrangering av møter, konferanser og seminarer; publiseringstjenester; publisering via Internett av opplærings- og undervisningsmateriell. I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Oslo kommune Utdanningsetaten, Oslo. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers innarbeidede rett til varemerket TEACH FIRST NORWAY, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd, jf. 3 tredje ledd. Innsigelsen er videre begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med et varemerke som var tatt i bruk av en annen, og at Sandakerveien 64, Oslo Postboks 8160 Dep, 0033 OSLO Infosenter: post@patentstyret.no patentstyret.no Org. nr.: MVA

2 leveringen av søknaden dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven 16 bokstav b, jf. 4 første ledd. Når det gjelder partenes anførsler, viser vi til dokumentene i saken. Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 4 første ledd. Ved avgjørelsen av om to kjennetegn er forvekselbare, må vi vurdere om omsetningskretsen for de varene og tjenestene det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EU-domstolens avgjørelse C-251/95, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek, og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, og nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Faren for forveksling må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte kjennetegnene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at merkene, brukt på de aktuelle varene og tjenestene, vil kunne henvende seg både til profesjonelle aktører og til den vanlige sluttbrukeren. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Vi tar først stilling til om innsigeren har en innarbeidet rettighet, og for hvilke varer eller tjenester merket i tilfelle er innarbeidet. Vi viser til varemerkeloven 3 tredje ledd. Det følger av denne bestemmelsen at man kan oppnå varemerkerett uten registrering gjennom innarbeidelse. Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket, er godt kjent som noens særlige kjennetegn for slike varer eller tjenester det gjelder. Dokumentasjonen må derfor vise at bruken har hatt den virkningen at merket oppfattes som noens særlige kjennetegn. Innsiger gjør rede for hva deres tjenester går ut på. Det dreier seg om et utviklingsprogram for nyutdannede ledertalenter med master- eller doktorgrad. De får jobbe som matematikk- og naturfagslærere samtidig som de følger et utdanningsprogram som etter hvert gir en lærersertifisering. Dette representerer en ny vei inn i læreryrket og en ny modell for opplæring og oppfølging av lærere. Prosjektet ble startet av Oslo Kommune i Det har vært betydelig interesse både fra utdanningshold, næringslivet og den politiske sektoren. Utgangspunktet for etableringen av TEACH FIRST NORWAY, var suksessen til Teach First-programmet i England. Innsigeren opplyser videre at søkers TEACH FOR NORWAY, er navnet på et tilsvarende opplegg som opprinnelig kommer fra USA. Som dokumentasjon for at TEACH FIRST NORWAY er innarbeidet, viser innsiger til at hjemmesiden teachfirstnorway.no har vært operativ siden Siden høsten 2009 har TEACH FIRST NORWAY-programmet vært profilert med egen roll-up og egne representanter på Statoils stand på karrieredager som arrangeres ved universitetene i Norge. Vedlegg 6 viser bilder av dette. Side 2 av 6

3 Innsiger viser videre til at Statoil, som ansvarlig for profilerings- og rekrutteringsprosessen, har vært en viktig suksessfaktor for rekrutteringen av gode kandidater til programmet. Statoil er en av de mest attraktive arbeidsgivere for realfagsstudenter i Norge, og de har brukt sin kunnskap og kompetanse for å tiltrekke seg kandiater. Dette har ført til at TEACH FIRST NORWAY-programmet er godt profilert og kjent blant studenter. Dette gjenspeiles av det årlige antallet studenter som søker seg til programmet. Innsiger anslår at ca. 10 % av alle studenter i kjernemålgruppen årlig søker seg til programmet. Innsiger opplyser at det har vært annonsert gjennom Facebook, og Tekna og Universitetet i Oslo (UiO) har sendt ut e-post direkte rettet mot studenter. Videre blir TEACH FIRST NORWAY-programmet profilert både gjennom UiO og Statoils hjemmesider rettet mot arbeids- og studiesøkende studenter. Vi har mottatt presseklipp fra i vedlegg 7. Kandidater fra TEACH FIRST NORWAY-programmet er også brukt i Statoils sponsorprogram «Morgendagens helter» med annonser i både digitale og trykte aviser. Dette er vist i vedleggene 8 og 9. Innsigeren mener derfor at TEACH FIRST NORWAY er innarbeidet for varene og tjenestene som søknaden omfatter. Søkerens fullmektig er ikke enig i at det er dokumentert at TEACH FIRST NORWAY er innarbeidet som varemerke for innsigeren. For det første viser fullmektigen til at terskelen for å oppnå vern på grunnlag av innarbeidelse er høy, jf. høyesterettsavgjørelsen Gule Sider, inntatt i Rt s. 1601, premiss 48. Videre mener fullmektigen at det ikke er dokumentert at bruken av kjennetegnet TEACH FIRST NORWAY har hatt den virkningen at det er blitt godt kjent som noens kjennetegn. Patentstyret vil for det første bemerke at TEACH FIRST NORWAY er brukt for et rekrutterings- og undervisningsopplegg innenfor realfag. Verken partenes redegjørelse eller dokumentasjon viser at det er bruk for noe annet. Det må derfor være slike tjenester vi må vurdere om merket er innarbeidet for. TEACH FIRST NORWAY er satt sammen av tre engelske ord og kan oversettes til «undervis først Norge», og kan oppfattes som en oppfordring om å undervise først og at det er en tilknytning til Norge. Brukt på de aktuelle tjenestene er det nærliggende å oppfatte dette som en beskrivelse av tjenestene, nemlig at man skal undervise den første tiden etter endt utdanning, og at dette foregår i Norge. Vi er enig med søkerens fullmektig i at det skal mye til for å innarbeide varemerker som er direkte beskrivende. Dette merket har i utgangspunktet en beskrivende tekst, ved at det oppgir at man skal undervise først og at opplegget er tilpasset norske forhold. Merket beskriver typen kurs/opplæring og undervisningsprogram. De ulike presseklippene viser at det er dette TEACH FIRST NORWAY går ut på. Spørsmålet er om TEACH FIRST NORWAY er brukt på en slik måte og i en slik utstrekning at det av gjennomsnittsforbrukeren oppfatte som noens særlige kjennetegn for undervisning og rekruttering. Gjennomsnittsforbrukeren er enten en student eller nyutdannet som kan rekrutteres og utdannes til lærer, eller ulike utdanningsinstitusjoner som ansetter disse for å undervise for seg. Innsiger har opplyst at ca. 10% av alle studenter i kjernemålgruppen årlig søker seg til programmet. Dette betyr at mange har hørt om programmet. Vi synes imidlertid det er vanskelig å se hvordan disse oppfatter TEACH FIRST NORWAY. Det kan enten være som Side 3 av 6

4 en ren beskrivelse av programmet, eller som en tjeneste fra en bestemt tjenesteyter. Videre er kjernemålgruppen innenfor realfag. Vi har ingen opplysninger om hvordan studenter ved andre fag, som for eksempel språkfagene, oppfatter merket. Innsigers opplysninger om at det er annonsert gjennom Facebook, e-poster fra Tekna og UiO, sier ikke noe om hvordan varemerket er presentert i denne sammenhengen. Vi vet ikke noe om omfanget av utsendelsene eller hvordan mottakerne har oppfattet informasjonen. Når det gjelder roll-up og representanter på Statoils stand på karrieredagene, viser bildene merkene i en figurativ utforming. Vi anser at dette er klar og tydelig varemerkebruk, men av et kombinert merke, ikke den rene teksten TEACH FIRST NORWAY. Vi har imidlertid ikke fått opplyst hvor ofte karrieredagene arrangeres, og på hvilke av disse TEACH FIRST NORWAY har vært markedsført. Vi har verken opplysninger om antall ganger, geografisk spredning eller besøkstall. Presseklippene er fra ulike aviser og tidsskrifter og viser omtale i blant annet Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen og Magasinet Voksne for barn og strekker seg over perioden 2009 til Ikke alle utklippene er daterte, og det fremgår heller ikke hvilke aviser eller tidsskrifter alle utklippene kommer fra. Vi anser likevel at utdragene viser at programmet har vært omtalt i riksdekkende medier over en lengre periode. Dette viser imidlertid ikke noen særlig intensitet i omtalen i perioden. Når det gjelder innholdet i artiklene, synes vi først og fremst at det er undervisningsopplegget og karrieremulighetene for studentene og de nyutdannede som omtales. Det er uklar om den som leser dette vil oppfatte TEACH FIRST NORWAY som en beskrivelse av et program, et utdanningsopplegg eller en metode, eller om leseren vil oppfatte det som et kjennetegn for én kommersiell aktør. Den figurative utformingen brukt på t-skjorter og roll-up på karrieredagene er ikke vist i artiklene. Her omtales innsigers program dels som TEACH FIRST NORWAY dels som TEACH FIRST, og ofte i sammenstillinger som Teach First-kandidatene, -konseptet, - prosjektet, -ordningen. Dette gjør det vanskelig å se at leseren vil oppfatte dette som et varemerke, og det kan like gjerne oppfattes som et beskrivende navn på et utdanningsopplegg. Vi oppfatter kampanjen «Morgendagens helter» i første rekke som en reklame for Statoil. I flere av annonsene er ikke en gang TEACH FIRST NORWAY nevnt. Innsiger har opplyst at annonsene har stått både i trykte medier og i digitale nettaviser, men har ikke sagt noe om i hvilken utstrekning de er brukt. Det er derfor vanskelig å si noe om i hvilken grad gjennomsnittsforbrukeren har fått med seg annonsene, og i hvilken grad han har oppfattet at TEACH FIRST NORWAY er nevnt i disse. Innsiger har videre sendt inn uttalelser fra Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS), Tekna, Statoil og Karrieresenteret ved UiO i bilagene 2-5. Innsiger mener at disse bekrefter at programmet og kjennetegnet TEACH FIRST NORWAY er godt kjent i deres målgruppe. Patentstyret er enig i at dette sier noe om at studieprogrammet er kjent. Vi kan derimot ikke se at det viser at det vil bli oppfattet som et kjennetegn. For eksempel omtaler ILS TEACH FIRST NORWAY som et påbyggingsstudium som kvalifiserer til læreryrket på samme måte som et annet studium, Praktisk-pedagogisk utdanning. De skriver videre at det er en godt kjent lærerutdanning. Vi oppfatter at dette er sier noe om et populært studieprogram og ingen ting om at det oppfattes som et kjennetegn på en utdanning fra en bestemt kommersiell aktør. Statoil omtaler også TEACH FIRST NORWAY som et program, og vi oppfatter at dette er omtale av et opplegg/en metode/et program med et bestemt innhold. Det er vanskelig å se at dette gir uttrykk for at de oppfatter TEACH FIRST NORWAY som et varemerke for en bestemt tilbyder. Uttalelsene fra Tekna og UiO Side 4 av 6

5 skiller imidlertid seg noe fra dette. Tekna skriver at TEACH FIRST er en merkevare som deres studenter og nyutdannede har kjennskap til, og UiO omtaler TEACH FIRST NORWAY som en rekrutterer. Dette tyder på at i alle fall de som har skrevet disse to erklæringene oppfatter TEACH FIRST NORWAY som et kjennetegn. Vi anser likevel at dette har liten verdi som bevis for at studentene oppfatter det som et kjennetegn og ikke et studieprogram. Når det gjelder hjemmesidene til Statoil og UiO, bilag 6 og 7, oppfatter vi at disse viser TEACH FIRST NORWAY og TEACH FIRST som ett av flere alternative opplegg eller studier. Bilag 8 viser klipp fra medier og nettsider. I den første artikkelen fra NA24 er TEACH FIRST NORWAY nevnt en gang som et program. I Høyres 20 forslag for bedre ungdomsskole nevnes «Teach First»-programmet som et rekrutteringstiltak for å få høyt kvalifiserte lærere. Videre er «Teach First»-programmet nevnt i et blogginnlegg av Jan Tore Sanner som også er omtalt i artikkelen etter. Marianne Aasen nevner i sin blogg «støtte til teach first -program og andre lignende tiltak». Her er «program» ikke nevnt i bestemt form, og kan lett gi inntrykk av at det finnes flere TEACH FIRST-programmer. Det er vist til dette i artikkelen etter. Vi anser at dette og de øvrige klippene i bilag 8 viser omtale av programmet, men at det er vanskelig å se at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at det er en bestemt aktør som står bak. Dokumentasjonen er derfor ikke tilstrekkelig til å vise at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter TEACH FIRST NORWAY som noens særlige kjennetegn. Selv om TEACH FIRST NORWAY har hatt omtale i flere riksdekkende aviser, er det vanskelig å se om leseren vil oppfatte TEACH FIRST NORWAY som en beskrivende betegnelse eller som et kjennetegn. Vi har for eksempel ikke mottatt noen markedsundersøkelse som belyser hvordan TEACH FIRST NORWAY oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren. Det er følgelig ikke dokumentert at TEACH FIRST NORWAY er et innarbeidet varemerke. Vi viser til varemerkeloven 3 tredje ledd. Da innsiger ikke har noen dokumentert innarbeidet rettighet, kan ikke varemerkeloven 16 bokstav a komme til anvendelse. Varemerkeloven 16 bokstav b Innsiger har subsidiært anført at bruk av TEACH FOR NORWAY vil krenke deres rett, fordi det er egnet til å forveksles med TEACH FIRST NORWAY som de hadde tatt i bruk, og at leveringen av søknaden dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven 16 bokstav b, jf. 4 første ledd. For at bestemmelsen i 16 bokstav b skal kunne komme til anvendelse må følgende vilkår være oppfylt: 1) Det finnes et annet varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn før søkeren og fortsatt bruker. 2) Det søkte merket må være egnet til å forveksles med det tidligere ibruktatte kjennetegnet. 3) Søkeren må ha kjent til det ibruktatte kjennetegnet da han innleverte søknaden. 4) Ond tro forutsetter at innleveringen av søknaden er skjedd i strid med god forretningsskikk. Side 5 av 6

6 Det er klart at innsigerens TEACH FIRST NORWAY er tatt i bruk, men spørsmålet er om det tatt i bruk før søkerens TEACH FOR NORWAY. Kravet er at den første brukeren må ha tatt kjennetegnet i bruk før registreringssøkeren begynte å bruke det. Det er ikke noe krav om at denne bruken skal ha skjedd i Norge. Partene synes enige om at grunnleggerne av de to organisasjonene, Teach for America og Teach First startet TEACH FOR ALL i Innsiger opplyser at de tok TEACH FIRST NORWAY i bruk i Vi kan derfor ikke se at varemerkeloven 16 bokstav b kan komme til anvendelse. Vi vil likevel, for ordens skyld, knytte noen korte bemerkninger til spørsmålet om forvekselbarhet. Både 16 bokstav a og 16 bokstav b krever at det er vare- og tjenesteslagslikhet. Innsigeren har tatt sitt merke i bruk for undervisning og rekruttering. Dette er likeartet med søkerens «lærerformidlingstjenester; rekrutteringsråd» i klasse 35 og «utdannelsestjenester; arrangering av møter, konferanser og seminarer» i klasse 41. Ut over dette kan vi ikke se at det er noen særlig grad av likeartethet med søkerens varer og tjenester. Når det gjelder merkeliket, er vi av den oppfatningen at begge merker har svært lav grad av særpreg. Vi vil derfor vise til det Patentstyrets annen avdeling uttalte i avgjørelse nr om ordmerket Aquabona (reg. nr ): «Innsigeren har fremholdt at det erindringsbilde som merkene etterlater seg vil være så likt at forvekslingsfare vil foreligge. At erindringsbildene er nokså like, skyldes at begge merker utgjøres av en enkel sammenstilling av to deskriptive elementer, som nærmest er likelydende og hentet fra samme eller meget nær beslektede språk. Innsigeren har med andre ord valgt, og satset på "et svakt varemerke, som andre forretningsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opp til" (jf. Rt s. 641, Superlek, på s. 645).» Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke krenker en annens rett. Det er ikke dokumentert at innsigeren har noen innarbeidet rett til varemerket TEACH FIRST NORWAY, jf. varemerkeloven 3 tredje ledd, jf. 16 bokstav a og 4 første ledd. Vi har videre etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke krenker en annens rett, da det ikke er dokumentert at innsigeren har tatt sitt merke i bruk før søkeren, jf. varemerkeloven 16 bokstav b, jf. 4 første ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Knut Andreas Bostad Siri Steudel 1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven 49 og 50. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014). Side 6 av 6