Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknadsnr Søker: Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Tokyo, Japan Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 8. oktober 2010, hvorved innkommet søknad om å få registrert ordmerket "CRYSTAL TOOLS" som varemerke ble avslått. Gjenpart av Første avdelings avgjørelsesprotokoll ble oversendt søkers norske fullmektig samme dag. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 2. oktober 2007, og med følgende varefortegnelse: Klasse 9: Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; datamaskinprogramvare til bruk i utviklingen av datamaskinspill og/eller videospill; datamaskinprogramvare for å lette utviklingen av datamaskinspill og/eller videospill, nemlig en eiendomsbeskyttet maskin for datamaskinspill som inneholder multiple middelvareprogrammer med grafikkytelsesmaskin, fysikksystem, bevegelseskontroll, kinematografi, lyd, spesialeffektytelse, brukergrensesnitt-system, kunstig intelligens og nettverksvirksomhet. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merket "CRYSTAL TOOLS" er uregistrerbart i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 16 første ledd bokstav a, da det er egnet til å forveksles med norsk varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket "CRYSTAL DYNAMICS", innlevert den 13. oktober 1993 og registrert den 8. juni 1995 for nærmere angitte varer i klasse 9 (hele varefortegnelsen gjengitt nedenfor), norsk varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket "CRYSTAL POINT", innlevert den 25. januar 2000 og registrert den 20. juli 2000 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9 og 42 (hele vare- og tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), norsk varemerkeregistrering nr ( ), det kombinerte merket "CRYSTAL

2 Annen avd. sak nr CHRONICLES", innlevert den 7. oktober 2003 og registrert den 31. august 2004 for nærmere angitte varer i klassene 9, 16 og 28, samt norsk varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket "CRYSTALTALK", innlevert den 23. juni 2006 og registrert den 23. november 2006 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9 og 38. De to sistnevnte registreringene ble senere under saksbehandlingen frafalt av Patentstyrets Første avdeling som aktuelle mothold i saken. Norsk varemerkeregistrering nr ( ) har følgende varefortegnelse: Klasse 9: Dataprogrammer innregistrert på optiske og magnetiske databærere; dataprogrammer for alle slag media til undervisnings-, utdannelses- og underholdningsformål, innregistrert på optiske og magnetiske media; videospill innregistrert på optiske og magnetiske databærere/-media; videospillemaskiner, -apparater og deres dataprogrammer innregistrert på optiske og magnetiske databærere; spilleapparater, alene for bruk med TV-apparater. Norsk varemerkeregistrering nr ( ) har følgende vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9: Klasse 42: Dataprogrammer og instruksjonsmanualer solgt som en enhet for bruk i områdene kommunikasjon mellom datamaskiner, og kommunikasjoner innen og mellom datanettverk med spesielle anvendelser som terminal-emulering, dataprogrammering, filoverføring. Konsultasjoner vedrørende datamaskinvare og -programvare, diagnose-tjenester i datanettverk, dataprogrammering for andredatanettverk, dataprogrammering for andre. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 8. oktober 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd bokstav a og b.

3 Annen avd. sak nr Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EUdomstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Faren for forveksling må vurderes ut fra hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Varefortegnelsene omfatter blant annet dataprogrammer og programvare i klasse 9, som både kan være ment for næringsdrivende og for private sluttbrukere. Oppmerksomhetsnivået antas å være middels høyt for dataprogrammer/programvare. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C- 210/96, Gut Springenheide. Vareslagslikhet: Reg. nr , ordmerket CRYSTAL DYNAMICS, er registrert for: Klasse 9: Dataprogrammer innregistrert på optiske og magnetiske databærere; dataprogrammer for alle slag media til undervisnings-, utdannelses- og underholdningsformål, innregistrert på optiske og magnetiske media; videospill innregistrert på optiske og magnetiske databærere/-media; videospillemaskiner, - apparater og deres dataprogrammer innregistrert på optiske og magnetiske databærere; spilleapparater, alene for bruk med TV-apparater Reg. nr , ordmerket CRYSTAL POINT, er registrert for: Klasse 9: Klasse 42: Dataprogrammer og instruksjonsmanualer solgt som en enhet for bruk i områdene kommunikasjon mellom datamaskiner, og kommunikasjoner innen og mellom datanettverk med spesielle anvendelser som terminalemulering, dataprogrammering, filoverføring. Konsultasjoner vedrørende datamaskinvare og -programvare, diagnosetjenester i datanettverk, dataprogrammering for andre Varefortegnelsen knyttet til det søkte merket gjelder videospillprogramvare og datamaskinprogramvare til bruk for utvikling av datamaskinspill. Reg. nr gjelder blant annet dataprogrammer ( ) for underholdningsformål og videospillemaskiner, -apparater og deres dataprogrammer. Det er her tale om identiske varer. Reg. nr gjelder dataprogrammer ( ) for bruk i kommunikasjon mellom datamaskiner, og kommunikasjoner innen og mellom datanettverk med spesielle anvendelser som terminalemulering, dataprogrammering, filoverføring. Det antas at dataprogrammer til kommunikasjonsbruk er sterkt likeartet med datamaskinprogramvare til spillutvikling. Mange dataspill er avhengig av kommunikasjon mellom flere datamaskiner eller mellom ulike datanettverk. Dataprogrammene kan således ha samme innhold eller de kan benyttes sammen/samtidig. Vi har også lagt vekt på at for eksempel "datamaskinprogramvare til bruk i

4 Annen avd. sak nr utviklingen av datamaskinspill og/eller videospill" i klasse 9 anses likeartet med tjenesten "konsultasjoner vedrørende datamaskinvare og -programvare" i klasse 42 for registrering nr Da det foreligger sterk vareslagslikhet (og til dels identitet) mellom varefortegnelsene, vil graden av kjennetegnslikhet bli avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Kjennetegnslikhet: Det søkte merket består av teksten CRYSTAL TOOLS, som kan oversettes til krystall-verktøy. Det søkte merket må holdes opp mot de to eldre CRYSTAL-merkene, som gir betydningsinnholdet krystall-dynamikk og krystallpunkter eller krystallpoeng. Merkeelementet TOOLS anses å være relativt svakt, da begrepet verktøy ( dataverktøy ) er vanlig brukt i databransjen. Slik programvare som er å finne i søkers varefortegnelse vil naturlig kunne omtales som et verktøy. Det må derfor antas at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte TOOLS i det søkte merket som et beskrivende tillegg til ordet CRYSTAL. Patentstyret har ikke funnet noen bestemt betydning av CRYSTAL (krystall) innen programvare. CRYSTAL kan muligens oppfattes som noe som er eksklusivt og/eller krystallklart, men anses suggestivt for de aktuelle varene i klasse 9 og tjenestene i klasse 42. Fullmektigens påstand om at krystall blant annet er en betegnelse på en likeretter av syntetisk krystall i radioapparater anses ikke relevant, da det ikke er snakk om slike vareslag i den foreliggende saken. Det er således CRYSTAL som er det mest distinktive merkeelementet både i det søkte merket og de motholdte merkene. Vi har fått opplyst at søkers varer i hovedsak er en spillmotorprogramvare som ble utviklet for å skape videospillet FINAL FANTASY XIII, der en bergkrystall spiller en viktig rolle som en del av legenden eller historien i spillet. Fullmektigen hevder at bruken av CRYSTAL i varemerket er bestemt av historien i søkers videospill, og at dette vil bli forstått av omsetningskretsen. Patentstyret har problemer med å forstå relevansen av denne argumentasjonsrekken. Vi kan ikke se at merkeelementet CRYSTAL skal vurderes som svakt på grunn av at en krystall er en del av historien i et annet spill, som søker i sin tid laget spillmotorprogramvare for. Det som skal vurderes her er om CRYSTAL er sterkt eller svakt for varene i den innsendte varefortegnelsen, og den sammenhengen fullmektigen påpeker virker for indirekte til å påvirke vurderingen av merkeelementenes særpreg. Det kan ikke uten videre legges til grunn at forbrukerne av programvare til dataspill generelt, kjenner til innholdet i FINAL FANTASY XIII. Vi fastholder at CRYSTAL er det sterkeste merkeelementet i de varemerkene vi har til vurdering. Fullmektigen har reagert på at CRYSTAL DYNAMICS ikke ble motholdt da CRYSTAL POINTS ble registrert i Det foreligger ikke samtykkeerklæring fra innehaveren av det eldste merket, og vi forstår at dette kan synes å være ustøhet i praksis. TOOLS er noe mer direkte beskrivende og derfor noe svakere for dataprogrammer og videospill enn ordene DYNAMICS og POINT. Det søkte merket anses derfor mer forvekselbart med de motholdte merkene, enn de motholdte merkene innbyrdes. Dette kan være årsaken til at CRYSTAL DYNAMICS etter en konkret vurdering ikke ble motholdt da CRYSTAL POINTS ble registrert. Når det gjelder henvisningen til IR , CRYSTAL BRIDGE, vil vi bemerke at registrering nr , ordmerket CRYSTAL POINT, ikke ble anført som et hinder da det ikke ble ansett å foreligge vareslagslikhet.

5 Annen avd. sak nr Fullmektigen har vist til de internasjonale registreringene, IR ACTIVE CRYSTAL, IR RED CRYSTAL, IR CRYSTALLICS og registrering nr CRYSTALLED, samt IR og IR THE MAGIC OF CRYSTAL. Det kan synes som at fullmektigen nevner disse registreringene for å vise at merkeelementet CRYSTAL er registrerbart for varer i klasse 9. Slik argumentasjon anses ikke relevant, da det søkte merket ikke er nektet registrert på grunn av manglende særpreg, men på grunn av forvekselbarhet med andre merker. Fullmektigen hevder at forvekslingsfare bare kan oppstå dersom det felles merkeelementet er dominerende, og viser til flere avgjørelser fra EU-domstolen og EU-retten (blant annet C-334/05 og T-359/02). Som forklart innledningsvis, mener Patentstyret at CRYSTAL er det sterkeste merkeelementet både i det søkte merket og i motholdende. Patentstyrets vurdering anses å være i overensstemmelse med EU-praksis på dette punktet. Fullmektigen har også vist til EU-rettens uttalelser om at forbrukernes oppmerksomhetsnivå ofte er lavere når man står overfor typiske reklameuttrykk, enn for andre merker (T-130/01, REAL, PEOPLE, REAL SOLUTIONS, premiss 24). Så vidt vi forstår, mener fullmektigen at CRYSTAL er et rosende utsagn, men at TOOLS, som ikke er et reklameuttrykk, reduserer faren for forveksling. Vi er ikke enig i at uttalelsen fra EU-retten kan anvendes antitetisk på denne måten, og vi finner det unaturlig å vurdere oppmerksomhetsnivået for CRYSTAL og TOOLS hver for seg. Etter Patentstyrets syn vil CRYSTAL TOOLS som helhet ikke oppfattes som et salgsfremmende utsagn, og uttalelsene i T-130/01 anses ikke å kunne påvirke vår vurdering i nevneverdig grad. Etter en samlet vurdering av vareslagslikhet og kjennetegnslikhet, anses det å være sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker kan tro at merkene refererer seg til samme kommersielle opphav. CRYSTAL har den samme plasseringen, da dette ordelementet kommer først i alle merkene. Videre beholder ordet CRYSTAL sitt selvstendige betydningsinnhold i alle de tre sammenstillingene, siden ingen av de etterfølgende ordene skaper noen avvikende forestilling av ordet CRYSTAL. Dersom man ikke direkte skulle forveksle merkene, vil man på grunn av det sammenfallende merkeelementet CRYSTAL kunne tro at merkene refererer seg til selskaper som har en kommersiell forbindelse (fare for indirekte forveksling). En relativt høy merkebevissthet for dette vareslaget antas ikke å avhjelpe forvekslingsfaren. Konklusjon: Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket CRYSTAL TOOLS er egnet til å forveksles med registrering nr , ordmerket CRYSTAL DYNAMICS og registrering nr , ordmerket CRYSTAL POINT. Merket må dermed nektes registrert i henhold til varemerkeloven 16 første ledd bokstav a). Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom den 8. desember I klagen uttaler søkers fullmektig:

6 Annen avd. sak nr "Herved påklages Patentstyrets avgjørelse av 8. oktober 2010 i ovennevnte varemerkesøknad. Begrunnelsen er at vi er uenige i bedømmelsen av forvekslingsfaren, idet vi mener at det ikke foreligger forvekslingsfare med de motholdte registreringene CRYSTAL POINT og CRYSTAL DYNAMICS, og at søkers merke dermed kan registreres. I tillegg er den motholdte registreringen CRYSTAL DYNAMICS nå eid av et selskap søker kontrollerer, noe vi vil legge fram dokumentasjon for. Endelig vil vi peke på at den motholdte reg. nr , CRYSTAL POINT, utløp 20. juli 2010 og hittil ikke er fornyet. Vi foreslår derfor å eventuelt sende utfyllende kommentarer til denne klagen når det er klart om registrering blir fornyet innen respittfristen 20. januar For øvrig viser vi til argumentasjonen i våre tidligere svar til Patentstyret. [...]." Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 22. desember 2010, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klagen av 8. desember Den 28. februar 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 8. oktober Patentstyrets Første avdeling oversendte samme dag sakens dokumenter til Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagen, sammen med et notat med følgende innhold: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Registrering nr , CRYSTAL POINT, er ikke fornyet. Det andre motholdet registrering nr , CRYSTAL DYNAMICS, forblir et motholdt inntil søker har skaffet samtykke eller overtatt rettigheten. Klagen oversendes derfor til Annen avdeling for behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Den 1. mars 2011 sender søkers fullmektig inn en signert erklæring fra innehaver av norsk varemerkeregistrering nr , CRYSTAL TOOLS, med følgende ordlyd:

7 Annen avd. sak nr "CONSENT DECLARATTON The undersigned, Square Enix, Ltd,, Wimbledon Bridge House, 1 Hatfield Road, London, Great Britain, proprietor of Norwegian Trademark Registration No , hereby consent to use and registration of the trademark CRYSTAL TOOLS applied for in Norway under application No by: Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.) , Yoyogi Shbuya-ku Tokyo Japan for the following goods: 09: Computer game software; video game software; computer software for use in the development of computer games and/or video games; computer software to ease the development of computer games and/or video games, namely a proprietary computer game engine comprising multiple middleware programs featuring graphics rendering engine, physics system, motion control, cinematics, sound, special effect rendering, user interface system, artificial intelligence, and networking. On behalf of Square Enix Ltd. London, England, 21 December 2010 Place / date (Sign.) Signature ANTHONY PRICE COMPANY SECRETARY." I brevet som innkom sammen med erklæringen, uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til vår klage av 7. desember 2010 i ovennevnte sak. Der er nå blitt kunngjort at motholdt registrering nr , CRYSTAL POINT, ikke ble fornyet og dermed er opphørt fra 20. juli 2010, se vedlegg. Videre legger vi ved et signert samtykke til registrering av søkers merke fra innehaver av motholdt registrering nr , CRYSTAL DYNAMICS. Dermed må begge motholdene Patentstyret anførte i sin avgjørelse anses bortfalt slik at søkers merke kan registreres. Vi kan dermed ikke se at det foreligger ytterligere registreringshindringer, men ber om å bli underrettet og få anledning til uttalelse dersom slike likevel finnes å foreligge."

8 Annen avd. sak nr

9 Annen avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Etter at saken er ferdigbehandlet i Patentstyrets Første avdeling, men før saken er tatt opp til realitetsbehandling og avgjort i Patentstyrets Annen avdeling, har søker innhentet og sendt inn samtykke til registrering av sitt ordmerke "CRYSTAL TOOLS" for varene "computer game software; video game software; computer software for use in the development of computer games and/or video games; computer software to ease the development of computer games and/or video games, namely a proprietary computer game engine comprising multiple middleware programs featuring graphics rendering engine, physics system, motion control, cinematics, sound, special effect rendering, user interface system, artificial intelligence, and networking" i klasse 9, fra innehaveren av den motholdte norske varemerkeregistrering nr , ordmerket "CRYSTAL DYNAMICS". Denne varefortegnelsen fra samtykkeerklæringen representerer en ren oversettelse av nærværende søknads opprinnelige varefortegnelse av 2. oktober 2007 til engelsk. Dette innebærer at det søkte merket nå kan registreres uhindret av bestemmelsen i varemerkelovens 16 bokstav a) i forhold til varemerkeregistrering nr Når det gjelder den av Patentstyret tidligere anførte norske varemerkeregistrering nr , ordmerket "CRYSTAL POINT", skal kort bemerkes at denne er opphørt med virkning fra 20. juli 2010, grunnet manglende fornyelse, og at dette merket således ikke lenger er et aktuelt registreringshinder. Etter dette må Patentstyrets Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake for fortsatt behandling av søknaden. Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i styrelovens 5 første ledd annet punktum. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Første avdeling for fortsatt behandling med den opprinnelige varefortegnelsen av 2. oktober Are Stenvik (sign.)