Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 23. november 2011

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknad nr Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark Fullmektig: Advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS, Strandgaten 209, Postboks 1970 Nordnes, NO-5817 Bergen (tidl. fullm. Zacco Norway AS, Oslo) Innsiger 1: Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, Stockholm, Sverige Innsiger 2: Trygg-Hansa Forsikring (norsk avdeling av Trygg-Hansa Försäkrings AB), Oslo, Norge Innsiger 3: Repono Holding AB (tidligere Trygg-Hansa AB), Stockholm, Sverige Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 1233 Sentrum, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 23. november 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 17. mars 2009, hvorved tidligere beslutning om å registrere det nedenfor gjengitte kombinerte merket "TrygVesta" ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes respektive fullmektiger samme dag. Reg. nr ( ) Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 8. april 2005, med følgende varefortegnelse: Klasse 35: Klasse 36: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

2 Annen avd. sak nr Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. Merket ble besluttet registrert den 16. juli 2007, med ovennevnte vare- og tjenestefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 30/2007, med publiseringsdato mandag den 23. juli Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 17. september 2007, innen innsigelsesperiodens utløp. Orientering om innsigelsen er kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 40/2007, med publiseringsdato mandag den 1. oktober Innsigelsen ble inngitt i fellesskap av Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, Stockholm, Sverige, Trygg-Hansa Forsikring (norsk avdeling av Trygg-Hansa Försäkrings AB), Oslo, Norge, og Repono Holding AB (tidligere Trygg-Hansa AB), Stockholm, Sverige. De tre innsigelsene er av Patentstyrets Første avdeling behandlet under ett, og innsigerne er for enkelthets skyld betegnet med entallsformen innsiger. Innsigelsen var for det første begrunnet med at det registrerte kombinerte merket "TrygVesta" er egnet til å forveksles med innsigernes innarbeidede varemerke og sekundære forretningskjennetegn "TRYGG-HANSA", samt egnet til å forveksles med det ibruktatte foretaksnavnet "TRYGG-HANSA FORSIKRING", og at det kombinerte merket således er blitt registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 2, 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 3 tredje ledd og 4), jf. foretaksnavnelovens 3-1 første ledd og 1-1 annet og tredje ledd. Innsigerne har videre anført at det kombinerte merket "TrygVesta" er egnet til å forveksles med det registrerte foretaksnavnet "TRYGG HANSA NORGE NORSK AVDELING AV TRYGG HANSA FORSEKRINGS AB NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK", org. nr , sektorkode 477 Skadeforsikringsselskaper, utenlandskeid, innført i Enhetsregisteret i Brønnøysund den 5. september 1997, og at det kombinerte merket således er blitt registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 første ledd), og foretaksnavnelovens 3-1 første ledd.

3 Annen avd. sak nr Innsigerne har endelig anført at det kombinerte merket "TrygVesta" inneholder noe som er egnet til å oppfattes som innsigernes foretaksnavn, og at merket således er besluttet registrert og blitt innført i det norske varemerkeregisteret også i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 4 (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 første ledd). Med hensyn til partenes argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Første avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Patentstyret velger først å behandle spørsmålet om innsiger har innarbeidet TRYGG-HANSA som varemerke og sekundært forretningskjennetegn, jf. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Innsigers fullmektig anfører at innsiger har innarbeidet TRYGG-HANSA som kjennetegn for forsikringstjenester. Det er i denne sammenheng innlevert 24 bilag som skal dokumentere påstanden. Innehavers fullmektig anfører at den innleverte dokumentasjonen ikke sannsynliggjør at TRYGG-HANSA er innarbeidet som et varemerke i Norge. Det anføres videre at et eventuelt innarbeidelsesvern må anses som bortfalt, da bruken av TRYGG-HANSA har opphørt i Norge. Patentstyret har følgende bemerkninger til spørsmålet om innarbeidelse. Som dokumentasjon for innarbeidelse har Patentstyret mottatt 24 bilag. Vi har valgt å henvise til nummereringen av bilagene innlevert i sak nr , da dokumentasjonen i denne saken kom inn samlet. Bilag nr. 2 viser en oversikt over pressedekning i perioden Her fremgår det at Trygg-Hansa er blitt omtalt i aviser som VG, Dagbladet, Aftenposten og Dagsavisen, og i tidsskrifter som Kapital, Dine Penger, Nytt om Bil, OBOS-bladet og Osloposten. Trygg-Hansa er blitt omtalt fra 2 ganger i 2003 opp til 15 ganger i Bilag nr. 3 viser stipulert oversikt over markedsaktiviteter i perioden Dette bilaget viser annonsering i en rekke tidskrifter så som Norges Lastebileierforbund, Bilist, StorbyGuiden, Obos-bladet, Vi Menn, KK (Kvinner og klær) og telefonkatalogen. Aktiviteten for 2005 er ikke tillagt avgjørende vekt da dette er etter søknadens inngivelse. Vi har heller ikke lagt vekt på kommunikasjonsplaner da disse kun viser hva som er planlagt, ikke hva som er gjennomført. Dokumentasjonen viser etter vårt syn at kjennetegnet har vært brukt i en viss utstrekning i en periode på fire år. Videre vises det i bilag nr. 4 til en pressemelding der det fremgår at premieinntektene for 2003 var på 117 millioner kroner. Patentstyret er av den oppfatning at dette tallet gir utrykk for en relativt beskjeden markedsandel. Fullmektigen har opplyst om at det ble tegnet mellom 80 og 90 tusen poliser til OBOS medlemmer. Vi har i denne sammenheng ikke lagt vekt på tallene som kommer frem i månedsrapporten og oversikten over næringskunder i bilag nr. 18 og 19, da disse viser til tall i årene 2006 og Til slutt viser bilagene 5 til 19 omtale av Trygg-Hansa i artikler på blant annet Dagbladets hjemmeside, Aftenpostens hjemmeside,

4 Annen avd. sak nr NRK s hjemmeside og Norsk Boligbyggelags. Denne dokumentasjonen viser bruk av Trygg- Hansa som et ordmerke og som en henvisning til et foretak. Patentstyret har etter en helhetsvurdering av den innleverte dokumentasjonen, dog under tvil, kommet til at innsigers kjennetegn er innarbeidet for forsikringsvirksomhet. Tvilen knytter seg til de relativt lave premieinntektene og at det kun er vist til antall solgte poliser i Innsiger har på den annen side fått uforholdsmessig mye mediaomtale på grunn av avtalen med OBOS. Videre omfatter innsigers merke det distinktive merkeelement, Hansa. Det skal mindre til for å innarbeide et merke med distinktive elementer, enn merker som kun består av beskrivende tekst, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s Vi kan ikke se at innehavers innvendinger mot selve innarbeidelsesdokumentasjonen, kan føre frem. Det er ikke avgjørende hvem som har utarbeidet de fremlagte oversiktene, så lenge de fremstår som troverdige. Det meste av dokumentasjonen viser videre til bruk av Trygg-Hansa som et sekundært foretningskjennetegn eller som et varemerke. Det er til slutt ikke avgjørende om innsigers kjennetegn er innarbeidet i samarbeid med OBOS, eller også av OBOS. Det avgjørende er at kjennetegnet er innarbeidet for noens varer, jf. varemerkeloven 2. Innehavers anførsel om at innarbeidelsesvernet har bortfalt kan heller ikke føre frem. Spørsmålet i denne saken er om det forelå en registreringshindring på søknads- og registreringstidspunktet. Den internasjonale utpekningen ble besluttet gjeldende 8. november Foretaket Trygg- Hansa skiftet navn 1. januar Det skal også bemerkes at en innarbeidet rettighet ikke mister sitt vern den dagen innehaver slutter å bruke det. Det er ikke noe i veien for at merket beholder sitt vern i adskillig tid etter opphøret av bruken, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 38 flg. Henvisningen til Rt s. 1725, Lundetangen, er ikke analog. I denne saken mistet innehaver den innarbeidete rettigheten etter lang tids manglende bruk, nærmere bestemt 10 år. Konklusjon: Patentstyret har under tvil kommet til at innsiger har innarbeidet Trygg-Hansa som varemerke og sekundært forretningskjennetegn for forsikringsvirksomhet, jf. varemerkeloven 2 og foretaksloven 1-1 tredje ledd. *** Spørsmålet blir så om den internasjonale registreringen TrygVesta er egnet til å forveksles med det innarbeidete varemerke og sekundære forretningskjennetegnet Trygg-Hansa, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 2. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Den internasjonale registreringen er besluttet gjeldende for blant annet Insurance; financial affairs, monetary affairs; real estate affairs i klasse 36. Dette anses å være samme eller lignende tjenester som forsikringstjenester, jf. vurderingen av innsigers innarbeidete rettighet. I forhold til tjenestene i klasse 35 og 42, kan vi derimot ikke se at foreligger tjenesteslagslikhet, jf.

5 Annen avd. sak nr varemerkeloven 6 første ledd. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til de aktuelle tjenestene, vil henvende seg til både profesjonelle aktører, men i hovedsak helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger kjennetegnslikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at det i denne vurderingen må legges særlig vekt på det første elementet, Tryg/Trygg. Det er videre disse merkeelementene som er de første og mest iøynefallende elementene i begge merkene. De etterfølgende merkeelementene, Vesta/Hansa, har en ikke ubetydelig grad av visuell, assosiasjonsmessig og fonetisk likhet. Innehavers fullmektig anfører at merkene skaper et forskjellig helhetsinntrykk. Visuelt skaper den figurative utformingen av den internasjonale registreringen avstand mellom merkene. Videre må ordet trygg anses som et svakt merkeelement for forsikringsvirksomhet. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnslikheten. Patentstyret er ikke enig i at det innledende elementet Tryg/Trygg er det mest iøynefallende merkeelementet i de aktuelle kjennetegnene. Tryg/Trygg vil bli oppfattet i betydningen sikker, uten fare og må anses som nærmest beskrivende for forsikringsvirksomhet. Slik virksomhet har som hovedformål å skape sikkerhet gjennom pulverisering av ansvar. Merkeelementene Vesta og Hansa har ingen slik tilknytning til de aktuelle tjenestene. Disse merkeelementene vil derfor dominere helhetsinntrykkene av de aktuelle kjennetegnene. Vi kan ikke se at merkeelementene Vesta/Hansa har en ikke ubetydelig grad av visuell, assosiasjonsmessig og fonetisk likhet. Merkeelementene er visuelt forskjellige ved at det kun er én bokstav, a som er plassert på samme sted. Bortsett fra denne ene bokstaven er de andre fire bokstavene, med unntak av bokstav s, forskjellige. Bokstaven s er videre plassert forskjellig i de to merkene. Forskjellen i bokstavsammesetningen medfører etter vårt syn at merkene også blir fonetisk forskjellige. Til slutt fremstår merkene som assosiasjonsmessig forskjellige. Vesta er adverb for (fra vest) og kan bli oppfattet å ha noe med himmelretning å gjøre. Hansa betyr en sammenslutning av kjøpmenn og kan også bli oppfattet som å ha noe med Bergen å gjøre, jf. hansatiden. Patentstyret har ikke lagt vekt på den figurative utformingen av den internasjonale registreringen, da denne utformingen er minimal. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at de aktuelle kjennetegnene ikke er forvekselbare, jf. varemerkeloven 49 annet ledd, 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd, 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Det er i denne sammenheng lagt særlig vekt på at kjennetegnenes dominerende elementer er forskjellige. Denne forskjellen medfører at man også vil legge merke til forskjellen i de svake elementene Tryg/Trygg, ved at den ene er skrevet med en g, mens den andre er skrevet med to. Det er videre lagt vekt på at den dokumenterte innarbeidelsen ikke gir grunnlag for et omfattende verneområde. *** Patentstyret kan ikke se at anførselen vedrørende varemerkeloven 14 første ledd nr. 4 kan føre frem. Det er antatt at denne bestemmelsen normalt bare kommer til anvendelse i de tilfellene når foretaksnavnet gjengis uendret eller med bare ubetydelige endringer eller tillegg, jf. Lassen:

6 Annen avd. sak nr Oversikt over norsk varemerkerett s. 136 flg. I denne saken er det kun det svake elementet Trygg som er gjengitt i endret form Tryg. Patentstyret har derfor kommet til at det søkte merket ikke kan oppheves etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. *** Patentstyret ser ingen grunn til å vurdere om det foreligger fare for forveksling i forhold til den påståtte rettigheten i form av foretaksnavn TRYGG-HANSA FORSIKRING eller det registrerte foretaksnavnet TRYGG HANSA NORGE NORSK AVDELING AV TRYGG HANSA FORSEKRINGS AB NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og foretaksnavneloven 3-1 første ledd. Det foreligger større avstand mellom den internasjonale registreringen og disse kjennetegnene, enn i forhold til den innarbeidete rettigheten, Trygg-Hansa. *** Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at den internasjonale registreringen ikke er egnet til å forveksles med innsigers innarbeidete eller registrerte rettigheter. Det søkte merket inneholder heller ikke noe som er egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. 21a annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret fredag den 15. mai Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. juni Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig følgende: "Vi viser til Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 17. mars 2009 i ovennevnte sak. Patentstyrets første avdeling konkluderte i denne avgjørelsen med at TRYGG-HANSA må anses innarbeidet som kjennetegn for forsikringsvirksomhet, jfr. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Imidlertid konkluderte Patentstyrets første avdeling med at varemerket TrygVesta (i rødt m/ fig., i det følgende benevnt TrygVesta ) ikke er egnet til å fremkalle forveksling med kjennetegnet Trygg-Hansa, til tross for at de aktuelle kjennetegnene er hhv. søkt registrert og innarbeidet for overlappende varer. Det ble ikke tatt stilling til hvorvidt det søkte varemerket er egnet til å fremkalle forveksling med innsigers eldre rettigheter til det ibruktatte foretaksnavnet TRYGG-HANSA FORSIKRING eller det registrerte fortaksnavnet TRYGG HANSA NORGE NORSK AVDELING AV TRYGG HANSA FORSEKRINGS AB NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK.

7 Annen avd. sak nr Registreringen av det yngre kjennetegnet ble således opprettholdt. På vegne av innsiger påklages herved avgjørelsen til Patentstyrets Annen Avdeling, da man mener at første avdeling har kommet til et uriktig resultat for så vidt gjelder forvekselbarhetsspørsmålet. Første avdeling har ved sin avgjørelse konkludert med at det innledende elementet Tryg/Trygg ikke er det mest iøynefallende merkeelementet, ettersom dette elementet må anses svakt særpreget ( nærmest beskrivende ), mens elementene Vesta/Hansa anses mer særpregede og dominerende for helhetsinntrykket i de respektive merkene. Videre legges det til grunn at sistnevnte elementer er visuelt, fonetisk og assosiasjonsmessig forskjellige. Etter innsigers oppfatning bærer Patentstyrets første avdelings avgjørelse preg av mangler på to viktige punkter: 1. Til tross for at TRYGG-HANSA anses innarbeidet som varemerke/sekundært forretningskjennetegn i Norge, er det tilsynelatende ikke tatt stilling til hvorvidt dette bidrar til styrket særpreg for merkeelementet TRYGG 2. Første avdelings sammenligning av varemerkene TRYGG-HANSA og TrygVesta bærer etter innsigers oppfatning preg av å være noe skjematisk og akademisk, basert på en separat vurdering av merkenes elementer, uten tilstrekkelig omtanke for hvordan merkene faktisk og som helhet vil bli oppfattet av forsikringskunder i Norge. Dette vil bli kommentert nærmere nedenfor. Innledningsvis vil vi imidlertid kommentere og presisere de anførsler som ble fremmet for Patentstyrets første avdeling i saken. Disse anførslene fastholdes i all sak overfor Patentstyrets Annen Avdeling, i den grad de fortsatt er av relevans for saken. Med hensyn til innsigers eldre rettigheter til kjennetegnet TRYGG-HANSA (og varianter av dette) anses dette å gjelde det registrerte foretaksnavnet TRYGG HANSA NORGE NORSK AVDELING AV TRYGG HANSA FORSEKRINGS AB NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK og det anvendte foretaksnavnet TRYGG-HANSA FORSIKRING, jfr. foretaksnavneloven 3-1 første ledd, og innarbeidede rettigheter til TRYGG-HANSA (evt. TRYGG-HANSA FORSIKRING) som varemerke og sekundært forretningskjennetegn, jfr. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Det fastholdes at søkers varemerke er egnet til å fremkalle forveksling med innsigers ovennevnte kjennetegnsrettigheter, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Vi viser i denne forbindelse til argumenter og dokumentasjon som fremsatt/fremlagt i innsigelsen av 17. september For så vidt gjelder innsigers innarbeidede rettigheter til kjennetegnet TRYGG-HANSA viser vi også til resultatene fra en markedsundersøkelse foretatt av Research International i Norge i Markedsundersøkelsen ble gjennomført primo mars 2006, og er således svært relevant hva gjelder den norske omsetningskretsen s kunnskap og kjennskap til TRYGG-HANSA som

8 Annen avd. sak nr varemerke/sekundært forretningskjennetegn. Vi kan opplyse at det ble gjennomført 1160 intervju mot alminnelige forbrukere (Business to Consumer), i tillegg til 600 gjennomførte intervju mot bedriftsmarkedet (Business to Business). Her skal imidlertid påpekes at det ikke var intervju av forsikringsmeglere, men kunder av forsikringsmeglere inngikk i undersøkelsen. Det er videre opplyst at undersøkelsen er representativ i forhold til geografisk spredning. Resultatet fra markedsundersøkelsen oppsummeres slik: Figures in relevant Unaided awareness Aided awareness Consideration local market (e.g. Aktsam in Sweden, Codan in Denmark, etc. Trygg Hansa < 1% 71 % 12 % (Norway) Aktsam 5 % 74 % 25 % Trygg Hansa 50 % 99 % 62 % Codan 47 % 99 % 30 % Som det vil fremgå var det kun en marginal andel av respondentene som uhjulpet nevnte TRYGG-HANSA som ett av de forsikringsselskaper de kjente til ved undersøkelsen. Imidlertid svarte 71 % på direkte forespørsel at de kjente til TRYGG HANSA, noe som må anses å være en høy andel innenfor en bransje med noen få, dominerende aktører. Det faktum at mindre enn 1 % av respondentene ved undersøkelsen uhjulpet nevnte Trygg-Hansa ved oppramsing av de forsikringsselskaper de kjente til kan ikke tas til inntekt for at kjennetegnet ikke er innarbeidet, slik søker har hevdet i parallelle innsigelsessaker som verserer for Patentstyret. Det antas at de fleste respondenter i hovedsak vil nevne de mest kjente forsikringsselskapene (Storebrand, Gjensidige, If...), og det at Trygg-Hansa ikke nevnes ved en slik oppramsing utelukker på ingen måte at selskapet (kjennetegnet) er godt kjent, jfr. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. At kjennetegnet ikke er blant de mest kjente, utelukker ikke at det er godt kjent innen en bransje med et lite knippe dominerende aktører, i de nevnte lovbestemmelsers forstand. Vi vil i denne sammenheng påpeke at de 71 % av respondentene som på forespørsel oppga at de kjente til Trygg-Hansa, underbygger påstanden om at Trygg-Hansa er godt kjent innenfor den norske omsetningskretsen. Som tidligere nevnt er den aktuelle undersøkelsen representativ i forhold til geografisk spredning, mens publikums kjennskap til Trygg-Hansa er størst i østlandsområdet. Det skal derfor fastholdes at kjennetegnet TRYGG-HANSA er innarbeidet som særlig kjennetegn blant omsetningskretsen i Norge, og det skal i denne sammenheng påpekes at et slikt innarbeidelsesvern varer så lenge det er godt kjent som særlig kjennetegn (også etter evt. opphør av bruk, jfr. foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd (jfr. Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 47 for så vidt gjelder varemerkelovens tilsvarende bestemmelse). Det skal også påpekes at innsigers norskregistrerte foretak består i Foretaksregisteret, med kontaktopplysninger og lenke til innsigers aktive hjemmeside se vedlegg. Uansett om innsigers faktiske virksomhet i Norge pr. i dag hovedsakelig drives under et annet navn (Codan) er det en forutsetning for opphør av vern etter foretaksnavneloven 3-1 tredje ledd at opphøret av bruken er av en viss varighet. Det er uttalt i Ot.prp. nr. 59 ( ) s. 124 at det i begrepet «opphører» ligger noe mer enn en kortere periodes ikke-bruk. Bestemmelsen om den varemerkerettslige bruksplikt i vml. 25a må anses å være retningsgivende for brukspliktregelen

9 Annen avd. sak nr etter foretaksnavneloven, jfr. harmoniseringshensynet mellom de to lover uttrykt i Ot.prp. nr. 43 ( ). Uansett var kjennetegnet TRYGG-HANSA i bruk i Norge både på søknads- og registreringstidspunktet for foreliggende varemerkesøknad/-registrering. Nærmere om forvekselbarhetsspørsmålet I foreliggende sak skal det understrekes at det ikke bare foreligger varelikhet, men faktisk vareidentitet mellom søkers merke og innsigers eldre rettigheter Dette innebærer at kjennetegnene vil ha samme omsetningskrets, samme formål og at de vil kunne tilbys og markedsføres ved siden av hverandre på relevante utsalgssteder. Dette øker risikoen for at en alminnelig forbruker vil kunne ta feil av de to merkene, hvilket igjen også medfører at det må stilles strengere krav til forskjellen mellom kjennetegnene for at det yngre kjennetegnet skal gå klar av en konflikt. Det bestrides ikke at det foreligger visuelle og fonetiske forskjeller mellom de to merkene, men vi vil likevel hevde at det foreligger en ikke ubetydelig fare for forveksling i de vanligste omsetningssituasjonene, nemlig hvor man ikke har begge varemerkene foran seg, men derimot må sammenligne det ene merket med et erindringsbilde av det andre. Det følger av både norsk og europeisk praksis at det ved forvekselbarhetsvurderingen skal legges særlig vekt på likhet mellom første stavelse eller ord i kjennetegnene som skal vurderes opp mot hverandre. I foreliggende sak utgjør ordet TRYGG/TRYG første element i begge merker. Etter innsigers oppfatning vil forskjellen i stavemåte ikke være utslagsgivende, da ordene er uttalemessig identiske og har identisk betydningsinnhold. Det må legges til grunn at norske forbrukere også rent visuelt vil gjenkjenne ordet TRYG i søkers merke som ekvivalenten til det norske ordet trygg. Til tross for at dette ordet i utgangspunktet anses svakt særpreget i forhold til forsikringstjenester, kan det neppe anses direkte beskrivende, hvilket Patentstyret øyensynlig også har lagt til grunn bl.a. ved aksept av varemerkeregistrering nr for ordmerket TRYG for tilsvarende tjenester. Det må uansett forventes at en alminnelig forbruker med et ellers ufullkomment erindringsbilde av de aktuelle kjennetegnene særlig vil gjenkjenne nettopp dette elementet fra innsigers kjennetegn. En forbruker må normalt stole på vage erindringer når han/hun møter partenes respektive varemerker, og i denne relasjon vil ordet TRYGG/TRYG være det første man møter i begge kjennetegn. Forbrukerne vil lett tenke at her markedsføres to varianter av det samme merket, eller anta at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to varemerkene, på grunn av det felles elementet TRYGG/TRYG som utgjør første del av begge parters kjennetegn. Det kan ikke ses at den figurative utformingen eller fargebruken i søkers merke vil ha vesentlig innvirkning på forvekselbarhetsspørsmålet, ettersom dette ikke vil påvirke den fonetiske likheten mellom kjennetegnene. Rent fonetisk foreligger det altså en klar risiko for faktisk forveksling (sammenblanding) og indirekte forveksling (antakelser om kommersielt samarbeid). Rent visuelt vil riktignok livbøyefiguren i søkers merke bidra til å skape en viss avstand mellom kjennetegnene, men etter innsigers oppfatning vil dette ikke være tilstrekkelig til å forhindre indirekte forveksling (antakelser om kommersielt samarbeid) som vil oppstå på grunn på øvrige likhetstrekk mellom kjennetegnene, og da særlig det felles ordelementet TRYG/TRYGG.

10 Annen avd. sak nr Styrket/utvidet vern Som grunnlag for en skjerpet forvekselbarhetsvurdering vil innsiger for det første hevde at ordet TRYGG i kjennetegnet TRYGG-HANSA må anses å ha oppnådd en styrket grad av varemerkerettslig særpreg gjennom innarbeidelse. Det fremkommer av varemerkeloven 13 første ledd siste punktum og foretaksnavneloven 3-2 annet ledd, jfr. varemerkeloven 13 at det ved vurdering av et kjennetegns særpreg skal tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig hvor lenge og i hvilken utstrekning kjennetegnet har vært i bruk. Etter innsigers oppfatning må det legges til grunn at den bruk/innarbeidelse som har skjedd for kjennetegnet TRYGG-HANSA også har styrket blikkfangs- og kjennetegnseffekten for elementet TRYGG som sådan i innsigers kjennetegn. Videre må det som følge av innarbeidelsen av kjennetegnet TRYGG-HANSA antas det også foreligger et utvidet vem for dette kjennetegnet som helhet, jfr. varemerkeloven 6 annet ledd og foretaksnavneloven 3-3 annet ledd. Vedtaket om registrering av søkers varemerke anføres således også å være i strid med varemerkeloven 6 annet ledd. I følge denne bestemmelsen skal et varemerke dessuten anses å være forvekselbart med et tidligere kjennetegn dersom det søkte merket ligner det tidligere kjennetegn forutsatt at det eldste kjennetegnet er så velkjent og har en slik anseelse i Norge at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av det velkjente merket om det andre kjennetegnet ble brukt eller registrert av en annen. Som grunnlag for dette kravet vises det til at TRYGG-HANSA er innarbeidet som kjennetegn her i riket, jfr. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd, noe som også er akseptert av Patentstyret ved første avdelings avgjørelse, som er gjenstand for denne klagen. For øvrig vises det til den dokumentasjon som ble fremlagt for Patentstyrets første avdeling til støtte for påstanden om at kjennetegnet TRYGG-HANSA er innarbeidet og har opparbeidet et betydelig omdømme i den norske omsetningskretsen. Dette omdømmet (godt eller dårlig) medfører at innsiger har krav på vern mot registrering av lignende varemerker etter bestemmelsen i varemerkeloven 6 annet ledd. Det henvises som oftest til varemerkeloven 6 annet ledd i forbindelse med saker som omhandler varemerker som dekker ulike varer eller tjenester, og da under henvisning til at det eventuelt styrkede vernet også må innebære vem mot merker som ikke oppfyller kravet til vareslagslikhet i varemerkeloven 6 første ledd. Det presiseres imidlertid at varemerkeloven 6 annet ledd ikke er begrenset til slike tilfeller, det vil si der man har å gjøre med en manglende varelikhet, men at den i enda større grad gjør seg gjeldende i saker der man har å gjøre med varelikhet eller vare identitet. Poenget er at bestemmelsen gir en varemerkeinnehaver som har opparbeidet et omdømme for sitt varemerke vern mot at andre tar i bruk eller registrerer varemerker som ligner på det velkjente varemerket. Lassen/Stenvik ( Oversikt over norsk varemerkerett ) forklarer denne bestemmelsen nærmere på side 327 fig. På side 327 heter det: Velkjente merker kan altså ha vern også utenfor forvekslingsrelasjonen. Som hovedvilkår for beskyttelse er i stedet oppstilt at det foreligger en urimelig utnyttelse, eller at det kan oppstå skade på det velkjente merkets anseelse. Et eksempel på en situasjon hvor de vanlige reglene om forvekselbarhet ( 4, jf 6 første ledd) ikke strekker til, men hvor regelen i 6 annet ledd kan komme innehaveren av det velkjente varemerket til hjelp, er den hvor likheten ikke er sterk nok til at omsetningskretsen vil blande sammen kjennetegnene eller deres innehavere (risiko for

11 Annen avd. sak nr direkte eller indirekte forveksling [...]), men likevel såpass fremtredende at den gjennomsnittsforbruker som møter det yngre merket vil fremkalle det eldre, velkjente varemerket i sin erindring (risiko for assosiering). Slik assosiering kan bety at det yngre merket trekker urimelige veksler på det eldre merkets berømthet ( free riding ), samtidig som det kan føre til at det berømte merket utsettes for slitasje, og over tid får svekket sin blikkfang. Videre heter det på side 328: Som det fremgår av ordlyden, er vareslagslikhet etter 6 annet ledd ikke en nødvendig betingelse. Til gjengjeld er vilkårene slik at forskjellen kan være mer formell enn reell. Selv om vareslagslikhet ikke kreves, kan vareslagslikheten ha betydning: Nærheten mellom vareslagene vil som regel være et viktig moment ved avgjørelsen av om det velkjente varemerket utsettes for urimelig utnyttelse eller forringelse. Som påpekt ovenfor omfatter TrygVesta og TRYGG-HANSA identiske tjenester. Med hensyn til det siste sitatet fra Lassen/Stenvik betyr dette altså at en eventuell krenkelse eller forringelse av TRYGG-NANSA vil være mer nærliggende og således enklere å konstatere enn i de tilfellene der man har å gjøre med varemerker som omfatter ulike varer eller tjenester. Vareidentiteten må således få betydning også ved vurdering av om det foreligger en risiko for assosiasjon mellom TrygVesta og TRYGG-HANSA. Lassen/Stenvik uttaler altså på side 327 at man etter varemerkeloven 6 annet ledd ikke skal se på hvorvidt det foreligger en direkte eller indirekte fare for forveksling. I stedet skal man prinsipalt ta stilling til om det eldste varemerket er velkjent og har anseelse/omdømme, og så subsidiært vurdere om det søkte merket ligner på det eldste merket eller om det foreligger fare for assosiasjon. Som følge av at TRYGG-HANSA må anses velkjent i Norge, skal man altså ikke bare spørre om det foreligger forvekslingsfare men man må også vurdere om det søkte merket ligner på det innarbeidede kjennetegnet og om en registrering ville kunne forringe det innarbeidede kjennetegnets blikkfang. De samme prinsipper er lagt til grunn i EU retten, se C-508/O1 Adidas vs. Fitnessworld, se premiss 29 der det heter: The infringements referred to in Article 5 (2) of the Directive, where they occur, are the consequences of a certain degree of similarity between the mark and the sign, by virtue of which the relevant section of the public makes a connection between the sign and the mark, that is to say, establishes a link between them even though it does not confuse them (...). På bakgrunn av dette anføres det at kravet om forvekslingsfare må anses oppfylt under henvisning til at TRYGG-HANSA er et velkjent kjennetegn i Norge og fordi TrygVesta ligner på samt skaper assosiasjoner til det velkjente merket, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr 6, jfr. 6 annet ledd og foretaksnavneloven 3-3 annet ledd. For øvrig fastholdes innsigers påstand om at søkers varemerke er egnet til å fremkalle forveksling med innsigers eldre kjennetegn, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jfr. 6 første ledd. Under henvisning til dette bes det således om at beslutningen om å gjøre det internasjonalt registrerte merket gjeldende i Norge oppheves, jf. varemerkeloven 21a."

12 Annen avd. sak nr I sin imøtegåelse av 26. august 2009 uttaler registreringshavers fullmektig: "Varemerkesøknad nr Imøtegåelse av klage til annen avdeling vedrørende registrering av det kombinerte merket Innledning Det vises til klage fra Trygg-Hansa Norge norsk avdeling av Trygg Hansa Forsäkrings AB norsk avdeling av utenlandsk foretak, Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag og Repono Holding AB (heretter i fellesskap benevnt Innsigerne ) til registreringen av det kombinerte merket På vegne av TrygVesta A/S, heretter benevnt TrygVesta, gjøres det gjeldende at Patentstyrets første avdeling har kommet til rett resultat når det konkluderes med at den nasjonale registreringen ikke er egnet til å forveksles med Innsigernes innarbeidede eller registrerte rettigheter, og at det søkte merket ikke er egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn. Det fastholdes imidlertid at klagerne ikke har fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon som sannsynliggjør at TRYGG-HANSA er innarbeidet som varemerke og sekundært forretningskjennetegn, jf varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Videre gjøres det gjeldende at TRYGG-HANSA som kjennetegn i alle tilfeller ikke har oppnådd Kodak-vern etter varemerkeloven 6 annet ledd som anført i klagen. Innarbeidelsesspørsmålet Patentstyret har under tvil kommet til at Innsigerne har innarbeidet TRYGG-HANSA som varemerke og sekundært forretningskjennetegn, jf varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Det fastholdes at Innsigerne ikke har fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør at TRYGG- HANSA er innarbeidet, og det vises i den forbindelse til argumentasjonen fremsatt i TrygVestas kommentarer til innsigelse av 12. juni Patentstyret har i sin avgjørelse på korrekt vis ikke lagt avgjørende vekt på aktiviteter i 2005 og videre ikke vektlagt dokumentasjon fra årene 2006 og 2007, da dette var etter søknadens inngivelse..

13 Annen avd. sak nr Innsigerne har for Patentstyrets annen avdeling i tillegg vist til en markedsundersøkelse foretatt av Research International i Norge i Det er opplyst at markedsundersøkelsen er gjennomført primo mars TrygVesta innga sin søknad nummer den 8. april 2005, altså et år før markedsundersøkelsen ble gjennomført. Patentstyrets annen avdeling må således se bort fra denne markedsundersøkelsen i herværende sak, da den ikke sier noe om forbrukernes kjennskap til TRYGG-HANSA på tidspunktet for søknadsinngivelsen. Det bemerkes videre at markedsundersøkelsen kun er beskrevet i klagen, og den er ikke dokumentert, noe som forsterker grunnlaget for å se bort fra undersøkelsen. Når det gjelder bortfall av et eventuelt innarbeidelsesvern har Patentstyret kommet til at anførselen ikke kan nå frem. Begrunnelsen er i første rekke at spørsmålet dreier seg om det forelå en registreringshindring på søknads- og registreringstidspunktet. Når det gjelder spørsmålet om bortfall av et innarbeidelsesvern er TrygVesta uenig i at man her kun skal se på søknads- og registreringstidspunktet. På samme måte som en part kan miste sin rettslige interesse i en sivilrettslig sak underveis i prosessen, må Innsigerne her kunne miste sin interesse på et tidspunkt senere enn søknadstidspunktet. Vurderingsgrunnlaget er om det eventuelt innarbeidede merket fortsatt nyter vern. Når det gjelder henvisningen til Lundetangen-dommen er denne side enig med Patentstyret at saksforholdet var av en annen karakter. Uttalelsen om at merket må være i aktuell bruk er imidlertid et obiter dictum, som fremgår ved å referere hele setningen i dommen: Jeg mener derfor at EØS-tilpasningen i 1992, uten å løse det spørsmål som foreligger i vår sak, allikevel gir støtte for den forståelse av 2 at det er en forutsetning for vern at varemerket er i aktuell bruk. Det fastholdes at TRYGG-HANSA som varemerke ikke lenger er i aktuell bruk. Som ytterligere dokumentasjon for denne påstand vedlegges en artikkel fra januar 2008 der informasjonssjef i Codan Forsikring Norge, Mari Bræin Faaberg, forteller at de i artikkelen omtalte profilkampanjene kommer i kjølvannet av at Codan Forsikring nå kvitter seg med Trygg-Hansanavnet i Norge. Det bemerkes at artikkelen er over halvannet år gammelt. Bilag 1: Utskrift fra artikkel datert 3. januar 2008 Videre, ved å taste inn nettadressen blir man navigert direkte til noe som underbygger påstanden om at TRYGG-HANSA ikke lenger er i aktuell bruk i Norge. TrygVesta fastholder etter dette at den begrensede dokumentasjonen som er fremlagt ikke kan tilsi at TRYGG-HANSA på søknadstidspunktet var godt kjent som særlig kjennetegn for Innsigernes tjenester eller som sekundært forretningskjennetegn. De anførte klagegrunnlag Forvekselbarhetsvurderingen Det anføres at Patentstyret har kommet til korrekt resultat for hva gjelder forvekselbarhetsvurderingen etter varemerkeloven 14 første ledd nr 6 og 2. Innledningsvis minnes det om utformingen på merkene som skal sammenholdes:

14 Annen avd. sak nr TRYGG-HANSA Det presiseres at standpunktene fremsatt tidligere i saken fastholdes av TrygVesta, og det vises i den forbindelse til argumentasjonen inntatt i kommentarer til innsigelsene av 12. juni I en vurdering av om det foreligger forvekselbarhet mellom to merker må vare/tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten vurderes samlet. Innsigerne har ikke fremlagt dokumentasjon som skulle tilsi at de opererer innen klassene 35 og 42, og Patentstyret har korrekt konkludert med at det ikke er tjenesteslagslikhet for disse klassene mellom det registrerte merket og det påstått innarbeidede merket. Det vil etter dette kun være klasse 36; Forsikringsvirksomhet, som vil være gjenstand for en eventuell forvekselbarhetsvurdering. Når det gjelder Innsigernes anførsler i klagen bemerkes det at denne side ikke er enige i at det skal legges særlig vekt på likhet mellom første stavelse i merkene når ord nummer to åpenbart er dominanten i merkene. Som Patentstyret har konkludert med, har ordene Vesta og Hansa ingen tilknytning til de aktuelle tjenestene, og dominerer derfor helhetsinntrykket av de aktuelle kjennetegnene. Merkeelementene Vesta og Hansa er verken visuelt, fonetisk eller begrepsmessig like. I tillegg består av en kombinasjon av et tekstelement og en karakteristisk utforming av merket. Det påpekes at livbøyen fra tidligere er sterkt tilknyttet Vesta, og innarbeidet som et varemerke i seg selv. Dette, samt at kjennetegnenes dominerende elementer er forskjellige, medfører som Patentstyret også har kommet til at man også vil legge merke til forskjellen i stavemåten for de svake elementene Tryg og Trygg. TrygVesta kan ikke se at det i klagen har kommet frem noen ny argumentasjon som tilsier at Patentstyrets annen avdeling skal komme til et annet resultat enn første avdeling. Det fastholdes etter dette at det ikke foreligger noen reell risiko for at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne forveksle ordmerket TRYGG-HANSA med det kombinerte merket. Styrket/utvidet vern TrygVesta kan ikke se at ordet TRYGG i TRYGG-VESTA har oppnådd en styrket grad av varemerkerettslig særpreg gjennom innarbeidelse. Det er i tråd med teori og praksis at merker som er særpregede fra første stund kan få sitt særpreg ytterligere styrket gjennom bruk. Ordet TRYGG tilknyttet bransjen forsikringsvirksomhet, må derimot anses å være et svakt merkeelement. Den dokumentasjon Innsigerne har fremlagt for bruk/innarbeidelse av TRYGG- HANSA tilsier på ingen måte at elementet TRYGG skal kunne nyte et styrket vern. Kodak-vern Det gjøres gjeldende at TRYGG-HANSA som kjennetegn ikke har oppnådd Kodak-vern etter varemerkeloven 6 annet ledd som anført i klagen. Vilkåret for å oppnå et utvidet vern etter varemerkeloven 6 annet ledd er at kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) dersom det annet kjennetegn ble brukt av en annen.

15 Annen avd. sak nr Hvor velkjent et merke er, skal i følge EF-domstolens sak C-375/97 Chevy baseres på alle sakens omstendigheter, herunder markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen, varighet i bruken av varemerket og størrelsen av de markedsføringsmessige investeringene. Lokalt innarbeidede merker kan ikke nyte vern etter bestemmelsen, merket må være kjent i en vesentlig del av Norge. Den fremlagte dokumentasjonen til Innsigerne viser at de har hatt en svært beskjeden markedsandel (1 2 %). De avisskriverier som har vært tilknyttet Innsigerne har hovedsakelig bestått i samarbeidsavtalen mellom OBOS og Innsigerne, og har vært publisert i Oslo-området. Det er ikke dokumentert at TRYGG-HANSA er anvendt i reklamemateriell eller annonser eller at det på annen måte har vært gjort noen særlig innsats for å forsøke å gjøre TRYGG- HANSA godt kjent som ordmerke på det norske markedet. De markedsføringsmessige investeringene har etter dette vært minimale. Til tross for at Patentstyret kom til at TRYGG-HANSA var innarbeidet som kjennetegn ble det lagt vekt på at den dokumenterte innarbeidelsen ikke gir grunnlag for et omfattende verneområde. Etter TrygVestas syn har ikke Innsigerne dokumentert at de er velkjent, og de har ikke under noen omstendighet dokumentert at de er velkjent i en vesentlig del av Norge, og kan derfor ikke nyte utvidet vern etter denne bestemmelsen. Det er i alle tilfeller et krav at merket må være velansett. I dette ligger det en forutsetning om at vedkommende kjennetegn har en goodwill-verdi som går utover det et ordinært innarbeidet kjennetegn har. Den dokumentasjonen som er fremlagt omfatter i stor grad det mislykkede samarbeidet mellom OBOS og Innsigerne, og det foreligger ingen holdepunkter for å si at TRYGG-HANSA har oppnådd en goodwill-verdi som går utover det et ordinært innarbeidet kjennetegn har. TrygVesta kan heller ikke se at det foreligger en fare for urimelig utnyttelse eller for å kunne oppstå skade på merkets anseelse, noe som er et av hovedvilkårene for beskyttelse etter Kodakregelen. På dette grunnlag bes innsigelsen avvist og at søkers merke nummer (reg. nr ) fremmes for endelig registrering." I tilsvar av 27. januar 2010 uttaler innsigernes fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets Annen Avdelings ekspedisjon av 27. august 2009, vedlagt søkers tilsvar, og senere fristforlengelse i saken. Innsigers gjeldende svarfrist utløper 28. januar 2010, og etter hva vi forstår vil det ikke bli gitt ytterligere forlengelser av denne fristen. På vegne av innsiger inngis herved kommentarer til søkers siste innlegg i saken, samt en kortfattet oppsummering av sakens hovedpunkter. Vi ber om at saken behandles videre på dette grunnlag, samt tidligere inngitt argumentasjon og dokumentasjon i saken. I sitt siste saksinnlegg anfører søker i hovedsak at: - Det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon som sannsynliggjør at TRYGG- HANSA er innarbeidet som varemerke og/eller sekundært forretningskjennetegn

16 Annen avd. sak nr Det ikke foreligger forvekslingsfare mellom innsigers anførte rettigheter og angjeldende varemerke (heretter benevnt TrygVesta ) - Innsiger uansett ikke har oppnådd utvidet vern for sitt kjennetegn i henhold til varemerkeloven 6 annet ledd/foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd ( Kodakvern ) Innarbeidelse Med hensyn til spørsmålet om innarbeidelse vises det til tidligere innsendt dokumentasjon, og påpekes at dette spørsmålet er vurdert av Patentstyrets første avdeling på bakgrunn av den aktuelle dokumentasjonen. Patentstyrets første avdeling har etter innsigers oppfatning korrekt kommet til at innsigers kjennetegn var innarbeidet på søknads- og registreringstidspunktet for angjeldende varemerkesøknad. Når det gjelder søkers anførsel om at innarbeidelsesvernet for TRYGG-HANSA er bortfalt, kan dette ikke ses å føre frem. Den av søker refererte Lundetangen-dommen gir etter innsigers oppfatning ingen klar anvisning på hva som ligger i begrepet aktuell bruk, og spørsmålet må løses i samsvar med bestemmelsen i foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd som sier at innarbeidelsesvernet varer så lenge kjennetegnet er godt kjent som særlig kjennetegn (også etter evt. opphør av bruk). Det fremgår av Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 47 at dette forutsettes å gjelde også for så vidt gjelder varemerkelovens tilsvarende bestemmelse (varemerkeloven 2). Innsiger har nødvendigvis en aktuell interesse i sitt kjennetegn all den tid dette fortsatt nyter innarbeidelsesvern, og det ikke er tatt endelig stilling til videre bruk av kjennetegnet. Det skal også understrekes at spørsmålet om innarbeidelse på ett bestemt tidspunkt sjelden kan dokumenteres eksakt, men at man på bakgrunn av det tilgjengelige bevismaterialet må foreta en sannsynlighetsvurdering av hvorvidt kjennetegnet var/er innarbeidet på et gitt tidspunkt. For innsigers kjennetegn anføres at dette var innarbeidet på søknads- og registreringstidspunktet for søkers aktuelle varemerkesøknad, og at kjennetegnet fortsatt er innarbeidet ( godt kjent ) for forsikringstjenester i det norske markedet. Særlig vil markedsundersøkelsen fra 2006 gi en klar indikasjon på at innsigers kjennetegn fortsatt var innarbeidet på et tidspunkt hvor mediedekningen var lavere enn de foregående år (hvilket fremgår av øvrig dokumentasjon i saken), samt at kjennetegnet fortsatt må anses godt kjent innen vedkommende omsetningskrets. Det skal anføres at øvrig innsendt dokumentasjon, i tillegg til å ha selvstendig betydning i forhold til innarbeidelsesspørsmålet på de forskjellige tidspunkter, støtter opp om resultatet fra markedsundersøkelsen. Forvekselbarhet Når det gjelder spørsmålet om tjenesteslagslikhet er det relativt åpenbart at søker og innsiger primært opererer innen samme bransje, nemlig forsikringsvirksomhet, og at det er klasse 36 som er av primær interesse for begge parter. Det fremstår også som relativt klart at de tjenester som er angitt i klasse 35 og 42 under angjeldende søknad er knyttet til søkers forsikringsvirksomhet. Med henblikk på registreringsspørsmålet er imidlertid innsiger innstilt på at innsigelsen ikke nødvendigvis kan tas til følge for alle søkers tjenester, og for ordens skyld skal det understrekes at innsigelsen gjelder så langt det anses å foreligge tjenesteslagslikhet, og dermed forvekslingsfare, mellom de aktuelle kjennetegnene. Det kan dog ikke ses at tjenesteslagslikheten skal være så begrenset som søker hevder i sitt siste tilsvar. Vi viser i denne sammenheng til at Patentstyrets første avdeling i sin avgjørelse av 17. mars 2009 legger til grunn at det foreligger tjenesteslagslikhet mellom innsigers forsikringstjenester og alle søkers tjenester i klasse 36.

17 Annen avd. sak nr Med hensyn til søkers kommentar om at ord nummer to åpenbart er dominanten i merkene skal det igjen påpekes at ordet TRYG/TRYGG er det første man møter i begge merker. Det kan neppe forventes at en alminnelig forbruker skal gjøre seg opp en overveid oppfatning rundt dette elementets særpreg i en kjøpssituasjon. Videre noteres det at søker åpenbart har tatt seg bryet med å registrere TRYG alene i flere varianter, og at Patentstyret har ansett ordmerket TRYG som tilstrekkelig særpreget for de aktuelle tjenester (TrygVestas reg. nr ), noe som nødvendigvis må bety at både søker og Patentstyret anser ordet særpreget i forbindelse med de aktuelle tjenestene. Det skal ikke bestrides at ordet TRYG/TRYGG innehar et visst suggestivt preg, og fra et varemerkerettslig synspunkt innehar noe lavere grad av iboende særpreg enn elementene VESTA/HANSA. Imidlertid må det ses hen til at omsetningskretsen i stor utstrekning har vært kjent med selskapet Trygg-Hansas forsikringstjenester gjennom en årrekke på det norske markedet, og at et senere Tryg-selskap innen samme bransje lett vil kunne sammenblandes med det første, eller antas å ha en kommersiell forbindelse med dette selskapet. Som tidligere anført bestrides det heller ikke at det foreligger visuelle og fonetiske forskjeller mellom de to kjennetegnene, og som enkelt kan påpekes ved en konkret sammenligning. Likevel foreligger det etter innsigers oppfatning fare for forveksling i de vanligste omsetningssituasjonene, nemlig hvor man ikke har begge parters kjennetegn foran seg, men derimot må sammenligne det ene merket med et mer eller mindre korrekt erindringsbilde av det andre. Det skal også poengteres at merkene i en rekke sammenhenger vil bli presentert utelukkende muntlig, hvor visuelle forskjeller mellom merkene ikke vil fremkomme. Kodakvern Hva gjelder søkers kommentarer vedrørende utvidet vern (Kodakvern) antas denne anførselen å være relativt utførlig drøftet tidligere, og vi vil be Patentstyrets Annen Avedeling ta stilling til dette spørsmålet basert på foreliggende informasjon, med mindre innsiger gis medhold på annet grunnlag. Oppsummering/påstand I tillegg til ovennevnte vises det til tidligere fremførte argumenter, dokumentasjon og anførsler i saken, både hva gjelder innsigers rettigheter og forvekselbarhetsvurderingen. Vi vil på dette grunnlag henstille til Patentstyrets Annen Avdeling om å oppheve varemerkeregistrering nr TrygVesta, helt eller delvis, jfr. varemerkeloven 21a." I tilsvar av 25. mars 2010 uttaler registreringshavers fullmektig: "Det vises til tilsvar fra Trygg-Hansa Norge norsk avdeling av Trygg Hansa Forsäkrings AB norsk avdeling av utenlandsk foretak, Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag og Repono Holding

18 Annen avd. sak nr AB (heretter i fellesskap benevnt Innsigerne ) vedrørende registrering av figurmerket. Frist for å kommentere tilsvaret er satt til 26. mars 2010, og kommentarene er således rettidige. På vegne av TrygVesta A/S ( TrygVesta ) fastholdes de argumenter som tidligere er fremsatt i anledning saken. Vi vil i det følgende kort kommentere Innsigernes siste innlegg. Når det gjelder tidspunktet for når et kjennetegn kan anses å være innarbeidet, er denne side enig med Innsigerne i at det må foretas en sannsynlighetsvurdering, da det kan være vanskelig å fastslå eksakt tidspunkt/periode for den eventuelle innarbeidelsen, i motsetning til dersom kjennetegnet hadde vært sikret notoritet ved registrering. I denne sannsynlighetsvurderingen er det imidlertid naturlig å legge vekt på den innsats som er lagt ned for det angivelige innarbeidede kjennetegnet før søknadstidspunktet til det registrerte kjennetegnet, for å si noe om det innarbeidede kjennetegnet var kjent på det registrerte kjennetegnets søknadstidspunkt. Dokumentasjon på at Innsigerne har lagt ned betydelige ressurser i markedsføring, fått massiv omtale i tidsskrifter m.m. i tiden etter 8. april 2005 (søknadstidspunktet), vil naturlig nok ikke si noe om hvor godt det norske markedet kjente til TRYGG-HANSA den 8. april Patentstyrets første avdeling har derfor på korrekt vis sett bort fra Innsigernes innsendte dokumentasjon for innarbeidelse som skriver seg fra perioden etter søknadstidspunktet. Med hensyn til markedsundersøkelsen Innsigerne refererer til, påpekes det at undersøkelsen fortsatt ikke er dokumentert, men kun beskrevet i Innsigernes brev, selv om dette ble påpekt i vårt brev av 26. august Når det gjelder forvekselbarhetsvurderingen vil denne side først kommentere tjenesteslagslikheten. TrygVesta har registrert i følgende klasser: 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. I tilknytning til dette kan det nevnes at det for registrerte kjennetegn tas utgangspunkt i de varer som kjennetegnet er registrert for, og det er uten betydning om kjennetegnet faktisk brukes for disse varer. For innarbeidede kjennetegn er situasjonen imidlertid litt annerledes; det må tas utgangspunktet i de varer/tjenester som kjennetegnet faktisk brukes for. I denne saken må man derfor se nærmere på hvilke tjenester den fremlagte dokumentasjonen tilsier at Innsigernes kjennetegn faktisk brukes for, ikke hva man antar at kjennetegnet brukes for. Så vidt denne side kan se, dreier dokumentasjonen Innsigerne har fremlagt seg i all hovedsak om at de tilbyr forsikringstjenester. Det er slik denne side ser det, ingen automatikk i at alle tjenester oppramset i klasse 36, og som TrygVesta har registrert sitt kjennetegn for, også skal gjelde for det angivelige innarbeidede kjennetegnet TRYGG-HANSA. Innsigernes anførsel om at det er relativt klart at de tjenester som er angitt i klasse 35 og 42 [ ] er knyttet til søkers forsikringsvirksomhet, er således uten betydning for de eventuelle rettigheter det angivelige

19 Annen avd. sak nr innarbeidede kjennetegnet skulle ha, all den tid Innsigerne ikke har dokumentert at TRYGG- HANSA benyttes som kjennetegn for noen av tjenestene i disse klassene. Det anføres prinsipalt at den dokumentasjon som er fremlagt ikke er tilstrekkelig for at Innsigernes kjennetegn er innarbeidet. I alle tilfeller anføres det at den fremlagte dokumentasjonen kun retter seg mot forsikringsvirksomhet, og et eventuelt vern kan således ikke strekke seg lenger enn til dette. I forvekselbarhetsvurderingen må det vurderes hvor like kjennetegnene er som sådan, samt om det er en fare for at omsetningskretsen ledes til å tro at kjennetegnene har samme kommersielle opprinnelse. Forvekslingsfare foreligger ikke om det yngre merket bare fremkaller assosiasjoner til det eldre merket uten at de blandes sammen eller fremkaller forestillinger om et kommersielt fellesskap, jf. Puma-avgjørelsen og EF-domstolens avgjørelse C-425/98 ADIDAS. Det har slik denne side ser det, formodningen mot seg at omsetningskretsen skal forveksle to merker med så tydelige dominanter som Vesta/Hansa er i og TRYGG-HANSA. Det vises for øvrig til tidligere fremsatt argumentasjon for hva gjelder den konkrete kjennetegnlikhetsvurderingen. På dette grunnlag, inkludert tidligere argumentasjon, bes innsigelsen avvist og at søkers merke nummer (reg. nr ) fremmes for endelig registrering." Ved Annen avdelings brev av 26. mars 2010 er registreringshavers siste innlegg av 25. mars 2010 oversendt innsiger til orientering. Begge parter er samtidig orientert om at saken er besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Innledningsvis vil Annen avdeling bemerke at denne saken er en av flere kjennetegnskonflikter mellom registreringshaver og innsigerne. Ved Borgarting lagmannsretts dom 16. januar 2006 (LB ) ble det rettskraftig avgjort at Trygg-Hansas varemerke med livbøye var egnet til å forveksles med Vestas innarbeidede livbøyemerke, og at registreringen av Trygg-Hansas varemerke med livbøye derfor måtte kjennes ugyldig, jf. varemerkeloven (1961) 25, jf. 14 nr. 6 (ny varemerkelov 35, jf. 16 bokstav a). I den senere høyesterettsdommen inntatt i Rt s kom Høyesterett til at Vestas registrerte varemerke med livbøye ikke kunne kjennes ugyldig selv om Vesta var klar over at Trygg-Hansa hadde tatt i bruk livbøyen som varemerke i Sverige på et tidligere tidspunkt. På bakgrunn av praksis fra OHIM om EUs

20 Annen avd. sak nr varemerkeforordning (forordning 40/94), som Høyesterett la til grunn at ville være retningsgivende for EU-domstolens senere rettspraksis vedrørende bestemmelser med samme ordlyd i varemerkedirektivet, innfortolket Høyesterett et tilleggskriterium om bad faith eller bruk i strid med god forretningsskikk i varemerkeloven (1961) 14 nr. 7. Dette kriteriet fremgår uttrykkelig av lovteksten i dagens varemerkelov 16 bokstav b. Parallelt med herværende sak har Annen avdeling til behandling en sak mellom de samme parter om gyldigheten av registreringen av det kombinerte merket TrygVesta med livbøye, sak nr Etter at Første avdelings avgjørelse falt, har ny varemerkelov blitt satt i kraft. I innsigelsessaker vil imidlertid reglene i varemerkeloven av 1961 komme til anvendelse når det reises innsigelse mot et varemerke som ble registrert før den nye loven trådte i kraft. Slike registreringer kan bare oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter varemerkeloven av 1961, jf. varemerkeloven av fjerde ledd. Annen avdeling finner det tvilsomt om TRYGG-HANSA var innarbeidet på registreringstidspunktet for det kombinerte merket TrygVesta, og om det fortsatt er innarbeidet, men det er ikke nødvendig å ta stilling til dette spørsmålet, da Annen avdeling mener det ikke foreligger risiko for forveksling. På grunn av manglende forvekslingsrisiko finner Annen avdeling heller ikke grunn til å gå inn på spørsmålet om innsigers eventuelle rettigheter har gått tapt ved ikke-bruk. Annen avdeling lar det stå hen om TRYGG-HANSA er eller var innarbeidet, men finner det åpenbart at TRYGG-HANSA verken er eller har vært velkjent i varemerkeloven annet ledds forstand ( 4 annet ledd i varemerkeloven 2010). Annen avdeling vil her vise til innsigers egen spørreundersøkelse, hvor det fremgår at mindre enn 1 % av de spurte i omsetningskretsen uhjulpet kunne komme på TRYGG-HANSA som et forsikringsselskap. Det er en forutsetning for å nyte utvidet beskyttelse etter 6 annet ledd at varemerket er innarbeidet. I dette tilfellet er en eventuell innarbeidelse i beste fall svak. Av den fremlagte dokumentasjon fremgår det at innsigers markedsandel var liten. Videre er det ikke holdepunkter for at varemerket eventuelt var innarbeidet utenfor Oslo og det sentrale østlandsområdet. Etter varemerkeloven 6 annet ledd (ny varemerkelov 4 annet ledd) kreves det også at merket har en betydelig anseelse (goodwill). Ut fra den dokumentasjon som er forelagt Annen avdeling, anser Annen avdeling det som klart at TRYGG-HANSA ikke var velkjent her i landet på søknadstidspunktet.