Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Smith Grette Wille DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 2. februar 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, hvorved registreringen av ordmerket "METRO" ble besluttet delvis opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partene den 9. september 2002. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Klasse 38: Klasse 41: Telekommunikasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket "METRO" er egnet til å forveksles med innsigers registrerte kombinerte varemerke "METRO", reg. nr. 175669 (19952472), og innsigers registrerte ordmerke "METRO", reg. nr. 175670 (19952473), begge registrert for varene "trykksaker, derunder dagsaviser og reklameblad i klasse 16, og således er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 6 første ledd. Innsigers kombinerte merke er gjengitt nedenfor. Reg. nr. 175669 (19952472) I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren.
2. avd. sak nr. 7371 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og merkelikheten, samt merkenes distinktive karakter blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Innsigers fullmektig baserer sin argumentasjon på registrering nr. 175670, ordmerket METRO, da dette er identisk med søkerens merke. I og med at merkene er identiske, vil graden av vare- og tjenesteslagslikhet bli avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Vurderingen av vareslagslikhet skal ta utgangspunkt i varefortegnelsen til det registrerte merket, og sammenlikne denne med varene det søkte merket søkes registrert for. Patentstyret kan ikke ta hensyn til hvilke varer merkene faktisk er brukt for, eller er tenkt brukt for. Det søkte merket er søkt registrert for telekommunikasjonsvirksomhet i klasse 38 og utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter i klasse 41, mens innsigerens merke er registrert for trykksaker, derunder aviser i klasse 16. Det dreier seg ikke om samme varer og tjenester, slik at spørsmålet blir om det foreligger likeartethet. Innsigerens fullmektig anfører at trykksaker i klasse 16 må være likeartet med utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet da dette blant annet omfatter utgivelse av tidskrifter og bøker. Dersom det samme varemerket brukes for eksempel for et tidsskrift og tjenesten å utgi et tidsskrift, vil omsetningskretsen lett kunne tro at samme kommersielle opprinnelse står bak. Utvalget er derfor enig i at det foreligger vareog tjenestelikeartethet mellom trykksaker og utgivelse av tidskrifter og bøker. Videre er brevskoler; utlån av bøker og tisskrifter omfattet av klasse 41. På samme måte som over, vil METRO for en brevskole og et tidsskrift, som for eksempel en lærebok, kunne gi inntrykk av felles opprinnelse, slik at det er vare- og tjenestelikeartethet også på dette punktet. Merket METRO for trykksaker vil derfor være egnet til å forveksles av en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen for enkelte tjenester i klasse 41. Videre hevder innsigers fullmektig at trykksaker også er likeartet med telekommunikasjonsvirksomhet. Dette begrunnes med at telekommunikasjonsvirksomhet er et svært vidt begrep som omfatter blant annet pressebyråer, informasjon om telekommunikasjon og informasjonsbyråer (nyheter). Pressebyråer og informasjonsbyråer (nyheter) må være tjenester som går ut på å samle og videreformidle nyhetsstoff. Utvalget er enig i at dette er likeartet med [trykksaker]. Når det gjelder tjenesten informasjon om telekommunikasjon vil denne blant annet kunne formidles gjennom trykksaker. Utvalget finner derfor at det er vare- og tjenesteslagslikhet også på dette punktet. Ytterligere begrunnes likeartetheten med dagens utvikling i bransjestruktur, som har ført til at det typiske skillet mellom ulike mediebedrifter har blitt tilnærmet utvisket. Utvalget kan være enig i at dette kan gjelde for enkelte store selskaper. Det er derimot ikke blitt så vanlig at mediebedrifter opererer gjennom ulike medier at omsetningskretsen automatisk vil tro at for eksempel radiosendinger med merket METRO, har samme kommersielle opprinnelse som en avis med samme merke. Det kreves ulik kunnskap og annet utstyr for å kunne tilby to såpass
2. avd. sak nr. 7371 3 ulike tjenestetyper. Følgelig er det ingen generell likeartethet mellom telekommunikasjonsvirksomhet og trykksaker. Etter en helhetsvurdering der det er lagt vekt på at merkene er identiske, og at det er tale om delvis vare- og tjenesteslagslikhet, har utvalget kommet til at det foreligger forvekselbarhet på enkelte punkter. Drøftelsen har tatt utgangpunkt i innsigerens ordmerke, registrering nr. 175970, men det samme må gjelde også i forhold til dennes kombinerte merke med registreringsnummer 175669. Tekstelementet her er identisk med det søkte merket, og figurelementet gir ikke noen spesielle assosiasjoner som forhindrer forvekselbarhet. Det kombinerte merket er dessuten registrert for de samme varene som innsigerens ordmerke. Registreringene nr. 175669 og 175670 er dermed delvis hindrende for registrering av det søkte merket, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Registreringen oppheves derfor i henhold til varemerkelovens 21a for pressebyråer, informasjonsbyråer (nyheter) og informasjon om telekommunikasjon i klasse 38 og utgivelse av tidsskrifter og bøker og brevskoler; utlån av bøker og tidsskrifter i klasse 41. Registreringen skal etter dette gjelde for: Klasse 38: telekommunikasjonsvirksomhet. Registreringen omfatter ikke pressebyråer, informasjonsbyråer (nyheter) og informasjon om telekommunikasjon. Klasse 41: utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Registreringen omfatter ikke utgivelse av tidsskrifter og bøker; brevskoler; utlån av bøker og tidsskrifter. Innsigerens fullmektig har også anført at det søkte merket er uregistrerbart på grunnlag av 14 første ledd nr. 7. Denne bestemmelsen tar hensyn til varemerker som verken er registrert eller innarbeidet, se Birger Stuevold Lassens Oversikt over norsk varemerkerett side 120. Det er ikke vist til andre merker enn innsigerens to registreringer, eller at disse skulle vært tatt i bruk for andre varer eller tjenester enn varene merket er registrert for. Bestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse. Innsigerens klage over 1. avdelings avgjørelse, med klageavgift, innkom den 11. november 2002. I klagebegrunnelsen anfører innsigeren: Med unntak av varemerkeloven 14 første ledd nr. 7, vil vi vise til det tidligere anførte i saken. Vi vil således hevde at registreringsnummer 201827 fortsatt er egnet til å forveksles med de anførte registreringer, og derfor i strid med varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Under henvisning til ovennevnte bes Patentstyrets annen avdeling nekte det angjeldende merke registrert, eventuelt at det foretas ytterligere begrensninger i tjenesteangivelsen. Vi forbeholder oss retten til å senere fremkomme med ytterligere anførsler og eventuell dokumentasjon i saken.
2. avd. sak nr. 7371 4 I sin imøtegåelse datert 12. desember 2002 uttaler søkeren: NRK viser til egne brev av 18.09.00 og 20.04.01 hvor det fra NRK side anføres at varemerkesøknaden må registreres i sin helhet slik den ble innlevert. I forbindelse med behandling i Patentstyrets 2. avdeling fastholdes prinsipalt at søknaden innvilges slik den ble innlevert. Subsidiært anføres at avgjørelsen av 09.09.02 opprettholdes og at den innsigelse som er fremsatt i nåværende klagebehandling ikke tas til følge. I sitt tilsvar datert 2. mai 2003 uttaler innsigeren: Innsiger finner grunn til å utdype sin argumentasjon nærmere når det gjelder spørsmålet om forvekslingsfare og hvorvidt det foreligger likeartethet mellom "trykksaker, derunder dagsaviser og reklameblad" og "telekommunikasjonstjenester". Patentstyrets første avdeling har i den forbindelse lagt til grunn at: "Utvalget kan være enig i at dette kan gjelde for enkelte store selskaper. Det er derimot ikke blitt så vanlig at mediebedrifter opererer gjennom ulike medier at omsetningskretsen automatisk vil tro at for eksempel radiosendinger merket METRO, har samme kommersielle opprinnelse som en avis med samme merke. Det kreves ulik kunnskap og annet utstyr for å kunne tilby såpass ulike tjenestetyper. Følgelig er det ingen generell likeartethet mellom "telekommunikasjonsvirksomhet" og" trykksaker". Dette kan imidlertid ikke være riktig, idet det ikke kan være av betydning hvorvidt omsetningskretsen automatisk vil tro at det er den samme kommersielle opprinnelse. Spørsmålet er hvorvidt de aktuelle varer og tjenester er av en slik nærbeslektet karakter at en ikke ubetydelig del av vedkommende omsetningskrets regner med at det foreligger et kommersielt fellesskap. Dersom dette er tilfelle er det grunnlag for å konstatere likeartethet. Til det er det å bemerke at det er de store medieselskapene som dominerer markedet, og typisk for disse er at de opererer gjennom ulike mediekanaler. I den forbindelse skal det nevnes at de fleste aviser har en nettversjon, eksempelvis Dagbladet, Aftenposten, VG og Adresseavisen m.v. På nettversjonen tilbys ulike interaktive tjenester, herunder filmklipp (WEB-TV/digital TV) og lydklipp. De fleste TV-selskapene har på sin side egne internettaviser der tilsvarende tjenester tilbys. (NRK, TV2 og TV Norge), samt radiokanalene P4 og Radio 1. Ovennevnte indikerer at mediebransjen har gjennomgått en forandring og at det kan lenger kan skilles mellom de ulike mediene med hensyn til den kommersielle opprinnelse. I den forbindelse kan det vises til Konvergensutvalgets (konvergens: Sammensmelting av tele-, data- og mediasektorene uttalelser i NOU 1999:26, kapittel 2): "Den teknologiske utviklingen, med digitalteknikken som basis for all kommunikasjon og databehandling, fører med seg en sammensmelting (konvergens) mellom teknologier og infrastrukturer. Grensene
2. avd. sak nr. 7371 5 mellom tradisjonelle teletjenester og informasjons-/medietjenester brytes ned, og det skapes grunnlag for samarbeid og tilbud av produkter og tjenester som kombinerer lyd, tekst, data og bilde på tvers av tidligere adskilte bransjer. " Det legges til grunn at omsetningskretsen vet at de ulike medieselskapene distribuerer sitt innhold gjennom ulike medier. Det legges videre til grunn at omsetningskretsen er klar over at eierstrukturen i denne bransjen kjennetegnes av store konsern med eierinteresser i ulike medier. Omsetningskretsen har derfor grunn til å tro at for eksempel radio- eller fjernsynssendinger merket METRO, og aviser under det samme navn, har den samme kommersielle opprinnelse. Under enhver omstendighet anføres det at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil være av den oppfatning at varer og tjenester som nevnt vil ha den samme kommersielle opprinnelse. Et eksempel i denne sammenheng kan være NRK's barne-tv satsing "Jul på Månefjell", eventuelt UHU. Foruten å være et TV-program (telekommunikasjonsvirksomhet/ underholdning), tilbys en rekke produkter under det samme varemerke, herunder CD'er, dataspill, DVD, julekalender og bøker (trykksaker). Det tør påstås at omsetningskretsen ikke er i tvil om at det er den samme kommersielle opprinnelse som står bak, nemlig NRK. At det i følge Patentstyret kreves ulik kunnskap og annet utstyr innebærer ikke at omsetningskretsen ikke regner med et kommersielt fellesskap. Det skal i den forbindelse vises til at den digitale utvikling innebærer at det faktiske kravet til utstyr og kunnskap ikke er særlig forskjellig, og dette illustreres ved at ovennevnte bransjeglidning er et resultat nettopp av den digitale utvikling. Uansett besitter mediebedriftene den nødvendige kunnskap og den nødvendige teknologi. Det foreligger følgelig likeartethet mellom de søkte tjenester i klasse 38, og de registrerte tjenester i klasse 16. I likhet med det som er anført tidligere fastholdes det at det er likeartethet og dermed forvekslbarhet mellom de registrerte varer i klasse 16 og "telekommunikasjonsvirksomhet", jamfør varemerkeloven 14 første ledd nummer 6. Subsidiært gjøres det gjeldende at dette i hvert fall må gjelde i forhold til "sending av fjernsynsprogram; fjernsynssendinger; radiokommunikasjon; radiokringkastning; sending av radioprogram og radiosendinger". Når det gjelder det klasse 41 er det søkte merke søkt registrert for bl.a. "underholdningsvirksomhet". "Underholdningsvirksomhet" er et omfattende begrep som inkluderer bl.a. "radio- og fjernsynsunderholdning". De synspunkter som er lagt til grunn ovenfor gjelder også i forhold til "radio- og fjernsynsunderholdning". Mediebransjen er i stor grad rettet mot underholdningsvirksomhet, og det kan i denne konstellasjon ikke være noen prinsipiell forskjell mellom eksempelvis "sending av fjernsynsprogram; fjernsynssendinger; radiokommunikasjon; radiokringkastning; sending av radioprogram og radiosendinger" og "radio- og fjernsynsunderholdning". Det foreligger følgelig likeartethet mellom "trykksaker derunder aviser og reklameblad" og "underholdningsvirksomhet", herunder radio- og fjernsynsunderholdning i klasse 41.
2. avd. sak nr. 7371 6 Etter dette er det søkte merke egnet til å forveksles med innsigers registrerte merke, jamfør varemerkeloven 14 første ledd nummer 6. På denne bakgrunn ber vi om at det søkte merke nektes registrert for "telekommunikasjonsvirksomhet" i klasse 38, samt "radio- og fjernsynsunderholdning" i klasse 41. Under henvisning til Patentstyrets delvise opphevelse vil vi subsidiært be om at det søkte merke også nektes registrert for "sending av fjernsynsprogram; fjernsynssendinger; radiokommunikasjon; radiokringkastning; sending av radioprogram og radiosendinger" i klasse 38, samt "radio- og fjernsynsunderholdning" i klasse 41. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EF-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes.
2. avd. sak nr. 7371 7 Som påpekt av 1. avdeling, er kjennetegnene identiske, og man må derfor i utgangspunktet kreve klar avstand mellom vareslagene. På den annen side dreier det seg etter 2. avdelings oppfatning om kjennetegn med nokså et beskjedent særpreg, iallfall for en del av de varer og tjenester som omfattes av de to merkenes varefortegnelser. METRO vil lett bli oppfattet som en forkortelse for METROPOL, som kan henspille på målgruppen eller dekningsområdet for bl.a. aviser og kringkastingssendinger. Dette tilsier at vernet for innsigerens merke ikke bør strekkes for langt. Annen avdeling kan heller ikke se at særpreget for innsigerens merke er blitt vesentlig styrket her i landet, gjennom den innarbeidelse som har funnet sted i utlandet. Annen avdeling deler 1. avdelings vurdering av risikoen for forveksling mellom de to varemerkene. Innsigeren har for 2. avdeling anført at 1. avdelings avgjørelse er basert på uriktig rettsanvendelse, og har i den forbindelse vist til avdelingens uttalelse om at «omsetningskretsen [ikke] automatisk vil tro at for eksempel radiosendinger merket METRO, har samme kommersielle opprinnelse som en avis med samme merke». Anførselen kan ikke føre frem. Det er i og for seg riktig, som innsigeren har påpekt, at det «ikke kan være av betydning hvorvidt omsetningskretsen automatisk vil tro at det er den samme kommersielle opprinnelse. Spørsmålet er hvorvidt de aktuelle varer og tjenester er av en slik nærbeslektet karakter at en ikke ubetydelig del av vedkommende omsetningskrets regner med at det foreligger et kommersielt fellesskap.» Leser man 1. avdelings begrunnelse i sammenheng, fremgår det imidlertid klart nok at avdelingen ikke har lagt til grunn at risiko for forveksling bare foreligger dersom forestillinger om felles kommersiell opprinnelse oppstår «automatisk». Uttrykket «automatisk» er i og for seg uklart, og bør derfor unngås i denne sammenheng. Uklarheten til tross, fremgår det imidlertid av sammenhengen at 1. avdeling har lagt avgjørende vekt på den alminnelige risiko for at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at det foreligger fellesskap i kommersiell opprinnelse, og det kan derfor ikke legges til grunn at 1. avdelings avgjørelse er basert på en uriktig rettsoppfatning. Mot denne bakgrunn, og på grunnlag av en helhetsvurdering av kjennetegnslikheten, vareslagslikheten og sakens øvrige omstendigheter, er 2. avdeling kommet til at det foreligger risiko for forveksling i det omfang 1. avdeling har lagt til grunn, jf. varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Første avdelings avgjørelse blir dermed å stadfeste.
2. avd. sak nr. 7371 8 Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.) Karin Otterbeck