Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl. Bryn Aarflot AS, Oslo) Innsiger 1: Ski Army Shop, Ski Innsiger 2: Strømmen Army Shop, Strømmen Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 17. august 2006, hvorved tidligere beslutning om å registrere det kombinerte merket "ARMY SHOP" ble opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partene samme dato. Varemerkereg. nr. 221567 (200304664) Merket er registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg. Innsigelsene var begrunnet med at det kombinerte merket "ARMY SHOP" er egnet til å forveksles med innsigernes registrerte foretaksnavn, Ski Army Shop AS, org. nr. 971 224 118, og Strømmen Army Shop AS, org. nr. 874 226 432, begge registrert med følgende næringskode og bransjeangivelse: "52.420 Butikkhandel med klær", og at merket "ARMY SHOP" således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6.
2. avd. sak nr. 7694 2 Innsigerne har videre anført at varemerkesøknaden er inngitt i "ond tro", og at merket således også er blitt registrert i strid med bestemmelsen i varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Ole Bjerke registrerte Army Shop AS som foretaksnavn 1984.11.19. Dette foretaket fikk 1988.10.13, registrert det kombinerte merket Army Shop, med unntaksanmerkning, jf. registrering nr. 133815. Foretaket ble overdratt to ganger, i 1997 og 1999, før det ble registrert oppløst 2002.12.11 og slettet i foretaksregisteret 2003.04.29. Foretaket Solend Company AS, organisasjons nr. 976 228 359, ble kunngjort endret til Army Shop AS, jf. kunngjøring av 2003.06.14. Registrering nr. 133815 ble begjært slettet 2003.06.19 av Army Shop AS v/rune Solend. Søknadsdatoen for den nærværende sak er 2003.10.30. De anførte foretaksnavnene ble som nevnt ovenfor registrert henholdsvis 1994.11.01 og 1995.01.02. Innsigernes fullmektig anfører at det søkte merket har dårligere prioritet enn innsigernes registrerte foretaksnavn, Ski Army Shop AS, og Strømmen Army Shop AS. Da det søkte merket er forvekselbart med foretaksnavnene må det nektes registrert etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Søkers fullmektig anfører at registrering nr. 133815 ble slettet da Army Shop AS, på grunn av omstrukturering, skulle videreføres på nytt organisasjons nr. 976 228 359. Det hevdes at søker var innehaver av denne registreringen og at det tidligere merket har vært brukt kontinuerlig, og i ikke ubetydelig omfang, i denne perioden. Patenstyret skal bemerke at det ut fra sakens opplysning fremgår at Army Shop AS, i perioden 2003.04.29 til 2003.06.14, ikke eksisterte som registrert foretaksnavn. Videre har Army Shop ikke vært registrert som varemerke siden 2003.06.19. En ny søknad om registrering av dette merket vil da kunne bli forhindret av tidligere forvekselbare foretaksregistreringer, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Da både foretaket og varemerke på et tidspunkt var slettet fikk foretaksregistreringen, Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS, best prioritet i dette konfliktsforholdet. For at søker skal kunne få registrert det søkte merket må han derfor dokumentere at det foreligger en eldre innarbeidet rettighet som søker har overtatt fra tidligere innehaver. Det finnes ingen dokumentasjon for at så er tilfelle. Avtalen som er datert 1999.06.09 regulerer forholdet mellom to parter, der den ene parten er oppløst og slettet fra foretaksregisteret. Det fremgår ikke av denne avtalen at rettigheten til varemerke Army Shop skulle videreføres til foretaket Solend Company AS. Det fremgår heller ikke av den øvrige dokumentasjonen at denne rettigheten ble overført til foretaket Solend Company AS, som senere ble endret til Army Shop AS. Da en slik overdragelse og bruk av en rettighet ikke er dokumentert, blir den relevante problemstillingen om det søkte merket er forvekselbart med de anførte foretaksnavnene. *** Spørsmålet om hvorvidt et foretaksnavn og et varemerke er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslags-/bransjeslagslikheten, og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd.
2. avd. sak nr. 7694 3 Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EF-domstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Innsigers fullmektig har anført at det foreligger fare for forveksling da kravet til varelikartethet i varemerkeloven 6 første ledd er oppfylt, og at de geografiske angivelsene, henholdsvis Ski og Strømmen, ikke minker faren for forveksling. Søkers fullmektig har ikke kommentert denne problemstillingen. Det søkte merket ønskes registrert for "Klær, fottøy, hodeplagg" i klasse 25. Innsigernes foretaksregistreringer er registrert for "butikkhandel med klær" med næringskode 52420. Da det foreligger en nær sammenheng mellom salg av klær og varen i seg selv, foreligger det vare- og tjenestelikartethet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene/tjenestene er "klær eller salg av klær", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Kjennetegnene skiller seg fra hverandre vad at foretaksnavnene har henholdsvis stedsnavnene, Ski og Strømmen, som innledende elementer, og selskapsangivelsen "AS" som avsluttende element. Videre er merket Army Shop søkt registrert med en svak figurativ utforming. Betydningsinnholdet av det søkte merke vil bli forstått som "militær butikk" og må av denne grunn anses som et svakt merkeelement. Sammenstillingen Army Shop anses derfor alene å mangle det nødvendige særpreg. Dette felleselementet kan derimot ikke utelukkes fra den helhetsvurdering som må foretas. Selv svake/uregistrerbare elementer kan ha innvirkning på det helhetsinntrykket kjennetegnene skaper, jf. Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett s. 371 flg. Dette er særlig tilfellet der de aktuelle kjennetegnene kun består av svake kjennetegnselementer. Det søkte merket består av ordene ARMY SHOP med en svak figurativ utforming. Den figurative utformingen er så ubetydelig at det etter vår oppfatning er ordene som i størst grad påvirker det helhetsinntrykket merket etterlater seg i erindringen. De anførte foretaksnavnene består utover ordene ARMY SHOP av stedsangivelser og selskapsbenevnelser. I en slik sammenheng vil ARMY SHOP fremstå som selve navnet på foretaket, mens elementene SKI og STRØMMEN vil fremstå som angivelse av det området foretaket har etablert filialer i. ARMY SHOP`s rolle i helhetsinntrykket fremheves ytterligere ved at det består av to engelske ord som er sammenstilt med norske stedsangivelser og selskapsbenevnelser. Dette medfører at det er ARMY SHOP som påvirker helhetsinntrykket av foretaksnavnene i størst grad. Da de kjennetegnselementene som påvirker helhetsinntrykket av kjennetegnene i størst grad er identiske, har Patentstyret kommet til at kjennetegnene er egnet til å forveksles ved at omsetningskretsen kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere.
2. avd. sak nr. 7694 4 Hva angår henvisningen til varemerkeloven 14 første ledd nr. 7, kan vi ikke se at sakens dokumentasjon gir grunnlag for å behandle denne anførselen. Bestemmelsen omhandler kun varemerker som er tatt i bruk, ikke foretaksnavn. Det er ikke dokumentert at innsigerne har tatt i bruk ARMY SHOP som et varemerke. Etter en helhetlig vurdering av vare/tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten, har Patentstyret kommet til at det søkte merket er egnet til å forveksles med de registrerte foretaksnavn, Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS. Merket er således ikke registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen oppheves, jf. varemerkeloven 21 a første ledd." Innehavers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 16. oktober 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 20. november 2006. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen uttales: "Etter vår oppfatning er det ikke grunnlag for å avvise varemerkesøknaden, noe vi skal redegjøre nærmere for i det følgende. Innsigernes hovedargumentasjon går ut på at merket er egnet for å forveksles med innsigernes firmaer, som ble registrert 2. januar 1995 (Strømmen Army Shop) og 1. november 1994 (Ski Army Shop), jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Ut fra dette argumenteres med at disse firmaene har bedre prioritet enn vår klients søknad. Dette skal selvsagt ikke bestrides ut fra en ren datovurdering, men denne argumentasjonen gir på ingen måte et helhetlig bilde av situasjonen. Vi gjør oppmerksom på at firmaet ARMY SHOP A/S ble registrert av Ole Bjerke i 1984. Dette selskapet ble solgt til Janor Finans i 1997, og deretter til Lindegaard ASA i 1999. Selskapet ble registrert oppløst 11. desember 2002, og slettet i foretaksregisteret 29. april 2003. Dette selskapets organisasjonsnummer var 813161 362. Det fremgår av den innsendte blanketten for sletting at selskapet ikke lenger brukte ARMY SHOP AS, men i stedet brukte ABC SHOP AS som navn på virksomheten, se vedlagt kopi. Videre fremgår det at selskapet ikke drev noen reell virksomhet etter 2000. Av regnskapsregisteret fremgår det at siste året selskapet fikk godkjent årsregnskap for var 2000, se vedlagt kopi. Regnskapene for regnskapsårene 1998, 1999 og 2000 viser at selskapet gikk med underskudd, se vedlagte kopi. Videre mottok selskapet varsel om tvangsoppløsning på grunn av manglende daglig leder i mai 2002. I 1999 overtok vår klient ARMY SHOP A/S' kontor, leiekontrakt, hovedbutikk og engros. Virksomheten ble kommunisert utad som ARMY SHOP. Årsaken til at Rune Solend valgte å ikke overta det gamle organisasjonsnummeret til ABC Shop AS (tidligere ARMY SHOP A/S), var fordi dette var beheftet - med - stor gjeld. Selskapet ble derfor besluttet slettet og navnet ble registrert på vår klients firma, org.nr. 976 228 359 i 2003.
2. avd. sak nr. 7694 5 Navnet og varemerket ARMY SHOP er av en ikke ubetydelig verdi. Det har formodningen mot seg at navnet ble oppgitt, og ikke overdratt videre. Tvert i mot, alle omstendigheter tyder på at vår klient ved overdragelsen av kontor, leiekontrakt, hovedbutikk og engros også fikk overdratt til seg de innarbeidede rettighetene til ARMY SHOP AS. Dette støttes også opp av det faktum at det var Rune Solend som undertegnet og sendte inn sletteerklæringen av varemerkeregistreringen på det gamle organisasjonsnummeret 913 161362 i 2003, se vedlagt kopi. Det faktum at Lindegaard ASA ikke brukte navnet ARMY SHOP AS, men ABC SHOP A/S, tyder på at det forelå en avtale om at vår klient hadde fått overdratt alle rettigheter til seg. I hele denne perioden har varemerket vært i aktiv bruk av vår klient, kontinuerlig og ikke i et ubetydelig omfang. Det faktum at vår klient grunnet selskapsmessige omstruktureringer har slettet tidligere firmanavn og varemerkeregistreringer i forbindelse med nyregistreringer medfører ikke bortfall av rettigheter, eller at innsigerne skulle ha bedre rettigheter til vår klients varemerke ARMY SHOP. Tvert i mot, det synes å foreligge en koordinert opptreden mellom vår klient og ABC SHOP AS (tidligere ARMY SHOP A/S), noe som igjen tyder på at vår klient er å anse som suksessor i innarbeidelsen av varemerket som har pågått siden 1984. I kontrakten mellom ARMY SHOP AS og innsigerne fremgår det at de kun fikk muligheten til å overta husleiekontraktene og drive videre som frittstående ARMY SHOP butikker, ikke at de hadde etablert noen rettigheter til varemerket eller firmanavnet ARMY SHOP på egen hånd. Vår klient er også innehaver av domenenavnet ARMY SHOP. På bakgrunn av det ovennevnte anmoder vi således om en ny vurdering av Patentstyrets Annen Avdeling, og at registreringen av vår klients varemerke opprettholdes. Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake med ytterligere anførsler og dokumentasjon." I brev av 19. desember 2006 uttaler de to innsigernes felles fullmektig: "Vi viser til Annen Avdelings skriv datert 24/10-2006, vedlagt anke fra Avokatfirmaet Schjødt AS, på vegne av Army Shop AS. I anken er det ikke fremkommet nye opplysninger eller fremført ny argumentasjon, og vi ber derfor Annen Avdeling om å ta saken opp til avgjørelse." Den 16. mai 2008 sender 2. avdeling følgende brev til begge parters respektive fullmektiger: Etter en foreløpig vurdering er utvalgslederen i 2. avdeling kommet til at 1. avdelings avgjørelse må oppheves. Idet det kan bli aktuelt å bygge på et grunnlag som ikke har vært gjenstand for forhandling, gis partene med dette anledning til å uttale seg.
2. avd. sak nr. 7694 6 Etter foretaksnavnelovens 3-2 første ledd, slik bestemmelsen lyder etter lovendring 5. september 2003, i kraft 1. mars 2004, har foretaksnavn vern mot lignende varekjennetegn bare dersom foretaksnavnene oppfyller de krav om særpreg (distinktivitet) som gjelder etter varemerkelovens 13. Etter forarbeidene skal særpregskravet gjelde også for foretaksnavn som ble registrert etter de tidligere bestemmelser, jf. Ot. prp. nr. 43 (2002 2003) s. 46. På samme måte som 1. avdeling, er utvalgslederen foreløpig kommet til at uttrykket ARMY SHOP mangler slik distinktivitet som kreves etter varemerkelovens 13. Heller ikke stedsangivelsene SKI og STRØMMEN, eller suffiksene AS, tilfører foretaksnavnene som helhet den nødvendige distinktivitet. Innsigerne har ikke påberopt at foretaksnavnene har ervervet distinktivitet gjennom innarbeidelse. Foretaksnavnene har i så fall ikke vern mot lignende varekjennetegn, og kan følgelig ikke påberopes som registreringshindrende for søkerens varemerke, ARMY SHOP i figurativ utforming, etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Utvalgslederen kan heller ikke se at anførselen om at registrering må nektes etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 7, kan føre frem på det foreliggende grunnlag. Etter Høyesteretts dom i Rt. 2006 s. 1473 (livbøye) skal registrering nektes etter denne bestemmelsen bare dersom registreringssøknaden var illojal eller i strid med god forretningsskikk. Utvalgslederen kan ikke se at innsigerne har sannsynliggjort at noe slikt var tilfellet i nærværende sak. Til å avgi uttalelse om ovennevnte forhold, settes frist til 18. juli 2008. Saken vil deretter gå til avgjørelse, med mindre det fremkommer nye opplysninger som bør forelegges for den annen part. Ved Patentstyrets 2. avdelings brev av 21. juli 2008 er innsigers fullmektig meddelt forlengelse av svarfristen til den 18. september 2008. I svarbrev av 18. september 2008 uttaler innsigers fullmektig: Vi viser til Annen avdelings uttalelse av 16/5-2008. Spørsmål om særpreg varemerkeloven 13 Annen avdeling har uttalt at foretaksnavnene Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS ikke har nødvendig særpreg for å ha vern mot lignende varekjennetegn, jf. foretaksnavneloven 3-2, første ledd, jf. varemerkeloven 13. Innledningsvis vil det påpekes at det her er snakk om identiske kjennetegn, idet de dominante elementene i innsigernes foretaksnavn er ARMY SHOP. De øvrige elementene angir geografisk tilknytning og selskapsform, og skal ikke tillegges vekt som atskillende elementer. Kravet om særpreg i hht. foretaksnavneloven 3-2 får følgelig ikke anvendelse. Innsigerne er videre uenige i vurderingen av at forretningskjennetegnene Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS ikke har nok særpreg til å ha vern mot lignende varekjennetegn. Begge foretakene driver butikkhandel med klær og friluftsutstyr. Se vedlagte utskrifter fra Foretaksregisteret og fra hhv. Strømmen og Ski Storsenter.
2. avd. sak nr. 7694 7 Vilkåret til tilstrekkelig særpreg i hht varemerkeloven 13 er at kjennetegnet må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Når kjennetegnet ARMY SHOP brukes for salg av klær og friluftsutstyr, er det egnet til å skille innehaverens tjenester fra andres. Det følger videre av varemerkeloven 13, 1. ledd, 2. pkt. at et merke ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg må gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkingen. ARMY SHOP gir verken utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg uttrykk for egenskaper ved butikkhandel med klær og friluftsutstyr. Det er ikke slik at omsetningskretsen for klær og friluftsutstyr straks den møter kjennetegnet ARMY SHOP vil skjønne at det gjelder butikkhandel med klær og friluftsutstyr. Patentstyrets tidligere registreringspraksis Til støtte for at merket ARMY SHOP har tilstrekkelig særpreg anføres det videre at kjennetegnets distinktivitet tidligere har vært vurdert av Patentstyret i forbindelse med den nå utløpte varemerkeregistreringen nr. 133815. Dette merket ble registrert på den tiden da Patentstyret fortsatt inntok unntaksanmerkninger for de deler av et kjennetegn som ikke hadde tilstrekkelig særpreg, jfr. varemerkeloven 15, 2. ledd. Merket var registrert uten unntaksanmerkning, og Patentstyret må følgelig ha vurdert det slik at merket hadde nok særpreg jf. varemerkeloven 13. Innarbeidelse Ved vurderingen av om et kjennetegn har særpreg skal det dessuten tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk. ARMY SHOP har vært i bruk av innsigerne i en slik utstrekning at det gjennom bruken har blitt godt kjent, jf. varemerkeloven 2 for innsigerne, i alle fall i Oslo-området. Lokalisering Ski Army Shop AS har sin butikk ARMY SHOP i Ski Storsenter. Dette senteret har nærmere 130 butikker, og er det største i Folloregionen. Nedslagsfeltet dekker Moss i syd, Askim i øst og Oslo syd/øst i nord med ca 150 000 husstander. Strømmen Army Shop AS butikk ARMY SHOP er lokalisert i Strømmen Storsenter. Også dette er et stort kjøpesenter med 118 butikker. Strømmen Storsenters målgruppe er Romerike og Oslo nord og nedslagsfeltet dekker ca 150 000-200 000 husstander. Begge ARMY SHOP butikkene er godt plassert i store kjøpesentre med høy omsetning og betydelige besøkstall. Se vedlagte utskrifter fra de respektive kjøpesentres hjemmesider på internett. Dette er argumenter som taler for at kjennetegnene er godt kjent. Omsetning Til ytterligere støtte for at kjennetegnene er godt kjent opplyses det at de to butikkenes samlede omsetning inkl. mva. de siste årene har vært som følger: 1995 9.000.000 1996 10.000.000 1997 11.000.000 1998 11.500.000
2. avd. sak nr. 7694 8 1999 11.500.000 2000 11.000.000 2001 12.200.000 2002 11.500.000 2003 11.000.000 Markedsføringsbudsjett Markedsføringsbudsjettet har vært på omkring kr 100.000 pr butikk pr år, men vesentlig større frem til 1998 da det var felles markedsføring for 8-9 butikker. Da inngikk markedsføringen i franchiseavgiften som var 5 % av omsetning. Det ovennevnte tilsier at kjennetegnet ARMY SHOP er godt kjent for innsigerne i hht. varemerkeloven 2, i alle fall i Osloområdet. Lokal innarbeidelse er i dette tilfellet tilstrekkelig til å nekte registrering av kjennetegnet ARMY SHOP for søker, da varemerkeregistreringen evt. vil gi en landsdekkende enerett. Søknad var illojal og i strid med god forretningsskikk Annen avdeling har videre anført at anførselen om registreringsnektelse ikke kan føre fram, da det ikke er sannsynliggjort at søker opptrådte illojalt eller i strid med god forretningsskikk da søknaden om registrering ble innlevert. Det fastholdes at registrering av merket ifølge søknaden vil være i strid med varemerkeloven 14, første ledd nr. 7. At søknaden ble inngitt i strid med god forretningsskikk illustreres av følgende informasjon avgitt av innsigerne: Det tidligere Army Shop AS ble solgt til Janor Finans AS i 1997 og siden til WISTEX AS/ Lindegaard ASA i 1999. I løpet av dette tidsrommet ble Rune Solend ansatt som daglig leder i Army Shop AS, som hadde franchiseavtaler med innsigerne. På grunn av endring i Wistex/Lindegaard våren 1999 og den vanskelige økonomiske situasjonen ble ARMY SHOP butikkene Strømmen og Ski og Oslo (søkers forretning) gitt mulighet til å ta over leiekontraktene for sine butikker. Franchiseavtalene ble da avviklet, og det var en forutsetning at det skulle gjøres innkjøp av en viss størrelse fra Wistex. Det var meningen at Army Shop skulle fortsette som en kjede med syv butikker, men samarbeidet med Wistex og Rune Solend fungerte dårlig. Etter en stund sluttet Solend/Army Shop Oslo å kalle seg "ARMY SHOP", og kalte i stedet butikken for "ARMY COMPANY". Etter dette søkte Solend registrering for varemerket ARMY SHOP. Så lenge Solend ikke lenger brukte navnet ARMY SHOP, og siden han var kjent med bruken av forretningskjennetegnet for innsigerne, anser innsigerne det som illojalt overfor dem at søknaden ble inngitt. Konklusjon Det ovennevnte viser at forretningskjennetegnet ARMY SHOP har tilstrekkelig særpreg, og at merket i følge søknaden ble inngitt i ond tro. På denne bakgrunn, og under henvisning til tidligere framsatte anførsler, gjentar vi anmodningen om at Første avdelings registreringsnektelse opprettholdes.
2. avd. sak nr. 7694 9 I et siste brev av 14. oktober 2008 uttaler innehavers fullmektig følgende: "Vi viser til innsigernes uttalelse i ovennevnte sak, datert 18. september 2008. Vi kan ikke se at det av denne fremkommer noe nytt i forhold til Annen Avdelings uttalelse av 16. mai 2008, som vi tiltrer fullt ut. Det vises for øvrig til vår argumentasjon i klagen, datert 10. oktober 2006. Vi vil nedenfor kun knytte noen helt korte kommentarer til innsigernes uttalelse. Spørsmål om særpreg foretaksnavneloven 3-2, første ledd, jf. varemerkeloven 13 Vi kan ikke se at innsigerne har kommet med noe informasjon eller dokumentasjon som tilsier at Patentstyret ikke kan bygge på foretaksnavnelovens 3-2 første ledd i sin begrunnelse for å oppheve 1. avdelings avgjørelse. Det medfører ikke riktighet, som anført av innsigerne innledningsvis, at det her er snakk om identiske kjennetegn og at kravet til særpreg i foretaksnavnelovens 3-2 av den grunn ikke får anvendelse. Etter Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) skal identisk i 2-1 tolkes slik: Kravet om at foretaksnavn ikke kan være identiske må tolkes bokstavelig. Et tall eller en bokstav vil være tilstrekkelig til å skille ellers like foretaksnavn. Ortografiske tegn, dvs. komma, punktum eller lignende vil imidlertid ikke ha tilstrekkelig adskillende evne. Likt med identiske foretaksnavn regnes også foretaksnavn som bare adskiller seg ved et prefiks eller suffiks som angir selskapsformen. For enkeltpersonsforetak ser man bort fra innehaverens slektsnavn. Det samme må gjelde i forhold i relasjon til særpregskravet i foretaksnavneloven 2-3. Vi viser også til Patentstyrets hjemmesider som uttaler følgende i forhold til hva som skal til for at det foreligger identitet mellom to foretaksnavn: Du kan da ikke hindre andre i å ha lignende beskrivende navn som sine foretaksnavn. Andre kan få registrert sine foretaksnavn så lenge de ikke er identiske med ditt. Har du valgt et navn som "Rørleggerservice AS" kan du ikke hindre andre i å registrere "Rørleggerservice 1-2-3 AS" eller "Grünerløkkas Rørleggerservice AS". Bilag 1: Utskrift fra Patentstyrets hjemmeside Den geografiske angivelsen i foretaksnavnene er altså tilstrekkelig adskillende til at det ikke kan sies å foreligge identitet mellom innsigernes foretaksnavn Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS og vår klients varemerke ARMY SHOP. Det presiseres for øvrig at varemerket ARMY SHOP er søkt registrert som et kombinert-/figurmerke, ikke som et rent ordmerke. Når det gjelder innsigernes anførsel om at foretaksnavnene har opparbeidet særpreg som følge av innarbeidelse, bestrides dette. Innsigerne har ikke dokumentert noen form for innarbeidelse for sine foretaksnavn. Det er i denne sammenheng irrelevant at de begge holder til på to kjøpesentre som samlet sett har en høy omsetning.
2. avd. sak nr. 7694 10 Videre vises til Patentstyrets avgjørelse i sak PS-2006-7587, hvor foretaksnavnet NORSK TURBOSERVICE AS ikke ble ansett som registreringshindrende for foretaksnavnet TURBO- SERVICE NORWAY AS. Foretaksnavnene Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS kan ikke påberopes som registreringshindrende for søkerens varemerke, ARMY SHOP i figurativ utforming, etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 Det bestrides at anførselen om at registrering må nektes etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 kan føre frem. Innsigerne har for øvrig ikke kommet med nye opplysninger eller ny dokumentasjon i sin siste uttalelse som sannsynliggjør at varemerkesøknaden ble inngitt i strid med denne bestemmelsen. Innsigerne ser ut til å legge til grunn at det etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 er tilstrekkelig med kunnskap om bruk av et kjennetegn. Som også vist til av Patentstyret på side 2 i deres uttalelse, følger det av Rt. 2006 s. 1473 (livbøye) at registrering kun skal nektes etter denne bestemmelsen dersom registreringssøknaden var illojal eller i strid med god forretningsskikk. Dette følger også av entydig EU-praksis knyttet til uttrykket bad faith i EUs varemerkedirektiv. I 1999 fikk vår klient overdratt til seg ARMY SHOP A/S kontor, leiekontrakt, hovedbutikk, engros og de innarbeidede rettighetene til ARMY SHOP. Siden selskapet ARMY SHOP A/S ble registrert av Ole Bjerke i 1984, har navnet og varemerket vært i aktiv bruk av dets eiere i hele perioden. Dette inkluderer også vår klient, som har brukt varemerket kontinuerlig og i et ikke ubetydelig omfang. Vi finner også grunn til å nevne at innsigerne ikke har etablert noen rettigheter til varemerket eller firmanavnet ARMY SHOP på egen hånd. I den tidligere fremlagte kontrakten mellom ARMY SHOP AS og innsigerne fremgår det at de kun fikk muligheten til å overta husleiekontraktene på henholdsvis Ski og Strømmen Storsenter og drive videre som frittstående ARMY SHOP butikker. Det er således ingen holdepunkter for å si at klager forsøkte å stjele ideen fra innsigerne, eller at de har forsøkt å utnytte innsigernes goodwill. Varemerkeloven 14 første ledd nr 7 kommer derfor ikke til anvendelse i nærværende sak. Konklusjon På bakgrunn av det ovennevnte anmoder vi således om at 1. avdelings avgjørelse oppheves, og at registreringen av vår klients varemerke opprettholdes." Gjenpart av innehavers siste brev av 14. oktober 2008 er den 15. oktober 2008 oversendt innsigers fullmektig til orientering. Saken er deretter tatt opp til avsluttende behandling.
2. avd. sak nr. 7694 11 Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Grunnlaget for innsigelsene er foretaksnavnene Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS. Etter foretaksnavnelovens 3-2 første ledd, slik bestemmelsen lyder etter lovendring 5. september 2003, i kraft 1. mars 2004, har foretaksnavn vern mot lignende varekjennetegn bare dersom foretaksnavnene oppfyller de krav om særpreg (distinktivitet) som gjelder etter varemerkelovens 13. Etter forarbeidene skal særpregskravet gjelde også for foretaksnavn som ble registrert etter de tidligere bestemmelser, jf. Ot. prp. nr. 43 (2002 2003) s. 46. På samme måte som 1. avdeling, er 2. avdeling kommet til at uttrykket ARMY SHOP mangler slik distinktivitet som kreves etter varemerkelovens 13. Heller ikke stedsangivelsene SKI og STRØMMEN, eller suffiksene AS, tilfører foretaksnavnene som helhet den nødvendige distinktivitet. Foretaksnavnene har dermed ikke vern mot lignende varekjennetegn, og kan følgelig ikke påberopes som registreringshindrende for søkerens varemerke, ARMY SHOP i figurativ utforming, etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. For 2. avdeling har innsigerne vist til foretaksnavnelovens 2-1, og anført som registreringshindring at det foreligger identitet mellom de påberopte foretaksnavn og søkerens varemerke. Denne anførselen kan ikke føre frem. Foretaksnavnelovens 2-1 regulerer bare konflikten mellom et eldre foretaksnavn og et yngre foretaksnavn, ikke mellom et eldre foretaksnavn og et yngre varemerke. Det foreligger for øvrig ikke identitet mellom kjennetegnene i den foreliggende sak, idet innsigernes foretaksnavn i tillegg til ARMY SHOP inneholder stedsbetegnelsene SKI og STRØMMEN. Innsigerne har videre anført at foretaksnavnene har ervervet distinktivitet gjennom innarbeidelse. Det fremstår som uklart om innsigerne har ment at distinktivitet er ervervet for foretaksnavnene Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS, eller for ARMY SHOP som sekundært forretningskjennetegn eller varemerke. Under enhver omstendighet kan innarbeidelse ikke anses dokumentert. De oppgitte omsetningstallene for foretakene er alene ikke tilstrekkelig dokumentasjon for at innsigernes kjennetegn er blitt godt kjent i omsetningskretsen, heller ikke lokalt. Det er ikke dokumentert hvorledes, eller i hvilken utstrekning, kjennetegnet ARMY SHOP har vært kommunisert til omsetningskretsen gjennom markedsføring eller på annen måte. Det er fremlagt to utskrifter fra internett, som viser et butikkskilt med ARMY SHOP i store
2. avd. sak nr. 7694 12 bokstaver, men denne utskriften er datert i 2008, og viser ikke at kjennetegnet har vært brukt forut for søknadsdagen i 2003, langt mindre på hvilken måte eller i hvilken utstrekning. Heller ikke anførselen om at registrering må nektes etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 7, fordi innehaveren var kjent med at et forvekselbart varemerke allerede var tatt i bruk av en annen, kan føre frem. Etter Høyesteretts dom i Rt. 2006 s. 1473 (livbøye) skal registrering nektes etter denne bestemmelsen bare dersom registreringssøknaden var illojal eller i strid med god forretningsskikk. Innsigerne har ikke sannsynliggjort at noe slikt var tilfellet i nærværende sak. Etter de opplysninger som er fremkommet i saken, må 2. avdeling legge til grunn at såvel innehaveren som innsigerne var berettiget til å bruke ARMY SHOP for sine forretninger, og det kan da ikke anses som stridende mot god forretningsskikk at en av dem søker kjennetegnet registrert for seg. Annen avdeling kan ikke se at en registrering for innehaveren vil kunne påberopes overfor innsigernes bruk av ARMY SHOP, eller at registreringen på andre måter vil være til skade eller ulempe for dem. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)