Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Advokatene Lagem & Storberget DA, v/ advokat Eirik Monsen, Ullevålsveien 113, 0359 Oslo Begjæring inngitt av: Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 10. mars 2010, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet "AKER SERVICE APARTMENTS AS" ble besluttet tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket "AKER SERVICE APARTMENTS AS" ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 24. august 2009, med følgende næringskode / bransjeangivelse: " Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers" Begjæringen om opphevelse av registreringen (kravet om administrativ overprøving) av foretaksnavnet "AKER SERVICE APARTMENTS AS", org. nr , var begrunnet med at det er egnet til å forveksles med en lang rekke tidligere registrerte og/eller anmeldte varemerker bestående av og/eller inneholdende ordet "AKER", herunder: I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets Annen avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets Første avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 Annen avd. sak nr det kombinerte merket "AKER" [gjengitt nedenfor], reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte og tjenester i klassene 12 og 37, Reg. nr ( ) ordmerket "AKER MARITIME", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte og tjenester i klassene 6, 7, 9, 11, 12, 36, 37, 39 og 42, ordmerket "Aker Innovation", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 36, ordmerket Aker Capital, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 35 og 36, ordmerket Aker, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer i klassene 1, 5 og 31, ordmerket "AKER", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, ordmerket AKER STADION, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte tjenester i klassene 35, 36, 41 og 43, herunder tjenestene forretninger med fast eiendom i kl. 36 og "midlertidig innlosjering" i klasse 43, og at foretaksnavnet "AKER SERVICE APARTMENTS AS" således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsene i foretaksnavnelovens 2-3 og 2-6 nr. 4. ***

3 Annen avd. sak nr Med hensyn til partenes anførsler under behandlingen i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. *** Fra Første avdelings avgjørelse av 10. mars 2010 hitsettes: "Behandlende medlem skal bemerke: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Registreringshavers fullmektig påpeker at foretaksnavnet er en videreføring av org. nr sitt foretaksnavn og dermed ingen nyregistrering som kan angripes via foretaksklageordningen. Til dette skal det bemerkes at foreliggende foretaksnavn er en nyregistrering selv om registreringen er et ledd i en videreføring av forretningen. Foretaksnavnet er således gjenstand for prøving selv om registreringsinnehaver også er innehaver av reg. nr som er eldre og dermed ikke kan prøves. 2-6 nr. 4: Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). Hvorvidt AKER SERVICE APARTMENTS AS er egnet til å forveksles med innsigers varemerker AKER MARITIME, AKER STADION og AKER CAPITAL, skal avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Bransjelikhet: Registreringshaver foretaksnavn er registrert for Utleie av egen eller leid eiendom. Patentstyret legger foretaksnavnets oppgitte bransjeangivelse til grunn når det ikke er opplyst at foretaket driver annen virksomhet. Se Annen Avdelings avgjørelse nr Innsigers varemerker AKER MARITIME, AKER STADION og AKER CAPITAL er registrert for forretninger med fast eiendom i klasse 36. Det foreligger således bransjelikhet mellom registreringshavers og innsigers virksomheter. Varemerket AKER INNOVATION er registrert for investeringsvirksomhet i klasse 36. Patentstyret mener at det foreligger bransjelikhet mellom innsigers varemerke og registreringshavers bransjeangivelse også her, da investeringsvirksomhet vil være nært beslektet med utleie av eiendom, ved at kjøp av eiendom i seg selv kvalifiserer til å være en investering. Særpreg og kjennetegnslikhet: Det er kun de særpregede foretaksnavn som har vern mot lignende foretaksnavn eller varekjennetegn etter foretaksnavneloven 3-2 første ledd. Registreringsinnehaver fremhever at AKER er en gammel geografisk betegnelse, som er vanlig brukt. Det hevdes derfor at AKER ikke er et distinktivt element som innsiger har enerett til.

4 Annen avd. sak nr Patentstyret er enig i at AKER er en gammel geografisk angivelse, og at innsiger ikke har en generell enerett til å benytte denne termen i enhver sammenheng. Når det gjelder kravet om særpreg har imidlertid innsiger registrert ordmerket AKER i sammenheng med tilleggselementene MARITIME, STADION, CAPITAL og INNOVATION i varemerkeregistreringene som er anført. I og med at disse merkene har gått til registrering har Patentstyret allerede vurdert at AKER MARITIME, AKER STADION, AKER CAPITAL og AKER INNOVATION oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, for de aktuelle tjenestene i klasse 36. Registreringshavers kjennetegn består av elementene AKER SERVICE APARTMENTS AS. AS er en selskapsbetegnelse og har ingen adskillende evne. Elementet APARTMENTS vil angi egenskap ved virksomheten ved at det tilbys leiligheter. Elementet SERVICE mangler særpreg for tjenester generelt ved at det beskriver at det tilbys en form for service. Det er således elementet AKER som står igjen og som må anses å være distinktivt for tjenestene. Selv om AKER er tidligere navn på et område, vil det i dag ha et svakt særpreg ved at dette navnet ikke lenger er i bruk som stedsangivelse alene. Spørsmålet blir om AKER SERVICE APARTMENTS AS er egnet til å forveksles med innsigers varemerker AKER MARITIME, AKER STADION, AKER CAPITAL og AKER INNOVATION. Innsigers og registreringshaver inneholder det identiske ordelementet AKER og elementet blir brukt først i merket både hos innsiger og registreringshaver. Selv om tilleggene MARITIME, STADION, CAPITAL og INNOVATION i innsigers varemerker gir andre assosiasjoner og til dels er sterke elementer for forretninger med fast eiendom, er Patentstyret av den oppfatning at omsetningskretsen vil kunne tro det foreligger en forbindelse mellom innsigers og registreringshavers kjennetegn. Det er vanlig at ett og samme foretak har det samme distinktive elementet som sitt kjennetegn, og deretter har et beskrivende tillegg som sier hvilken gren av foretaket det dreier seg om. Som eksempel kan nevnes DNBNOR EIENDOM, DNBNOR MARKETS, DNBNOR SKADEFORSIKRING. Det er etter Patentstyrets oppfatning sannsynlig at forbrukerne i nærværende sak vil kunne oppfatte AKER SERVICE APARTMENTS og AKER MARITIME, AKER STADION, AKER CAPITAL og AKER INNOVATION som grener av én og samme kommersielle opprinnelse, i og med at elementet AKER forvekselbart, mens tilleggene SERVICE APARTMENTS og MARITIME, STADION, CAPITAL og INNOVATION i større grad fremstår som bransjeangivelser. Det foreligger derfor kjennetegnslikhet jf. foretaksnavneloven 3-2 annet ledd. I denne sammenheng er det også vektlagt at registreringshavers kjennetegn ikke inneholder noen andre distinktive elementer, slik at AKER blir det bærende elementet i kjennetegnet. På denne bakgrunn finner Patentstyret at kjennetegnene er egnet til å forveksles. Konklusjon: Det foreligger bransjelikhet og kjennetegnslikhet. Det registrerte foretaksnavnet er egnet til å forveksles med innsigers varemerker. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet AKER SERVICE APARTMENT AS er registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas til følge."

5 Annen avd. sak nr En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 10. mars 2010 innkom fra Aker Service Apartments AS den 11. mai 2010; innen klagefristens utløp. I klagen uttaler Aker Service Apartments AS følgende: "INNLEDNING Patentstyrets 1. avdeling fattet ved vedtak av 3. mars 2010 beslutning om at "registrering av foretaksnavnet AKER SERVICE APARTMENTS AS er registrert i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas til følge". Det påklages herved over nevnte beslutning. Beslutningen må settes til side. Klagen er rettidig i medhold av foretaksnavnelovens 3-7. GRUNNLAG FOR KLAGEN Sakens faktiske side Avgjørelsen som ligger til grunn for beslutningen i vedtak av 3. mars 2010, ihensyntar ikke i tilstrekkelig grad de faktiske forhold i angjeldende sak. Aker Services Apartments AS er ikke et nytt foretak i faktisk forstand. I dette vil jeg utdype følgende: Aker Services Apartments var et enkeltmannsforetak stiftet av Milla Stavrum og ble registrert i Foretaksregisteret den Næringsvirksomhet: utleie av bolig/rom. Adresse: Strandhaugen 2, 0198 Oslo, webmail og domene: apartments@aker-sa.no og og mobilnummer: Det ble ikke fremmet noen innsigelser mot virksomhetens navn i Ved innehaver Milla Stavrums bortgang, ble virksomheten overført og registrert på hennes mann, Tor Kristian Taugbøl, den Dette måtte gjøres da virksomheten var et enkeltmannsforetak, registrert på Milla Stavrum. Det var således den samme virksomhet, med samme adresse, webmail, domene og mobilnummer som ble overført i et nytt enkeltmannsforetak; Aker Services Apartments, med org.nr Det ble fremmet innsigelser mot foretaksnavneregistreringen fra Intellectual Property Holding AS, men kravet ble trukket tilbake som følge av dokumenterte opplysninger om selskapets eksistens. Virksomheten ble dernest overført til deres sønn, Johan Gabriel Taugbøl Stavrum, og en ny registrering måtte finne sted. Virksomheten ble omgjort til et AS, men var som tidligere, den samme virksomhet, med samme adresse, webmail, domene og mobilnummer. Det har alltid vært familiens intensjon å videreføre virksomheten til neste generasjon, her representert ved Johan G. T. Stavrum. Det har således vært en direkte videreføring av Aker Service Apartments, hvor hensikt har vært å videreføre virksomheten innad i familien. Navnet har vært viktig med

6 Annen avd. sak nr henblikk på kunder, omdømme, navn og for familien selv, som har bygget opp et foretak over mange år. Patentstyrets 1 avdeling har vist til prinsippet "først i tid best i rett". Sett hen til de faktiske omstendigheter i saken, kan denne side ikke se prinsippets anvendelighet for angjeldende sak i min klients disfavør. Som for øvrig påpekt for patentstyrets 1 avdeling, vil denne side med klarhet hevde at Aker konsernet ikke kan ha krav på enerett på bruken av Aker navnet. Aker er et gammelt geografisk område, og ble brukt i Aker Services Apartments fordi utleievirksomheten drives i Oslo og omegn, hvor Aker navnet har sitt utgangspunkt. Det legges til grunn samme dokumentasjon og bilag som for patentstyrets 1 avdeling. Sakens rettslige side Det er spørsmål knyttet til forståelsen og rammene for foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 som er det aktuelle i angjeldende sak. Intellectual Property Holding AS hevder at foretaksnavneregisteringen av Aker Services Apartments AS er i strid med nevnte bestemmelse. Aker Service Apartments AS vil med klarhet hevde at vilkårene i foretaksnavnelovens 2-6 nr 4, som ligger til grunn for beslutningen, ikke er oppfylt for tilfelle. Det er klagemotpart, som har hevdet at registreringen er i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr 4, som har bevisbyrden i så henseende. Denne side kan ikke se at så er bevist. Det foreligger ikke forvekslingsfare mellom stridende virksomheter. Aker Service Apartments AS har som virksomhet, aldri, gjennom over 10 år, blitt forvekslet med noen av Aker-bedriftene, og en endring til et aksjeselskap (AS) vil på ingen måte endre dette. Den omstendighet at det ikke er blitt fremmet innsigelser tidligere, og at Intellectual Property Holding AS ved virksomhetsoverføring til Tor Kristian Taugbøl, den , trakk tilbake kravet om overprøving, forsterker dette. Som patentstyrets 1 avdeling korrekt viser til er det "AKER", et geografisk navn, som skaper grunnlag for tvisten. "AKER" må sees i sammenheng med virksomhetens navn som helhet, jf Ot.prp.nr 50 ( ). Her heter det at; "et firma er ulovlig dersom navnet som helhet er egnet til forveksling med firma eller varemerke som er vernet for en annen", og videre; "Det må foreligge sammenstøt mellom bruksområdene for kjennetegnene ". Elementet Apartments, angir, som patentstyret forklarer, en egenskap ved virksomheten ved at det tilbys leiligheter. Det samme kan på ingen måte sies om hhv MARITIME, STADION, CAPITAL og INNOVATION. Av nevnte foretaksnavn er det kun AKER STADION, som kan knyttes direkte inn mot eiendom, og da i en helt annen form, størrelse og særegenhet enn tilfelle er for Apartments. Som patentstyrets 1. avdeling uttaler: "tilleggene MARITIME, STADION, CAPITAL og INNOVATION i innsigers varemerker gir andre assosiasjoner og til dels er sterke elementer av forretninger med fast eiendom ". Denne side er enig i at nevnte tillegg gir sterke assosiasjoner til forretninger, men uenig i at tilleggene gir assosiasjoner til eiendom, foruten AKER STADION, og da, som nevnt, i en helt annen form og størrelse enn tilfelle er for "Apartments". Patentstyret 1. avdeling viser til at det er vanlig at ett og samme foretak har samme distinktive element som sitt kjennetegn, og deretter et beskrivende tillegg som angir

7 Annen avd. sak nr hvilken gren av foretaket det dreier seg om. Denne side er imidlertid sterkt uenig i at man kan sammenligne "AKER", som er et geografisk område, med Den Norske Bank (DnB), og deres tilhørende virksomhetsgrener, som patentstyrets 1. avdeling viser til i avgjørelsen. Denne side vil videre hevde at for hva gjelder bransjelikhet er allmenheten kjent med Aker konsernet med deres tilhørende foretak. Som patentstyrets 1 avdeling viser til er AKER MARITIME, AKER STADION og AKER CAPITAL registrert for "forretninger med fast eiendom", mens Aker Service Apartments gjelder "utleie av egen eller leid eiendom". Disse forhold indikerer en langt med beskjeden geskjeft for sistnevnte, som da også er tilfelle. Denne side vil med klarhet hevde at det ikke foreligger tilstrekkelig bransjelikhet eller forvekslingsfare i angjeldende sak. Vilkårene oppstilt i foretaksnavnelovens 2-6 nr 4 kan ikke sies å inntreffe for tilfelle. ENDRING SOM ØNSKES I AVGJØRELSEN Patentstyrets 1. avdelings beslutning i vedtak av 3. mars 2010, må settes til side." Den 20. mai 2010, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 10. mars 2010 om at registreringen av foretaksnavnet Aker Service Apartments AS må oppheves. Deretter er saksdokumentene oversendt Patentstyrets Annen avdeling for behandling av klagen. Den 25. mai 2010 ble faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / bilag nr ) generert og sendt til Aker Service Apartments AS v/ Advokatene Lagem & Storberget DA, med betalingsfrist 24. juni Ved brev av 25. mai 2010 er gjenpart av den innkomne klagen oversendt Intellectual Property Holdings AS, med frist til mandag den 21. juni 2010 for å inngi en eventuell imøtegåelse. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 16. juni 2010; innen fakturafristens utløp. I sin imøtegåelse, innkommet den 18. juni 2010, uttaler Intellectual Property Holdings AS: "Vi viser til Patentstyrets brev datert vedlagt registreringshavers klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 10. mars 2010.

8 Annen avd. sak nr Registreringshaver krever at beslutningen må settes til side på grunn av de faktiske forhold i angjeldende sak. Sakens faktiske side I den anledning anfører registreringshaver at Aker Service Apartments AS ikke er et nytt foretak i faktisk forstand, ettersom Milla Stavrum var stifter av foretaket Aker Service Apartments i Oslo i Det bestrides ikke at Milla Stavrum var stifter av foretaket Aker Service Apartments i Oslo med org. nr Dette faktum bestrides ikke og det var også årsaken til at klagen mot foretaket ble trukket. Denne saken gjelder imidlertid et helt nytt foretak, registrert under annet org. nr som har en helt annen adresse, i Heimdal i Trøndelag. Da Intellectual Property Holding AS (IPH) i sin tid besluttet å trekke klagen mot foretaket i Oslo, var det flere forhold som bidro til den beslutningen, ikke minst lang tids bruk og dessuten det faktum at foretaket hadde adresse i Oslo, hvor Aker tidligere ble benyttet som geografisk angivelse, etter Aker herred. Aker herred ble imidlertid innlemmet i Oslo i 1948, og det skulle derfor ikke lenger være noe behov for å angi AKER som stedsangivelse. Vi har dessuten vanskelig for å akseptere at det skulle eksistere noe behov for å benytte den geografisk forankrede betegnelse Aker et helt annet sted i landet, nemlig i Heimdal i Trøndelag. Heimdal Service Apartments synes å være et bedre egnet navn for virksomheten i Heimdal. Klagemotparten har gjennom flere år benyttet sine AKER varemerker i stadig større utstrekning og for flere forskjellige typer virksomheter og flere forventes å komme. Vi vedlegger en oversikt over klagemotparts norske varemerkeregistreringer til nærmere dokumentasjon. Vedlegg 1 Sakens rettslige side Klager stiller spørsmål til forståelsen og rammene for foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. 1) Bransjelikhet Det er i klagen opplyst at virksomhetsområde under næringskode er "utleie av egen eller leid fast eiendom ellers" Denne virksomheten er i den internasjonale Nice klassifikasjonen registrert i klasse 36. Vi har tidligere vist til at flere av klagemotpartens varemerker omfatter tjenester i klasse 36, herunder reg. nr AKER MARITIME, reg. nr AKER STADION, reg. nr AKER CAPITAL, reg. nr AKER INNOVATION. I samtlige av disse merkene er AKER det distinktive element, dette er fastslått av Patentstyret som har godtatt registrering av ordmerket AKER.

9 Annen avd. sak nr Det vil dessuten i tillegg påberopes et utvidet vern for varemerket AKER med henvisning til varemerkelovens 6, 2. ledd som en følge av den omfattende innarbeidelse som AKER varemerkene har vært gjenstand for i Norge de seneste 10 år, en innarbeidelse som har medført at AKER er blitt så velkjent og har en slik anseelse her i riket at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse om navnet skulle brukes av en annen. Et søk via søkemotoren Google skulle med all tydelighet understreke dagens situasjon, nemlig at AKER i dag vil forbindes med klagemotparten. Vi vedlegger utskrift til Patentstyrets nærmere orientering. Vedlegg 2 Det burde følgelig ikke herske noen tvil om at kravet til bransjelikhet i foretaksnavnelovens 3-3 er oppfylt. 2) Kjennetegnslikhet AKER er også det distinktive element i foretaksnavnet AKER Service Apartments. Betegnelsen Service Apartments er [et] rent beskrivende elementer og helt uten adskillende evne. Det registrerte foretaksnavn omfatter derfor i sin helhet det distinktive element i klagemotparts varemerker. Det foreligger derfor både kjennetegnslikhet i tillegg til bransjelikhet mellom klagers registrerte varemerker og det registrerte foretaksnavn og det kan ikke være noen tvil om at foretaksnavnet er registrert i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 og derfor må slettes fra registeret. Både varemerket AKER og de tilknyttede AKER virksomheter har benyttet sine varemerker i stor utstrekning gjennom mange år, en bruk som også har medført en omfattende mediedekning og som har bidratt til at AKER er blitt et velkjent varemerke for klagemotpart som, etter vår mening har krav på en utvidet beskyttelse. Det vil fra denne side hevdes at et foretak i Trøndelag med navnet Aker vil være villedende både på grunn av den geografiske betegnelse og ikke minst fordi det vil forbindes med et av AKER foretakene. Klagemotpart fastholder påstand om at foretaksnavnet Aker Service Apartments er registrert i strid med foretaksnavneloven og må slettes fra registeret. Påstand om forvekslingsfare som følge av eksisterende kjennetegnslikhet og bransjelikhet." Innsigers brev av 18. juni 2010 ble den 25. juni 2010 oversendt registreringshaver, med frist til 25. august 2010 med å inngi et eventuelt tilsvar. Det var ikke innkommet noen uttalelse fra registreringshaver ved svarfristens utløp. Ved brev av 20. september 2010 ble begge parter orientert om at saken er besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Patentstyrets Annen avdeling på det foreliggende grunnlag.

10 Annen avd. sak nr Den 7. april 2011 sender Patentstyrets Annen avdeling likelydende brev til sakens parter, med følgende ordlyd: "Saken er behandlet i Annen avdelings møte mandag den 4. april Saksutvalget legger til grunn at AKER-konsernet tidligere har, eller må anses å ha, akseptert bruken av foretaksnavnet "AKER SERVICE APARTMENTS Tor Kristian Taugbøl", org. nr (tidl. "AKER SERVICE APARTMENTS Milla Stavrum"). Det vises i denne forbindelse til de i nærværende sak inngitte opplysninger om tilbaketrekningen av overprøvingsbegjæringen i den eldre foretaksnavnesak KF Som en direkte konsekvens av ovennevnte ser utvalget et behov for en nærmere avklaring av om foretaket "AKER SERVICE APARTMENTS AS", org. nr , kan eller må anses som en ren (og den eneste) videreføring av virksomheten i det opprinnelige foretaket "AKER SERVICE APARTMENTS Tor Kristian Taugbøl", innenfor det samme virksomhetsområde og innen det samme geografiske område kun med endret selskapsform, samt en nærmere avklaring av om AKER-konsernets ovennevnte aksept i så fall må anses å dekke også denne konkrete videreføringen, da dette vil kunne få avgjørende betydning for utfallet i saken. Begge parter gis herved anledning til å uttale seg om ovennevnte forhold. Registreringshaver anmodes særlig om å sende inn opplysninger om hva som per i dag er det aktuelle geografiske virksomhetsområde for foretaket "AKER SERVICE APARTMENTS AS", org. nr , samt opplysninger om hvilken virksomhet som per i dag drives i nevnte aksjeselskap og i enkeltpersonsforetaket "TOHUS Tor Kristian Taugbøl", org. nr (tidl. "AKER SERVICE APARTMENTS innehaver Tor Kristian Taugbøl" og "AKER SERVICE APARTMENTS Milla Stavrum"). Frist for å inngi uttalelse, samt inngi eventuell supplerende dokumentasjon, settes for begge parter til fredag den 20. mai 2011." I svarbrev innkommet til Patentstyret den 3. mai 2011, uttaler Intellectual Property Holdings AS: "Det vises til uttalelse fra Annen Avdeling datert Det ble innlevert Begjæring om administrativ overprøving av foretaksnavnet AKER SERVICE APARTMENTS AS, registrert i Brønnøysund med org. nr Foretaket var registrert med forretningsadresse i Nyveilia 82, 7072 Heimdal. Det er korrekt at begjærende part tidligere aksepterte bruken av foretaksnavnet AKER SERVICE APARTMENTS Tor Kristian Taugbøl, org. nr (tidl. AKER SERVICE APARTMENTS Milla Stavrum). Grunnlag for aksept av foretaksnavnet var lang tids bruk og omstendighetene for øvrig.

11 Annen avd. sak nr Aksepten var imidlertid begrenset til kun å omfatte det nevnte foretak. Det nyetablerte selskapet AKER SERVICE APARTMENTS AS i Heimdal var en nyetablering, registrert under eget org.nr. Begjærende part ønsker ikke en omfattende bruk av eget navn på nye virksomheter med adresse forskjellige steder i landet. Vi noterer at org.nr AKER SERVICE APARTMENTS AS har endret adresse til Strandhaugen 2 i Oslo. Endringen ble registrert den 28. juli 2010, dvs. like etter at det var oversendt nye anførsler til Patentstyret på vegne av klager. Vi noterer imidlertid at styrets leder Johan Gabriel Taugbøl Stavrum fremdeles er bosatt i Trondheim. På vegne av begjærende part skal understrekes at navnet og varemerkene AKER har vært gjenstand for en massiv innarbeidelse fra slutten av 1990-tallet. I Norge har landsdekkende media omtalt AKER foretakene jevnlig, og AKER er registert som varemerker både som ord- og figurmerke. Det samme er tilfelle for navn på de foretak som er tilknyttet AKER gruppen. Det hevdes derfor at AKER i dag er så godt kjent over hele landet at det kan påberopes utvidet beskyttelse for navnet. Det er innlevert dokumentasjon for at AKER er et velkjent varemerke i andre saker, og om ønskelig vil dette kunne oversendes også i denne saken. Klager ønsker derfor ikke at nye virksomheter benytter AKER som del av sitt foretaksnavn, fordi det vil kunne medføre en utnyttelse av det velkjente varemerkes anseelse. Det vises til varemerkelovens 4, 2. ledd. Begjærende part fastholder derfor at det Aker Service Apartmens AS, org. nr må slettes fra registeret fordi det strider mot begjærende parts varemerkerettigheter." I svarbrev innkommet til Patentstyret den 3. juni 2011, uttaler Aker Service Apartments AS: "Det vises til Patentstyrets brev av , Aker-konsernets brev av 3. mai samt Patentstyrets brev av 4. mai, med svarfrist til 3. juni. Undertegnede har overtatt saken, da advokat Monsen har sluttet hos oss. Det fastholdes at Aker Service Apartments AS er en direkte fortsettelse av det opprinnelige Aker Service Apartments Milla Stcvrum. Det er i denne forbindelse verdt å merke seg at styreleder og eneaksjonær i Aker Service Apartments AS, heter Johan Gabriel Taugbøl Stavrum. Han er sønn av avdøde Milla Stavrum og Tor Kristian Taugbøl. Dette taler i seg selv for at det er en direkte fortsettelse. BEVIS: Utskrift fra nettstedet Proff, styre og aksjonær i Aker Service Apartments AS, BILAG 1.

12 Annen avd. sak nr Tor Kristian Taugbøl, som overtok det opprinnelige firma etter sin avdøde kone, endret i 2009 firmanavnet til TOHUS Tor Kristian Taugbøl. BEVIS: Utskrift fra Brønnøysundregistrene datert , BILAG 2. Dette firmaet driver nå kun med utleie av to boliger eid av Tor Kristian Taugbøl privat. Den ene boligen er utleid til Aker Service Apartments AS, den andre leier Taugbøl ut selv. All øvrig virksomhet fra tidligere Aker Service Apartments Milla Stavrum, er overført Aker Service Apartments AS. De utleieobjektene som Aker Service Apartments AS bestyrer, ligger alle i Oslo-området. Virksomheten drives følgelig på samme geografisk område som før. Aker-konsernets aksept av videreføringen av selskapet til Tor Kristian Taugbøl, må anses som en aksept av foretaksnavnet som sådan, så lenge virksomheten er den samme og virksomheten drives i samme geografiske område. En videreføring til tidligere innehaveres felles sønn, må klart anses for å ligge innenfor hva aksepten må anses å omfatte; eksistensen og drift av selskapet Aker Service Apartments, med formål utleie av egen og leid eiendom. Hensett til at virksomheten har vært drevet i en årrekke, må det anses det for å være på det rene at registreringen av Aker Service Apartments AS, ikke ble foretatt for å utnytte effekten av gjenkjenning av Aker-konsernets navn og varemerke, men derimot for å holde på det etablerte firmanavn som Milla Stavrum etablerte i sin tid. Avslutningsvis kan det være på sin plass å påpeke at Aker-konsernet, så vidt vites, ikke driver med kommersiell utleie av boliger rettet mot det åpne, private marked." Begge parter er den 4. mai 2001 henholdsvis den 10. juni 2011 oversendt gjenparter av hverandres besvarelser av Annen avdelings brev av 7. april Den 21. juni 2011 innkommer et nytt innlegg fra Intellectual Property Holdings AS, inkludert to vedlegg, hvor følgende uttales: "Det vises til skriv fra Annen avdeling datert vedlagt brev fra advokat Egil Lagem, på vegne av Aker Service Apartments AS. Annen avdeling opplyser at saken nå tas opp til behandling. Før det fattes en avgjørelse i saken vil vi påpeke forhold som, etter vår mening har betydning for saken: 1. Klagers godkjennelse omfattet kun enkeltmannsforetaket AKER SERVICE APARTMENTS Tor Kristian Taugbøl, registrert med org. Nr som var en direkte videreføring av foretaket AKER SERVICE APARTMENTS Milla Stavrum som ble registrert i 1998.

13 Annen avd. sak nr Nærværende klage er rettet mot et annet foretak, registrert under annet org.nr , AKER SERVICE APARTMENTS AS. 3. Sistnevnte foretak er et aksjeselskap og ikke noe enkeltmannsforetak. Det kan derfor vanskelig hevdes å være noen videreføring av den tidligere virksomhet. 4. Det er kun navnet som er videreført, både selskapsform og adresse er endret. 5. Den opprinnelige virksomhet har på sin side endret navn til TOHUS Tor Kristian Taugbøl, fra AKER SERVICE APARTMENTS Tor Kristian Taugbøl, med det samme foretaksnummer. Det har vært utvist stor kreativitet fra motparten i denne saken, ved å pretendere at det dreiser seg om en fortsettelse av tidligere virksomhet. Virkeligheten er derimot at det er etablert en ny virksomhet under annen selskapsform som vil ha en helt annen vekstmulighet enn et enkeltmannsforetak. Det eneste som er videreført i denne saken er en overdragelse av navnet. Den opprinnelige virksomhet fortsetter i beste velgående under et annet navn. På vegne av klager fastholdes at org. nr er registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og derfor er ugyldig. Kopi av org. nr og nr vedlegges." Det siste innlegget fra Intellectual Property Holdings AS er den 22. juni 2011oversendt Aker Service Apartments AS til orientering. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Innsiger har anført at registreringen av foretaksnavnet AKER SERVICE APARTMENTS AS må oppheves idet foretaksnavnet er villedende, jf. foretaksnavneloven 2-3. Til dette bemerkes at Patentstyret i saker om administrativ overprøving ikke kan prøve forholdet til 2-3, men kun om registreringen krenker andres rettigheter etter 2-6, jf. foretaksnavneloven 3-6 første ledd første punktum. Denne anførselen fra innsiger vil dermed ikke bli prøvet av Annen avdeling.

14 Annen avd. sak nr Saken gjelder derfor kun spørsmålet om registreringen av foretaksnavnet AKER SERVICE APARTMENTS AS har skjedd i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 fordi foretaksnavnet krenker innsigers registrerte varemerker inneholdende elementet AKER. Registreringshaver har anført at AKER SERVICE APARTMENTS AS ikke krenker retten til innsigerens påberopte merker fordi foretaket er en direkte fortsettelse av det tidligere enkeltpersonforetaket AKER SERVICE APARTMENTS MILLA STAVRUM, og innsiger må anses å ha akseptert bruken av foretaksnavnet AKER SERVICE APARTMENTS som sådan ved sin aksept av enkeltpersonforetakets eksistens. Det er vist til at innsiger ikke fremmet innsigelse mot virksomhetens navn ved stiftelsen i Videre er det vist til at innsiger trakk tilbake et krav om administrativ overprøving da AKER SERVICE APARTMENTS MILLA STAVRUM i 2009 endret navn til AKER SERVICE APARTMENTS TOR KRISTIAN TAUGBØL. Annen avdeling er ikke enig i at AKER SERVICE APARTMENTS er å betrakte som en slik ren videreføring som anført av registreringshaver. Det kan vanskelig legges til grunn at det dreier seg om en ren videreføring når det opprinnelige enkeltpersonforetaket AKER SERVICE APARTMENTS MILLA STAVRUM allerede var videreført i enkeltpersonforetaket som nå har navnet TOHUS TOR KRISTIAN TAUGBØL. Dette foretaket driver samme type virksomhet som før, innen samme geografiske område og med samme organisasjonsnummer som det opprinnelige enkeltpersonsforetaket. AKER SERVICE APARTMENTS AS fremstår heller som en utvidelse, som har kommet i tillegg til det opprinnelige selskapet med et eget organisasjonsnummer. Selv om det er slik at begge selskaper driver virksomhet innen samme bransje og geografiske område, og selv om det per i dag er begrenset virksomhet i foretaket TOHUS TOR KRISTIAN TAUGBØL, kan aksjeselskapet ikke anses som en ren videreføring så lenge det dreier seg om to selvstendige foretak som eksisterer ved siden av hverandre. Omfanget av hvert foretaks virksomhet vil kunne variere over tid. Spørsmålet om videreføring eller nyregistrering er ikke avgjørende, idet Annen avdeling uansett ikke kan se at innsigers aksept av foretaksnavnet for enkeltpersonforetaket ville dekke en endring til aksjeselskap kombinert med fjerning av personnavnet. I alminnelighet vil en fjerning av personnavn kombinert med en slik endring av selskapsform innebære at man kjennetegnsrettslig står overfor et annet foretak, jf. Rt s CANVAS DYRØ. Et aksjeselskap vil ha andre vekstmuligheter enn et enkeltpersonforetak, og fjerningen av

15 Annen avd. sak nr personnavnet innebærer at et adskillende element blir borte. Uten særskilte holdepunkter kan det derfor ikke legges til grunn at innsigers aksept dekker en slik omdannelse. Registreringshaver har vist til at man har hatt til hensikt å videreføre en etablert virksomhet innad i familien, og at navnet har vært viktig med henblikk på oppbygningen av et foretak. Disse hensyn kunne imidlertid vært ivaretatt ved å beholde familienavnet ved omdannelsen til aksjeselskap. AKER SERVICE APARTMENTS AS kan etter dette ikke anses som en ren videreføring som innsiger må anses å ha gitt aksept til. Det avgjørende for vurderingen etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 blir dermed om foretaksnavnet AKER SERVICE APARTMENTS AS er egnet til å forveksles med innsigers påberopte varemerker inneholdende elementet AKER. Registreringshaver har fremhevet at AKER er en gammel geografisk betegnelse, som innsiger ikke kan ha enerett til. Som påpekt av Første avdeling, må det imidlertid legges til grunn at de påberopte merkene er gyldig registrert og oppfyller kravene til særpreg etter varemerkeloven første ledd, jf. varemerkeloven første ledd. Opprinnelsen som geografisk betegnelse innebærer imidlertid at AKER ikke utgjør et spesielt sterkt merkeelement. Når det gjelder kjennetegnslikhet, har registreringshaver pekt på at registreringshavers virksomhet gjennom over 10 år ikke har blitt forvekslet med noen av virksomhetene i Akerkonsernet. Dette kan ikke vektlegges, idet det kan stille seg annerledes når personnavnet fjernes. Når det gjelder bransjelikhet, har registreringshaver vist til at Aker-konsernet ikke driver med kommersiell utleie av boliger rettet mot det private marked, og at "forretninger med fast eiendom", som merkene AKER STADION, AKER MARITIME og AKER CAPITAL er registrert for, er en annen type virksomhet enn registreringshavers "utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", som indikerer en mer beskjeden geskjeft. Annen avdeling ser det slik at "forretninger med fast eiendom", som merkene AKER STADION, AKER MARITIME og AKER CAPITAL er registrert for, er et mer overordnet begrep som også innbefatter utleievirksomhet, enten dette skjer i stor eller liten skala. Det er heller ikke avgjørende om de påberopte merkene faktisk er brukt for denne typen tjenester, idet skal foretas en helt ordinær forvekselbarhetsvurdering også for defensivregistrerte varemerker, jf. PS AKER PR.

16 Annen avd. sak nr Ellers slutter Annen avdeling seg til de vurderinger som er kommet til uttrykk i Første avdelings avgjørelse når det gjelder kjennetegnslikhet og bransjelikhet. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) John Asland (sign.)