Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknadsnr Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger: Compagnie Generale Des Etablissements Michelin, 12, cours Sablon, Clermont-Ferrand, Frankrike Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstuen, 0306 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 3. november 2010, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket "MIKKELINE" ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Søknaden om registrering av ordmerket "MIKKELINE" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 20. oktober 2008, med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 9: Klasse 16: Klasse 24: Klasse 25: Klasse 28: Klasse 30: CD-plater, CD-rom og videogrammer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

2 Annen avd. sak nr Merket ble besluttet registrert den 13. januar 2009, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 04/2009, på side 25, med publiseringsdato mandag den 19. januar 2009; og med ovennevnte varefortegnelse. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret mandag den 18. mars 2009; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 14/2009, på side 112, med publiseringsdato mandag den 30. mars Innsiger nedla påstand om at registreringen av ordmerket "MIKKELINE" må oppheves, da merket er besluttet registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 16 første bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsiger begrunnet sin påstand med at ordmerket "MIKKELINE" er egnet til å forveksles med følgende nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer: 1. Reg. nr (92329), ordmerket "MICHELIN", innlevert den 28. mars 1967 og registrert den 19. oktober 1967 for alle varer i klassene 1, 6, 7, 8, 9,12, 16, 17 og Reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", innlevert den 14. november 1980 og registrert den 27. januar 1983 for nærmere angitte varer i klassene 9, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28 og Reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", innlevert den 9. oktober 1980 og registrert den 13. august 1981 for alle tjenester i klassene 35 og Reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", innlevert den 14. oktober 2008 og registrert den 8. desember 2008 for nærmere angitte varer i klassene 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12 og Reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", innlevert den 14. september 1987 og registrert den 5. januar 1989 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 35 og 36.

3 Annen avd. sak nr Int. reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", registrert den 8. august 2000 for nærmere angitte varer i klassene 6, 7, 12 og Int. reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", registrert den 11. juni 2001 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 39 og Int. reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", registrert den 18. mars 2002 for varene "antiskid chains for pneumatic tyres for vehicle wheels" i klasse Int. reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", registrert den 27. august 2003 for nærmere angitte tjenester i klassene 35, 37, 39 og 42. * * * Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 3. november 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EU-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi.

4 Annen avd. sak nr Det søkte merket ønskes registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 16, 24, 25, 28, 30 og 41. Innsigers registrering nr er registrert for blant annet hele klasse 9 og 16. I disse klassene foreligger følgelig full vareoverlapping. Innsigers registrering nr er blant annet registrert for "vevede stoffer (ikke opptatt i andre klasser); tekstilmetervarer for dekorative øyemed (ikke opptatt i andre klasser), flagg og vimpler" i klasse 24, "bluser, jakker, trøyer, gensere, anorakker, T-skjorter, slips, tørklær og luer" i klasse 25 og "spill (ikke spillkort), leketøy og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser)" i klasse 28. I disse klassene er det delvis vareoverlapping, og for øvrig vareslagslikhet. Innsigers registrering nr , er registrert for blant annet hele klasse 41. Det er følgelig full tjenesteoverlapping i denne klassen. Når det gjelder søkerens varer i klasse 30, "kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is" har innsigers fullmektig anført at det er vareslaglikhet med tjenestene i klasse 42 i registrering nr og varene i klasse 16 i registrering nr Det er ingen praksis i Patentstyret for å anse tjenestene "hotell reservation services" som likeartet med matvarer, eller for at varer i klasse 16 skulle være likeartet med matvarer. Fullmektigen har kun konstatert dette uten å vise til konkrete eksempler eller argumentert for dette synet. Vi legger derfor til grunn at det ikke er vareslagslikhet mellom disse varene og tjenestene. Imidlertid er "sukker" i følge Patentstyrets kryssgranskingsliste likeartet med suketter i klasse 1. Innsigers registrering nr gjelder blant annet hele klasse 1, og omfatter følgelig suketter. Ut over dette er søkers matvarer ikke likeartet med innsigerens varer eller tjenester. Det foreligger følgelig delvis vareoverlapping og vareslagslikhet, jf. varemerkeloven 4 første ledd. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og de registrerte merkene, sett i forhold til at de aktuelle varene og tjenestene, både vil henvende seg til en spesialisert omsetningskrets og den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Det søkte merket er et rent ordmerke som består av teksten MIKKELINE. Dette er et norsk jentenavn som ikke er særlig mye brukt. Det er i følge Statistisk sentralbyrå 5 som har dette som fornavn i Norge i dag. Navnet er også i bruk i Sverige og en del mer brukt Danmark. Innsigeren merker er alle ordmerker med teksten MICHELIN, som er et fransk etternavn. Innsigerens fullmektig har anført at man ikke kan regne med at alle vil uttale MICHELIN "riktig", og at en ikke ubetydelig del vil uttale merket som "mikelin". Det vises til Annen avdelings avgjørelse nr. 4322, Sagroid, 5143, Depakine vs.elkapin og 6348, Bel Ami vs. Bellady. Merkene vil derfor uttales tilnærmet identisk. Videre anføres at merkene er like visuelt med henholdsvis 8 og 9 bokstaver. Begge har MI og LIN felles. Sluttstavelsene LINE og LIN styrker det like visuelle inntrykket ved at E-en kan forsvinne. Innsigers fullmektig har dessuten vist til at innsiger er redd for at MIKKELINE vil utvanne deres merke som er velrenommert i mange land. Søkers fullmektig er ikke enig i at merkene er fonetisk like og anfører dessuten at merkene brukes i ulike sammenhenger.

5 Annen avd. sak nr Patentstyret vil først bemerke at det ikke er avgjørende på hvilke varer merkene brukes eller vil bli brukt eller sammenhengen de brukes i. Utgangspunktet for Patentstyrets vurdering er de varene og tjenestene merkene er registrert for og som omfattes av søknaden. Når det gjelder innsigers frykt for at merket vil bli utvannet og påstandene om at merket er velkjent, er disse ikke dokumentert, og det er heller ikke vist til varemerkelovens bestemmelser om utvidet vern i 4 andre ledd. Det fremstår heller ikke som om det har vært fullmektigens hensikt å anføre dette som grunnlag for innsigelsen. Dette er ikke relevant for den normale forvekselbarhetsvurderingen, og vi behandler derfor ikke dette i avgjørelsen. Når det gjelder det visuelle inntrykket av merkene, er vi enige med innsigers fullmektig i at de er tilnærmet like lange, og begge merker innledes med MI. Videre er flere bokstaver like, slik at merkene har flere visuelle likhetstrekk. Imidlertid har innsigers merke en C, som er mer uvanlig på norsk, mens søkers merke har dobbel K. Dette skaper en viss forskjell mellom merkene visuelt. Fonetisk vil det søkte merket bli uttalt som det norske jentenavnet Mikkeline, med fire stavelser med likt trykk. Innsigerens merke MICHELIN vil mest sannsynlig bli uttalt "mi - sche - leng" som er vanlig "norsk" uttale av det franske navnet. Det antas at det er kjent i Norge at det finnes "michelin-restauranter" eller restauranter med "michelin-stjerner". Michelen-mannen er også et relativt kjent begrep, da dette er en gammel reklamefigur som det stadig refereres til. Dette gjør at de som møter merket vil være kjent med normal norsk uttale av MICHELIN. Denne er lett å uttale, og avviker noe fra korrekt fransk uttale. Vi anser at både den korrekte, franske uttalen, og den normale norske uttalemåten skiller seg klart fra uttalen av det søkte merket. Innsiger har vist til tre avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling. Merkene som omtales i avgjørelsene er i større grad ukjente fantasiord der det vil være mer tvil om uttalen. Vi mener at merkene i nærværende sak på denne måten skiller seg fra merkene i annenavdeligsavgjørelsene. Når det gjelder merkenes betydning og forestillingsbilde vil MIKKELINE klart oppfattes som jentenavnet og vise til noe feminint. MICHELIN vil på sin side oppfattes som et fransk etternavn, noe fransk, eller i alle fall utenlandsk. Vi anser derfor at merkene er ulike med hensyn til betydningsinnhold og forestillingsbilde. Etter en helhetsvurdering av merkene, der vi har lagt vekt på at det søkte merket vil fremstå som et norsk jentenavn til forskjell fra innsigerens mer fremmede, samt at merkene vil uttales forskjelling, har vi kommet til at det ikke foreligger merkelikhet. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers registreringer i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 andre ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret den 14. desember Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. januar 2011, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

6 Annen avd. sak nr I klagen uttaler innsigers fullmektig: "Innledning Vi viser til avgjørelse truffet av Patentstyret den 3. november 2010 vedrørende innsigelse innlevert mot endelig registrering av varemerkesøknad nr , ordmerke MIKKELINE, dette på grunn av antatt forvekslingsfare med innsigers nasjonale registreringer nr , ordmerket MICHELIN, nr , ordmerket MICHELIN, nr , ordmerket MICHELIN, nr , ordmerket MICHELIN og nr , ordmerket MICHELIN, og internasjonale registreringer nr , ordmerket MICHELIN, nr , ordmerket MICHELIN, , ordmerket MICHELIN, og nr , ordmerket MICHELIN, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsigelsen ble ikke tatt til følge. Registreringen ble opprettholdt i medhold av varemerkeloven 29 andre ledd. I medhold av varemerkelovens 49 påklages Første avdelings avgjørelse i ovennevnte varemerkesøknad. Denne klagen begrunnes med at Patentstyrets Første avdeling har tatt feil når de har kommet til at det ikke foreligger forvekselbar likhet mellom det søkte merket MIKKELINE og klagers registreringer av merket MICHELIN. Fra klagers side hevdes det at søkers merke MIKKELINE er egnet til å fremkalle forveksling med klagers merke MICHELIN slik at det søkte merket må nektes registret i henhold til varemerkeloven 16 første ledd bokstav a. Vareslagslikhet Innsigerens ni registreringer av ordmerket MICHELIN dekker alle de varer og tjenester som det søkte merket ønskes registrert for. Det foreligger vareoverlapping mellom søkers varefortegnelse i klasse 9 og registrering nr sine varer i klasse 9. Det foreligger vareoverlapping mellom søkers varefortegnelse i klasse 16 og registrering nr , og sine varer i klasse 16. Det foreligger vareoverlapping mellom søkers varefortegnelse i klasse 24 og 25 og registrering nr og sine varer i klasse 24 og 25. Det foreligger vareoverlapping mellom søkers varefortegnelse i klasse 28 og registrering nr sine varer i kl 28. Det foreligger vareslagslikhet mellom søkers varefortegnelse i klasse 30 og registrering nr sine varer i klasse 42 og registrering nr sine varer i klasse 16. Det foreligger vareoverlapping mellom søkers varefortegnelse i klasse 41 og registrering nr

7 Annen avd. sak nr Det faktum at det her i det store og hele foreligger full vareoverlapping mellom søkers merke MIKKELINE og innsigers registreringer MICHELIN må tillegges vesentlig vekt ved forvekselbarhetsvurderingen. Kjennetegnslikhet Utgangspunktet er at ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer og tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Det er ikke usannsynlig at en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen vil uttale innsigers merke mikelin. Man kan ikke regne med at alle vil uttale MICHELIN riktig. Se for eksempel 2. avd. kj. 4322: Det måtte antas at SAGROID i omsetningskretsen kunne bli uttalt både sagråid med kort i og sagroiid med lang i. I 2. avd. kj uttales det at Når det derimot gjelder den fonetiske forskjell finner 2. avdeling at denne ikke er stor nok for å hindre at merkene blir forvekslet. Søkeren har hevdet at DEPAKINE vil bli uttalt med tydelig E til slutt. Det er mulig at dette vil slå til innenfor kanskje større deler av omsetningskretsen. Annen avdeling antar imidlertid at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil uttale DEPAKINE med stum E til slutt. Annen avdeling kan heller ikke følge søkeren når han hevder at ELKAPIN vil bli attalt med lang a (ellkaapin). Iallfall en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen må antas å ville uttale merket med lang I (ellkapiin). Man må derfor etter 2. avdelings oppfatning vurdere konstellasjonen ellkapiin/deppakiin, for nær beslektede varer i klasse 5. Disse uttaleformer ligger etter 2. avdelings oppfatning meget nær hverandre.. Videre slås det fast i 2. avd. kj at man ikke kan regne med at såpemerkene BLE AMI og BELLADY ville bli uttalt med korrekt, fremmedspråklig uttale. Annen avdelings flertall antok at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen ville uttale merkene BELLADI og BELLAMI, og at den fonetiske likhet da ble for stor. Nordmenn vil generelt være tilbakeholdne med å uttale franske ord på fransk dersom de er usikre på riktig uttale. Det blir derfor drøyt å legge til grunn at omsetningskretsen kjenner den franske uttalen av merket MICHELIN og av den grunn vil klare å skille de to merkene fra hverandre. Innsigers merke med utalen mikelin og det søkte merket MIKKELINE vil være tilnærmet fonetisk identiske og det er denne uttalen som må legges til grunn ved forvekselbarhetsvurderingen. Visuelt sett er merkene også meget like. MICHELIN består av 8 bokstaver og MIKKELINE består av 9 bokstaver. Begge merkene har MI og LIN til felles. Sluttstavelsene LINE og LIN styrker det like visuelle inntrykket ved at E-en kan forsvinne. Videre er merket MIKKELINE søkt registrert varer og tjenester som er identiske med varer og tjenester som inngår i MICHELIN sine registreringer. Varene og tjenestene som fremgår av varefortegnelsen MIKKELINE ønskes registrert for er ikke begrenset til å selges i en familiepark. En registrering av MIKKELINE betyr at dette merket kan brukes på de aktuelle varer og tjenester i hele landet, side om side med de tidligere registreringene til MICHELIN. Det er sentralt i denne sak at MICHELIN er et meget sterkt og innarbeidet varemerke for turistguider og kart.

8 Annen avd. sak nr Videre står det følgende iwikipedia: Michelinguiden (også kalt Guide Michelin eller Guide Rouge) er en serie bøker med rødt omslag som årlig blir utgitt av Michelin. De inneholder blant annet anbefalinger av gode restauranter og hoteller. Norge er en del av den engelskspråklige delen Michelin Hotels and restaurants - Main cities of Europe. Den nyeste utgaven er fra mars Michelin produserer også diverse sports og fritidsprodukter, som for eksempel sportssko og sportsklær. Merket MICHELIN vil altså bli forbundet med fritid, fornøyelse og underholdning og er derfor beskyttet for varer og tjenester innen disse kategoriene. Det er innenfor disse varer og tjenester søker også ønsker sitt merke registrert. Omsetningskretsen vil her for en stor del være utlendinger som vil finne det naturlig å uttale MIKKELINE med stum e. Etter klagers oppfatning vil merkene her helt klart være egnet til å forveksles da kjennetegnslikheten er åpenbar. Patentstyrets Første avdeling hevder at MIKKELINE vil oppfattes som et jentenavn og vise til noe feminint. MICHELIN vil på sin side oppfattes som et fransk etternavn. Vi er sterkt uenig i denne påstand. Det er ikke sannsynlig at den norske omsetningskretsen oppfatter MICHELIN som et fransk etternavn. Videre hevder søker selv at det søkte merket skal uttales i to stavelser, nemlig MIKKE LINE. Det søkte merket MIKKELINE fremstår som et fantasinavn, noe MICHELIN også gjør. Konklusjon For å finne ut om innsigers merke og søkers merke er forvekselbare må det foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn. I det aktuelle tilfellet er merkene tilnærmet fonetisk identiske og det foreligger vareoverlapping mellom innsigers og søkers merke. Vi ber derfor Patentstyrets annen avdeling om å ta klagen til følge og nekte det søkte merket MIKKELINE registrert." Ved brev av 20. desember 2010 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til mandag den 21. februar 2011 med innsendelse av en eventuell imøtegåelse. I sin imøtegåelse av klagen, innkommet til Patentstyret den 18. februar 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til innkommet klage av 14. desember På vegne av innklagede, skal vi be om at første avdelings avgjørelse opprettholdes. Første avdeling har foretatt rett vurdering hva gjelder forvekselbarhetsvurderingen.

9 Annen avd. sak nr Innklagedes merke MIKKELINE er ikke forvekselbart med merket MICHELIN etter vml 16. Det bestrides ikke at MICHELIN er registrert for en hel rekke varer og tjenester, formodentlig hvorav en hel del merket ikke er brukt eller har vært i bruk for. Men når omsetningskretsen i Norge møter merket MIKKELINE for underholdningsvirksomhet i en familiepark eller for ulike varer som selges i familieparken er det svært lite sannsynlig at man vil tro det foreligger en kommersiell forbindelse eller tilknytning til MICHELIN som i all hovedsak er kjent som kjennetegn for bildekk. Innklagede bestrider heller ikke vurderingstemaet for forvekselbarhet i forhold til kjennetegnslikhet. Derimot bestrides at "det er ikke usannsynlig at en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen vil uttale klagers merke "mikelin" For øvrig er ikke vurderingstemaet om klagers merke er forvekselbart med innklagedes merke, men om innklagedes merke er forvekselbart med klagers merke. Innsigers anførsel om at en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen vil uttale innsigers merke Mikelin er vanskelig å forstå, og det faller på sin egen urimelighet. Vi kan ikke se at de påberopte avgjørelser skulle være relevante i foreliggende tilfelle da faktum, altså merkene, ikke er tilstrekkelig like. Når det gjelder påstanden om at "Nordmenn vil generelt være tilbakeholdne med å uttale franske ord på fransk dersom de er usikre på riktig uttale" savnes dokumentasjon for dette. Det er ingen holdepunkter overhodet for en slik påstand. MIKKELINE og MICHELIN er på ingen måte "tilnærmet fonetisk identiske"; innklagedes navn har klare k-lyder og suffikset -ine på slutten. Klagers merke mangler dette helt og holdent. Innsigers merke lyder "MICHELIN" mens merket ifølge søknaden lyder MIKKELINE. Søker driver en familiepark i Kinsarvik, Hardanger og navnet MIKKELINE henspiller på figuren MIKKEL REV. Søkers merke vil naturlig uttales i to stavelser MIKKE LINE (ikke i to ord slik klager synes å ha forstått det) og adskiller seg på alle måter fra innsigers merke MICHELIN. Under alle omstendigheter er de fonetiske forskjellene såpass store at det ikke kan sies å foreligge forvekslingsfare. Enn videre når det gjelder semantisk ulikhet, er det klart at innklagedes merke spiller på et navn; det gjør ikke klagers merke. Dette har også første avdeling funnet. Vi savner også dokumentasjon for at merket MICHELIN vil "bli forbundet med fritid, fornøyelse og underholdning". Innarbeidelsesdokumentasjon i form av henvisning til Wikipedia er ikke tilstrekkelig. Når det gjelder henvisningen til den såkalte "Michelinguiden" ble denne i følge klager sist utgitt i 2006; altså for fem år siden. Et eventuelt innarbeidelsesvern må opprettholdes i form av bruk, så det stilles spørsmål ved om merket i tilfelle fortsatt skulle være innarbeidet "turistguider og kart" slik det påstås når det er så lenge siden denne boken har blitt utgitt. Sannsynligvis vil den normalt opplyste og velinformerte forbruker forbinde klagers merke med dekk, så får man da vurdere om dette faller inn under "fritid, fornøyelse og underholdning" på en slik måte at innklagedes varer og tjenester skulle forveksles med dekk. Etter innklagedes vurdering vil dette åpenbart ikke være tilfellet.

10 Annen avd. sak nr På bakgrunn av det ovennevnte ber vi om at Patentstyret ikke tar den innkomne klagen til følge, men opprettholder beslutningen om å registrere merket MIKKELINE, da helhetsinntrykkene av de to merkene ikke tilsier at det kan være noen forvekslingsfare." * * * Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage. Den 7. mars 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 3. november I sitt notat til Annen avdeling uttaler Første avdeling: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor til Annen avdeling for behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter ble deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. * * * I tilsvar, innkommet til Patentstyret den 31. mars 2011, uttaler innsigers fullmektig: "Innledning

11 Annen avd. sak nr Vi viser til Patentstyrets brev datert 02. mars 2011 med gjenpart av registreringshaverens imøtegåelse av klagen vedlagt. Vi har følgende kommentarer til den vedlagte imøtegåelsen: Innklagedes fullmektig bestrider ikke at MICHELIN er registrert for en hel rekke varer og tjenester. Videre hevdes det at når omsetningskretsen i Norge møter merket MIKKELINE for underholdningsvirksomhet i en familiepark eller for ulike varer som selges i familieparken er det svært lite sannsynlig at man vil tro det foreligger en kommersiell forbindelse eller tilknyting til MICHELIN som i all hovedsak er kjent som kjennetegn for bildekk. Fra klagers side skal det i denne sammenheng påpekes at varemerket MIKKELINE har en bred varefortegnelse innenfor klassene 9, 16, 24, 25, og 41. Med denne varefortegnelsen er varemerket MIKKELINE ikke begrenset til kun å benytte varemerket i tilknytning til en familiepark. Det betyr at merket MIKKELINE kan brukes for de aktuelle varer og tjenester i hele Norge, side om side med varer og tjenester under varemerke MICHELIN. Problemstillingen er altså om omsetningskretsen vil tro det foreligger en kommersiell forbindelse når de på bensinstasjonen møter merket MIKKELINE for kart ved siden av merket MICHELIN for kart. Innklagedes fullmektig savner også dokumentasjon som viser at merket MICHELIN er innarbeidet for turistguider og kart. Det skal i den forbindelse nevnes at klager har en bred varefortegnelse som også dekker turistguider og kart. Klager har derfor beskyttelse for disse varene. Det vedlegges også en kopi fra Internet som viser Guide Michelin Norske restauranter med stjerner i Michelin-guiden. Denne Michelin Guiden ble utgitt i Videre, innklagedes fullmektig hevder at klagers merke MICHELIN i all hovedsak er kjent som kjennetegn for bildekk. Dette er en udokumentert påstand som ikke kan tillegges betydning ved vurderingen av om merket MIKKELINE vil krenke en annens rett til et varemerke, jfr. varemerkeloven 16 første ledd a. Det avgjørende ved vurderingen må være hvilke varer og tjenester merket MICHELIN faktisk er beskyttet for gjennom registreringene i Norge. På bakgrunn av det som er nevnt over samt argumenter som er fremkommet i tidligere innlegg, fastholdes konklusjonen om at merkene MIKKELINE og MICHELIN er egnet til å forveksles. Merkene er tilnærmet fonetisk identiske og det foreligger vareoverlapping mellom merkene. Vi ber derfor Patentstyrets annen avdeling om å ta klagen til følge og nekte det søkte merket MIKKELINE registrert. " I tilsvar av 15. juni 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets brev av 15/ med gjenpart av innsigers tilsvar til vår imøtegåelse av klage. Vi kan ikke se at det fremkommer noe nytt av innsigers tilsvar til vår imøtegåelse av klagen. Vi bestrider ikke at MIKKELINE har en bred varefortegnelse. Vi bestrider derimot at merkene MIKKELINE og MICHELIN er egnet til å forveksles.

12 Annen avd. sak nr Klager anfører at merkene er tilnærmet fonetisk identiske. Som tidligere bestrides dette. Innklagedes navn har klare k-lyder og suffikset -ine på slutten. Klagers merke mangler dette helt og holdent. Innsigers merke lyder "MICHELIN" mens merket ifølge søknaden lyder MIKKELINE. Søkers merke vil naturlig uttales i to stavelser MIKKE LINE og adskiller seg på alle måter fra innsigers merke MICHELIN. Videre er det som tidligere anført også semantisk ulikhet mellom merkene. Det er klart at innklagedes merke spiller på et navn, hvilket klagers merke ikke gjør. Merkene skaper derfor helt ulike assosiasjoner hos gjennomsnittsforbrukeren. På bakgrunn av det ovennevnte og argumenter som er fremkommet i tidligere innlegg fastholder vi at merkene ikke er egnet til å forveksles. Første avdeling har foretatt en rett vurdering hva gjelder forvekselbarhetsvurderingen. Vi ber om at Patentstyret ikke tar den innkomne klage til følge, men opprettholder beslutningen om å registrere merket MIKKELINE." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. I innsigelsessaker gjelder fortsatt reglene i varemerkeloven av 1961 når det er reist innsigelse mot et varemerke som ble registrert før varemerkeloven av 2010 trådte i kraft. Slike registreringer kan oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig bare i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter varemerkeloven av 1961, jf. varemerkeloven av fjerde ledd første punktum. Etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 (ny lov 16 bokstav a) kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra en tidligere dato. Spørsmålet om to merker er forvekselbare, avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd (ny lov 16 bokstav a, 4 første ledd og 1 første ledd).

13 Annen avd. sak nr Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, jf. varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd (ny lov 4 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt , NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. høyesterettsdommen i Rt søtt + salt, samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I saken her foreligger delvis vareoverlapping og vareslagslikhet som redegjort for i Første avdelings avgjørelse. Dette tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Ettersom innsigerens merke MICHELIN antas å være godt kjent i Norge, vil det i utgangspunktet ha et noe bredere vern ved forvekselbarhetsvurderingen enn merker med lavere grad av distinktivitet, jf. Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer premiss 18. Annen avdeling har likevel kommet til at registreringshavers og innsigers merker er tilstrekkelig forskjellige til at risiko for forveksling ikke vil oppstå. Det er for det første en viss forskjell mellom merkene visuelt, ettersom innsigers merke har CH der registreringshavers merke har en dobbel K. I tillegg har registreringshavers merke en E til slutt. Videre legger Annen avdeling til grunn at det er fonetiske forskjeller mellom merkene, ved at registreringshavers merke vil uttales mikk-e-li-ne, mens innsigers merke vil uttales misch-e-lin eller misch-e-leng. Det er riktig at man, når det gjelder varer som henvender seg til hele befolkningen som omsetningskrets slik tilfellet er i saken her, normalt ikke kan legge vekt på et betydningsinnhold som det kreves

14 Annen avd. sak nr kunnskaper i fransk for å oppfatte, jf. Annen avdelings avgjørelse i PS ELLE/ELLA og i sak 6348 BEL AMI. I nærværende sak er det imidlertid ikke tale om å legge vekt på et betydningsinnhold av ordet MICHELIN på fransk, men spørsmål om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte selve den franske uttalen. Annen avdeling finner at varemerket MICHELIN må antas å være så godt kjent blant den norske befolkningen, og da særlig på grunn av "Michelinmannen", at gjennomsnittsforbrukeren i hvert fall er kjent med at merket uttales med "misch" og ikke med "mik". Når det gjelder merkenes betydningsinnhold, finner Annen avdeling det tvilsomt om MIKKELINE av gjennomsnittsforbrukeren vil oppfattes som et jentenavn. Det er et sjeldent navn i Norge. Annen avdeling er likevel enig med Første avdeling i at det er en viss forskjell med hensyn til de forestillingsbilder merkene skaper, idet MIKKELINE i motsetning til MICHELIN gir assosiasjoner til noe feminint, og muligens også til figuren MIKKEL REV. Annen avdeling legger imidlertid mindre vekt på betydningsmessige forskjeller enn på de visuelle og fonetiske ulikhetene mellom merkene. Etter dette blir Annen avdelings konklusjon at registreringshavers merke ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre varemerker når det benyttes for de aktuelle varer og tjenester, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Annen avdeling kan heller ikke se at dette vil bety noen urimelig utnyttelse eller forringelse av det eldre kjennetegnet. Klagen kan etter dette ikke gis medhold, og Første avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) John Asland (sign.)