Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Innehaver: Tollco AB, Knivsta, Sverige Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger: E.I. du Pont de Nemours and Co., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 25. april 2008, hvorved tidligere beslutning om at det internasjonalt registrerte ordmerket TEFEX kan gis virkning i Norge, ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partenes respektive fullmektiger samme dag. Notifikasjonen fra det Internasjonale Byrå (WIPO) i Genève om at Norge er blitt utpekt som land det internasjonalt registrerte merket ønskes vernet i, omfattet alle tjenester merket er internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig: Klasse 8: Klasse 21: Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors. Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes. Merket ble besluttet innført i varemerkeregisteret den 9. oktober 2005 med ovennevnte varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 42/2005, side 100, med publiseringsdato mandag den 17. oktober Innsigelse innkom i innsigelsesperioden den 25. november 2005.

2 2. avd. sak nr Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 49/2005, på s. 148, med publiseringsdato mandag den 5. desember Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte ordmerket TEFEX er egnet til å forveksles med følgende av innsigers registrerte og innarbeidede varemerker: det kombinerte merket TEFLON DU PONT APPROVED FINISH (gjengitt nedenfor), reg. nr (89660), registrert for varene harpiksaktige overflater i form av emalje; kokekar og kjøkkenutstyr; ovnsfôringer og paneler; elektriske jernsåleplater i klassene 2, 9, 11 og 21, ordmerket TEFLON, reg. nr (88844), registrert for varene kokekar og kjøkkenutstyr; harpiksholdige og påstrykningsmidler og wire emalje i klassene 2 og 21, samt ordmerket TEFLON, reg. nr (84469), registrert for varene harpiksaktige støpepulver samt sprøytestøpeblandinger og formete legemer, nemlig plater, stenger, rør, bånd og filamenter, fremstilt herav; syntetiske fibre, tråd, garn og filamenter og stoffer omfattende impregnerte og overtrukne glasstoffer og laminater av overtrukket glasstoff i klassene 1, 17, 22, 23 og 24, og at merket TEFEX således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. 2, 4 og 6 første ledd, jf. 49 annet ledd. Reg. nr (89660)

3 2. avd. sak nr Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Ad varemerkeloven 14 første ledd nr. 6: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-251/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at den internasjonale registreringen og innsigers merker, sett i forhold til varene og tjenestene merkene omfatter, vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Innsigers registreringer omfatter foruten kokekar og kjøkkenutstyr, også blant annet produkter for belegg og overflatebehandling, mens innehaverens registrering gjelder blant annet hånddrevne verktøy og redskaper, bestikk og barbermaskiner i klasse 8 og i klasse 21 blant annet diverse husholdnings- og kjøkkenredskaper, gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk. Mellom innehavers merke og innsigers reg. nr , ordmerket TEFLON, anses det ikke å foreligge tilstrekkelig varelikhet. Det anses imidlertid å foreligge varelikhet mellom varer som bestikk i klasse 8, som innehavers merke gjelder for, og varer som kokekar og kjøkkenutstyr i klasse 21, som innsigers registreringer nr , ordmerket TEFLON og nr , det kombinerte merket TEFLoN omfatter. Det er videre full vareoverlapping i klasse 21, som både innehavers merke og de overnevnte registreringene gjelder for. Kravet til varelikhet mellom merkene er derfor oppfylt, og det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen i forhold til disse klassene blir derfor om det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnslikheten. Den internasjonale registreringen består av ordet TEFEX, mens det innsigers merker er henholdsvis reg. nr , ordmerket TEFLON og reg. nr , det kombinerte merket TEFLoN. I det kombinerte merket anses ordelementet TEFLoN som den dominerende merkedelen, og kjennetegnslikheten mellom innehavers merke og innsigers merker behandles derfor under ett. Merkene har alle forstavelsen TEF-, mens endelsen er ulik ved at innehavers merke slutter på -EX, og innsigers merker har suffikset -LON. Selv om det ofte vil kunne antas merkelikhet på bakgrunn av felles prefiks, finner Patentstyret i denne saken at merkene har så vidt forskjellige endelser at det verken foreligger visuell eller fonetisk likhet. Den siste bokstaven i innehavers merke, x, anses å være egnet til å gjøre helhetsinntrykket av innehavers merke tilstrekkelig ulikt

4 2. avd. sak nr innsigers merker, på grunn av sin sjeldenhet i det norske språk, og fordi den danner et suffiks med bokstaven e som gjør merket lett å uttale i sammenheng. Endelsen -LON i innsigers merker bidrar med denne helt andre sammensetningen av bokstaver til å gjøre merkene visuelt ulike, og anses også å være den trykksterke delen av merkene, ved at merket antas å ville uttales med trykk på o'en. Innehavers merke antas på den annen side å ville leses med trykk på den første e'en, og uavhengig av om innehavers merke uttales som TEF-EX eller TE-FEX, anses derfor fonetisk likhet ikke å foreligge. Betydningsmessig anses innehavers merke å ville oppfattes som et fantasimerke, mens det antas at mange vil assosiere innsigers merker med produkter med den overflatebehandlingen merket indikerer. Vi viser i denne sammenheng til flere avgjørelser fra europeiske registreringsmyndigheter, som har kommet til samme resultat i parallelle saker i sine land, blant annet Danmark, Sverige, Frankrike, Portugal og Spania, samt en foreløpig uttalelse fra det britiske patentverket. Det er derfor Patentstyrets oppfatning at det er tilstrekkelig avstand mellom merkene både visuelt, fonetisk og betydningsmessig slik at merkene ikke antas å ville kunne forveksles. Patentstyret har følgelig etter en helhetsvurdering kommet til at den internasjonale registreringen ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering nr i den alminnelige omsetning, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Ad varemerkeloven 6 annet ledd: Innsiger har videre anført at merkene TEFLON har krav på utvidet vern etter varemerkeloven 6 annet ledd, slik at innehaverens merke også bør anses forvekselbart med innsigerens merke når det gjelder ikke-likeartede varer. Ved vurderingen av om et merke har krav på vern etter varemerkeloven 6 annet ledd må det aktuelle merket være "velkjent" og ha "anseelse" her i riket. Vernet anses videre krenket hvis bruk av det søkte merket medfører "urimelig utnyttelse eller forringelse" av dets anseelse. Problemstillingen blir derfor om TEFLON er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse om TEFEX blir brukt for de varene den internasjonale registreringen omfatter. Spørsmålet om når et varemerke er "velkjent" og har "anseelse" ble vurdert av EF-domstolen i sak C-375/97 Chevy. Kravene ble ansett oppfylt når varemerket er kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, jf. premiss 26. Det utvidete vernet er ved denne bestemmelsen forbeholdt varemerker med en goodwillverdi utenom det vanlige, jf. 2. avdelings avgjørelse nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Til støtte for at innsigers merke er velkjent, har fullmektigen blant annet vist til globale salgstall og markedsføringstall fra 1998 til 2002, samt markedsundersøkelser i Europa. Patentstyret finner ikke å kunne utlede av denne informasjonen at merket må anses som velkjent i Norge, fordi det ikke fremkommer om denne dokumentasjonen også gjelder Norge. Det er heller ikke inngitt noen informasjon om hvor stor markedsandel innsigers merker innehar i Norge, og opplysninger om salgstall er derfor av begrenset verdi for å fastslå hvilken posisjon merket faktisk har i Norge. Patentstyret er videre av den oppfatning at ordet teflon av en gjennomsnittsforbruker antas like gjerne å ville kunne oppfattes som en angivelse av produkttype for varer har et belegg på

5 2. avd. sak nr overflaten som gjør at for eksempel mat ikke henger fast ved matlaging, som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Innehavers fullmektig har stilt spørsmål ved om merket TEFLON derfor bør anses som degenerert, mens innsigers fullmektig tvert i mot hevder at merket bør anses så sterkt innarbeidet i Norge at det er "velkjent" etter varemerkeloven 6 annet ledd, fordi de fleste må antas å ha hørt om det. Innsigers fullmektig hevder at merket TEFLON alltid markedsføres som et varemerke med en etter merket, både når det opptrer som ordmerke og som kombinert merke, og viser til utskrifter fra innsigers egen nettside og nettsider til autoriserte lisenstagere, samt annen dokumentasjon, hvor merket brukes slik. Det medfører riktighet at merket fra innsigers side brukes slik, men ordet brukes på den annen side også både i artikler og i dagligtale som en betegnelse på en type vare. Det er videre fremlagt dokumentasjon som viser at merket TEFLON har blitt ansett velkjent i avgjørelser blant annet i Danmark. Det er imidlertid også fremlagt andre avgjørelser med det motsatte resultat, blant annet fra Sverige, mens det sveitsiske patentverket fant at [det] gjennomsnittsforbrukeren nok ville oppfatte ordet teflon som beskrivende for belegg på kjøkkenredskaper, men ikke for tekstilvarer, som innsigelsessaken omhandlet i Sveits. Patentstyret finner uansett ikke i denne innsigelsessaken å være rett instans til å kunne ta stilling til om merket er degenerert i Norge da dette må avgjøres ved slettelsessøksmål for domstolene, men legger til grunn at det ikke kan anses å være velkjent som varemerke i varemerkeloven 6 annet ledd sin forstand. Patentstyret vil likevel ta opp spørsmålet om det foreligger urimelig "utnyttelse" eller "forringelse" av merket TEFLON om TEFEX brukes av en annen for varene det dreier seg om. Utnyttelse og forringelse vil først og fremst kunne oppstå i tilfellene der det søkte merket utløser en assosiasjon til det velkjente merket, jf. EF-domstolen C-375/97, Chevy, premiss 23. Ved denne vurderingen må det tas hensyn til en rekke forhold, herunder avstanden mellom vare- og tjenesteslagene og den grad av særpreg som det eldste merket innehar. Jo større grad av særpreg og anseelse et merke anses å ha, desto lettere vil skade kunne antas å kunne forekomme, jf. EFdomstolen C-375/97, Chevy, premiss 30. Patentstyret er som nevnt ovenfor av den oppfatning at det er tilstrekkelig avstand mellom merkene både visuelt, fonetisk og betydningsmessig til at de ikke vil kunne forveksles. Det anses derfor å være lite sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil knytte assosiasjoner til merket TEFLON i sammenheng med varene i klasse 8 og 21, som det fremgår av EF-domstolens dom C-408/01 ADIDAS/FITNESSWORLD at i alle fall må kreves for å konstantere forvekselbarhet med et velkjent merke. Det er dermed ikke nærliggende å anta at TEFEX trekker urimelige veksler på innsigers merke, eller at det utsettes for slitasje eller får svekket sitt omdømme når innehaverens merke benyttes. Merkene anses dessuten å ha tilstrekkelig forskjellig helhetsinntrykk til at de heller ikke ville blitt vurdert som forvekselbare hvis TEFLON hadde blitt ansett som et velkjent merke. Dette resultatet harmonerer også med det Ankenævnet for Patenter og Varemærker (dansk 2. avdeling) i avgjørelse av (AN ) kom til i den parallelle sak der i landet, hvor merket TEFLON ble ansett å være velkjent. Dette medfører at det ikke vil innebære en urimelig utnyttelse eller forringelse av TEFLONs anseelse eller goodwill dersom TEFEX blir brukt av en annen for de angitte varene i klasse 8 og 21, jf. varemerkeloven 6 annet ledd. Innehavers fullmektig har også stilt spørsmål ved om innsiger har oppfylt bruksplikten for varer i klasse 21. Vurderinger av hvorvidt bruksplikten er overholdt er det imidlertid ikke opp til Patentstyret å gjøre, og dette spørsmålet må derfor eventuelt bringes inn for domstolene for avgjørelse der.

6 2. avd. sak nr Patentstyret har følgelig etter er helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger fare for at en gjennomsnittsforbruker vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere, og at den internasjonale registreringen derfor ikke er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning med innsigers registrering nr , kombinert merke TEFLON, registrering nr , ordmerket TEFLON og registrering nr ordmerket TEFLON, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. varemerkeloven 49 annet ledd, og det foreligger heller ikke hinder for å opprettholde merket besluttet gjeldende i forhold til varemerkeloven 6 annet ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21 a annet ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen opprettholdes besluttet gjeldende, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 25. juni Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 3. juli Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagebegrunnelse anfører innsigers fullmektig: "På vegne av E.I. du Pont de Nemours & Co klages avgjørelse av Patentstyrets 1. avdeling av den 25. april 2008 inn for Patentstyrets 2. avdeling i henhold til varemerkelovens 22, 2. ledd. Vi ber om tilsendelse av faktura for klagegebyr NOK Klage er innlevert innenfor den 2. måneders frist som er satt i varemerkelovens 22a og må derfor anses rettidig innkommet. Klagen begrunnes med Patentstyrets 1. avdeling har tatt feil når den har kommet til at det ikke foreligger forvekslingsrisiko mellom søkers og innsigers merker, samt at Patentstyrets 1. avdeling også har tatt feil når den synes å legge til grunn at innsigers merke ikke er et fantasimerke på samme måte som TEFEX, men at det tvert i mot vil oppfattes av en gjennomsnittsforbruker som angivelse av produkttype. Først nevnes at vi er helt enig med Patentstyrets 1. avdeling i at det ikke er den rette instans for å vurdere om innsigers merke skulle være degenerert i Norge. Av dette følger for øvrig rent logisk at Patentstyret må legge til grunn at innsigers merke er registrert og distinktivt, og dermed at evalueringer med hensyn til om merket vil oppfattes som angivelse av produkttype eller ei (som er hovedtemaet for evalueringen av eventuell degenerering) ikke hører til det tema Patentstyrets 1. avdeling skal ta stilling til. TEFLON er i prinsippet et oppfunnet ord og så lenge det er registrert og det ikke foreligger noen rettsavgjørelse som fastslår at merket er degenerert, er merket å anse som ikke degenerert (og dermed kan det heller ikke være å anse som angivelse av produkttype).

7 2. avd. sak nr Varer av samme eller lignende slag Patentstyret har lagt til grunn at det ikke foreligger tilstrekkelig varelikhet mellom innsigers registrering nr ordmerket TEFLON og søkers merke. Dette er innsiger helt uenig i. Innsigers merke omfatter syntetiske stoffer. Det har etter at merket i sin tid ble registrert vært foretatt en omklassifisering av varener og gjenspeiler ikke nødvendigvis uttømmende de korrekte klasser. Vi vil påstå at innsigers varer i reg. nr er likeartede med varene til søker. Søkers merke benyttes for slike varer som for eksempel finnes i Vedlegg 1 til denne klage. Det dreier seg om en ovnsduker, såkalt non stick, som kan benyttes for eksempel på bakeplater for stekeovn, i microovner, som bakeunderlag, etc. Dette dreier seg i høy grad om et produkt av syntetiske stoffer og disse produkter er dekket av søkers kitchen utensils. Dette er helt klart varer som må være å anse for varer av lignende slag som de som er omfattet av innsigers registrering under reg. nr For øvrig har innsiger helt tilsvarende produkter på markedet, se Vedlegg 2, som viser nøyaktig de samme ovnsduker, bakeunderlag, underlag til bruk på gassovner, underlag i bakeformer etc. Det nevnes at innsigers ovnsduker under merket TEFLON omfattes av innsigers andre registreringer nr og under angivelsen kjøkkenutstyr. Det fastholdes fra denne side at det for øvrig er likeartethet mellom innsigers kjøkkenutstyr og søkers håndverktøy, knivsmedvarer i klasse 8. Merkelikhet Ordene TEFEX og TEFLON har de første tre bokstaver TEF felles og begge merker er tostavelsesord. Innsiger er uenig i at den lille forskjellen som eksisterer i endelsene EX og LON er tilstrekkelig til å skape slik avstand mellom merkene at det ikke foreligger noen risiko for forveksling, når merkene benyttes for helt identiske produkter, for eksempel for bakeunderlag eller ovnsduker. Slike bakeunderlag og ovnsduker består for eksempel et syntetisk materiale som har non stick egenskaper, men som ikke vil forbindes med det Patentstyrets 1. avdeling karakteriserer som produkter med den overflatebehandlingen merket indikerer. De aktuelle produkter fremstår som syntetiske duker uten at de har noen synlige belegg. Det faktum at søkers og innsigers varer i denne sak er delvis identiske, gjør krav på en streng vurdering av merkelikheten, i den forstand at det kreves større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko når varene er identiske, enn tilfellet er når varene kun er likeartede. Det skal fra vår side hevdes at det faktum at merkenes innledning TEF er identisk i de to merker som kun består av to stavelser, er nok til at det foreligger en rimelig mulighet for at merkene kan forveksles når disse skal benyttes for varer som er helt identiske, eksempelvis for de nevnte ovnsduker. Merkene er meget like visuelt og fonetisk, spesielt når søkers ordmerke sammenlignes med innsigers ordmerke, og begge er fantasimerker uten spesielt meningsinnhold, jfr. femte avsnitt ovenfor. Totalbildet av merkene er etter innsigers oppfatning såvidt likt, at det foreligger en rimelig sannsynlig risiko for at det kan oppstå forveksling i den alminnelige omsetning av varene. Den gjennomsnittlige forbruker er ikke kjent for å legge store anstrengelser i å studere detaljer i varemerkene, heller ikke med henblikk på å finne eventuelle betydninger, hvorfor det heller ikke er sannsynlig at han eller hun vil tenke i retning av bestemte produkttyper, når han eller hun ser varemerket TEFLON benyttet for eksempelvis ovnsduker. TEFLON brukes som varemerke for en rekke produkter, også produkter som man ikke vil tenke på som et produkt med belegg (noe som har vært et av et av Patentstyrets argumenter for å avslå innsigelsen). Forveklingsrisiko

8 2. avd. sak nr Det skal derfor fra denne side hevdes at det ikke foreligger slik tilstrekkelig avstand mellom merkene TEFEX og TEFLON, spesielt ikke mellom ordmerkene som begge dekker kjøkkenutstyr, at det ikke er en rimelig sannsynlighet for at det kan oppstå forvekslingsrisiko hos den gjennomsnittlige forbruker av varene, eksempelvis av de nevnte ovnsduker. Det skal fra denne side hevdes at produkter som for eksempel ovnsduker, forhandles gjennom helt samme salgskanaler, de ser helt like ut og har svært like varemerker, hvorfor også forutsetningen for forvekslingsrisiko slik den fremgår av varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 6 må anses oppfylt. Dette gjelder også selvfølgelig de andre varene i klasse 21 som for eksempel kokekar og kjøkkenutstyr samt. Etter vår oppfatning er innsigers og søkers varer i klasse 21 så vidt like at det ikke kan være tvil om at det foreligger forvekslingsrisiko. I relasjon til klasse 8 foreligger kun likeartethet, og det kreves selvfølgelig større merkelikhet for at forvekslingsrisiko er sannsynlig. Innsiger er imidlertid av den oppfatning at innsigers merke som er et ord uten betydning relatert til de aktuelle varer og som således er et sterkt merke, også må ha et sterkt vern vis a vis merker for likeartede varer og vil på denne bakgrunn hevde at merkelikheten er så vidt stor at TEFLON må ha vern mot bruk av TEFEX for håndverktøy, knivsmedvarer etc. som er svær like varer med for eksempel diverse typer kjøkkenutstyr, eksempelvis stekeredskaper, stekespader etc.. Varemerkelovens 6 annet ledd Patentstyrets 1. avdeling har lagt til grunn at det er av den oppfatning at ordet teflon av en gjennomsnittsforbruker antas like gjerne å ville kunne oppfattes som en angivelse av produkttype for varer som har et belegg på overflaten som gjør at for eksempel mat ikke henger fast ved matlaging, som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Som anført innledningsvis under avsnitt 5 er TEFLON et registrert merke som ikke er degenerert og heller ikke er fastslått degenerert av noen domstol her i landet. Det har heller ikke i utgangspunktet elementer som er beskrivende for varene, hvorfor også merket skal behandles som et sterkt merke. Innsigerens merke TEFLON ble valgt av innsiger allerede i 1983 for innsigers fluoropolymeroppfinnelse, polytetrafluoroetylen, som også er kjent som PTFE. Det som er interessant i denne saken er at Patentstyret med bred penn har hevdet at merket av en gjennomsnittsforbruker like gjerne vil oppfattes som en angivelse av produkttype. Dette understøtter vår påstand om at merket rent faktisk er så godt kjent her i landet at en gjennomsnittsforbruker vil kjenne til det. Da må det også etter vår oppfatning dreie seg om et såkalt velkjent merke. Vi vil i denne forbindelse nevne at den innsendte innarbeidelsesdokumentasjonen gjelder hele verden, og innsiger er av den oppfatning at dokumentasjonen er egnet til å dokumentere at merket er velkjent, også her i landet, en påstand som utover dette styrkes ved at Patentstyrets 1. avdeling selv er av den formening at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til TEFLON. I så fall er vel konsekvensen at merket er velkjent her i landet, ettersom det notorisk ikke er fastslått at det er degenerert og ettersom det er helt notorisk at ordet TEFLON ikke er beskrivende for polytetrafluoroetylen som er det stoff de opprinnelige produktene under merket TEFLON var laget av. Vi er enig med Patentstyres første avdeling i at spørsmålet om det foreligger utnyttelse eller forringelse av et merket TEFLON om TEFEX benyttes av en annen, vil bero på varene og tjenesteslagene og graden av særpreg av det eldste merket, i den forstand at jo større grad av særpreg og anseelse et merke har, dess lettere vil skade kunne antas å forekomme. Vi er imidlertid uenig med Patentstyrets 1. avdeling i at innsigers merke i dette tilfellet ikke har særpreg, noe som synes å være en av argumentene for at merkene i dette tilfellet har vært ansett

9 2. avd. sak nr for tilstrekkelig forskjellige fra Patentstyrets første avdelings side. Tvert i mot er merket særpreget og innsigers merke er som nevnt velkjent. Det er derfor svært sannsynlig at den gjennomsnittlige forbruker av for eksempel ovnsduker, når han eller hun står overfor merket TEFEX vil knytte assosiasjoner til merket TEFLON, og det synes rimelig klart at bruken av TEFEX på produkter som er identiske med innsigers (eksempelvis kjøkkenutstyr) og som innsiger har benyttet merket TEFLON for allerede lenge, vil utsette innsigers merke for slitasje. Den langvarige bruken i Norge av produkter med varemerket TEFLON, inkludert bruken av merket i utlandet, er åpenbart årsaken til at Patentstyrets 1. avdeling i det hele tatt har kommet til at gjennomsnittsforbrukeren overhodet har assosiasjoner når det ser merket TEFLON. I denne sammenheng vil vi nevne at det faktum at det eldste merket, nemlig TEFLON er meget godt kjent og innarbeidet her i landet ikke kan innskrenke verneområdet for dette merket, jfr. s. 383 og 384 i Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik s Oversikt over norsk varemerkerett, der det også fremgår som følger: Konklusjonen må derfor være at sterk innarbeidelse ikke tillegges vekt ved vurderingen av kjennetegnslikheten, utover at det styrkede særpreget tillegges vekt. Dette har nettopp vært innsigers poeng. Innsigers varemerke er så vidt særpreget og særpreget er bare styrket ved innarbeidelsen av merket her i landet. Særpregede merker har sterkt vern vis a vis andre merker, og det er vår påstand at det særpregede merket TEFLON må ha vern vis a vis TEFEX for de samme varer og for likeartede varer. I den grad Patentstyret ikke anser søkers og innsigers varer for å være av samme eller lignende slag, vil innsiger hevde at innsigers merke er et slikt merke som har utvidet vern på grunn av sin innarbeidelse, og at dettet vernet i hvert fall strekker seg til slike varer som er omfattet av søkers merke. Det er på denne bakgrunn vi vil fastholde at bruken av TEFEX for varer i klasse 8 og 21 vil innebære en urimelig utnyttelse eller forringelse av den anseelse eller goodwill varemerket TEFLON nyter her i landet, og at innsiger har et vern utover de varer merket er registrert for her i landet, samt at dette vernet i hvert fall omfatter slike varer som er dekket av søkers varemerke. Det anmodes på denne bakgrunn om at klagen tas til følge slik at registreringen av TEFEX oppheves, idet merkene er egnet til å forveksles jfr. varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 6 og 6." I sin imøtegåelse av 1. september 2008 uttaler innehavers fullmektig: "Det vises til Annen avdelings oversendelse av 30. juni, vedlagt klage fra E.l. Pont de Nemours and Co, heretter kalt innsiger. 1) Varelikhet Søker bestrider ikke at det foreligger vareoverlapping i klasse 21 mellom søknaden og innsigers reg. nr , det kombinerte merket TEFLON, og reg. nr , ordmerket TEFLON. Videre vil det heller ikke bestrides at det foreligger likeartethet mellom enkelte av varene i søknadens klasse 8 og enkelte av varene i klasse 21 i disse to registreringene. Hvorvidt syntetiske stoffer i innsigers reg. nr dekker noen de varer søknaden gjelder, som for eksempel non-stick produkter for bakeplater i stekeovn, er etter søkers syn ikke relevant i saken i lys av at det er

10 2. avd. sak nr ubestridt at det foreligger vareoverlapping i klasse 21 i forhold til innsigers ordmerke og også det kombinerte merket. Søker ønsker imidlertid allikevel å påpeke at søkers reg. nr nok ikke kan anses å dekke enhver vare som inneholder/består av et syntetisk stoff, hverken i de klassene registreringen dekker (1, 17, 22, 23 og 24), og heller ikke i øvrige klasser. 2) Merkelikhet Søker vil hevde at de to merkene TEFEX og TEFLON er så forskjellige så vel fonetisk, visuelt og assosiasjonsmessig at de ikke vil forveksles med hensyn til kommersiell opprinnelse for de aktuelle varer. Merkenes suffikser, -FEX og -FLON, er iøynefallende forkjellig. Både antall bokstaver og bokstavene i seg selv er forskjellige, med unntak av den innledende F. X-endelsen i søkers merke bidrar alene til en markant forskjell, både fonetisk og visuelt. Merkenes felles prefiks TEer ikke merkenes dominerende element, og bidrar heller ikke til et uvanlig særpreg eller annet som alene gjør TEFLON originalt og spesielt. Tvert imot er TE- en helt vanlig bokstavkombinasjon, og er ikke fremtredende hverken synsmessig eller ved uttale. De samme vurderinger gjelder dersom man legger til grunn av merkenes forstavelse er TEF- og endelser er -EX og -LON. Alt i alt er TEFLON og TEFEX så forskjellige at selv den gjennomsnittlige forbruker som det refereres til i klagen, som ikke er kjent for å legge store anstrengelser i å studere detaljer i varemerkene, ikke vil se noen påfallende likheter selv om han/hun skulle se spesielt etter dette. Søker vil etter dette hevde at merkene ikke er forvekselbare i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Til støtte for dette syn vises det til de for Første avdeling allerede fremlagte avgjørelser fra registreringsmyndighetene i Danmark (Ankenævnet), Sverige, Portugal, Frankrike, Storbritannia og Spania. Videre har innsigers anke i Spania nå blitt behandlet, og vi vedlegger kopi av avgjørelsen herfra, hvor innsigelsen ikke har ført frem. Vi vedlegger også endelig avgjørelse fra Storbritannia, hvor innsigelsen ikke er tatt til følge. Samtlige av disse registreringsmyndighetene finner TEFEX og TEFLON i seg selv så forskjellige at det ikke foreligger forvekslingsfare når de benyttes for de aktuelle varer. Videre vil søker vise til Første avdelings vurdering av merket TEFLONs generiske funksjon i relasjon til enkelte varer vil TEFLON fungere og oppfattes som en egenskapsbeskrivelse ( teflonpanne, teflongryte, teflonunderlag ). Nettopp på grunn av dette vil gjennomsnittsforbrukeren ha en klar assosiasjon når han/hun presenteres for merket TEFLON, hvilket gjør det ytterligere forskjellig fra TEFEX; fordi man har en umiddelbart klar og velkjent oppfatning av TEFLON, vil dette navnet vanskelig assosiere til et annet varemerke. 3) Varemerkeloven 6 annet ledd Når det gjelder innsigers anførsel om at TEFLON er så velkjent at det nyter utvidet vern i henhold til varemerkeloven 6 annet ledd, er det søkers oppfatning at merkene er så forskjellige visuelt, fonetisk og assosiasjonsmessig, jfr. ovenfor, at det ikke er fare for at de vil forveksles hverken for identiske eller lignende varer. Det må derfor være uten relevans i denne saken hvorvidt TEFLON-varemerket skulle være så velkjent at det må anses å nyte vern også for for eksempel kjøleskap og kjøkkenpapir. Merkene er så forskjellige at bruk og registrering av TEFEX ikke representerer noen utnyttelse eller forringelse av TEFLON.

11 2. avd. sak nr Når det gjelder dette forhold, viser søker igjen til det danske Ankenævnets avgjørelse, der det konstateres at TEFLON faktisk er velkjent, men at dette ikke har betydning i innsigelsessaken mellom TEFLON og TEFEX, ettersom merkene under enhver omstendighet er tilstrekkelig forskjellige. På denne bakgrunn ber vi Patentstyrets Annen avdeling om at beslutningen om å yte søkers internasjonale registrering vern i Norge opprettholdes." I sitt tilsvar av 3. november 2008 uttaler innsigers fullmektig: "Det vises til oversendelse fra Patentstyrets 2. avdeling av den 2. september 2009 med vedlegg av imøtegåelse. Vi vil i forbindelse med imøtegåelsen nevne en del fakta som belyser saken. Innsiger har opplyst det følgende: En av Tollco AB s direktører Anders Toll, er også direktør for et firma som kaller seg Fluortek AB. Sist nevnte firma hadde en varemerkelisensavtale med DuPont fra 1. juli 2004 til 4. januar Denne lisensen innebar at vedkommende firma hadde rett til å selge produktene under det registrerte TEFLON merket. Dette viser at på det tidspunkt da det internasjonale merket ble valgt og søkt registrert, er det ingen tvil om at Tollco AB kjente til innsigers produkt PFTE fluoroprodukt under merket TEFLON. PTFE benyttes som er en vesentlig ingrediens og et belegg i Tollco AB s bakeunderlag/ovnsduk som firmaet nå selger under navnet TEFEX, med andre ord det samme produktet som innsiger selger under navnet TEFLON. Produktene ser helt like ut, de markedsføres helt identisk, og har de samme egenskaper. Tollco markedsførte etter innsigers opplysning sitt produkt tidligere med henvisning til søkers merke TEFLON. Selv Tollco s webside refererte til TEFLON merket, på egen produktforpakning for bakeunderlaget/ovnsduken som de benytter merket TEFEX for. I 2005 når innsiger først ble oppmerksom på at Tollco AB benyttet innsigers merke i forbindelse med sitt bakeunderlag/ovnsduk, og altså mens Tollco AB via Fluortek AB var indirekte kjent med innsigers produkt via lisensavtalen med Fluortek AB, ble det tatt kontakt med firmaet med anmodning om at henvisningen til innsigers merke skulle fjernes, idet Tollco AB ikke hadde en lisensavtale med innsiger. Valget av TEFEX fra søkers side må ses på bakgrunn av hva som har foregått mellom partene før valget av merke ble tatt. Det kreves en større aktpågivenhet fra den parts side som rent faktisk, om enn indirekte, har hatt et foretningsforhold til den part som har tidligere rettigheter, i den forstand at det må forventes en slik part legger seg på tilstrekkelig avstand fra det allerede registrerte merket og ikke spekulerer i å nyte godt av den innsats som ligger bak det tidligere registrerte merket. Det kan i denne sammenheng ikke underkjennes at også varemerkeloven har som formål å hindre illojal konkurranse og at det i norsk rett ikke er tvil om at også subjektive momenter kan tillegges vekt i forvekslingsvurderingen, se i denne sammenheng Biger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Oversikt over Norsk varemerkerett s. 295.

12 2. avd. sak nr Sett på ovenfor nevnte bakgrunn synes argumentasjonen rundt forstavelser og endelser noe unødvendig. Merkene fremstår som forvekselbart like når de ses i sin helhet, med en helt identisk begynnelse i form av at merkenes tre første bokstaver og med endelser som er noe forskjellig, men som, tatt i betraktning den nevnte forhistorie, ikke skaper en tilstrekkelig avstand mellom merkene. Det er det faktum at Tollco AB benytter TEFEX som varemerke for et bakeunderlag/ovnsduk som inneholder de samme ingredienser, nemlig PTFE som innsigers bakeunderlag/ovnsduk under merket TEFLON inneholder, og som markedsføres helt likt og med attributten nonstick, og i de samme markeder som innsigers bakeunderlag/ovnsduk, som viser at valget av forstavelsen TEF ikke er helt tilfeldig, når man også tar i betraktning at en av direktørene i Tollco AB også er direktør i et selskap Fluortek AB som tidligere, fra 2004 til 2007, hadde rett til å bruke innsigers merke TEFLON ifølge lisens for innsigers PTFE produkt. Det er grunn til å anta at valget nettopp var gjort for å skape en assosiasjon til innsigers produkt, som helt klart nyter godt av å være et sterkt innarbeidet merke som de fleste kjenner til, og som derfor åpenbart ville bidra til å gjøre søkers markedsføring av bakeunderlag/ovsduk mer suksessfull. Det skal i denne sammenheng for øvrig pekes på at det registrerte merket TEFLON gjelder belegg basert på fluoropolymer harpiks som benyttes for en rekke formål, ikke bare for varer i klasse 21 og klasse 8, men også for andre industrielle formål, i husholdningsvarer, i forbruksvarer, i romfartsindustrien, for transport formål og i byggeindustrien. Innsiger benytter seg av lisensavtaler med andre firmaer når det gjelder bruksområdet for sitt PTFE produkt og eksempelvis brukes belegget PFTE på håndopererte redskaper som for eksempel på plissejern, krølltenger, hårrettejern, barberredskaper etc. som inngår i klasse 8. Innsigers registreringer dekker en rekke klasser og produkter og det kan ikke være tvil om at merket TEFLON er meget godt innarbeidet for en rekke produkter. Søkers merke TEFLON benyttes ikke bare for produkter i de klasser (1, 2, 9, 11, 17, 21, 22,23, 24) innsigers merker er registrert i, men som nevnt benyttes innsigers PFTE produkt som forhandles under merket TEFLON i en rekke andre produkter, blant annet produkter som inngår i klasse 8. Det er innsigers policy at merket TEFLON når lisenstakere benytter merket for det aktuelle produktet alltid skal merke produktet med innsigers registrerte varemerke TEFLON. Det nevnes i denne sammenheng at til tross for at søker som altså har samme direktør som det selskap innsiger hadde lisensavtale med Fluortek AB, måtte kjenne til at TEFLON var innsigers registrerte merke, refererte til dette merket i sin markedsføring av bakeunderlag/ovnsduk på produktforpakning etc. uten at dette fremsto som et registrert varemerke. Bruken av innsigers merke for produkter i klasse 8, ligger innenfor slike produkter som omfattes av innsigers merke, nemlig håndredskaper. Innsigers varemerkeregistreringer dekker ikke direkte håndredskaper, men tatt i betraktning at det innsiger blant annet har registret sitt merke TEFLON for harpiksholdige midler som benyttes som belegg på klasse 8 produkter, er det likeartethet mellom slike midler og de produkter hvor slike midler utgjør en viktig egenskap som for eksempel barberredskaper, krølltenger etc. Hva gjelder avgjørelser er det under sakens behandling vist til mange av dem og vi finner ikke grunn til å gjenta disse her. Vi nevner kun at i Tjekkia gikk innsigelsessaken i favør at innsigeren i denne sak, men Tollco har anket og saken er ikke avgjort. I Finland gikk innsigelsessaken i favør av innsigeren i denne sak. I Tyskland er innsigelsessaken ennå ikke avgjort. I Slovakia er

13 2. avd. sak nr innsigelsessaken ikke avgjort, i Spania er saken ikke endelig avgjort, idet det er fra innsigers side innsendt en såkalt contentious-administrative appeal i mai 2007 og i UK verserer saken fortsatt. Vi vil på denne bakgrunn fastholde at det foreligger forvekslingsrisiko mellom søkers og innsigers merker og anmoder med dette om at klagen tas til følge." I brev av 6. januar 2009 uttaler innehavers fullmektig: "Det vises til Annen avdelings oversendelse av 6. november 2008, vedlagt innsigers tilsvar datert 31. oktober Søker kan ikke se at de fakta som innsiger nevner i siste innlegg belyser eller endrer saken med hensyn til hvorvidt varemerkene TEFEX og TEFLON er forvekselbare i henhold til varemerkeloven. Søker ønsker for ordens skyld imidlertid å informere om og dokumentere enkelte fakta som synes relevante i forhold til innsigers opplysninger: Det svenske selskapet Label & Co AB søkte den 20. august 1993 om registrering i Sverige av varemerket TEFEX for følgende varer i klasse 21: Glasfiberdukar, belagda med polytetrafluorethylene (PTFE) for ovnsplater. Label & Co AB ble satt under konkursbehandling sent i 1995 / tidlig i 1996, og søker, Tollco AB, kjøpte konkursboet. I dette inngikk blant annet varemerket TEFEX, som ble registrert av PRV i august samme år. Vedlagt følger utskrift fra PRVs varemerkeregister, samt kopi av overdragelsesavtalen mellom Label & Co AB og Tollco AB datert 22. januar Vedlagt følger dessuten bostyrerens bekreftelse på at overdragelsen også omfatter varemerket TEFEX. Ovennevnte historikk og tidsaspekter viser at varemerket TEFEX ikke er skapt av Tollco AB for å legge seg tett opp til kjennetegnet TEFLON. Tollco AB har siden 1996 brukt sitt varemerke TEFEX for produkter belagt med PTFE, og har like lenge hatt varemerkeregistrering i Sverige for dette. At Anders Toll gjennom selskapet Flurotek AB og dettes lisensavtale med innsiger skulle ha oppnådd kjennskap til varemerket TEFLON, og deretter skapt TEFEX for å snylte eller lignende, er således utelukket. Selskapet Tollco AB hadde, da lisensavtalen kom i stand, allerede hatt varemerkeregistrering for og brukt kjennetegnet TEFEX i 8 år. Denne saken gjelder imidlertid hvorvidt TEFEX og TEFLON er egnet til å forvekseles med hverandre med hensyn til kommersiell opprinnelse for de aktuelle varer, og vurderingstemaet er derfor likheter og ulikheter ved merkene. Her vil søker vise til og fastholde de synspunkter og argumenter som vi har fremsatt og dokumentert tidligere i saken. Når det gjelder innsigers påstand om at innsigelsessaken ikke er endelig avgjort i Spania og Storbritannia, mener søker at det foreligger endelige avgjørelser i disse land. Vi viser i denne forbindelse til tidligere innsendt dokumentasjon og til vedlagte utskrift fra WIPOs Romarin-side. Videre opplyser søker om at den finske Besvärsnämnden nå har opphevet underinstansens registreringsnektelse, slik at det søkte merket er besluttet gjeldende i Finland uhindret av

14 2. avd. sak nr innsigers merke. Vedlagt følger kopi av den finske avgjørelsen. Merkene er etter dette konstatert å ikke være forvekselbare av registreringsmyndighetene i følgende land: - Danmark - Sverige - Portugal - Frankrike - Storbritannia - Spania - Finland De fleste av disse land må antas å ha en noenlunde lik omsetningskrets som man har i Norge, slik at man må forutsette at oppfatningen av merkene vil være lik. Søker vil hevde at for eksempel norske, danske, svenske og finske forbrukere og andre avtagere for de aktuelle varer har en likere oppfatning og merkebevissthet enn det man må anta at norske og tsjekkiske omsetningskretser har. På denne bakgrunn opprettholdes søkers anmodning om at Første avdelings beslutning opprettholdes." I brev av 27. mai 2009 uttaler innsigers fullmektig: "Det vises til vårt brev av den 20. mai 2009 samt til Patentstyrets 2. avdelings og brev fra søkers fullmektig datert 6. januar Innsigeren har opplyst at det vil ta uforholdsmessig lang tid og at det vil være komplisert å frembringe ytterligere dokumentasjon i saken og vi vil derfor få anføre det følgende med hensyn til søkers anførsler: Innsiger har informert om at man først nå er blitt kjent med at Tollco har overtatt rettigheter til merket TEFEX fra firmaet Label & Co AB, men kan på den annen side ikke se at det forhold at overtagelse av en varemerkerettighet i Sverige som følge av overtagelse av et konkursbo der, også automatisk gir enerett til bruk av merket i Norge, hvor det eksisterer tidligere rettigheter til merket TEFLON (eks.vis reg. nr ) registrert for varer av samme og lignede slag som det søkte merket dekker, jfr. kjøkkenutstyr i klasse 21 samt likeartethet mellom kjøkkenutstyr i klasse 8 og 21 vist til tidligere under sakens behandling i Patentstyrets første avdeling. Ved vareoverlapping kreves normalt en streng bedømmelse av merkene, og for slike produkter som de som er av spesiell interesse for innsigeren, nemlig husholdnings- og kjøkkenartikler med såkalt non stick PTFE belegg (polytetrafluoroetylene). Dette dreier seg om en oppfinnelse fra innsigers side, men en oppfinnelse som nå ligger i det fri. Imidlertid er innsiger av den oppfatning at det faktum at oppfinnelsen ligger i det fri ikke innebærer at enhver kan gjøre bruk av et varemerke som ligner innsigers varemerke for varer som har dette non stick PFTE belegget og på produkter som er de samme og som betjener nøyaktig samme marked.

15 2. avd. sak nr Det forhold at søker gjør bruk av innsigers oppfinnelse for nøyaktig de samme produkter som innsigers produkter, for eksempelvis kjøkkenutstyret ovnsduker og under et merke som er så vidt likt som innsigers merke, innebærer etter innsigers oppfatning at risikoen for forveksling er forsterket. Her kommer det inn at belegget under merket TEFLON er rimelig kjent her i landet. Godt innarbeidede varemerker skal i hvert fall ikke ha dårligere vern enn andre merker. Innsiger selger kjøkkenutstyr i Norge med nevnte belegg via lisens til ICB. Belegget er alltid merket med innsigers varemerke. Det er særlig det forhold at merkene for nevnte kjøkkenutstyr starter likt med TEF som bidrar til at merkene lett kan assosieres med hverandre, når de begge benyttes for de samme produkter som har det belegget som er oppfunnet av innsiger. Det er normalt et merkes innledende stavelse som forbrukeren vil huske når han er henvist til å gjenkalle et merke i sin erindring, og dette er bakgrunnen for at innsiger er av den oppfatning at Tollco drar fordel av det gode rykte TEFLON merket har her i landet. Og dette er også bakgrunnen for at innsigeren er av den oppfatning at den vanlige forbruker av de aktuelle produktene vil kunne tro at de har den samme eller en relatert kommersiell opprinnelse. De vil når TEFEX benyttes for de samme produkter som TEFLON (med PTFE belegg) assosiere til innsigeren som er kjent for vedkommende belegg. Kunden av produktene vil i dette tilfelle være den helt ordinære kjøper av kjøkkenutstyr. Dette selges i samme butikker, gjennom samme salgskanaler og til det samme markedet og de samme forbrukere. Når det som i dette tilfellet benyttes varemerker som begge består av to stavelser og som begge innledes med samme bokstavrekkefølge TEF, vil merkene lett kunne assosieres med til felles eller relatert opphav selv om det er forskjeller i merkenes siste stavelse. Etter innsigers oppfatning er risikoen for forveksling i det norske markedet åpenbar og det anmodes med dette om at klagen tas til følge og at søkers registrering av TEFLON oppheves." I et siste innlegg av 27. august 2009 uttaler registreringshavers fullmektig: "Det vises til Annen avdelings oversendelse av 28. mai 2009, vedlagt innsigers tilsvar datert 27. mai Søker kan ikke se at søker kommer med opplysninger eller argumenter som belyser hvorvidt varemerkene TEFEX og TEFLON er forvekselbare i henhold til varemerkeloven. For ordens skyld vil vi innledningsvis poengtere at våre opplysninger omkring historikk og tidsaspekter i besvarelse av 5. januar 2009 er bragt inn i saken for å tilbakevise innsigers påstand om at søker skapte varemerket TEFEX for å snylte med varemerket TEFLON, slik som anført av innsiger. Disse opplysningene er ikke fremsatt som et argument for forvekselbarhetsvurderingen som sådan i Norge, men som et argument mot det som antydes i forhold til at TEFEX snylter på TEFLONs renommé og goodwill. Det er ikke fremlagt dokumentasjon for eller på annen måte belyst at varemerket TEFLON skulle nyte et utvidet vern i Norge som følge av innarbeidelse. Søker vil hevde at hvorvidt innsigers TEFLON-merke skulle være velkjent, godt innarbeidet osv, og nyte utvidet vern i

16 2. avd. sak nr henhold til varemerkeloven 6 annet ledd, uansett ikke er av avgjørende betydning, fordi TEFEX under enhver omstendighet er tilstrekkelig forksjellig fra TEFLON, både i bruk for identiske varer og for lignende varer. Søker viser her til det som tidligere er fremsatt med hensyn til merkeforskjellene. Uansett er ikke vilkårene for anvendelse av varemerkeloven 6 annet ledd til stede, ettersom denne bestemmelsen gjelder likhet mellom varemerker for forksjellige (ikke samme eller lignende) varer. Man kan ikke trekke ut av denne bestemmelsen at et merke som er etablert og velkjent har et utvidet vern i forhold til varemerker som gjelder de samme og lignende varer som det merket er innarbeidet og kjent for. Forvekselbarheten må her, som ellers, vurderes ut fra de alminnelige regler om forvekselbarhet. Innsiger hevder imidlertid også at fordi TEFLON skal være godt innarbeidet, skal det ikke ha dårligere vern enn andre merker. Prefikset TEF-hevdes å bidra til forvekselbarhet mellom TEFLON og TEFEX, og det kan synes som om innsiger mener at det gjennom den påståtte innarbeidelse er opparbeidet en enerett til dette prefikset. Skulle et slikt synspunkt legges til grunn, ville innsiger ha vern mot alle merker som innledes med TEF-. Dette ville være urimelig, og stride mot det generelle og etablerte prinsipp om at det er en helhetsvurdering av merkene som kal foretas ved avgjørelsen om hvorvidt de er forvekselbare. Det er uansett ikke dokumentert eller på annen måte sannsynliggjort at TEFLON er så innarbeidet og så godt kjent at prefikset TEF- alene gir assosiasjoner til en kommersiell opprinnelse, og at det således er belagt med en enerett for innsiger i relasjon til de aktuelle varer. Vi vil minne om at registreringsmyndighetene i følgende land har avvist at merkene skulle være forvekselbare, også der innsiger har hevdet utvidet vern som følge av innarbeidelse: - Danmark, Sverige, Portugal, Frankrike, Storbritannia, Spania, Finland På denne bakgrunn fastholdes søkers anmodning om at Første avdelings beslutning opprettholdes." Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Etter varemerkelovens 49 annet ledd skal et internasjonalt registrert varemerke ikke gis virkning i Norge dersom merket ikke kunne ha vært registrert her i riket på grunn av bestemmelsene i 14. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen gjennom registrering eller innarbeidelse.

17 2. avd. sak nr Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avdelings kjennelse 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml s. I-3569). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s («pascal søtt & salt»), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I den foreliggende sak er det delvis identitet mellom de to varefortegnelsene, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, i den forstand at det kreves større avstand mellom kjennetegnene enn om vareslagene hadde vært ulike. Varene omsettes bl.a. til alminnelige sluttbrukere, og det kan ikke legges til grunn at det foreligger en høy grad av merkebevissthet som i nevneverdig grad kan bidra til å motvirke forvekslingsrisiko. Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Selv om det skal foretas en helhetsvurdering, kan det være tilstrekkelig med likhet i ett element, hvis dette utgjør en selvstendig og særpreget del av merkene, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMSON LIFE), premiss 35, se også Høyesteretts avgjørelse i Rt s («pascal søtt & salt»), særlig avsnitt 64.

18 2. avd. sak nr Annen avdeling er enig med Første avdeling i at ordene TEFLON og TEFEX er temmelig ulike, både visuelt og fonetisk. Merkene har heller ikke noe felles begrepsinnhold, som er egnet til å fremkalle forvekslingsrisiko. Det må legges til grunn at begge merkene vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren som helhetlige ord, og ikke som kombinasjonsord bestående av TEFmed et tillegg. Orddelen TEF- kan derfor ikke anses å utgjøre en selvstendig og særpreget del av merkene, slik som i de ovenfor nevnte avgjørelsene. Mot denne bakgrunn kan det ikke anses å foreligge risiko for forveksling, selv om varemerkene benyttes for identiske varer. Innsiger har videre anført at TEFLON er et velkjent merke, og at det har krav på utvidet vern etter varemerkelovens 6 annet ledd. Etter denne bestemmelsen skal «kjennetegn som ligner hverandre anses egnet til å forveksles selv om de ikke gjelder varer av samme eller lignende slag, dersom det kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen». Kravet om at kjennetegnet skal være «velkjent her i riket» er oppfylt når et varemerke er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-375/97 CHEVY, Sml s. I-5421, premiss 26 og 28. Regelen rammer «ikke bare den rene snylting, utnyttelse av merkets anseelse, men også bruk som uten å være snylting kan virke til å forringe merkets goodwill, f.eks. ved at det svekkes som blikkfang utvannes», jf. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, annen utgave revidert versjon, Oslo 2003 s Utnyttelse og forringelse vil kunne oppstå i tilfelle hvor det yngre merket hos gjennomsnittsforbrukeren utløser en assosiasjon til det velkjente merket (Lassen/Stenvik, op.cit., l.c., med henvisning til EFdomstolens avgjørelse i CHEVY, premiss 23). Etter Annen avdelings syn er varemerket TEFEX så ulikt TEFLON, at det ikke kan påregnes at en gjennomsnittsforbruker som møter varemerket TEFEX på de aktuelle varene, vil assosiere dette med innsigerens varemerker. Når det ikke foreligger noen assosiasjonsrisiko, vil bruken av varemerket TEFEX ikke innebære noen urimelig utnyttelse av det eldre varemerkets anseelse, og det oppstår ikke risiko for skade på det eldre varemerket. Ettersom vilkårene for vern etter 6 annet ledd således ikke er oppfylt, finner Annen avdeling det ikke nødvendig å ta stilling til om innsigerens varemerke er å anse som «velkjent» her i landet.

19 2. avd. sak nr Slik den foreliggende sak ligger an, kan verken lisensavtalen mellom partene eller en eventuell likhet mellom partenes produkter, få noen avgjørende betydning for spørsmålet om det internasjonale varemerket skal gis virkning i Norge. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)