PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006.

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr og 8045 Reg. nr Søknadsnr Søker / innehaver: Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 Rena Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo Innsiger: Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG, Rheinstrasse 2-4, Vettelschloss, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo, Norge Annen avdelings avgjørelse av 10. desember 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 25. februar 2010, hvorved registreringen av ordmerket "BIRKEN" ble besluttet delvis opphevet etter innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes fullmektiger samme dag. Søknaden om registrering av ordmerket "BIRKEN" ble innlevert den 20. januar Merket ble besluttet registrert den 23. august 2006, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 35/2006, på side 35, med publiseringsdato mandag den 28. august 2006, med følgende varefortegnelse: Klasse 12: Sykler, sykkelrammer, sykkelgear, sykkelseter, sykkelhjul, sykkeldekk og -slanger, sykkelfelger, sykkelbremser. Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28: Gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 41: Sportslige- og kulturelle arrangementer, tidtagningstjenester ved sportsbegivenheter, organisering av sportskonkurranser. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 46/2006, på side 111, med publiseringsdato mandag den 13. november 2006.

2 Annen avd. sak nr og Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket "BIRKEN" er egnet til å forveksles med det internasjonalt registrerte ordmerket "Birkenstock", int. reg. nr ( ), som har vern i Norge fra 20. juli 2004 for varene "foot hygiene products" i klasse 5, varene "orthopaedic supports for the feet and shoes" i klasse 10 og varene "footwear, namely shoes and sandals; inner soles" i klasse 25, og at merket "BIRKEN" således er blitt registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6 første ledd, jf. varemerkelovens 49 annet ledd og 50 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4, 70 og 71). Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 25. februar 2010 hitsettes: Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "fottøy i klasse 25. Innsigers registrering er registrert for "footwear i klasse 25. Det foreligger således vareidentitet mellom disse varene. For de øvrige varer foreligger det ikke vareslagslikhet. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene, vil henvende seg til den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EFdomstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide.

3 Annen avd. sak nr og Innsigers kjennetegn, BIRKENSTOCK, betyr bjørkestokk på tysk og vil følgelig være distinktivt for varene merket gjelder for. Tysk er et språk som antas kjent i Norge og Patentstyret må legge til grunn av gjennomsnittsforbrukeren oppfatter meningsinnholdet i BIRKENSTOCK som bjørkestokk. Birkebeinerne er navnet på en opprørsgruppe som er mest kjent for den ferden som ble gjort i 1206 for å redde den to år gamle Håkon Håkonsson. Begrepet birkebeiner har således en sterkt forankring i norsk bevissthet. Det søkte merket, BIRKEN, er en kortform av birkebeinerrittet (sykkelritt) eller birkebeinerrennet (skirenn). Det har vært fremhevet fra innsigers fullmektig at birken er tysk og betyr bjørk. Patentstyret anser at BIRKEN vil oppfattes som bjørk, eller en variant av uttrykket birkebeiner eller som kortform av birkebeinerrennet/ rittet av gjennomsnittsforbrukeren i Norge avhengig av hvilken situasjon merket blir presentert. Merket er distinktivt for varene og tjenestene det søkes registrert for. Innsigers merke opptar i seg det søkte merket i sin helhet. Merkene vurdert hver for seg gir ulike assosiasjoner, men inneholder like fullt identiske ordelementer. Det hersker liten tvil om at merket BIRKEN må anses som et godt innarbeidet varemerke i Norge, brukt som kortform på birkebeinerrittet og birkebeinerrennet. Dokumentasjonen viser imidlertid at BIRKEN først og fremst er innarbeidet for sportslige og kulturelle arrangement i klasse 41. Innsigers merke BIRKENSTOCK er også et godt kjent merke, da for sko/sandaler i klasse 25. At innsiger også bruker forkortelsen BIRKEN, kan ikke få avgjørende vekt i denne vurderingen, da Patentstyret må vurdere merkene slik de er registrert eller innarbeidet. Søkers fullmektig har fremhevet at omsetningssituasjonen vil være ulik hvorvidt man handler søkers eller innsigers varer, ved at innsigers varer vil omsettes i spesialforretninger eller egne butikker. Patentstyret kan ikke se at det skulle være noen spesiell omsetningssituasjon hvor man enten handler BIRKENSTOCK eller BIRKEN sko. Patentstyret antar ut fra varefortegnelsene i søkers og innsigers merke at man kan kjøpe skoene både i vanlige skoforretninger, sportsforretninger og spesialforretninger. Det søkte merket BIRKEN og innsigers merke BIRKENSTOCK inneholder som nevnt identiske ordelementer, og det identiske ordelementet er også prefikset i innsigers merke. Patentstyret mener at gjennomsnittsforbrukeren har størst oppmerksomhet på innledningen i varemerker, så dette er med på å øke en forvekslingsfare. Patentstyret mener at assosiasjonen til birkebeinerrennet og -rittet ikke vil komme like automatisk for gjennomsnittsforbrukeren ved kjøp av sko. I en kjøpssituasjon, isolert fra Birkebeinerrennet/rittet både i tid og sted, mener Patentstyret at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne forveksle søkers og innsigers merker fordi BIRKEN vil kunne fremstå som en kortform av innsigers merke BIRKENSTOCK. I en slik situasjon vil antageligvis ikke merkenes ulike assosiasjonstemaer være like tydelige, og merkenes identiske ordelementer vil spille en større rolle. Merkene vil på denne måten være forvekselbare. Konkusjon: Det søkte merket er egnet til å forveksles med innsigers registrering nr , ordmerket BIRKENSTOCK for fottøy i klasse 25. For de øvrige varer opprettholdes registreringen. Beslutning: Registreringen oppheves for fottøy i klasse 25, jf. varemerkeloven 21a første/annet ledd. Merket opprettholdes registrert for de øvrige varer.

4 Annen avd. sak nr og Registreringshavers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 26. april Klageavgiften (sak nr. 8044) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets konto den 28. mai I klagen uttaler registreringshavers fullmektig: "KLAGE PÅ AVGJØRELSE I INNSIGELSESSAK - ORDMERKET BIRKEN (REG.NR ) 1. Innledning Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 25. februar 2010 hvor registreringen av BIRKEN ble opphevet for fottøy i klasse 25, etter innsigelse fra Birkenstock Ortophädie Gmbh & Co. Registreringen ble opprettholdt for de øvrige klasser. Det konkluderes i avgjørelsen med at merket BIRKEN er egnet til å forveksles med innsigers registrering nr , ordmerket BIRKENSTOCK for fottøy i klasse 25. Vi kan ikke se at det foreligger forvekslingsfare mellom merkene i denne saken, og på vegne av Birkebeinerrittet AS påklages derfor avgjørelsen. 2. Forvekslingsfaren Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten vektlegges, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8 jf. 6 første ledd. Selv om det her foreligger vareslagslikhet, er det ikke dermed sagt at det foreligger forvekslingsfare. Det skal i vurderingen tas utgangspunkt i om kjennetegnene kan forveksles i den alminnelige omsetning, slik at kjøperne kan tro at de har samme kommersielle opprinnelse eller at det foreligger et kommersielt fellesskap mellom merkene. Merkenes grad av særpreg er videre et viktig moment i om merkene er forvekslbare. Etter vår vurdering foreligger det ikke kjennetegnslikhet mellom de to merkene. Merkene i seg selv, BIRKEN og BIRKENSTOCK, avviker klart fra hverandre, både fonetisk og visuelt. BIRKENSTOCK er et nesten dobbelt så langt ord som BIRKEN og det gir også en helt annen assosiasjon. BIRKEN er et velkjent og svært godt innarbeidet merke i omsetningskretsen i Norge. Det er en kjent forkortelse for Birkebeiner og Birkebeinerarrangementene og det er derfor lite trolig at noen vil assosiere dette med BIRKENSTOCK. Patentstyret legger i sin avgjørelse betydelig vekt på at varemerket BIRKENSTOCK i sin helhet tar opp i seg merket BIRKEN, og at gjennomsnittsforbrukeren har størst oppmerksomhet på innledningen i varemerker. Vi kan ikke se at noen av disse momentene kan få avgjørende betydning i denne saken. For det første er det i norsk varemerkerett ikke noe forbud mot å registrere er merke som i sin helhet opptas i et annet merke. Det er heller ikke slik at det i tilfeller som dette normalt vil foreligge forvekselbarhet. Dette følger både av praksis og juridisk teori. Vi viser blant annet til

5 Annen avd. sak nr og Stenvik/ Lassen Oversikt over norsk varemerkerett, 2003 s 370, hvor det fremgår: Etter gjeldende varemerkerett må man imidlertid holde fast ved at det er en helt vanlig forvekselbarhetsvurdering som skal foretas også i slike tilfelle. Videre vises det til Patentstyrets 2. avdelingsavgjørelse PS hvor ordmerket PROLEGO ikke ble ansett å være forvekselbart med LEGO. Annen avdeling uttalte: Det anses som mest sannsynlig at PROLEGO vil bli oppfattet som et helhetlig ord, og ikke som en kombinasjon av to selvstendige elementer, PRO og LEGO. Oppfattet som en helhet, er ordet PROLEGO svært ulikt LEGO, både fonetisk og visuelt. Etter vår vurdering foreligger det som nevnt heller ikke kjennetegnslikhet mellom merkene i foreliggende sak. Oppfattet som en helhet, må ordet BIRKEN også anses svært ulikt BIRKENSTOCK, både fonetisk og visuelt, slik at det ikke foreligger noen forvekslingfare. I tillegg til at merkene i seg selv er ulike, er varemerket Birken en svært kjent forkortelse for Birkebeinarrangementene (Birkebeinerrennet, Birkebeinerrittet og Birkebeinerløpet). Dette fremgår også av Patentstyrets avgjørelse. Merket er tidligere dokumentert innarbeidet som varemerke for Birkebeinerittet (se dokumentasjon på innarbeidelse innsendt 13. februar og 6. april 2006 i tilknytning til protest på registrering av søknadsnummer ). Det er videre velkjent at det er knyttet betydelig goodwill til varemerket BIRKEN. Dette vises blant annet ved at det er er svært mange som ønsker å benytte merket i markedsføringsøyemed. Varemerket BIRKEN assosieres med velrenommerte arrangementer; både innenfor ski, sykkel og løp. Det er også stor prestisje forbundet med deltakelse og pågangen er stor. De senere årene har Birkebeinerrittet (sykkel) blitt fulltegnet på under ett minutt. Også Birkebeinertrippelen er fulltegnet. I de andre arrangementene er deltakelsen også betydelig. Birkebeinerarrangementene har inngått en rekke avtaler med sponsorer om bruk av både BIRKEN og BIRKEBEINER. Muligheten til å inngå slike lisensavtaler (og dermed sponsoravtaler) er også en av de viktigste inntektskildene for arrangementene og en klar forutsetning for å klare å gjennomføre arrangementene i henhold til dagens nivå. I dag benyttes varemerket i stor grad om produkter knyttet til arrangementene, som sykkel, ski, med mer. Birken sko må anses å være i samme segment, og vil være særlig relevant å benytte i forbindelse med Birkebeinerløpet. Ved annonsering med BIRKEN sko eller ved omsetning av sko med merke eller modell Birken, fremstår det derfor som vesentlig mer sannsynlig at den alminnelige forbruker vil anta at det foreligger en kommersiell forbindelse til Birkebeinerarrangementene, enn til Birkenstock. Patentstyret har i sitt vedtak vist til bruk isolert fra Birken i tid og sted. Dette er imidlertid ikke mulig, da det fokuseres på ett eller flere av arrangementene hele året. Birkebeinerselskapene står som nevnt for tre store arrangementer; Birkebeinerrennet som finner sted i mars, Birkebeinerrittet i august og Birkebeinerløpet i september. (se I tillegg er mange deltakere med i kvalifiseringsrenn (for å oppnå best mulig startnummer). Det er også mange som arrangerer treningsopplegg direkte knyttet til deltakelse i ett eller flere av arrangementene, også Birkebeinerselskapene selv gjør dette. Treningsopplegg som Kom i form til Birken finnes det mange av. Det er heller ikke mulig å isolere arrangementene geografisk. Selv om selve arrangementene finner sted på Rena/ Lillehammer, er dette arrangementer med stor nasjonal interesse og med deltakere fra hele landet. Arrangementene får også god dekning på riksdekkende TV, og riksdekkende aviser. Det kan derfor ikke være riktig å begrense arrangementet i tid og sted.

6 Annen avd. sak nr og Patentstyret har videre vist til at den alminnelige forbruker vil oppfatte BIRKEN som bjørk når ordet benyttes i tilknytning til sko. Dette kan åpenbart ikke være riktig. Dette er en betydning som for lengst har gått ut av den alminnelige språkbruk og det kan i beste fall være et fåtall blant den norske befolkning som vet at BIRK betyr bjørk. Uansett ville assosiasjonen til Birkebeinerarrangementene og produkter i tilknytning til disse være klart mest fremtredende forståelsen av BIRKEN. Det kan heller ikke anses mer nærliggende at en gjennomsnittsforbruker i kjøpssituasjonen i Norge ville oppfatte BIRKEN som kortform for BIRKENSTOCK i stedet for produkter tilknyttet Birkebeinerarrangementene. Oppmerksomhetsnivået og bevissthetene knyttet til BIRKENarrangementene og den goodwill og prestisje som følger disse arrangementene, vil under enhver omstendighet redusere en eventuell forvekslingsfare. 3. Konklusjon Merkene BIRKEN og BIRKENSTOCK atskiller seg på denne bakgrunn vesentlig fra hverandre, og etter vår vurdering er det ikke grunnlag for å anta at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil tro at merkene har samme kommersielle opprinnelse, eller at det foreligger et kommersielt fellesskap mellom dem." En foreløpig og betinget klage fra innsigers fullmektig innkom rettidig til Patentstyret den 26. april Klageavgiften (sak nr. 8045) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 18. mai I den foreløpige klagen uttaler innsigers fullmektig: "Midlertidig klage - Innsigelse mot norsk varemerkeregistrering Det vises til Styrets avgjørelse av og til telefonsamtale med Thomas Grytting Wie i ovennevnte sak. På vegne av Birkenstock Orthopådie GmbH & Co innleveres med dette en midlertidig klage. Klagen er betinget av det innleveres klage på Styrets avgjørelse fra Birkebeinerrittet AS. Det ønskes i så fall fra Birkenstock Orthopädie sin side at en i en eventuell klageomgang også behandler spørsmålet om mulig forvekslingsfare for varer i klassene 5 og 10 i innsigers merker. Vi imøteser nærmere informasjon fra Styret på hvorvidt Birkebeinerrittet har innlevert klage eller ikke." Ved Annen avdelings brev av 30. april 2010 ble registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, som en foreløpig orientering. Ved Annen avdelings brev av samme

7 Annen avd. sak nr og dato ble innsigers fullmektig meddelt frist til fredag den 28. mai 2010 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen, samt samtidig oversendt gjenpart av registreringshavers begrunnede klage. I den kombinerte nærmere begrunnelsen av egen klage og imøtegåelse av registreringshavers klage av 28. mai 2010, uttaler innsigers fullmektig: "Det vises til vår foreløpige og betingede klage datert og Annen Avdelings skriv av med vedlagt klage fra representanten for Birkebeinerrittet AS. Første Avdelings avgjørelse og klagen fra Birkebeinerrittet omhandler i første rekke spørsmålet om varene er egnet til bli forvekslet for så vidt gjelder fottøy i klasse 25. Vår klage omfatter også faren for forveksling mellom fottøy i klasse 25 i søkers merke og Foot hygenic products i klasse 5 og Orthopaedic supports for feet and shoes i klasse 10 i vår klients merke. På vegne av vår klient ber vi om at Annen Avdeling også behandler spørsmålet om hvorvidt merket BIRKEN for fottøy også innebærer en krenkelse av IR BIRKENSTOCK for så vidt gjelder varer i klassene 5 og 10 slik disse omfattes av registreringen. Forvekslingsfare, klasse 25 Når det gjelder forvekslingsfaren for merkene BIRKEN og BIRKENSTOCK for fottøy i klasse 25, slutter vi oss til Første Avdelings behandling av dette. Vi er enige med Første Avdelings vektlegging av det forhold at merkene inneholder identiske ordelementer og at det identiske ordelementet er prefikset i vår klients merke. Videre er vi enige med Første Avdeling i at det forhold at det er identitet for så vidt gjelder fottøy i klasse 25, må tillegges sterk vekt i den helhetsvurdering som her skal foretas. Vi viser for øvrig til det vi har anført om forvekslingsfaren i vår innsigelse datert og senere skriv av og BIRKENSTOCK er et merke med høy grad av særpreg for de aktuelle produktene og har i tillegg oppnådd ytterligere distinktivitet gjennom bruk, særlig for ortopedisk riktige sko/sandaler, slik vi tidligere har dokumentert. Dette legges også til grunn av Første Avdeling. Merket har således en forholdsvis vid beskyttelsessfære. BIRKEN er identisk med de fem første bokstavene i første og dominerende stavelse i innsigers merke BIRKENSTOCK. BIRKEN inngår i sin helhet i vår klients merke. Selv om mange vil assosiere BIRKEN med et bestemt sportsarrangement, er det likevel vår klare oppfatning at den alminnelige forbruker i større grad vil assosiere BIRKEN med vår klients merke BIRKENSTOCK når det gjelder sko og fotrelaterte produkter nettopp på grunn av dette merkets sterke særpreg. Det er derfor grunn til å frykte at den alminnelige forbruker vil kunne oppfatte det slik at sko markedsført under merket BIRKEN har den samme kommersielle opprinnelse som produkter markdesført under BIRKENSTOCK. Første Avdeling legger til grunn at merket BIRKEN må anses å ha oppnådd et innarbeidelsesvern for sportslige og kulturelle arrangementer i klasse 41. Vi vil ikke bestride dette. Av klagen fra Birkebeinerritet synes det imidlertid å fremgå at klager er av den oppfatning at merket BIRKEN har oppnådd et innarbeidelsesvern utover tjenester i forbindelse med sportsarrangement og at vernet således også omfatter fottøy i klasse 25. Vi ikke kan se at det er

8 Annen avd. sak nr og lagt fram dokumentasjon for dette. Vi kan ikke se at det tidligere i saken eller i klagen fra Birkebeinerrittets representant er fremkommet opplysninger eller dokumentasjon som skulle tilsi at BIRKEN gjennom innarbeidelse har oppnådd vern for fottøy i klasse 25. Selv om merket kan anses å ha oppnådd vern gjennom innarbeidelse for en bestemt type tjenester i medhold av vml. 2, innebærer ikke dette at det automatisk er å anse som et sterkt merke med et utvidet vern, slik søkers representant later til å legge til grunn. Videre er vi enige med Første Avdeling i at bruken av BIRKEN for sko isolert fra Birkebeinerrittet i tid og sted, ikke så lett vil assosieres med sykkelrittet. Birkebeinerrittet arrangeres en gang årlig. Selv om deltakerne kommer fra hele Norge og deltakerantallet er høyt sammenlignet med andre tilsvarende arrangement, er det likevel slik at deltakerne rekrutteres fra den spesielt sports- og sykkelinteresserte del av befolkningen, fortrinnsvis menn og etter hva vi forstår, ofte menn fra den høyere inntektsklasse og i en bestemt aldersgruppe (middelaldrende). Vi kan for øvrig ikke slutte oss til Birkebeinerrittets representant når det hevdes at arrangementet er av stor nasjonal interesse. Birkebeinerrittets representant later til å være av den oppfatning at fottøy må anses å være i samme segment som selve arrangementet av sykkelrittet Birkebeinerrittet og at det derfor er nærliggende å anta at gjennomsnittsutøveren/forbrukeren vil anta at merket BIRKEN også kan omfatte fottøy, jf. klagen fra Birkebeinerrittets representant s. 3 øverst. Etter vår oppfatning taler gode grunner for at det skal mere til for at et merke som har oppnådd vern for en tjenesteklasse gjennom innarbeidelse også vil kunne oppnå vern for en bestemt vareklasse, enn der det dreier seg om et merke som i utgangspunktet har vern for en bestemt vareklasse. Etter vår oppfatning er det ikke nærliggende å anta at den alminnelige utøver/forbruker skal tro at arrangøren av sportsarrangement BIRKEN også er produsent av sportsartikler. At merket BIRKEN benyttes av lisenstakere og sponsorer i forbindelse med markedsføring av deres produkter i tilknytning til det aktuelle sykkelrittet som ledd i en finansiering av dette, slik Birkebeinerrittets representant opplyser, er etter vår oppfatning mindre relevant i forbindelse med den vurdering av forvekslingsfaren som Annen Avdeling her skal ta stilling til. Disse opplysningene fra søkers representant undrestreker dessuten at bruken av merket BIRKEN for fottøy er sterkt knyttet til tid og sted. Det forhold at arrangement dekkes av riskdekkende TV og aviser, endrer ikke på dette, slik søkers representant synes å legge til grunn, jf. klagen s. 3, 3. avsnitt. Når det gjelder henvisningen til Annen Avdelings sak 7749 vedrørende merkene PROLEGO/ LEGO, jf. klagen fra Birkebeinerrittets representant s. 2, 3. avsnitt, vil vi bemerke at denne ikke er sammenlignbar med vår sak da det i forbindelse med Annen Avdelings sak ble lagt til grunn at LEGO er et såkalt kodakmerke. Det kan ikke ses at det foreligger noe i saken som skulle tyde på at BIRKEN kan anses å ha oppnådd et utvidet vern i samsvar med vml. 6 annet ledd. Det påberopte innarbeidelsesvern for varemerket BIRKEN kan ikke under noen omstendighet anses å strekke seg lenger enn til tjenester i klasse 41, slik også Første Avdeling legger til grunn i sin avgjørelse. Merkene BIRKEN og BIRKENSTOCK vil åpenbart innebære forvekslingsfare ved bruk for samme varegruppe, nemlig fottøy i klasse 25. Forvekslingsfare, klassene 5 og 10 Vår klients merke, IR BIRKENSTOCK og IR BIRKI, omfatter også varer i klassene 5 og 10.

9 Annen avd. sak nr og Som tidligere fremholdt, er vi av den oppfatning at det foreligger likeartethet mellom fottøy i klassene 25 i søkers merke og varer som omfattes av klassene 5 og 10 i innsigers merke. Orthopaedic supports for feet and shoes som innleggssåler, fotbuestøtteinnlegg, ortopediske bandasjer etc. i klasse 10 vil også bli benyttet i sportssko og det er således en nær sammenheng produktene i klasse 10 i innsigers merke og fottøy i søkers merke. De nevnte produktene i klasse 10 vil ofte bli solgt fra ordinære skoutsalg og fra sportsbutikker. Det følger dessuten fra Styrets egen veiledende likearthetsliste at eksempelvis støttestrømper/strømper mot åreknuter i klasse 10 er å anse som likeartet med sko i klasse 25. Det kan på denne bakgrunn være lite tvilsomt at det i dette tilfellet foreligger likeartethet mellom de aktuelle varer i klasse 25 i søkers merke og varene i klasse 10 i innsigers merke. Videre er det vår oppfatning at det av de samme grunner foreligger likeartethet mellom fottøy i klasse 25 i søkers merke og foot hygienic products samt plasters, dressing kits i klasse 5 i innsigers merke. Det er bl.a. ikke uvanlig at en finner plaster for å forebygge gnagsår der det også selges sko, særlig i sportsutsalg. Varene i klasse 25 i søkers merke er således forvekselbare med samtlige av de varer som inngår i innsigers merke, jf. vml. 6 første ledd. Vi viser for øvrig til det som er anført ovenfor vedrørende likheten mellom merkene BIRKEN og BIRKENSTOCK. Vi er på denne bakgrunn at den oppfatning at merket BIRKEN for fottøy i klasse 25 innebærer en krenkelse av vår klients merke for så vel fottøy i klasse 25 som fothygieniske produkter i klasse 5 og ortopediske støtteartikler for føtter og sko. Vi ber på denne bakgrunn om at Første Avdelings avgjørelse om å nekte søknaden for varer i klasse 25 opprettholdes på bakgrunn av vår klients registreringsvern som omfatter så vel klasse 25 som klassene 5 og 10." I sin imøtegåelse av 23. august 2010 uttaler registreringshavers fullmektig: "NÆRMERE BEGRUNNELSE PÅ KLAGE I INNSIGELSESSAK ORDMERKET BIRKEN Innledning Vi viser til Deres oversendelsesbrev av hvor det ble gitt frist for innsendelse av imøtegåelse/ tilsvar 23. august Birkebeinerrittet AS fastholder at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom ordmerket BIRKEN og ordmerket BIRKENSTOCK, registrering nr og viser til våre anførsler i klagen av 26. april På samme måte anføres at BIRKEN for fottøy langt mindre innebærer krenkelse av IR BIRKENSTOCK for så vidt gjelder varer i klasse 5 og 10.

10 Annen avd. sak nr og Vi kan ikke se at Birkenstock Ortophädie Gmbh & Co (Birkenstock Orthopädie) fremkommer med noe nytt i brevet av 27. mai 2010, men finner likevel grunn til å nedenfor bemerke noen av de anførslene som har fremkommet. Vedrørende forvekslingsfare klasse 25 Som tidligere redegjort for er varemerket BIRKEN svært godt kjent i omsetningskretsen, både som kjennetegn for en rekke arrangementer og som varemerke for et stort utvalg sports- og fritidsprodukter. I forbindelse med Birkebeinerselskapenes klage på søknad (varemerket BIRKEN, søkt av Hard Rocx), konkluderte også Patentstyret med at merket var innarbeidet, og således var til hindret for at andre fikk registrert BIRKEN for sykler. Birkenstock Orthopädie viser i sitt siste innlegg til Patentstyrets uttalelse om at BIRKEN for sko, isolert fra Birkebeinerrittet i tid og sted, ikke så lett vil assosieres med sykkelrittet. For å understreke dette poenget, anfører Birkenstock Orthopädie at Birkebeinerrittet arrangeres en gang i året og at deltakerne rekrutteres fra den spesielt sports- og sykkelinteresserte del av befolkningen, fortrinnsvis menn og etter hva vi forstår, ofte menn fra den høyere inntektsklasse og i en bestemt aldersgruppe (middelaldrene). Til dette kan bemerket at Birkebeinerrittet bare utgjør ett av svært mange produkter som markedsføres under navnet BIRKEN. Vi kan derfor ikke se at en henvisning til dette arrangementet alene, er særlig treffende. Birkebeinerselskapene gjennomfører hvert år tre ulike hovedarrangementer; Birkebeinerrennet (ski), Birkebeinerrittet (sykkel) og Birkebeinerløpet (løp). I tillegg til dette er det 12 andre BIRKEN-arrangementer slik som HalvBirken ski, HalvBirken løp, UngdomsBirken løp, Barnas Birkebeinerritt, etc. Deltakerne omfatter kvinner og menn i alle aldersgrupper. I hovedarrangementene er det med deltakere fra 16 til 90 år, mens det i barne- og ungdomsarrangementene er med yngre deltakere. Samlet antall deltakere på arrangementene vil i år være mellom I tillegg deltar hvert år ca frivillige i tilknytning til gjennomføring av arrangementene. Birkebeinerarrangementene har også betydelig interesse utenfor deltakergruppen. Som eksempel kan nevnes at NRKs program Birkebeinerrittet, som blir sendt dagen etter rittet, samlet seere i Selve live-sendingen fra sykkelrittet samlet rundt seere. Dette er svært høye tall i norsk sammenheng, og førstnevnt program var den aktuelle ukens femte mest sette program i Norge. 1 [Fotnote 1: Se utdrag fra gd.no.] Dette viser at arrangementene har stor, nasjonal interesse, og ikke er forbeholdt en engere krets. Arrangementene får også bred dekning i lokale og riksdekkene aviser. Videre har mange bedrifter felles treningsopplegg knyttet til deltakelse i ett eller flere av arrangementene. Den sterke goodwill som er knyttet til varemerket BIRKEN, har medført at merket også har stor verdi for tilknyttede produkter. Birkebeinerselskapene har i flere år lisensiert ut retten til å bruke varemerket BIRKEN for ulike produkter innenfor sports- og fritidssegmentet, herunder for ski, sykler samt for et bredt spekter av sports- og fritidsklær. BIRKEN har også blitt brukt som varemerke for slike produkter i en årrekke. 2 [Fotnote 2: Se vedlagte utskrifter fra Birkenshop.] Som det fremgår ovenfor er BIRKEN brukt for et betydelig antall produkter som assosieres med Birkebeinerarrangementene. På denne bakgrunn mener Birkebeinerrittet at gjennomsnittsforbrukeren i kjøpssituasjonen vil få assosiasjoner til disse arrangementene også ved kjøp av sko, og at en kjøpssituasjon følgelig ikke kan isoleres fra Birkebeinerarrangementene i tid og sted. Det vil også være naturlig for Birkebeinerselskapene å utvide sitt produktspekter til f eks joggesko og

11 Annen avd. sak nr og sykkelsko. Det fremstår ikke som særlig sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker i Norge vil forveksle slike produkter med Birkenstock. Vedrørende Forvekslingsfare, klasse 5 og 10 Når det gjelder Birkenstock Orthopädies registrering IR BIRKENSTOCK for varer i klasse 5 og 10 er det enda mindre grunn til at det skulle foreligge forvekselbarhet i forhold til BIRKEN. Det vises for det første til at det som fremgår ovenfor om manglende forvekslingsfare samt av klagen av 26. april. I tillegg til manglende merkelikhet, vil det her også være manglede bransjelikhet. Det fremstår derfor som lite sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker i Norge vil forveksle sko fra BIRKEN med Birkenstocks varer i klasse 5 og 10. Det bes på bakgrunn av ovennevnte om at BIRKEN igjen registreres for fottøy i klasse 25." *** Ved Annen avdelings brev av 2. september 2010 er registreringshavers fullmektigs imøtegåelse av 23. august 2010 oversendt innsigers fullmektig til uttalelse, med svarfrist 2. november Den 2. november 2010 innkommer brev fra innsigers fullmektig, med begjæring om fristforlengelse, under henvisning til at det er innledet forhandlinger mellom innsiger og registreringshaver med sikte på en minnelig løsning. Ved Annen avdelings brev av 5. november 2010 er begge parters fullmektiger orientert om at behandlingen av klagesakene 8044 og 8045 er besluttet stilt i bero i påvente av partenes tilbakemelding om det endelige resultatet av de nevnte forhandlinger om en minnelig løsning. Den 26. juni 2012 innkommer følgende brev fra innsigers fullmektig: "Vi viser til innleverte klager. Søker og innsiger har forhandlet om en sameksistensavtale. Da man ikke har hørt fra søkers side på over 1,5 år, til tross for flere fremstøt fra innsigers side, antas det at en sameksistensordning ikke er ønsket for Birkebeinerrittet AS' vedkommende. Vi vil derfor informere om at en avgjørelse i saken er ønsket snarest mulig. Vi viser til vårt innlegg av 27. mai 2010, og ber om at Annen avdeling nekter det søkte merket registrering for "fottøy" på bakgrunn av innsigers registrerte og innarbeidede vern for BIRKENSTOCK i relasjon til fottøy, fothygieneprodukter og ortopediske støtteprodukter for føtter og sko."

12 Annen avd. sak nr og Ved Annen avdeling brev av 28. juni 2012 er gjenpart av innsigers brev av 26. juni 2012 oversendt registreringshavers fullmektig til orientering. Registreringshavers fullmektig er samtidig informert om at klagesaken er besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Samme dag er også innsigers fullmektig per brev orientert om at klagesaken er besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Slik Annen avdeling ser det, er varemerkene BIRKEN og BIRKENSTOCK så ulike at det ikke kan anses å foreligge risiko for forveksling, selv om begge merkene benyttes for fottøy i klasse 25. Selv om første del av innsigers merke er identisk med registreringshaverens merke, er merkene som helhet ulike, både visuelt, fonetisk og begrepsmessig. Merket BIRKENSTOCK vil etter Annen avdelings oppfatning bli oppfattet som en helhet, og ikke som et sammensatt merke bestående av delene BIRKEN og STOCK. BIRKEN vil derfor ikke fremstå som et selvstendig element i innsigerens merke. Formodentlig vil BIRKENSTOCK bli oppfattet som et tyskklingende slektsnavn, mens BIRKEN også når det brukes på skotøy vil oppfattes som betegnelsen på de velkjente idrettsarrangementene. Annen avdeling kan ikke se at det foreligger en reell risiko for at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte BIRKEN som en kortform av BIRKENSTOCK eller på annen måte assosiere de to kjennetegnene med hverandre. Ei heller kan det ses å foreligge en risiko for at gjennomsnittsforbrukeren vil bibringes den uriktige oppfatning at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida M. Andrén (sign.)