OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. At den 13. juli TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Terje Alfsen.

Transkript

1 OSLO TINGRETT I Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: At den 13. juli TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Terje Alfsen Domenenavn Google Inc. mot SMSFUN AS Advokat Knut Glad og advokatfullmektig Nicolai Stenersen Advokat Ingvild Mestad Ikke begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Det ble avsagt slik d o m: 1. Innledning Saken gj elder tvist vedrorende rettighetene til domenenavnet google.no. 2. Sakens bakgrunn 2.1 Partene i saken. Saksøkeren, Google Inc., er et amerikansk selskap stiftet og etablert i California i Selskapet driver det som i dag er en av verdens mest populære søkemotorer pd. internett. Domenenavnet google.com ble tatt i bruk og registrert i USA i Varemerket Google ble i 1998 tatt i bruk og registrert i USA for en rekke varer og tjenester. Saksokte, SMSFUN AS, heretter benevnt SMSFUN, er et norsk selskap stiftet og registrert i foretaksregistret Styrets leder er At le Hauge som også er daglig leder. Selskapets vedtektsfestete formål er "produksjon og omsetning av mobile internettløsninger og det som er naturlig knyttet til dette." 2.2 Kort om domenenavn o vern av disse Domenenavn er brukervennlige adresser til nettsteder i -verdensveven" (world wide web, www). Domenenavn knyttes til forskjellige toppnivådomener. Det skilles i dag mellom generiske toppnivådomener (for eksempel.com,.org og.net) og nasjonale sådanne (for eksempel.no,.dk og.uk). Det har de siste dr utviklet seg en rekke internasjonale og nasjonale registreringsordninger for å sikre at administrasjon og tildeling av visse domenenavn skjer til allmennhetens beste. I Norge er det naturlig nok det geografiske toppdomenet.no som søkes regulert. Det norske regelverket er fastsatt og håndheves av Norid (Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn) i forståelse med norske myndigheter. Søkeren må were en organisasjon som er registrert i (det norske) Enhetsregistret og må ha norsk postadresse. De nærmere regler om saksbehandlingen, søkers rettigheter, ansvar og plikter mv, fremgår av Norids "Navnepolitikk for.no.", som trådte i kraft TVI-OTI R/02

3 Det fremgår av Navnepolitikk for.no blant annet at registrering av domenenavn ikke gir -storre eller andre rettigheter til navnet enn soker hadde fra for. Registrering medforer ingen innskrenkning i rettigheter andre matte ha til å bruke navnet" (punkt 13.2). Soker skal forut for sin soknad forsikre seg om at registreringen ikke er i strid med tredjemanns rettigheter. Norid kontrollerer ikke dette og det foretas heller ingen annen proving av soknaden (punkt 14.1). Soker skal i denne sammenheng undertegne en egenerklaering hvor han innestår for at registreringen eller bruken av domenenavnet ikke medforer urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet (punkt 14.6). Det er opplyst at mange andre land har tilsvarende registreringsordninger, blant annet Danmark som også har etablert "Klagenævnet for Domænenavne." Endelig har verdensorganisasjonen for immaterialrett, WIPO, opprettet et eget "Arbitration and Mediation Center" for domenenavntvister med internasjonalt tilsnitt. 2.3 Sakens faktiske o rosessuelle utviklin Den innleverte Google Inc., USA, ved sin norske fullmektig Onsagers AS, soknad til Patentstyret om å få registrert varemerket Google (ordmerke). Det ble ikke krevd prioritet fra noe tidspunkt for innleveringsdagen. Soknaden var offentlig tilgjengelig fra innleveringsdagen, jf varemerkeloven (vml) 17 a. Merket ble registrert i varemerkeregistret (med virkning fra innleveringsdagen, jf vml 23). Registreringen ble kunngjort kort tid etter. Ifolge kunngjoringen omfatter registreringen folgende varer / tjenesteklasser: - K1. 9: Data hardware, data software for soking, kompilering, indeksering og organisering av informasjon innen individuelle arbeidsstasjoner, PC'er eller datanettverk; data software for elektronisk post og til lettelse av arbeidsgruppekommunikasjon over datanettverk; data software for opprettelse av indekser over informasjon, web-områder og web-sider sant andre ressurser. Kl. 42: Datatjenester, nemlig online informasjonstjenester, også personlig tilrettelagte; utvelgelse og tilveiebringelse/forsyning av tilgang til informasjon og data for andre; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til informasjon og informasjonssamlinger; datatjenester, nemlig opprettelse av indekser over informasjon, web-områder, web-sider og andre informasjonskilder; tilveiebringelse/forsyning av informasjon vedrorende tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk og audovisuell informasjon; tilveiebringelse/forsyning av tjenester relatert til elektronisk post og arbeidsgruppekommunikasjon." TVI-OTI R/02

4 Den , dvs mens varemerkesøknaden fra Goggle Inc. var under behandling i Patentstyret, registrerte At le Hauge domenenavnet google.no i Norids register. Registreringen ble etter en tid overdratt til SMSFUN. Sammen med soknaden leverte Hauge en underskrevet egenerklæring på fastsatt skjema hvor det blant annet het: "Soker innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter sokers kunnskap ikke medforer urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, herunder at navnet anses som en ulovlig profanitet, som diskriminerende, injurierende, pornografisk eller ulovlig på annen måte." Det er dokumentert at domenenavnet google.no, sammen med en del andre navn, en periode lå ute til salgs på SMSFUN's hjemmeside, blant annet i mars Det neste som skjedde i saken, må ha vært at Onsagers ble oppmerksom på registreringen i Norid og klaget til SMSFUN. Selskapet v/advokatfirma Kluge benektet i brev av at dets bruk av domenet krenket Googles varemerkeregistrering Det forelå således ingen forvekslingsfare mellom den sokemotortjeneste Google tilbyr og de tjenester og varer SMSFUN leverer eller vil levere. Domenet var dessuten blitt opprettet for salg av solbriller, het det. Google Inc. fremmet begjæring om midlertidig forfoyning til Oslo namsrett. SMSFUN påstod frifinnelse. Namsretten avgjorde saken ved kjennelse av Begjæringen ble ikke tatt til folge, idet retten anså det på det rene at kravet til sikringsgrunn ikke var oppfylt. I et etterfolgende brev av oppfordret SMSFUN's advokat Google Inc. til å samarbeide om bruken av det omtvistede domenenavnet. En slik losning ville ikke koste Google noe som helst. Brevet ledet imidlertid ikke til noen losning. Google Inc. observerte noe senere at SMSFUN på nettstedet drev en nettbutikk for salg av solbriller. "Skaff deg verdens googleste solbriller her!", heter det således i en utskrift av Brillen var her avbildet. He lt overst på siden var inntatt folgende tekst: "Solbrillen google.no har ingen tilknytning til den amerikanske sokemotortjenesten fra Google Inc. Var du på utkikk etter soketjenesten, firmer du den på webadressen vvww. oo le.com." Ved stevning av anla Google Inc. soksmål mot SMSFUN AS med påstand om at selskapet skulle pålegges å overfore domenenavnet til Google Inc.'s TVI-OTIR/02

5 norske foretak, eller et annet foretak som Google Inc. utpeker. Dessuten ble påstatt saksomkostninger. Det ble anfort at så vel registreringen som den fortsatte bruken av domenet var i strid med Google Inc.'s varemerkerettigheter, men også var i strid med markedsforingsloven. SMSFUN innleverte tilsvar i rett tid med påstand om frifinnelse og tilkjennelse av saksomkostninger. Det ble bestridt at krenket Google Inc.'s varemerkeregistrering eller at saksøkte opptrådte i strid med markedsforingsloven. Det ble krevd sikkerhetsstillelse for saksomkostninger, jf tvistemålsloven 182. Ved rettens kjennelse av ble kravet delvis tatt til følge, hvoretter sikkerhet ble stilt. Den skriftlige saksforberedelse var avsluttet i november Hovedforhandling ble deretter berammet. Hovedforhandling ble holdt dagene 14., 15. og 16. juni Begge parter var representert ved prosessfullmektig. Det ble avgitt en partsforklaring (Atle Hauge) og tre vitneforklaringer. Det ble dessuten foretatt dokumentasjon som vist i rettsboken. 3. Partenes påstander 3.1 Saksøkeren Goo le Inc., har nedlagt slik endelig påstand: 1A. SMSFUN AS pålegges å overfore domenenavnet google.no til Google Inc. eller den Google Inc. matte utpeke innen to uker etter rettskraftig dom. SubsidiEert 1B. SMSFUN AS pålegges å slette registreringen av domenenavnet google.no irmen to uker etter rettskraftig dom. 2. SMSFUN AS plikter å betale sakens omkostninger til Google Inc. med tillegg av den til enhver tid gjeldende rente etter forsinkelsesrenteloven 3 forste ledd forste punktum fra dommens oppfyllelsesfrist til betaling skjer TVI-OTI R/02

6 3.2 Saksokte SMSFUN AS, har nedlagt slik påstand: 1. SMSFUN AS frifinnes. 2 Google Inc. dommes til å betale SMSFUN AS sakens omkostninger med tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven 3 forste ledd forste punktum, for tiden 12 % pr. år, fra forfall til betaling firmer sted. 4. Partenes anforsler i hovedtrekk 4.1 Anforslene fra saksokeren Goo le Inc Innledning Google Inc. hadde i februar 2001 ingen organisasjon i Norge som kunne registreres i Enhetsregistret. Man var derfor avskåret fra å foreta registrering i Norid på det tidspunkt. Den eneste grunn til SMSFUN's registrering og bruk av domenenavnet google.no må ha vært å snylte på Google Inc.'s omdomme. Registreringen og bruken representerer for det forste hver for seg inngrep i saksokerens varemerkerettigheter, jf Under enhver omstendighet har SMSFUN opptrådt i strid med markedsforingsloven, jf Konsekvensene av selskapets brudd på varemerkeloven og/eller markedsforingsloven behandles i Varemerkeinngrep. Det er ikke tvil om at den som registrerer domenenavn i Norid, har plikt til å ta hensyn til andres registrerte eller uregistrerte rettigheter, herunder varemerkerettigheter, jf Navnepolitikk for.no punkt.14.1 og Registrering gir ikke storre eller andre rettigheter til navnet enn sokeren måtte ha fra for, jf punkt Atle Hauge/SMSFUN registrerte og brukte likevel domenenavnet, til tross for at de hadde utmerket kjennskap til sokemotoren Google. Det er heller ikke tvil om at varemerkeloven kommer til anvendelse på internett TVI-OTI R/02

7 Google er et sterkt varemerke. Det er et fantasimerke, visstnok inspirert av den temmelig ukjente, ikke anerkjente tallstorrelsen gogol. Ordet har ellers knapt vært brukt tidligere. Det er iallfall intet regulært ord i engelsk. Den omstendighet at -google- i det siste er blitt brukt som verb, styrkers ordets betydning; det viser at Googles sokemotor er blitt en velkjent tjeneste. Google er for det forste vernet som registrert varemerke, jf vml 1 forste ledd. Vernet gjelder fra soknadens innleveringsdag. Registreringen innebærer at ingen andre enn innehaveren i nzeringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn for sine varer, jf 4 forste ledd forste punktum. Domenenavnet google.no er imidlertid i realiteten helt identisk med varemerket Google. Bade registreringen og bruken av navnet er i strid med 4. Den omstendighet at SMSFUN for tiden tilbyr solbriller på intemettsiden er uten betydning. Varemerkeinngrepet består iallfall i bruken av Googles kjennetegn for egen hjemmeside. Google var ikke bare registrert, men også innarbeidet som varemerke for SMSFUN foretok sin registrering i Norid. Også ved innarbeiding oppnås enerett til varemerke, jf 2 forste ledd. Merket var allerede den gang (2000/2001) svært godt kjent blant brukergruppene på internett. Merket var iallfall innarbeidet for sokemotorer på intemett og for internettadresser. Det foreligger en åpenbar fare for at varemerket Google og domenenavnet google.no forveksles i den alminnelige omsetning, jf 4 forste ledd tredje punktum. Det må i dette tilfelle antas at det utsnitt av allmennheten som her utgjor omsetningskretsen for varene og tjenestene, tror at varene kan ha samme kommersielle opprinnelse eller lignende Forvekslingsfarcn for publikum ligger i at brukere vil tro at google.no rett og slett er google.com's norske navn. Erfaringen fra Danmark med google.dk viser at flere tusen brukere tok feil daglig. Eksempler fra Norge kan også dokumenteres. Sidenes avsender kan ikke identifiseres for forvekslingen har skjedd. Kravet til vareslagslikhet eller som her "tjenesteslagslikhet" - er oppfylt, jf 6 forste ledd forste punktum. Begge de tjenester som her tilbys, krever således samme slags sakkyndighet av brukeme, nemlig datakyndighet. Google er dessuten et meget szerpreget varemerke. Dette må derfor gis beskyttelse for et bredere vare- og tjenestespektrum enn mindre særpregede merker ikke minst når det som her er tale om identiske merker. Googles varemerke er som nevnt registrert for visse klasser, men disse er ikke avgjorende. Det er det vare- og tjenesteslagene som er. SMSRJN driver nettbutikk fra sin nettside, hvilket er en svært nærliggende tjeneste i forhold til Googles informasjonstjeneste. Det er nettsiden som er inngrepet, ikke salget av solbriller som - for tiden - foregår TVI-OTI R/02

8 Saksokeren gjor videre gjeldende at selv om de to kjennetegn ikke skulle anses å gjelde varer eller tjenester av samme eller liknende slag, må de i dette tilfelle anses egnet til å forveksles. Kjennetegnet med eldst rett (Google) var nemlig allerede på tidspunktet for SMSFUN's registrering av google.no i Norid, så velkjent og ansett i Norge at det ville bety en urimelig utnyttelse av Googles anseelse om andre kan bruke merket, jf vml 6 annet ledd. Det kan således ikke være noen tvil om at google.com var en meget kjent sokemotor, også i Norge, allerede i begynnelsen av Den hadde allerede mottatt betydelig internasjonal anerkjennelse og priser. Den var på Startsiden alt i Det vises dessuten til en rekke artikler fra norske aviser fra 1999 og fremover, hvor sokemotoren google.com omtales. Det er videre dokumentert at antall norske sok allerede i februar 2001 var kommet godt over pr. dag i gjennomsnitt. Google var videre for denne tid debattert i nyhetsgrupper på internett. Google ble etter hvert et av verdens mest kjente varemerker. Som et alternativt grunnlag anfores at forvekslingsfare anses å foreligge selv om varene/tjenestene ikke skulle være av samme eller liknende slag. Dette er nemlig ikke noen nødvendig betingelse når det kjennetegnet som er eldst (varemerket Google), samtidig er innehaverens (navn eller) foretaksnavn, jf 6 forste ledd annet punktum. Bestemmelsen gjelder også utenlandske foretaksnavn, jf firmaloven 3-1. SMSFUN's registrering og bruk av google.no representerer en urimelig utnyttelse av Googles anseelse. Domenet har endog vært lagt ut til salg. SMSFUN hadde ingen aktverdig grunn til å velge akkurat google. Historien om salg av solbriller er tynn det mer naerliggende "goggles" er aldri blitt registrert. Det fremgår for øvrig av selskapets hjemmesider at også andres navn har weft tatt (cb, nokia, start), åpenbart for trekke trafikk til egne hjemmesider Brudd på markedsforingsloven Det anfores for det forste at SMSFUN's handlemåte var i strid med markedsforingsloven 1 forste ledd. Det heter her at det i næringsvirksomhet ikke må foretas handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende mellom, eller for ovrig mot god markedsforingsskikk. Bestemmelsen referer seg til vanlig oppfatning av god forretningsskikk på vedkommende område. SMSFUN's handlinger rammes åpenbart av denne bestemmelse. Som nevnt har selskapet ingen beskyttelsesverdig interesse i domenet google.no både registreringen og bruken er et fors& på urettmessig å nyttiggjore seg Google Inc.'s anseelse. Det er i denne forbindelse vist til Klagenævnets avgjørelse av i sak Google Inc. Jens Nielsen og til Agder lagmannsretts dom av (Volvo) TVI-OTI R/02

9 SMSFUN's handlemåte strider også mot samme lovs 8 a. Det heter her at det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende etterliknede kjennetegn mv på en slik mate at det må anses som en urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultater og fewer med seg fare for forveksling. Dette er nettopp situasjonen her Konsekvenser av inngrep. Konsekvensene av varemerkeinngrep er regulert i vml 40. Denne bestemmelse åpner for et bredt spekter av virkemidler, blant annet at det misbrukte kjennetegn fjernes. Men retten kan også bestemme andre tiltak enn de som uttrykkelig er nevnt i paragrafen for å hindre misbruk av kjennetegnet, jf tredje ledd. Bestemmelsen gir domstolene meget frie spillerom, jf lovens forarbeider. Med hjemmel i sistnevnte bestemmelse krever saksokeren prinsipalt at SMSFUN pålegges å overfore domenenavnet google.no til Google Inc. eller den Google Inc. matte utpeke. Slik overdragelse er her uproblematisk idet det åpenbart ikke er andre rettighetshavere som kan &re krav på navnet. Kravet om overforing stottes også på den avtale SMSFUN inngikk med Norid ved registreringen av dornenenavnet. Det fremgår således av Navnepolitikk for.no punkt 10.1 at overforing skal skje uten godkjennelse fra innehaver når det foreligger rettskraftig dom som går ut på at et domenenavn skal overfores fra innehaver til en annen organisasjon. Det er vist til to dommer hvor overforing er besluttet. Dette er Oslo byretts dom av (carlsberg.no og tuborg.no) og Nordhordland herredsretts dom av (playstation2.no). Subsidizert kreves at SMSFUN pålegges å slette registreringen av domenenavnet google.no. Også dette krav er hjemlet i vml 40 tredje ledd, jf Borgarting lagmannsretts dom av i sak Hewlett-Packard (hp). Sletting kan imidlertid were utilstrekkelig for Google idet tredjemenn kan komme til med ny registrering for Google rekker det. Dersom saken avgjøres pa det grunnlag at markedsforingsloven er brutt, gir så vel loven som avtalen med Norid hjemmel for å beslutte overforing eller sletting av domenenavnet TVI-OTI R/02

10 4.2 Anforslene fra saksokte SMSFUN AS: Innledning Saksokte bestrider at det foreligger varemerkeinngrep, jf Det foreligger heller intet brudd på markedsforingsloven, jf Under enhver omstendighet kan ikke eventuelle vareinngrep eller brudd på markedsforingsloven ha til konsekvens at SMSFUN må overfore domenenavnet, jf Varemerkeinngrep. Forretningsideen bak SMSFUN og At le Hauges andre selskaper er basert på bruk av mobiltelefoni og tekstmeldinger. Herunder driver man med salg av visse varer i "nettbutikk". I den forbindelse har man stadig behov for nye domenenavn som kan brukes i forbindelse med forskjellige forretningskonsepter. Slike navn som var ledige, kunne fritt registreres fra januar Etter en intern "brainstorming" i SMSFUN ble en rekke domenenavn kort etter registrert. Når det særlig gjaldt "google", fant man dette særlig egnet for salg av solbriller. Ordet ble valgt som en variasjon over clet engelske ordet for solbriller, "goggles". Dette var grunnen til at nettopp dette navnet ble registrert. SMSFUN mener at en nettbutikk for salg av solbriller (som annet varesalg) er naturlig knyttet til selskapets vedtektsfestete formål. Nettbutikken for salg av solbriller ble lansert hosten 2002, dog uten at særlig mange briller er blitt solgt. Det er aldri blitt solgt andre varer fra dette nettstedet. Heller ikke salg av domenenavn har vært noen del av konseptet, og det har aldri blitt solgt noen. Saksokte reserverer seg mot at Google skal were et særlig sterkt varemerke. Ordet er ikke et rent fantasiord slik det hevdes; det var visstnok inspirert av tallet googol (1 med 100 nuller etter) som var en velkjent tallstorrelse i visse kretser Det samme gjelder googolplex (1 med googol nuller etter). Disse er altså generiske ord. Ordet google har dessuten vært brukt tidligere, blant annet som navn på en tegneseriefigur i mellomkrigstiden ("Barney Google") og i en skjonnlittercer bok fra 1970-tallet. Et selskap i Chicago har hett Googleplex siden Varemerket Google er dessuten svekket av at verbet "google" er kommet i bruk i vide kretser. He lt uavhengig av Googles sokemotor brukes det nå som betegnelse på sok på internett i sin alminnelighet, særlig etter opplysninger om andre personer. Merket er altså utvannet. Det hevdes imidlertid ikke at merket er degenerert TVI-OTI R/02

11 SMSFUN bestrider ikke at varemerket Google er lovlig registrert med prioritet og virkning fra Men registreringen omfatter bare de varer/vareklasser som er uttrykkelig nevnt i soknaden (og den kunngjorte registrering). Denne oppregningen omfatter ikke en nettside som sådan. SMSFUN bestrider derimot at Google var eller er innarbeidet som varemerke her i Norge, jf vml 2. Det kan i det hele ikke innarbeides vern for en internettside i seg selv. En slik er nemlig verken noen vare eller tjeneste. I den utstrekning noen varemerkerett skulle være innarbeidet, gjelder den kun sokemotortjenesten. Det foreligger heller ikke bevis for at Google så tidlig som i januar/februar 2001 var innarbeidet i Norge. Det er ikke godtgjort at merket/sokemotoren på det tidspunkt var så godt kjent i -omsetningskretsen-, dvs, blant alle brukere av intemett i Norge, som det er blitt senere. Forst i 2003/2004 kom den store økningen i bruken av denne sokemotoren i Norge som i verden for øvrig. SMSFUN bestrider at det foreligger fare for at domenenavnet google.no kan forveksles med varemerket Google. For det forste nytter det norske selskapet google.no bare som nettside ved salg av solbriller. Det er da vanskelig å forstå at noen vesentlig del av omsetningskretsen kan bli villedet. Det har vært få klager fra folk som feilaktig har tastet seg inn på google.no. Men selv om man anser google.no som kjennetegn for en informasjonstjeneste, kan neppe noen tro at den har noe med google.com å gjøre. Nettsidene ser helt forskjellige ut og de to tilbyr helt forskjellige tjenester. Den som kommer frem til google.no ser straks presisert at siden ikke har noe med google.com å gjøre. Google har da heller ikke behov for noe norsk toppdomene. Den som soker på google.corn og har norsk nettleser, får informasjon på norsk direkte. De to kjennetegn er altså ikke egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning, jf vml 4 forsteledd. Heller ikke kravet til vareslagslikhet er oppfylt, jf vml 6 forste ledd forste punktum. SMSFUN's nettside er nemlig ingen informasjonstjeneste som omfattes av varemerkets beskyttelsesområde. Det som tilbys her er varer, ikke informasjon. Tilbudet gjelder bare selve produktet. Det er den aktuelle utnyttelse av kjennetegnet som må legges til grunn som ved alle andre varemerker. Det foreligger ikke noe grunnlag for å anvende vml 6 annet ledd i dette tilfellet. For det forste var varemerket Google ikke pr. februar 2001 så velkjent og hadde slik anseelse i Norge som det kreves etter bestemmelsen. Situasjonen var helt annerledes den gang enn den er blitt senere. Men selv om "Kodakvern- skulle gis, kan ikke SMSFUN nektes å TVI-OTI R/02

12 bruke google.no for salg av solbriller. Dette vil ikke representere noen urimelig utnyttelse av Googles anseelse. Når det særlig gjelder vml 6 forste ledd annet punktum, bemerke at den manglende vareslagslikhet gjor at bestemmelsen ikke kan få anvendelse. Under enhver omstendighet er Google Inc. et amerikansk foretaksnavn og folgelig ikke uten videre vemet i Norge. Det har dessuten ikke vært fort noe bevis for at foretakets navn har vært benyttet i Norge. Saksokeren har hevdet at SMSFUN har krenket selskapets varemerkerettigheter. For det forste kan ikke selve registreringen i Norid were noen krenkelse i seg selv. Forst når merket faktisk brukes som kjennetegn for varer eller tjenester, kan krenkelse inntre. Det foreligger heller ingen urimelig utnyttelse av andres anseelse eller forringelse av denne fra SMSFUN's side. Google er da også et svært lite sårbart varemerke. Intet tyder pa at Google Inc har tapt penger i Norge på det som har skjedd. Det er ingen indikasjoner på at SMSFUN vil bruke google.no for å skade google.com. Selskapet har endog tilbudt seg å dele registreringen med Google Inc. Det bestrides for ovrig at registreringen var i strid med Norids regelverk. Det ble heller ikke avgitt noen uriktig egenerklæring Brudd på markedsforingsloven SMSFUN' handlemåte var verken i strid med 1 eller 8 a i markedsforingsloven. Paragraf 8 a får ikke anvendelse allerede av den grunn at det ikke kan foreligge forvekslingsfare, jf det som foran er sagt om den tilsvarende problemstilling under vml. Noen urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultater har heller ikke funnet sted. SMSFUN selger heller ikke annonser til nettstedet google.no. Når det gjelder generalklausulen i lovens 1, skal det utvises forsiktighet ved anvendelsen av denne, jf blant annet Hoyesterets dom i Mozell-saken (Rt 1995 side 1908). SMSFUN er ingen konkurrent til Google. Ingen bransjenorm tilsier at forvekselbare domenenavn ikke kan brukes for helt forskjellige tjenester Konsekvenser av inngrep Selv om retten skulle komme til at det foreligger varemerkeinngrep, gir verken markedsforingsloven 40 eller andre grunnlag hjemmel for å kreve registreringen i Norid overfort til Google Inc. For å hindre misbruk kan man iallfall ikke gå lenger enn til å pålegge sletting, jf at 40 bare tillater "andre tiltak" i den utstrekning de er nødvendige for TVI-OTI R/02

13 å hindre misbruk. Registreringen i seg selv var imidlertid intet varemerkeinngrep. Av denne grunn kan retten derfor ikke gå lenger enn eventuelt å forby SMSFUN's bruk av domenenavnet. Norid-avtalen etablerer ingen egen hjemmel for overforing; den viser bare til annen mulig hjemmel. 5. Rettens bemerkninger Retten legger innledningsvis til grunn at varemerkeloven i utgangspunkt kommer til anvendelse på domenenavn. Dette vil neermere bestemt si at det er varemerkelovens bestemmelser som avgjor om et domenenavn krenker en annens rettigheter etter varemerkeloven. Retten bemerker likeledes innledningsvis at den anser Google som et sterkt varemerke. Det er åpenbart et rent fantasiord, selv om det kan påvises at enkelte sporadisk har vært innom denne bokstavkombinasjonen tidligere. Det er ingen tvil om at varemerket Google har vern iallfall fra da soknaden om registrering ble sendt inn til Patentstyret. SMSFUN's registrering av google.no i Norid og bruk av dette domenenavnet ligger således i tid etter den nevnte dato. Google Inc. har imidlertid hevdet at selskapets varemerke også var vernet som innarbeidet på det aktuelle tidspunkt, jf vml 2. Merket var dessuten så godt kjent og ansett i Norge at det hadde det særlige vern som folger av vml 6 annet ledd. Retten må forst se på disse anforslene. Det tas ved vurderingen utgangspunkt i situasjonen pr. 26. februar Det er dokumentert at sokemotoren google.com hadde en sterk vekst på verdensbasis fra forste halvår Det var den gang ca besok ("search queries-) pr. dag. Tallet steg til 10 mill. våren 2000 (det året norsk versjon visstnok forelå) og 100 mill, pr. dag i januar/februar Antallet norske sok var da ca pr. dag. Det er folgelig grunn til å anta at denne sokemotoren var ganske godt kjent blant norsk internettbrukere på det tidspunkt. Google Inc. gjorde ingen anstrengelser for øvrig for å bli kjent i Norge. Selskapet har aldri brukt penger på markedsforing, for eksempel til annonser eller TV-reklame. Det er dokumentert at google var nevnt så vidt i noen få artikler i dagspressen i tiden desember 1999 til primo februar Noen publisitet utover dette er retten ikke kjent med. Retten ser likevel ikke bort fra at varemerket Google i februar 2001 var så godt kjent som særlig kjennetegn for noens tjenester at det matte anses å were et innarbeidet merke i TVI-OTI R/02

14 Norge. Retten finner det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til dette. Et mulig vem ville nemlig måtte være begrenset til Google Inc.'s sokemotortjeneste. Men dette er utvilsomt inkludert i det bredere vern Google allerede fikk som registrert varemerke. Se lv om man skulle legge til grunn at varemerket Google var innarbeidet, gjenstår sporsmålet om vml 6 annet ledd kommer til anvendelse. Retten må således ta stilling til om kjennetegnet Google ph det aktuelle tidspunkt var så velkjent og hadde slik anseelse her i riket at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av denne anseelse dersom kjennetegnet ble tatt i bruk av andre. Retten firmer etter en helhetsvurdering at kjennetegnet Google i februar 2001 neppe fylte kravene etter den nevnte bestemmelse. Merket hadde bare en relativt begrenset tid vært godt kjent av internettbrukere i Norge og hadde fortsatt en begrenset markedsandel. Som nevnt var det heller ikke foretatt noen investeringer i Norge for å gjøre merket kjent. Retten konklusjon er således at Google neppe for februar 2001 hadde det særlige vern som 6 annet ledd gir anvisning på. Som nevnt har Google Inc. under enhver omstendighet ervervet rett til varemerket Google ved registrering. Retten innebærer at ingen andre enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme eller et forvekselbart kjennetegn for sine varer eller tjenester, jf vml 4 forste ledd forste og tredje punktum. Retten finner det åpenbart at "google.no" er det samme kjennetegn som Google, eller iallfall i utgangspunkt klart egnet til å forveksles med dette. Varekjennetegn er imidlertid bare egnet til å forveksles hvis de "gjelder varer av samme eller lignende slag", jf 6 forste ledd forste punktum. Retten finner det lite tvilsomt at så vel Atle Hauge som SMSFUN ved sin registrering og bruk av domenenavnet handlet i næringsvirksomhet. Sporsmålet er om de øvrige vilkår er oppfylt. Det forste SMSFUN gjorde, var altså å registrere domenenavnet google.no i Norid. Sporsmålet er om det i seg selv representerte et vareinngrep. Dette sporsmål er droftet på generell basis av Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik i "Oversikt over norsk varemerkerett" fra 2003, bind I (Lassen/Stenvik) på side 243 flg. De kommer til under noe tvil til at varemerkeloven neppe kan påberopes overfor den blotte soknad om registrering av domenenavn. Det samme standpunkt kommer Mads Bryde Andersen til i "IT-retten" (2001) på side Men også han tilfoyer at sporsmålet ikke er utvilsomt Retten må si seg enig med disse forfattere. Etter rettens mening ville det were å strekke ordlyden i 4 forste ledd for langt å si at selve registreringen i Norid representerer bruk at den annens kjennetegn for egne varer eller tjenester TVI-OTIR/02

15 Det er ikke opplyst eller hevdet at SMSFUN opprettet noen "tom- intemettside forst. Retten behover derfor ikke gå inn på sporsmålet om dette kunne anses som et inngrep i seg selv, slik det har vært reist sporsmål om. Derimot er det på det rene at selskapet opprettet intemettsiden med domenenavnet google.no tydelig fremhevet. På denne siden tilbys kjøp av -verdens googleste solbriller." Siden innledes som foran nevnt med en disclaimer som dessuten inneholder webadressen til google.com. Sidens design er dessuten en helt annen enn den Google Inc. benytter seg ay. Disclaimeren og den forskjellige design er imidlertid ikke synlige for man kommer frem til SMSFUN's side. Googles varemerke har derfor allerede gjort sin nytte ved å lokke internettbrukere til intemettsiden. Retten finner det likevel her vanskelig å tale om varemerkeinngrep. Det som tilbys på siden er nemlig en vare (solbriller) av en helt annen art enn de tjenester Google Inc. tilbyr (sokemotortjenester) eller som varemerket Google er registrert for. Se lv om man ser bort fra disclaimeren, vil neppe noen tro at solbrillene har samme kommersielle opprinnelse som sokemotortjenesten. Noen egentlig forvekslingsfare foreligger da ikke, jf vml 6 forste ledd forste punktum. Etter rettens mening kan man neppe ved avgjørelsen trekke inn at en hjemmeside alltid kan forandres (slik Agder lagmannsrett gjor i dommen av , volvoimport.no). Det er dokumentert at domenenavnet google.no, sammen med en del andre domenenavn, i en periode lå ute til salgs på SMSFUN's hjemmeside, blant annet i mars Dette er ikke bestridt, men SMSFUN hevdet i retten at salg av domenenavn aldri hadde vært en del av selskapets konsept, og at det heller aldri var blitt solgt noen. Retten må likevel legge til grunn at SMSFUN faktisk har gjort forsok på selge dornenenavnet google.no, sammen med en rekke andre domenenavn. Domenenavnet ble altså betraktet som en vare med salgsverdi. Det er reist sporsmål om et slikt tilbud eller salg i seg selv må sies å representere et varemerkeinngrep. Varemerkelovens bestemmelser passer imidlertid dal-fig i dette tilfelle. Retten finner det derfor vanskelig å si at dette utgjor noe varemerkeinngrep. Google Inc. har også påberopt vml 6 forste ledd annet punktum. Annet punktum knytter seg til forste punktums alminnelige bestemmelse om at varekjennetegn bare anses forvekselbare hvis de gjelder varer av samme eller lignende slag. Det heter således i annet punktum at dette likevel ikke er en nodvendig betingelse for forvekselbarhet, -når det kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller foretaksnavn." Retten finner at også utenlandske foretaksnavn omfattes av denne bestemmelsen, selv om navnet ikke har weft tatt i bruk som navn på noen virksomhet som drives i Norge. Iallfall gjelder dette når foretaksnavnet er tatt i bruk som kjennetegn her i riket, jf Lassen/Stenvik TVI-OTI R/02

16 side 324 fig og 458 fig, særlig side 461. Dette må sies å være tilfelle for Google Inc., gjennom sokemotortjenesten på internett. Firmanavnet må her sies å være identisk med det domenenavn som SMSFUN registrerte. Det er etter den nevnte bestemmelse i utgangspunkt uten betydning at vareslagslikhet mangler mellom salget av solbriller og sokemotortjenesten. Retten firmer, selv om det er under noe tvil, at den omstendighet at salget skjer over en "nettbutikk", må were tilstrekkelig til at forholdet rammes av 6 forste ledd annet punktum. Denne bestemmelse forutsetter åpenbart at grensene for forvekselbarhet trekkes relativt vidt, slik at vedkommende firma sikres mulig fremtidig ekspansjon. I dette tilfelle er det fremtidige aktiviteter over intemett som kan were aktuelt. Retten firmer altså at det her foreligger varemerkeinngrep. Google Inc. har imidlertid ikke nedlagt påstand om at SMSFIJN skal opphore med bruken av domenenavnet, slik klart hjemlet i vml 40 forste ledd. Derimot krever selskapet prinsipalt å få domenenavnet google.no overfort til seg. (Subsidicert kreves at registreringen i Norid slettes). Retten er enig med Google Inc. i at kravet om overforing må anses å ha hjemmel i samme lovs 40 tredje ledd som et av de "andre tiltak" det der åpnes for. Dette må iallfall gjelde i et tilfelle som dette, hvor det ikke kan tenkes flere berettigede pretendenter til domenenavnet. Til stotte for dette standpunkt kan vises til de to tingrettsdommer saksokeren har vist til, samt til Lassen/Stenvik side 245 og Wagle/Odegaard jr.: Opphavsrett i en digital verden (1997) side 473. Etter det retten ovenfor er kommet til, finnes det ikke nodvendig å ta stilling til om SMSFUN's handlemåte strider mot markedsforingsloven. Av hensyn til sporsmålet om saksomkostninger bemerkes imidlertid at markedsforingsloven etter rettens mening ikke gir domstolene hjemmel for å beslutte et domenenavn overfort, og neppe heller for at et domenenavn skal slettes. Man tilfoyer at Navnepolitikk for.no punkt 10.1 etter rettens mening ikke gir noen selvstendig hjemmel. Bestemmelsen forutsetter at domstolens beslutning om overforing eller sletting har et annet rettslig grunnlag. SMSFUN har tapt saken. Saken har imidlertid på et avgjorende punkt budt på slik tvil at det var fyllestgjorende grunn for den tapende part til å la den komme for retten. På denne bakgrunn finner retten at hver av partene ben- bære sine saksomkostninger, jf tvistemålsloven 172 annet ledd TVI-OTI R/02

17 Domsslutning: 1 SMSFUN AS pålegges å overfore domenenavnet google.no til Google Inc. eller den Google Inc. matte utpeke innen to uker etter rettskraftig dom. 2. Hver av partene bærer sine saksomkostninger. Retten hevet Terje Alfsen Dommen kan påankes til lagmannsretten. Anken ma erklæres direkte for tingretten innen 1 en maned fra dommen er forkynt. Ankeerklæringen må være underskrevet eller medunderskrevet av en advokat. Den ankende part kan også henvende seg til rettens kontor og får ankeerklæringen nedtegnet og undertegnet der. Samtidig med ankeerklæringen må den ankende part innbetale ankegebyr, som er 24 ganger rettsgebyret. Dersom hovedforhandlingen har vart mer enn en dag, påløper ytterligere gebyr. Dersom anken gjelder en formuesverdi under kroner, kan den ikke fremmes uten samtykke fra lagmannsretten. Søknad om samtykke må i slike tilfeller innsendes samtidig med ankeerklæringen TVI-OTI R/02