BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

Transkript

1 BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig leder Harald Martiniussen Motpart: Prosessfullmektig: Hewlett-Packard Company Advokat Anders Dahl Rettens medlemmer: 1 Lagmann Anne Lise Rønneberg, formann 2 Lagdommer Lars Jorkjend 3 Lagdommer Jørgen Brunsvig Kan gjengis offentlig

2 D O M: Saken gjelder krav om forbud mot å bruke varemerke registrert av et annet selskap som element i domenenavn, samt krav om erstatning. Haralds Printershop AS er et selskap med tilknytning til selskapet Kontorkunnskap 88 AS (heretter kalt KK 88). KK 88 selger datautstyr og programvare blant annet gjennom en forretning på Ski i Akershus. Harald Marthinussen etablerte virksomheten og er daglig leder for selskapet. Hewlett-Packard Company (heretter dels kalt HPC) er et multinasjonalt selskap som produserer og omsetter datautstyr og -tjenester. HPC har hovedsete i USA. Selskapet har et datterselskap i Norge, Hewlett-Packard Norge AS (heretter dels kalt HPN). Det norske datterselskapet selger i utgangspunktet ikke datautstyr, men driver blant annet med markedsføring av HP-konsernets produkter i Norge, oppfølgning av distribusjonsleddet m.v. Omsetningen av datautstyr m.v. fra HP-konsernet i Norge skjer gjennom 3-4 distributører, som inngår avtaler med de enkelte forhandlere. HPC har registrert HP og hp som varemerke i Norge. KK 88 besluttet på slutten av 1990-tallet å utvikle et såkalt kjøpesenter på internett. Fra ett nettsted skal det være mulig å kjøpe datautstyr og programvare fra de sentrale produsentene. Nettstedet skal fremstå som en samling av såkalte merkevareforretninger, som tilbyr varer fra hver sin produsent. Som ledd i etableringen av kjøpesenteret, ble det opprettet et selskap, GigaShopS AS, som fikk registrert domenenavnet GigaShopS.no. På hovedsiden til GigaShopS.no på internett fremstår merkevareforretningene under betegnelser som IBMshop, Lexmarkshop og HPshop. Navnet på hver av disse forretningene er registrert som domenenavn, herunder hpshop.no. Kundene kan dermed søke seg direkte frem til merkevareforretningene, og hver forretning kan inngå i flere kjøpesentre på internett. For å kunne registrere domenenavn etter dagjeldende regler opprettet KK 88 særskilte aksjeselskaper for hver merkevareforretning. Selskapenes navn korresponderer med bokstavene i domenenavnet. Selskapet Haralds Printershop AS ble opprettet for å registrere domenenavnet hpshop.no. Haralds Printershop AS og domenenavnet hpshop.no blir utelukkende benyttet til markedsføring av produkter fra Hewlett Packard-konsernet. Det enkelte salg skjer i regi av KK 88. I følge Harald Marthinussen går forretningsidèen ut på følgende: Etter hvert som merkevareforretningene blir innarbeidet, vil produsentene få tilbud om å overta det selskapet som er etablert for markedsføring av vedkommendes produkter, og det korresponderende domenenavnet. Et vilkår er at en andel av omsetningen blir betalt i avgift til GigaShopS AS for fortsatt å inngå i dette kjøpesenteret. 2

3 Ved brev 6. april 2000 krevde HPC at Haralds Printershop AS umiddelbart sluttet å bruke domenet hpshop.no under henvisning til HPCs varemerkerettigheter m.v. Ved stevning 11. juli 2000 til Indre Follo herredsrett (nå tingrett) har HPC reist sak mot Haralds Printershop AS med krav om at dette selskapet forbys å benytte varemerket HP i sitt domenenavn, pålegges å slette domenenavnet hpshop.as og å betale erstatning. Ved tilsvar av 30. august 2000 påsto Haralds Printershop AS seg frifunnet. Haralds Printershop AS reiste videre motsøksmål med krav mot HPC om erstatning for tap som følge av saksanlegget m.v. Videre ble det reist erstatningskrav mot HPN under henvisning til økonomisk tap som følge av at Haralds Printershop AS etter at tvisten med morselskapet oppsto ikke lenger ble omtalt som forhandler på det norske datterselskapets hjemmesider på internett m.v. Indre Follo tingrett avsa 23. mai 2002 dom med slik domsslutning: I hovedsøksmålet. 1. Haralds Printershop AS forbys å benytte varemerket HP i sitt domenenavn og pålegges å slette registreringen av domenenavnet hpshop.no innen 2 to uker etter at dommen er rettskraftig. 2. Haralds Printershop AS dømmes til innen 2 to uker å betale erstatning til Hewlett-Packard Company med kr tjuefemtusen Haralds Printershop AS pålegges innen 2 to uker å betale Hewlett- Packard Company sakens omkostninger med kr nittitusen med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven 3, p.t. 12 %, fra dommens forkynnelse til betaling skjer. I motsøksmålet. 1. Hewlett-Packard Company og Hewlett-Packard Norge AS frifinnes. 2. Haralds Printershop AS pålegges innen 2 to uker å betale saksomkostninger til Hewlett-Packard Company med kr trettifemtusen og Hewlett-Packard Norge AS med kr trettifemtusen begge med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven 3, p.t. 12 %, fra dommens forkynnelse til betaling skjer. Ankeforhandling ble holdt i Oslo tinghus 3. og 4. april Haralds Printershop AS har i rett tid påanket dommen overfor Hewlett-Packard Company. Anken retter seg mot tingrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Tingrettens dom er nå rettskraftig i forhold til Hewlett-Packard Norge AS. 3

4 Ankende part, Haralds Printershop AS, har i hovedsak anført: Bruk av hpshop.no som domenenavn er et nødvendig ledd i etableringen av kjøpesenteret med merkevarebutikker på internett. Den enkelte nettbutikk vil bli markedsført internasjonalt og kan også inngå i ulike kombinasjoner med andre nettbutikker. Samlet tilgang på internett til produktene fra en rekke av de ledende produsentene av datautstyr vil generere større salg også av HP-produkter. Haralds Printershop AS ble opprettet med det formål å ha et selskap som kunne få registrert domenenavnet hpshop.no. Tilsvarende er det opprettet separate aksjeselskaper og registrert domenenavn basert på varemerket til andre større produsenter av datautstyr. Bare HPC har bestridt adgangen til slik bruk av domenenenavnet i tilknytning til GigaShopS. Varemerkeloven er ikke overtrådt. Det foreligger ikke misbruk av en annens varemerke. Domenenavnet benyttes utelukkende i tilknytning til markedsføring av HPC-produkter. KK 88 kjøper produktene gjennom HPCs alminnelige salgskanaler i Norge. Bruken av domenenavnet skjer i HPCs interesse. GigaShopS-konseptet medfører økt salg av HPCprodukter i Norge og gir følgelig økte inntekter til HPC. HPC er tilbudt å kjøpe selskapet med tilhørende domenenavn for videre drift i egen regi mot å betale avgift til GigaShopS. Det foreligger dermed ikke noen uberettiget utnyttelse av varemerket. Det foreligger uansett ikke forvekslingsfare. Kundekretsen vet at HPC ikke driver direktesalg til forbrukere i Norge over internett. Det er kjent i kundekretsen at HPN har eget nettsted i Norge. Under enhver omstendighet gir varemerkeloven 5 og varemerkedirektivet art. 7 rett til å bruke domenenavnet. En leverandør kan ikke bruke varemerkelovgivningen til å hindre videresalg av egne produkter. Etter varemerkeloven 5 annet ledd foreligger også rett til bruk av varemerket som adresse når dette, som her, ikke skjer i strid med god forretningsskikk. Da bruken av domenenavnet skjer som ledd i lojal markedsinnsats for å fremme salget av HP-produkter, foreligger heller ikke strid med markedsføringsloven. Registreringen av domenenavnet hpshop.no ble tillatt av NORID, som tildeler domenenavn i Norge. Det norske regelverket bygger på internasjonale retningslinjer nedfelt i RFC Til grunn for regelverket ligger dermed prinsippet om at den som først registrerer et domenenavn, har rett til å benytte dette. Kommersielle hensyn tillates ikke å hindre bruken av et allerede registrert domenenavn. Avgjørende er under enhver omstendighet at det ble gitt samtykke til bruk av domenenavnet hpshop.no. KK 88 presenterte forretningskonseptet gjennom muntlige 4

5 henvendelser, brev og brosjyre for både HPC, HPN som distributøren. Presentasjonen inneholdt også illustrasjoner hvor navn på selskap og domenenavnet klart fremgikk. KK88 hadde deretter ved gjentatte anledninger muntlig kontakt med de ansvarlige for både markedsføring og bruken av HPCs varemerke hvor spørsmålene ble diskutert og deretter akseptert. HPN besluttet på denne bakgrunn å yte markedsstøtte m.v. til hpshop og sørget for utbetaling av dette gjennom distributøren. Det vises blant annet til brev av 9. april 1999 fra distributøren, Computer 2000 AS angående markedsstøtte. Videre vises til E-post av 16. august 1999 angående sponsing av HP-salg og salgsprofilering på internett og av 21. januar 2000 om HP-logo for hpshop, begge fra HPN. På bakgrunn av den samlede kontakt forelå muntlig avtale om registrering, utvikling og langsiktig samarbeid om nettbutikken hpshop.no. Avtaler av denne karakter blir inngått muntlig. HPC er uansett bundet gjennom konkludent adferd. Subsidiært gjøres gjeldende at HPV er bundet gjennom passivitet. Domenenavnet hpshop.no ble benyttet i hele perioden fra mai HPCs advokat fremmet først krav om opphør ved brev av 6. april HPC hadde da gjennom lang tid kjennskap til bruken av domenenavnet. HPC har oppnådd økt salg gjennom bruken av domenenavnet hpshop.no. Det foreligger dermed under enhver omstendighet ikke noe økonomisk tap som kan kreves erstattet. Som grunnlag for erstatningskravet i motsøksmålet gjøres gjeldende at HPC uberettiget har nektet Haralds Printershop AS å bruke domenenavnet. Søksmålet fra HPC innebærer videre brudd på lojalitetsplikten overfor en betydelig forhandler av HPprodukter. Dette gjelder uavhengig av om bruken av domenenavnet anses gyldig. Haralds Printershop AS er videre blitt utsatt for urettmessig boikott i form av tap av pristilbud, markedsstøtte m.v. Haralds Printershop AS er blitt påført blant annet fortjenestetap som følge av salgssvikt, manglende mulighet til deltakelse i prosjekter i regi av HPC og tap av markedsstøtte. Videre kreves erstatning for utgifter til utarbeidelse av planer og prospekt angående kapitalutvidelse i GigaShopS AS og tapt innbetaling av emisjonskapital. Erstatningskravet omfatter videre den reduserte verdien av GigaShopS AS som følge av at HP-produkter ikke lenger inngår i tilbudet. Ytterligere gjøres gjeldende at HPC grovt uaktsomt har påført de ansatte krenkelser og belastninger. Det vises til skadeserstatningsloven 3-5. Krenkelsene har medført redusert lønn og bonus, vanskelig arbeidssituasjon, permitteringer m.v. Haralds Printershop AS kan gjøre krav gjeldende også på vegne av andre selskaper i KK 88-gruppen med grunnlag i prinsipper om identifikasjon. Samlet tap utgjør klart over kr 20 millioner. 5

6 Ankende part har nedlagt slik påstand: I hovedsøksmålet 1. Haralds Printershop AS frifinnes. 2. Hewlett-Packard Company dømmes til å erstatte Haralds Printershop AS sakens omkostninger, med tillegg av lovens morarente fra forfall, akkumulert årlig, til betaling skjer. I motsøksmålet: 1. Hewlett-Packard Company dømmes til å betale erstatning til Haralds Printershop AS etter rettens skjønn, oppad begrenset til NOK , med tillegg av lovens morarente fra forfall, akkumulert årlig, til betaling skjer. 2. Hewlett-Packard Company dømmes til å erstatte Haralds Printershop AS sakens omkostninger med tillegg av lovens morarente fra forfall, akkumulert årlig, til betaling skjer. Ankemotparten, Hewlett-Packard Company, har i hovedsak anført: Domenenavnet er benyttet i strid med varemerkeloven. Rettighetshavers vern etter varemerkeloven omfatter også domenenavn. Varemerket HP er registrert og i tillegg særlig innarbeidet. Det har følgelig vern som sterkt varemerke. Domenenavnet hpshop.no er så likt Hewlett-Packards ordmerke at det foreligger forvekslingsfare i omsetningskretsen. Kjennetegnet er det samme. Tillegget -shop i domenenavnet er kun en generisk betegnelse uten særpreg. Domenenavnet er benyttet i forbindelse med salg av samme vareslag. Bruken av domenenavnet innebærer urimelig utnyttelse av Hewlett-Packard Companys goodwill og anseelse. Varemerkedirektivet gir ikke rett til bruk av domenenavnet. Under enhver omstendighet har Hewlett-Packard Company rett til å motsette seg bruken av domenenavnet da dette gjør alvorlig skade på varemerkets omdømme. Det foreligger ikke samtykke til bruk av hpshop.no som domenenavn. Korrespondansen gjelder ikke domenenavn. Haralds Printershop AS står ikke i noe avtaleforhold med Hewlett-Packard Company eller dets datterselskap i Norge. Distributørene på det norske markedet har ikke fullmakt til å forplikte Hewlett-Packard Company når det gjelder bruk av dets varemerke. Det er heller ikke etablert rett til å bruke domenenavnet gjennom stilltiende aksept eller passivitet. Subsidiært gjøres gjeldende at bruken av domenenavnet er i strid med markedsføringsloven 1. Haralds Printershop AS har oppnådd økonomiske fordeler i sin næringsvirksomhet ved å snylte på Hewlett-Packard-konsernets innsats i markedet. Det er vesentlig for kundene å vite hvem de handler med. 6

7 Atter subsidiært gjøres gjeldende at forholdet rammes av markedsføringsloven 8 a. Det foreligger en urimelig utnyttelse av varemerket. Dertil kommer at nettsiden til Haralds Printershop AS er en etterlikning av nettsider utviklet av Hewlett Packardkonsernet. Da bruken av domenenavnet er rettsstridig, kreves at registreringen blir slettet, og at bruken opphører, jf NORIDs navneregler og varemerkeloven 40. Ytterligere kreves erstatning for rettsstridig bruk av varemerket med kr Bruken av domenenavnet har bidratt til å utvanne varemerket og har vært villedende for omsetningskretsen. Når det gjelder motsøksmålet, gjøres gjeldende at ansvarsgrunnlag ikke foreligger. Søksmålet fra HPC er ikke uberettiget. Haralds Printershop AS har ikke vært gjenstand for boikott. Et søksmål gir i utgangspunktet uansett ikke grunnlag for rett til erstatning selv om det fremstår som ubegrunnet, jf Rt s For så vidt gjelder den angivelige boikotten, gjøres gjeldende at dette kravet eventuelt bygger på distributørens handlinger og ikke kan gi grunnlag for erstatning fra HPC. Det foreligger uansett ikke noen adekvat årsakssammenheng mellom de aktuelle handlinger og de anførte tap. Det er ikke dokumentert tap som har sammenheng med HPCs disposisjoner. De anførte tap er dertil eventuelt lidt av andre virksomheter enn Haralds Printershop AS, som bare har vært opprettet som et rent papirselskap uten forretningsdrift. Tapene knytter seg til eventuelle prognoser for omsetningen i KK 88 eller GigaShopS AS m.v. Ankemotparten har nedlagt slik påstand: I hovedsøksmålet: 1. Indre Follo tingretts dom stadfestes. 2. Haralds Printershop AS dømmes til å betale Hewlett-Packard Company sakens omkostninger med tillegg av forsinkelsesrenter, p.t. 12 %, fra 14 dager etter dommens forkynnelse til betaling skjer, jfr. forsinkelsesrenteloven 3 første ledd. I motsøksmålet: 1. Indre Follo tingretts dom stadfestes. 2. Haralds Printershop AS dømmes til å betale Hewlett-Packard Company sakens omkostninger med tillegg av forsinkelsesrenter, p.t. 12 %, fra 14 dager etter dommens forkynnelse til betaling skjer, jfr. forsinkelsesrenteloven 3 første ledd. 7

8 Lagmannsretten bemerker: Hovedsøksmålet. HPC har registrert HP og hp som ordmerke blant annet for vareklasse 9, som gjelder apparater og anlegg for informasjons- og databehandling, datamaskinprogrammer m.v. Vernet er fornyet, eksempelvis foreløpig til 20. juni 2006 for ordmerket HP. Lagmannsretten legger til grunn at de nevnte ordmerkene også er innarbeidet i Norge som varemerke for datautstyr m.v. fra HP-konsernet, og at de er blant de mest kjente ordmerkene i Norge. Spørsmålet blir etter dette om Haralds Printershop AS` registrering av domenenavnet hpshop.no gjennom NORID, og bruk av dette domenenavnet som internettadresse, strider mot den enerett HPC har oppnådd gjennom registrering og innarbeidelse av sitt varemerke. Lagmannsretten er kommet til at varemerkeloven i utgangspunktet kommer til anvendelse på domenenavn. Domenenavn er adresser til nettsteder i den såkalte verdensveven av datamaskiner (www). Internett blir i stigende utstrekning benyttet til kommunikasjon med næringsdrivende, herunder også til markedsføring og salg av varer og tjenester. Varemerkeloven 1, jf 4 gjelder etter ordlyden generelt for bruk av samme eller forvekselbart kjennetegn. Forarbeidene til varemerkeloven omtaler ikke særskilt spørsmålet om loven kommer til anvendelse på bruk av varemerker i domenenavn. Dette må imidlertid ses på bakgrunn av at bruken av internett i tilknytning til næringsvirksomhet er av nyere dato. Heller ikke reelle hensyn taler for innskrenkende tolkning av bestemmelsene. Formålet med domenenavn er ofte å tjene som identifikasjon av adressaten. Dette gjelder ikke minst når internettadressen er registrert direkte under det norske toppdomenenivået no for markedsføring av varer og tjenester. Lovutvalget som har utarbeidet utkast til ny lov om varekjennetegn, legger også til grunn at alminnelige kjennetegnrettslige regler kommer til anvendelse på domenenavn, jf NOU 2001:8 s. 47. Dette har også støtte i juridisk teori, jf blant annet Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett (1997) s. 236 som tar utgangspunkt i at loven gjelder enhver bruk av kjennetegn som skaper nærmere angitt forvekslingsfare. Når det særskilt gjelder varemerkelovens anvendelse på domenenavn vises til Wagle og Ødegaard: Opphavsrett i en digital verden s. 469 flg. Etter varemerkeloven 1 gir registreringen av hp i utgangspunktet HPC enerett til å bruke dette varemerket som særlig kjennetegn for virksomhetens varer og tjenester. Rekkevidden av varemerkeinnehaverens enerett er nærmere regulert i blant annet lovens 4. Etter 4 første ledd første og tredje punktum kan ingen annen i næringsvirksomhet bruke samme kjennetegn, eller et annet kjennetegn som er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning. Ved vurderingen av om forvekslingsfare foreligger er det blant annet av betydning hvor like kjennetegnene er, og om kjennetegnene brukes 8

9 i forbindelse med varer av samme eller lignende slag, jf varemerkeloven 6. Spørsmålet om forvekslingsfare foreligger avgjøres ved en skjønnsmessig helhetsvurdering. Domenenavnet hpshop.no blir benyttet som ledd i markedsføring av produkter fra HP-konsernet. Det dreier seg følgelig ikke bare om samme vareslag, men om samme varer som rettighetshaver produserer, men vanligvis ikke selv selger direkte i det norske markedet. Ordmerket hp må anses å være et sterkt innarbeidet kjennetegn for HPC i det norske markedet. Varemerket er en innarbeidet forkortelse for virksomhetens firma. Internettadresser direkte under det nasjonale toppdomenenivået.no inneholder svært ofte adressatens firma eller en forkortelse for dette. Tidligere måtte domenenavn som hovedregel utgjøre hele, eller deler av, eller en naturlig forkortelse for organisasjonens faktiske navn, jf NORIDs navneregler før 19. februar 2001 pkt Bruk av ordmerket hp i en internettadresse, skaper derfor etter lagmannsrettens oppfatning i utgangspunktet en forventning blant mange om at adressen er til HPC, eller et annet selskap i HP-konsernet. Haralds Printershop AS, opprinnelig kalt Haralds Printershop HP Shop AS, ble først stiftet i januar HPshop er følgelig ikke noe innarbeidet varemerke eller firma for denne virksomheten. Bokstavkombinasjonen hp inngår som et ledd i domenenavnet til Haralds Printershop AS. Lagmannsretten finner imidlertid at bruken av tillegget shop i seg selv ikke er egnet til å hindre forveksling. Tillegget henspeiler utelukkende på at nettstedet benyttes i tilknytning til omsetning av varer. Dette tillegget er dermed ikke egnet til å skille betegnelsen på nettstedet i nevneverdig grad fra det varemerket HPC har registrert. Ordmerket hp fremstår som det sentrale elementet i domenenavnet. Det er etter lagmannsrettens oppfatning på denne bakgrunn sannsynlig at en ikke ubetydelig del av potensielle kunder som benytter internettadressen hpshop.no vil oppfatte det slik at de kommer til internettsidene til et selskap i Hewlett-Packardkonsernet, eller et selskap som er særskilt autorisert til å forestå markedsføring og salg av konsernets produkter i Norge. Først ved å trykke på en link til beskrivelse av hpshop fremgår det at disse nettsidene er utviklet og driftet av KK 88. Det fremstår som sannsynlig at bare en begrenset del av de potensielle kundene vet at Hewlett- Packard-konsernet ikke driver direkte salg av sine produkter i Norge, eller at HPN benytter hp.no som sin internettadresse. Også en del potensielle kunder, som kommer frem til hpshop.no via GigaShopS.no eller andre nettsteder, vil etter lagmannsrettens oppfatning kunne forveksle dette med internettsider til innehaveren av varemerket hp. Haralds Printershop AS har fremhevet at domenenavnet utelukkende er benyttet til markedsføring av produkter fra HP-konsernet. Videre er fremhevet at domenenavnet er 9

10 benyttet lojalt i forhold til konsernet og i dets interesse ved at det bare er omsatt produkter kjøpt gjennom konsernets alminnelige salgskanaler i Norge. Lagmannsretten er kommet til at dette ikke kan tillegges avgjørende betydning når forvekslingsfare foreligger. KK 88 er bare en av et betydelig antall forhandlere i Norge. Bruken av domenenavnet er egnet til å oppnå salg som kunden foretar i tillit til at han handler direkte med HP-konsernet, eller noen som inngår i et særskilt forretningssamarbeid med dette. Haralds Printershop AS vil følgelig kunne oppnå økt omsetning som følge av at domenenavnet er egnet til forveksling. Det vil etter omstendighetene kunne være uheldig for rettighetshaver dersom omsetning foregår gjennom forvekselbare nettsider utenfor rettighetshavers kontroll. Rettighetshaver blir dertil avskåret fra selv å bruke domenenavnet. Registreringen i NORID er etter lagmannsrettens oppfatning uten avgjørende betydning for spørsmålet om det foreligger en krenkelse av varemerket. Det fremgår for øvrig også klart av NORIDs navnepolitikk at den som registerer et domenenavn selv har ansvaret for at dette ikke er i strid med andres rettigheter, jf reglene som gjaldt frem til 19. februar 2001 pkt. 5.2 og någjeldende regler pkt I henhold til EØS-avtalens vedlegg XVII pkt. 4, jf Rådsdirektiv 89/104/EØF (Varemerkedirektivet) artikkel 7 kan innehaveren av varemerke som har gitt samtykke til at en vare først er brakt i omsetning innenfor EØS-området, som hovedregel ikke forby andre å videreselge varen innenfor EØS-området under dette varemerket, jf varemerkeloven 5 og Ot. prp. 72 ( ) s. 8 og 55. Reglene om såkalt EØSregional konsumsjon gir derimot etter lagmannsrettens oppfatning ikke grunnlag for å benytte en annens varemerke som domenenavn i forbindelse med videresalg av rettighetshaverens produkter. Dette ligger utenfor ordlyden av bestemmelsene. Slik videre omsetning av produktene er for øvrig ikke avhengig av at forhandleren også kan benytte varemerket som sitt domenenavn. HPC bestrider ikke at Haralds Printershop AS kan benytte ordmerket eller HP-konsernets logo m.v. på sine internettsider. Etter varemerkeloven 5 annet ledd, jf direktivets artikkel 6 nr. 1 bokstav a), kan innehaveren av et varemerke ikke nekte andre å bruke sitt eget navn, firma eller adresse i næringsvirksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Lagmannsretten finner ikke grunn til å ta stilling til om disse bestemmelsene også omfatter domenenavn. Haralds Printershop AS kan etter lagmannsrettens oppfatning under enhver omstendighet ikke anses å opptre i overensstemmelse med god forretningsskikk. Det er erkjent at selskapets navn ble valgt nettopp for å henspeile på varemerket hp. Bruken av domenenavnet i tilknytning til virksomheten til Haralds Printershop AS innebærer dermed mulighet for økt omsetning som følge av at kunder forveksler adressaten med et nettsted for Hewlett-Packard-konsernet. Et ledd i forretningsideen, som ligger til grunn for GigaShopS-konseptet, er for øvrig at produsentene, herunder Hewlett-Packard vil bli tilbudt å kjøpe de underliggende selskaper, slik som hpshop med tilhørende domenenavn etter at virksomheten er blitt innarbeidet i markedet av KK

11 Etter en samlet vurdering er lagmannsretten på denne bakgrunn kommet til at Haralds Printershop AS i forhold til HPC ikke har rett til å anvende hpshop.no som domenenavn, med mindre samtykke foreligger. Haralds Printershop AS` hovedanførsel er at det er gitt samtykke til bruken av domenenavnet hpshop.no. KK 88 tok ved flere anledninger opp GigaShopS-konseptet med representanter for HPkonsernet og med sin distributør, Computer 2000 AS, som var et selskap i Tech Data AS-gruppen. Harald Marthinussen sendte i slutten av november 1999 ut en omfattende presentasjon av GigaShopS-konseptet til mulige interessenter, herunder til representanter for HP-konsernet på ulike nivåer. Det er ikke inngått skriftlig avtale om bruk av varemerket i domenenavnet til Haralds Printershop AS. Det er under bevisførselen ikke fremkommet tilbakemeldinger fra HPC som kan tolkes som aksept av bruk av domenenavnet hpshop.no. Henvendelsene fra KK 88 til HPC fremsto etter lagmannsrettens oppfatning på en slik måte at HPC ikke hadde noen klar foranledning til å ta stilling til spørsmålet om bruk av HPCs varemerke som element i domenenavnet til et selskap utenfor konsernet. Spørsmålet blir dernest om andre opptrådte på en slik måte at samtykke til bruk av domenenavnet likevel må anses å foreligge. Lagmannsretten ser ikke bort fra at HPN, og til dels også distributøren i Norge, i noen utstrekning har hatt fullmakt til å ivareta interessene til HPC når det gjelder bruk av varemerker eller andre kjennetegn i markedsføringen av konsernets produkter i Norge. Lagmannsretten finner imidlertid ikke grunn til å ta stilling til om HPN eller den aktuelle distributøren kan ha fremstått som om det hadde fullmakt til å samtykke i at varemerke, som HPC har registrert i Norge, kan inngå i domenenavnet til en enkeltstående forhandler. Lagmannsretten er etter bevisførselen kommet til at verken HPN eller distributøren kan anses å ha gitt samtykke til bruken av domenenenavnet hpshop.no. De brev og meldinger som Haralds Printershop AS har vist til, inneholder ikke direkte henvisning til spørsmålet om samtykke til bruk av domenenavnet hpshop.no. Bruk av hp i domenenavnet er ikke nødvendig for omsetning av produktene via internett. Samtykke til bruk av HPCs varemerke i domenenavnet ville ha relativt omfattende konsekvenser for HPCs muligheter til å beskytte varemerket. Dertil ville HPC kunne miste muligheten til selv å benytte for eksempel hpshop.no som domenenavn. Mulighetene til senere å etablere internetthandel i egen regi ville dermed bli redusert. På bakgrunn av spørsmålets inngripende karakter burde Haralds Printershop AS eksplisitt ha anmodet om samtykke til bruk av domenenavnet. 11

12 Etter purringer fra KK 88 tilkjennega for øvrig både representanter for HPC og HPN ved flere anledninger at man ikke hadde tatt endelig stilling til eventuelt samarbeid angående markedsføring på internett. Eksempler er blant annet e-post meldinger av 16. august 1999 og 27. mars Enkeltstående kommentarer angående utformingen av internettsidene, eller utbetaling av markedsstøtte gjennom distributøren, kan ikke tolkes som aksept av alle sider ved markedsføringen i regi av Haralds Printershop AS. Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at HP-konsernet først ved årsskiftet 1999 / 2000 ble oppmerksom på domenenavnet til Haralds Printershop AS. Krav om opphør av denne bruken ble fremsatt ved brev 6. april 2000 fra HPCs advokat til Haralds Printershop AS. På bakgrunn av spørsmålets karakter fremsto det som naturlig blant annet å avvente en juridisk vurdering før Haralds Printershop AS ble kontaktet. Lagmannsretten er etter dette kommet til at heller ikke den samlede opptreden fra representanter for HP-konsernet eller dets distributør i Norge kan tolkes som samtykke til bruk av hpshop.no som domenenavn. Det kan heller ikke anses å ha oppstått rett til bruk av domenenavnet ved passivitet. Haralds Printershop AS` bruk av domenenavnet hpshop.no må etter dette anses å være i strid med varemerkeloven 4. Lagmannsretten finner at Haralds Printershop AS må forbys å bruke HPCs varemerke i sitt domenenavn, og pålegges å begjære sletting av registreringen av domenenavnet hpshop.no i medhold av varemerkeloven 40 siste ledd. Tingrettens dom, domsslutningen post 1, blir etter dette å stadfeste. Lagmannsretten finner videre at vilkårene for å fastsette erstatning etter varemerkeloven 38 er til stede. Bruken av domenenavnet må anses uaktsom ved at HPCs varemerke bevisst ble benyttet på en ny måte med sikte på omfattende omsetning uten at nødvendige avklaringer i forhold til rettighetshaver ble foretatt. Det vises også til Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett (1997) s Bruken av det registrerte ordmerket som domenenavn har hatt negativ effekt for HPCs varemerke blant annet ved at det i markedet er skapt et uriktig inntrykk at de at de aktuelle nettsidene tilhører HPC, eller virksomhet som drives i særskilt samarbeid med dette selskapet. Innholdet på disse internettsidene har vært utenfor HPCs kontroll, både med hensyn til utforming, pristilbud m.v. Det er registrert et betydelig antall treff på disse nettsidene. Lagmannsretten finner at tapet skjønnsmessig blir å fastsette til kr Tingrettens dom, domsslutningen post 2, blir etter dette også å stadfeste. Anken i hovedsøksmålet har vært forgjeves. Haralds Printershop AS pålegges å dekke saksomkostningene til HPC for lagmannsretten etter hovedregelen i tvistemålsloven 180 første ledd, idet ingen av unntaksbestemmelsene finnes anvendelige. Advokat Anders Dahl har krevet dekket saksomkostninger i hovedsøksmålet med kr , hvorav kr er salær. Beløpet omfatter merverdiavgift med kr

13 Haralds Printershop AS har protestert mot omkostningskravets størrelse. Lagmannsretten bemerker at Haralds Printershop AS har lagt ankesaken meget bredt an både når det gjelder anførsler og fremlagt dokumentasjon. Saken står imidlertid på den annen side i hovedtrekk i samme stilling som for tingretten. Saken kunne etter lagmannsrettens oppfatning ha vært betryggende utført med mindre tidsforbruk. Nødvendige saksomkostninger fastsettes etter dette til kr inklusive merverdiavgift, jf tvistemålsloven 176 første ledd. Beløpet inkluderer merverdiavgift da lagmannsretten på bakgrunn av opplysningene fra HPCs prosessfullmektig legger til grunn at HPC ikke driver avgiftspliktig virksomhet i Norge. Lagmannsretten er enig i tingrettens avgjørelse av omkostningsspørsmålet. Også post 3 i domsslutningen i tingsrettens dom blir etter dette å stadfeste. Motsøksmålet. Da lagmannsretten er kommet til at bruken av domenenavnet hpshop.no var rettsstridig i forhold til Hewlett-Packard Company, gir nektelsen av fortsatt bruk av domenenavnet ikke grunnlag for erstatningsansvar. Lagmannsretten er videre kommet til at søksmålet ikke var ubegrunnet, eller innebar noe unødig belastende tiltak eller lignende. Haralds Printershop AS fortsatte å bruke domenenavnet på tross av at HPC hadde fremsatt skriftlig krav om at bruken skulle opphøre. Det foreligger heller ikke rettsstridig boikott som kan gi grunnlag for erstatningsansvar overfor Haralds Printershop AS. Verken dette selskapet, KK 88, eller andre selskaper som drives i tilknytning til dette, er nektet å kjøpe varer fra HPkonsernet etter at kravet om å opphøre med bruken av domenenavnet ble fremsatt. Det er ikke påvist avtaler som gir disse selskapene rettskrav på markedsstøtte eller særskilte rabatter. Det er for øvrig ikke sannsynliggjort at Haralds Printershop AS har lidt økonomisk tap. Dette er et passivt selskap opprettet med sikte på å oppnå registrering av domenenavnet hpshop.no i NORID. Internettsalget skjedde direkte i regi av KK 88, som ikke er part i saken. Motsøksmålet kan etter dette klart ikke føre frem. Tingrettens dom i motsøksmålet blir etter dette å stadfeste, idet lagmannsretten også er enig i avgjørelsen av omkostningsspørsmålet. Anken har vært forgjeves. Hewlett-Packard Company blir etter dette å tilkjenne saksomkostninger i motsøksmålet i medhold av hovedregelen i tvistemålsloven 180 første ledd. Advokat Anders Dahl har fremlagt omkostningsoppgave med krav om dekning av saksomkostninger med kr , som i sin helhet er salær, likevel slik at kr utgjør merverdiavgift. Haralds Printershop AS har hatt innsigelser mot omkostningskravets størrelse. 13

14 Lagmannsretten finner at Haralds Printershop AS har lagt motsøksmålet bredt an. Oppbyggingen av postene m.v. ble dertil endret forut for ankeforhandlingen. Etter lagmannsrettens oppfatning fremstår imidlertid kravet, herunder særlig enkelte av postene, som så vidt klart uholdbart at det ikke var nødvendig med inngående arbeid for å imøtegå disse på betryggende måte. Lagmannsretten finner at nødvendige saksomkostninger, inklusive merverdiavgift, skjønnsmessig fastsettes til kr Dommen er enstemmig. 14

15 D o m s s l u t n i n g: I hovedsøksmålet 1. Tingrettens dom stadfestes. 2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Haralds Printershop AS til Hewlett-Packard Company kr etthundreogfemtitusen innen 2 to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd, for tiden 12 tolv prosent p.a., fra forfall til betaling skjer. I motsøksmålet 1. Tingrettens dom stadfestes. 2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Haralds Printershop AS til Hewlett-Packard Company kr syttifemtusen innen 2 to uker fra dommens forkynnelse, med tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd, for tiden 12 tolv prosent p.a., fra forfall til betaling skjer. Anne Lise Rønneberg Lars Jorkjend Jørgen Brunsvig Bekreftes for førstelagmannen: 15

16 VEDLEGG 1 BLANKETT FOR LAGMANNSRETTENS AVGJØRELSER PÅ LOVDATA BORGARTING LAGMANNSRETT Sammendrag av dom avsagt Saksnummer: - Førsteinstans: Indre Follo tingrett Nr A/01 - Borgarting lagmannsrett Nr A/02 Anonymisering: Ja Publisering på Internett: Avgjørelse i full tekst: Nei Kortversjon: Sak: Stikkord: Varemerke. Domenenavn. Lovhenvisninger: Varemerkeloven 4,5, 40 og 38. Saksfremstilling: (kortfattet) Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, grunn til å forby et selskap å bruke varemerke registrert av et annet selskap som element i sitt domenenavn på internett. Det forelå forvekslingsfare blant en ikke ubetydelig del av potensielle kunder. Varemerket var sterkt innarbeidet og inneholdt forkortelse for virksomhetens firma. 16