Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger: Fila Luxembourg Sarl, Luxembourg, Luxembourg (tidl. Fila Sport S.p.A., Biella, Italia) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 10. januar 2005, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket "VILA" ble opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt de to partene samme dato. Nevnte varemerke er registrert for: Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Første avdeling besluttet merket registrert den 28. november 2002, og merket ble kunngjort i Norsk Varemerketidende den 23. desember 2002, under registreringsnummeret 216768. Innsigelsen var begrunnet med at det søkte ordmerket "VILA" er egnet til å forveksles med innsigers varemerkeregistrering nr. 106094 (19782460), det kombinerte merket / ordmerket "FILA", blant annet registrert for "bekledningsgjenstander" i vareklasse 25, og at det søkte merket således må nektes registrert i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 6 første ledd. Reg. nr. 106094 (19782460) I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7553 2 Partenes anførsler for 1. avdeling er ikke inntatt i 1. avdelings avgjørelsesprotokoll, og fremgår således bare av sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Vurderingen av om to merker er forvekselbare skal gjøres ut fra en helhetsvurdering, der både merkelikheten og vareslagslikheten vurderes, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for klær omfatter alle som handler klær, og må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må også tas hensyn til at denne personen normalt ikke vil ha noen mulighet for å sammenligne merkene, men må stole på et ufullstendig bilde i erindringen. En slik forståelse fremgår blant annet av Annen avdelings avgjørelser nr. 7092 (Handi) og nr. 6923 (Kea!). Det er på det rene at varene i det søkte merket går inn under betegnelsen "bekledningsgjenstander" i klasse 25, som innsiger har registrert sitt merke for. Det er derfor ikke tvil om at det foreligger vareslagslikhet. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen blir derfor graden av merkelikhet og graden av særpreg. Både det søkte merket VILA og innsigers anførte varemerkeregistrering FILA er på fire bokstaver, og merkene har de tre siste bokstavene ILA felles. Forskjellen mellom merkene utgjøres av den første bokstaven henholdsvis bokstavene V og F. Visuelt atskiller disse bokstavene seg klart fra hverandre, og det visuelle helhetsinntrykket av merkene VILA og FILA, sett på bakgrunn av at merkene er relativt korte, blir således relativt forskjellig. Fonetisk fremstår begge merker som bestående av to stavelser, henholdsvis VI-LA og FI-LA. Tar man utgangspunkt i den situasjon at man har hørt om merket FILA, og blir presentert for merket VILA i en konkret kjøpssituasjon, fremstår det ikke som unaturlig at man trekker den slutning at merket uttales FILA, og derved vil fremstå som identisk med det merket man har hørt om - og kanskje var på utkikk etter. Bokstaven V uttales på tysk som F, slik at merkene på tysk vil bli uttalt likt. Dette er etter utvalgets oppfatning ikke et avgjørende argument alene, men det er et moment som peker i retning av å anse merkene for å være egnet til forveksling. Merkene består av samme antall stavelser, og inneholder flere like bokstaver. Siden man ved forvekselbarhetsvurderingen skal ta hensyn til alle lydbilder og betoningsalternativer stavelsene i merkene muliggjør, må det derfor tas i betraktning at disse ordene ved vanlig, rask og litt slurvete uttale kan høres like ut hvis man ikke har perfekt hørsel. Dette er et moment vi har funnet å legge vekt på ved vurderingen av de aktuelle merkene. Utvalget legger ikke avgjørende vekt på at det ikke har kommet inn innsigelse fra FILA i Sverige og Finland ved vår vurdering av forvekselbarheten mellom de to merkene. I forhold til avgjørelsen fra Danmark, stiller det seg annerledes enn i Norge med hensyn til vareslagslikheten. Det er etter utvalgets oppfatning ikke tvil om at "bekledningsgjenstander" i det registrerte merket omfatter samtlige varer i det søkte merket, og at det derfor er snakk om
2. avd. sak nr. 7553 3 identiske varer. Avgjørelsen fra Danmark tillegges derfor ikke avgjørende vekt ved forvekselbarhetsvurderingen. Etter en helhetsvurdering er utvalget kommet til at FILA og VILA er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6. Beslutning: Registreringen oppheves, jf. 21a. Klage fra innehaver, med begrunnelse, innkom den 9. mars 2005. Den 16. mars 2005 ble faktura pålydende den gjeldende klageavgift utstedt og sendt til innehaver. Betalingsfrist ble satt til 18. april 2005. Klageavgiften ble innbetalt den 18. april 2005. Både klagen og klageavgiften er således innkommet rettidig. I klagen uttaler innehaver: Ovennevnte varemerkesøknad ble nektet registrert ved Design- og varemerkeavdelingens avgjørelse av 10. januar 2005 med den begrunnelse at merket er uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. På vegne av søker påklages avgjørelsen med hjemmel i varemerkeloven 22 annet ledd jfr. 22a første ledd og varemerkebestemmelsene 12-1, og klageavgift følger vedlagt. Ordmerket VILA ble søkt registrert 12. april 2002 for blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapstøy), kjoler og frakker i klasse 25. Første avdeling fant ingen registreringshindringer, og registrerte merket 28. november 2002. Registreringen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende 23. desember 2002. I innsigelsesperioden innkom innsigelse fra Tandbergs Patentkontor AS på vegne av Fila S.p.A.. Innsigelsen ble begrunnet med at det søkte merket er uregistrertbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 fordi det er forvekselbart med Fila S.p.A.s registrerte varemerke nr. 106094. Første avdeling opphevet ved sin avgjørelse registreringen av det søkte merket, da utvalget fant det søkte merket forvekselbart med innsigerens merke. Avgjørelsen påklages med påstand om at merkene ikke er forvekselbare, og at det søkte merket således er registrert uhindret av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Det bestrides ikke at det foreligger varelikeartethet mellom merkene. Vi vil imidlertid hevde at merkene er så forskjellige at det ikke er fare for at de vil forveksles med hensyn til kommersiell opprinnelse. Første avdelings utvalg sier at merkene består av samme antall stavelser, og inneholder flere like bokstaver. Siden man ved forvekselbarhetsvurderingen skal ta hensyn til alle lydbilder og betoningsalternativer stavelsene i merkene muliggjør, må det derfor tas i betraktning at disse ordene ved vanlig, rask og litt slurvete uttale kan høres like ut hvis man ikke har perfekt hørsel. Samtidig sier de at det visuelle helhetsinntrykket av merkene VILA og FILA, sett på bakgrunn av at merkene er relativt korte, blir således relativt forskjellig. Bokstaven V uttales på tysk som F, slik at merkene på tysk vil bli uttalt likt. Dette er etter utvalgets oppfatning ikke et avgjørende argument alene, men det er et moment som peker i retning av å anse merkene for å være egnet til forveksling. Utvalget avslutter med å si at de ikke legger vekt på rettstilstanden i Sverige, Finland og Danmark. Søker vil bestride dette standpunkt.
2. avd. sak nr. 7553 4 Først og fremst vil vi hevde at likheten mellom ordene VILA og FILA ikke er så nærliggende som Første Avdelings utvalg mener. Både innsigers merke og det søkte merket er enkle korte merker, hvilket innebærer at hver forskjell får større betydning enn ved mer komplekse og sammensatte merker. Merkene skiller seg fra hverandre både visuelt og fonetisk ved at første bokstav i ordene er henholdsvis V og F og disse bokstavene vil også uttales som en V og en F. Det er således ingenting som tilsier at Ven i VILA vil bli uttalt som en F i det norske markedet. Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt Ven i VILA vil uttales som en V eller som en F, har Patentog Varemærkestyrelsen i Danmark kommet frem til at det ikke foreligger en risiko for at man i Danmark vil uttale VILA med tysk F-lyd. Dette til tross for at det danske språk, i kraft av at det er nabolandet til Tyskland, ligger tettere på det tyske språket og den tyske uttalen enn det som er tilfelle i Norge. Se den tidligere fremsendte dom fra Danmark på side 5. Omsetningskretsen for de aktuelle varer er dessuten meget merkebevisst, da det dreier seg om velkjente merker innen klesbransjen. Man må derfor kunne gå ut fra at det skal en del til før merkene vil bli forvekslet av den aktuelle omsetningskretsen. Det at utvalget velger å ikke legge vekt på rettstilstanden i Sverige, Finland og Danmark er etter vår oppfatning uheldig. VILA har blitt registrert i Danmark med identisk varefortegnelse som registreringen i Norge, uten at avgjørelsen har blitt anket til domstolene. Videre har merket gått frem til registrering i Sverige og Finland uten at innsigelse har innkommet fra innsigeren. Samme rettstilstand foreligger således i Danmark, Sverige og Finland i to sistnevnte land uten at innsigelser er fremkommet fra Fila S.p.A. og i Danmark på tross av gjentatte innsigelser fra Fila S.p.A. sin side. På bakgrunn av dette vil det være uheldig med avvikende rettstilstand i Norge. Se tidligere innsendte kopier av registreringsbevis og den danske dommen. Det skal for øvrig bemerkes at det er tatt skritt fra begge parters side til en forliksmessig løsning av saken, og at det dessuten ikke har innkommet noen innsigelse mot søkers varemerkeregistrering nr. 216767, figurmerke VILA CLOTHES (i brun/creme farger) fra innsiger. Etter søkers oppfatning taler således alle disse momenter for at helhetsinntrykket av innsigerens registrering sammenholdt med helhetsinntrykket av det søkte merket ikke medfører noen fare for forveksling med tanke på den kommeriselle opprinnelse. På bakgrunn av det ovennevnte mener vi at det søkte merket er registrerbart uhindret av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Vi ber således om at Første Avdelings avgjørelse oppheves, og at merket registreres slik det opprinnelig ble. I sin imøtegåelse av 5. september 2005 uttaler innsiger: Det vises til innkommet klage datert 2005-03-09 fra Oslo Patentkontor mot Første Avdelings avgjørelse av 2005-01-10, der innsigelsen mot registrering av ovennevnte merke ble tatt til følge. Innsigelsen ble fremmet på vegne av innehaver av reg. nr. 106094 ordmerket FILA og reg. nr. 111000 figurmerket FILA.
2. avd. sak nr. 7553 5 Det er etter hva vi forstår, ikke bestridt at det i dette tilfellet foreligger forvekselbahet for så vidt varegruppene angår. Søkers fullmektig er imidlertid av den oppfatning at merkene er så forskjellige at det ikke vil kunne oppstå forvekselbarhet for så vidt gjelder varenes kommersiell opprinnelse. Som grunnlag for dette anføres bl.a. at man i Danmark har kommet til at merkene ikke er forvekselbare. Første Avdeling har imidlertid sterkt nedtonet betydningen av den danske avgjørelsen, bl.a. fordi varefortegnelsen i innsigers merke er langt mer begrenset i den danske enn i den norske registreringen. Søkes fullmektig gjør videre et vesentlig poeng av at det etter hennes mening ikke er noe som tilsier at V`en i VILA vil bli uttalt med tysk F-lyd. Til dette er å bemerke at Første Avdeling, så vidt vi kan se, heller ikke har tillagt tysk uttale av ordet noen vesentlig betydning i sin avgjørelse. Første Avdeling har imidlertid lagt vekt på det ubestridelige faktum at begge merker består av fire bokstaver hvorav de tre siste er identiske og fordelt på likt antall stavelser. Det vil dessuten lett kunne oppstå fonetisk forvekselbarhet hva angår bokstavene F og V. Vi forstår det slik at Første Avdeling er kommet til at slik forvekslingsfare foreligger uavhengig av hvordan merket vil bli uttalt på tysk. De momenter som fremføres av søkers fullmektig var kjent for Første Avdeling før den fattet sin beslutning og inngår også i Første Avdelings helhetsvurdering av forvekselbarhetsspørsmålet. Vi kan altså ikke se at det i klagen er kommet frem momenter som gjør at saken stiller seg annerledes enn slik den gjorde da Første Avdeling traff sin beslutning. Vi finner det imidlertid i denne sammenheng på sin plass å opplyse om at så vidt vi kan se, er merket VILA ikke søkt registrert i Finland. VILA CLOTHES er imidlertid søkt registrert i to ulike utforminger av merket. Ingen av disse sakene er avsluttet i Finland. Vår klient har fremmet innsigelse mot registrering av det ene av disse, se vedlagt utskrift fra det finske varemerkeregisterets database. Det er altså ikke riktig at søknadene er godtatt i Finland og at det er ikke er fremmet innsigelse mot noen av disse, slik søkers fullmektig later til å gi inntrykk av. Første Avdeling avgjørelse er velbegrunnet og vi kan ikke se at de innvendinger som fremmes mot Første Avdelings avgjørelse er av en slik karakter at denne bør settes til side. Første Avdelings avgjørelse er for øvrig i samsvar med tidligere avgjørelse som fulgte som vedlegg til vårt brev til Styret av 2003-05-20. Vi ber på denne bakgrunn om at Første Avdelings avgjørelse om å oppheve ovennevnte registrering, stadfestes. I sitt tilsvar av 12. desember 2005 uttaler innehaver: Først og fremst ønsker vi å korrigere en misforståelse knyttet til ett av våre tidligere anførte argumenter. Motparten hevder i sitt tilsvar, at merket VILA ikke er søkt registrert i Finland, men at VILA CLOTHES imidlertid er søkt registrert i to ulike utforminger av merket. Ingen
2. avd. sak nr. 7553 6 av disse sakene er avsluttet i Finland, og motparten har fremmet innsigelse mot registrering av det ene av disse. Det anføres at det altså ikke er riktig at søknadene er godtatt i Finland og at det ikke er fremmet innsigelse mot noen av disse. Vi har i ettertid fått opplyst fra vår klient, og bekrefter nå på vegne av dem, at ovennevnte opplysninger stemmer angående varemerkene i Finland. Det er altså korrekt at det ennå ikke er tatt noen avgjørelse i ankesaken i Finland. Vi beklager denne misforståelsen. Vi fastholder imidlertid det vi har anført vedrørende rettstilstanden i henholdsvis Sverige og Danmark. Slik vi oppfatter motpartens tilsvar for øvrig, imøtegår de kun våre tidligere anførte argumenter og anfører således ingen nye argumenter i saken. På denne bakgrunn tillater vi oss på vegne av vår klient å vise til våre tidligere anførte argumenter og ber om at saken tas opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag. I sitt sluttinnlegg av 17. februar 2006 uttaler innsiger følgende: Vi fastholder våre tidligere anførsler og opprettholder innsigelsen. Saken er deretter tatt opp til avgjørelse. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkeloven 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EFdomstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten
2. avd. sak nr. 7553 7 å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I nærværende sak er ordmerket VILA søkt registrert for blazerjakker, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker i klasse 25. Innsiger har registrert ordmerket FILA for bl.a. bekledningsgjenstander i klasse 25. Det foreligger vareidentitet, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Annen avdeling er kommet til at merkene er tilstrekkelig ulike, selv om det foreligger vareidentitet. Det visuelle uttrykket til de to ordene VILA og FILA preges sterkt av den første bokstaven, og dermed blir det visuelle helhetsinntrykket nokså ulikt. Videre må det legges til grunn at den første bokstaven i VILA vil bli uttalt som V, og ikke som F. Dermed må det anses å foreligge også fonetisk ulikhet. Samlet sett må ulikhetene anses som betydningsfulle nok til å forhindre en varemerkerettslig relevant risiko for forveksling. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å oppheve, og registreringen opprettholdes. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves. Ida Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)