Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal AS, Hattfjelldal Foretakenes org. nr. 981 407 008 Fullmektig: Curo AS, Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 22. februar 2007, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet ARBOR HOLDING AS ble besluttet ikke tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt sakens parter samme dag. Foretaket er registrert den 28. januar 2006, med følgende næringskode (bransjeangivelse): "65.238 Porteføljeinvesteringer" Begjæringen om overprøving var begrunnet med at foretaksnavnet ARBOR HOLDING AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet ARBOR- HATTFJELLDAL AS, org. nr. 981 407 008, registrert i Enhetsregisteret den 27. desember 1999, med bransjeangivelsen "20.200 Prod. av finér/spon-/fiberplater o.a. bygn.- og møbelplater av tre", egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet ARBOR TRADING AS, org. nr. 945 011 092, registrert i Enhetsregisteret den 19. februar 1995, med bransjeangivelsen "51.532 Engroshandel med trelast", samt egnet til å forveksles med det tidligere registrerte kombinerte varemerket ARBOR, reg. nr. 50585 (19560470), registrert for varene "kryssfiner (alle sorter og tykkelser samt enkeltfiner), formpresset kryssfiner, plastbelagte kryssfinerplater, plastbelagte sponplater, sponplater for møbel- og trevareindustrien, sponplater for skibsbyggingsindustrien" i klasse 19, og at foretaksnavnet ARBOR HOLDING AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Det registrerte varemerket er gjengitt nedenfor.
2. avd. sak nr. 7647 2 Varemerkereg. nr. 50585 (19560470) Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sine foretaksnavn ARBOR HATTFJELLDAL AS og ARBOR TRADING AS i Foretaksregisteret og varemerket ARBOR i Patentstyret, og har vern fra et tidligere tidspunkt enn det innkrevde foretaksnavnet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerke). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Det er elementet ARBOR i kravstillers og innkrevde foretak/varemerke som er like, og det vil således være ARBOR som er grunnlag for vurdering av kjennetegnslikheten. ARBOR er latin for "tre" og vil ha en viss betydning i forhold til kravstillers virksomhet som blant annet er handel og produksjon av kryssfiner og sponplater. ARBOR må likevel anses å inneha et visst særpreg og vil ha vern mot forvekselbare foretaksnavn. Kravet til bransjelikhet vil avgjøre om det innkrevde foretaket er registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6. Kravstillers varemerke er registrert for kl. 19 "Kryssfiner (alle sorter og tykkelser samt enkeltfiner), formpresset kryssfiner, plastbelagte kryssfinerplater, plastbelagte sponplater, sponplater for møbel- og trevareindustrien, sponplater for skibsbyggingsindustrien." Kravstillers foretak er henholdsvis registrert for: "20.200 Prod. av finér/spon-/fiberplater o.a. bygn.- og møbelplater av tre", "51.532 Engroshandel med trelast" og "70.202 Utleie av egen fast eiendom ellers". Det innkrevde foretaket er registrert for "65.238 Porteføljeinvesteringer". Det er ikke opplyst at verken innkrevde eller kravstillers foretak i realiteten driver annen virksomhet enn de er registrert for. Patentstyret er av den oppfatning at handel og produksjon av trefiberplater og utleie av egen fast eiendom vil være annen virksomhet enn porteføljeinvesteringer som det innkrevde foretaket er registrert for. Det foreligger derfor ikke bransjelikhet. Patentstyret finner på den bakgrunn at det ikke er fare for forveksling mellom kravstillers foretaksnavn og varemerker og innkrevdes foretaksnavn, og at registreringen av foretaksnavnet ARBOR HOLDING AS kan opprettholdes registrert Beslutning: Registreringen opprettholdes.
2. avd. sak nr. 7647 3 Klage fra Arbor-Hattfjelldal AS over 1. avdelings avgjørelse, med begrunnelse, innkom til Patentstyret den 20. april 2007. Den 24. april 2007, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 22. februar 2007. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 24. mai 2007. I klagen anfører Arbor-Hattfjelldal AS: Vi viser til Styrets beslutning i denne saken, datert 22. februar. Denne påklages nå til Annen Avdeling på vegne av ARBOR-Hattfjelldal AS. Avgift kr 2700 vil bli betalt ved påkrav. Klagen begrunnes med følgende: Som det gikk fram av klagerens innlegg av 11. desember 2006, er ARBOR som varemerke og bestanddel av firma (foretaksnavn) blitt brukt i mange år. ARBOR som firmanavn har sin opprinnelse tilbake til 1956. Samtidig ble det inngitt varemerkesøknad med ARBOR som hovedbestandel. Dette merket er blitt bruk nasjonalt som kjennetegn for varer til byggebransjen på land og til maritime formål. Det har for øvrig vært en omfattende eksport som har bidradd til å øke oppmerksomheten rundt navnet også i Norge. Det er etterhvert oppstått flere firma med utgangspunkt i det opprinnelige firma, alle med ARBOR som hovedbestanddel: ARBOR-Eiendom AS, stiftet 1956. ARBOR-Trading AS, stiftet 1987. ARBOR-Hattfjelldal AS, stiftet 1999. ARBOR-Mekaniske AS, stiftet 2004. ARBOR-Produkter AS, stiftet 2004. Alle disse ble altså stiftet før ARBOR Holding AS. Klagerens aktiviteter har hele tiden vært nasjonal, med omfattende markedsføring av varer til byggebransjen under varemerket ARBOR. Varemerket ARBOR har hele tiden vært knyttet til norskproduserte varer med høy kvalitet og godt renommé i kundekretsen. Og kundekretsen omfatter både byggevarebransjen, byggherrer, boligkjøpende og publikum som vedlikeholder boliger.
2. avd. sak nr. 7647 4 Dette har ført til at det opprinnelige ARBOR-merket (registering 50585) er blitt innarbeidd i det norske marked på en måte som kvalifiserer til å kreve vern etter Varemerkelovens 6, annet avsnitt: 6. ----- Kjennetegn som ligner hverandre skal dessuten anses egnet til å forveksles selv om de ikke gjelder varer av samme eller lignende slag, dersom det kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen. Det er i denne sammenheng viktig å merke seg at denne bestemmelsen ikke er noen av-påregel som utelukkende gjelder for noen verdensmerker. Det kan vises til kommentar i Birger Stuevold Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett: De rettsregler som nå gjelder er tilpasset realitetenes glidende overganger anvendelsen av kodakregelen innebærer ikke at man anvender en annerledes regel, men at man tar den naturlige konsekvens av at visse momenter ved forvekslbarhetsvurderingen melder seg med større styrke enn i normalsituasjonen. Klageren mener at det også må tas hensyn til 6, første avsnitt: 6. Varekjennetegn anses i denne lov bare egnet til å forveksles hvis de gjelder varer av samme eller lignende slag. Dette er likevel ikke en nødvendig betingelse for forvekselbarhet, når det kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller foretaksnavn. En må her ta hensyn til det forhold at kundekretsen logisk kan tro ut fra vanlig praksis ved strukturering av flere selskaper i samme gruppe ARBOR Holding AS er blitt til som en morselskap for de forskjellige ARBOR-selskapene som drives og som alle har eldre rett inn det omstridte selskapet. Videre vil klageren gjøre følgende gjeldende: Klagerens foretak ARBOR Eiendom AS er registrert for utleie av egen fast eiendom mens ARBOR Holding AS ifølge kunngjøring fra Brønnøysundregistrene har til formål å eie og forvalte aksjer og eiendom. Det skal opplyses at ARBOR Eiendom AS i mange år før opprettelsen av Arbor-Holding A/S har forvaltet eiendom der det har leiet og fremleid bygg, lagerbygg og tomter, slik at det i praksis ikke bare er utleie av egen fast eiendom. På denne bakgrunnen mener klageren for det første at det er for snevert og utilstrekkelig å sammenligne de sjablonmessige næringsgruppebetegnelsene som foretak blir gruppert under i Brønnøysund. Det viktigste er imidlertid at det er stor overlapping mellom utleie av fast eiendom og forvaltning av eiendom (vår omskriving). I praksis kan dette dreie seg om det samme, nemlig å leie ut bygninger og lokaler etc. Med dette som utgangspunkt mener klageren at det er klar og omfattende bransjelikhet og at det er risiko for forveksling, all den stund at det er ARBOR som er det særpregete ordet i det firma som påklages.
2. avd. sak nr. 7647 5 I forbindelse med eiendom og utleie, vil en eventuell betydning av ordet arbor som tre være uten betydning. Dette forsterker klagerens rett til å nyte vern for sitt foretaksnavn og sitt varemerke i forbindelse med den aktuelle virksomheten. Klageren mener altså at det er stor fare for forveksling på grunn av likhet i virksomhet og ber derfor om at ARBOR Holding må blir slettet som foretaksnavn. Klageren forutsetter at det blir gitt anledning til en kommentar til eventuelle anførsler fra ARBOR Holding AS. Dersom det skulle reises tvil om overlapping i virksomhet, vil klageren i alle tilfeller be om anledning til å ettersende nærmere dokumentasjon for dette. Den 23. april 2007 ble gjenpart av den innkomne klage oversendt til Arbor Holding AS, Kråkstad, til uttalelse, med svarfrist 25. mai 2007. Det var ikke innkommet noen uttalelse fra Arbor Holding AS ved svarfristens utløp, og saken er deretter besluttet tatt opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan også slutte seg til den begrunnelse 1. avdeling har gitt. Klageren har for 2. avdeling fremholdt at varemerket ARBOR må ha vern etter unntaksreglene i varemerkelovens 6 annet ledd og 6 første ledds annet punktum, slik at forvekselbarhet kan anses å foreligge selv om kjennetegnene ikke gjelder varer av samme eller lignende slag. Annen avdeling kan ikke se at det i saken er gitt opplysninger som gir grunnlag for å anse bruken av ARBOR HOLDING for porteføljeinvesteringer som en urimelig utnyttelse eller forringelse av klagerens kjennetegn ARBOR. Etter 2. avdelings vurdering er således 6 annet ledd ikke anvendelig. Annen avdeling kan heller ikke se at det er forhold i saken som gir rom for å fravike kravet om vareslagslikhet etter 6 første ledd annet punktum. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)