Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7824 Søknadsnr. 2005 05144 Søker: United States Polo Association, Lexington, Kentucky, USA Fullmektig: Wikborg, Rein & Co., Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo (tidl. Acapo AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 1. februar 2010 Foreliggende sak gjelder klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 18. desember 2007, hvorved ordmerket U.S. POLO ASSOCIATION ble besluttet nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Merket er søkt registrert for følgende varer: Klasse 24: Tekstiler, inkludert, men ikke begrenset til, sengelaken, putevar, overlaken, frottéhåndklær, strandhåndklær, tepper, sengetepper, putetrekk, dyner, bordduker, kuvertbrikker, bordløpere. Klasse 27: Gulv- og veggbekledninger, inkludert, men ikke begrenset til, ryer, badematter, gulvteppe og tapet. Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling er anført at ordmerket U.S. POLO ASSOCIATION er egnet til å forveksles med norsk varemerkeregistrering nr. 221428 (200301143), ordmerket POLO, registrert for nærmere angitte varer i klassene 20, 21, 24 og 27 (hele varelisten er gjengitt nedenfor), og at merket således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Varefortegnelse for varemerkeregistrering nr. 221428 (200301143):
2. avd. sak nr. 7824 2 Klasse 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). På et tidligere stadium i saksbehandlingen i Patentstyrets 1. avdeling er norsk varemerkeregistrering nr. 123102 (19830081), ordmerket POLO BY RALPH LAUREN, registrert for alle varer og tjenester i klassene 8, 16, 18, 21, 24, 27 og 35, og norsk varemerkeregistrering nr. 221429 (200301144), ordmerket POLO BY RALPH LAUREN, registrert for varene møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast i klasse 20, blitt anført som registreringshindrende. Disse to sistnevnte varemerkeregistreringene er senere blitt frafalt som mothold av 1. avdeling. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avslag var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Hvem som er gjennomsnittsforbruker må vurderes for hvert omsetningsledd merket skal benyttes i, og er derfor ikke nødvendigvis bare "sluttforbrukeren". Det må også tas hensyn til at denne personen normalt ikke vil ha noen mulighet for å sammenligne merkene, men må
2. avd. sak nr. 7824 3 stole på et ufullstendig bilde i erindringen. En slik forståelse fremgår blant annet av Annen avdelings avgjørelser nr. 7092 (Handi) og nr. 6923 (Kea!). Det søkte merket er søkt registrert for tekstiler, inkludert, men ikke begrenset til, sengelaken, putevar, overlaken, frottéhåndklær, strandhåndklær, tepper, sengetepper, putetrekk, dyner, bordduker, kuvertbrikker, bordløpere. i klasse 24 og gulv- og veggbekledninger, inkludert, men ikke begrenset til, ryer, badematter, gulvteppe og tapet i klasse 27. Det registrerte merket er registrert for blant annet tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper i klasse 24 og tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale) i klasse 27. Det er følgelig vareoverlapping, og graden av merkelikhet og merkenes distinktivitet blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Søkerens fullmektig har anført at det motholdte merket kun består av teksten POLO, mens det søkte merket, som har tilleggene U.S og ASSOCIATION, gir et annet inntrykk visuelt og fonetisk. Gjennomsnittsforbrukeren vil forstå dette som en henvisning til den offisielle amerikanske poloforeningen. Patentstyret vil bemerke at elementet POLO er sterkt for tekstiler og tepper. Det søkte merket tar i sin helhet opp i seg det registrerte merket. Vi kan ikke se at tilleggselementene gir det søkte merket et helt annet innhold, da begge merker vil gi assosiasjoner til sporten polo. Vi anser at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at merkene har samme kommersielle opprinnelse. Videre har søkerens fullmektig pekt på at registrering nr. 210101, ordmerket POLO, registrert for klasse 25 har gått ved siden av søkers 209744, ordmerket UNITED STATES POLO ASSOCIATION og 209743, det kombinerte merket U.S. POLO ASSOSIATION FOUNDED 1890 uten at disse merkene har vært ansett forvekselbare. Patentstyret anser at det er noe større merkeforskjell mellom disse merkene. Videre vil elementet POLO være noe svakere i forhold til klær enn interiørartikler som tekstiler og gulvbelegg, da det ikke er uvanlig at klær er tilpasset spesielle idretter. For øvrig må Patentstyret vurdere hvert merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket. Fullmektigen har viser til at søker har vært en aktiv forening i mer enn hundre år. Det vises til foreningens vedtekter og hjemmeside, lisenstakere, markedsføringsmateriell, og at foreningen har en global tilstedeværelse, et omfattende varemerkeprogram og høy omsetning. Patentstyret vil i denne forbindelse vise til at det registrerte merket ble søkt registrert før nærværende søknad ble innlevert, og at den derfor har bedre prioritet og må tas hensyn til i forvekselbarhetsvurderingen. Vi kan ikke se at søkers tilstedeværelse avhjelper forvekselbarheten som foreligger mellom de to merkene. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at søkers merke U.S.POLO ASSOCIATION er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen med registrering nr. 221428, ordmerket POLO når de benyttes for samme og sterkt likeartede varer. Merket må dermed nektes registrert i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." En begrunnet klage over 1. avdelings avgjørelse innkom fra søkers fullmektig den 16. februar 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 28. mars 2008, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.
2. avd. sak nr. 7824 4 I klagen anfører søkers fullmektig: "1. Innledning og faktum Patentstyrets første avdeling traff 18. desember 2007 avgjørelse om å nekte registrering av varemerket U.S. POLO ASSOCIATION i klasse 24 og 27 i det første avdeling fant at det søkte merket anses egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning med varemerkeregistrering nr 221428, ordmerket POLO. Søker påklager herved avgjørelsen til annen avdeling, innen klagefristen 18. februar 2008. Klagen retter seg mot feil i bevisvurderingen og den konkrete anvendelsen av forvekselbarhetsvurderingen på sakens faktum, se punkt 2 nedenfor. United States Polo Association (USPA) er den offisielle organisasjonen for sporten polo i Nord- Amerika, og har vært dette siden 1890, se omtale av organisasjonen og datterselskapet U.S.P.A. Properties Inc. i bilag 1 og 2. Bilag 1: Bilag 2: Utskrift fra www.us-polo.org under About Us History Utskrift fra www.us-polo.org under About Us Structure Sporten polo er en av verdens eldste idretter, og er en lagsport hvor hver spiller rir på hest. For nærmere omtale av sporten polo, se bilag 3 nedenfor. Merk at det i omtalen av spillet polo på Wikipedia er lenket til USPA, noe som viser søkers sentrale posisjon innenfor sporten polo. Bilag 3: Utskrift fra Wikipedia for søk på polo. Vi vedlegger igjen dokumentasjon for alle søkers varemerkeregistreringer og -søknader på global basis for ordmerkene U.S. POLO ASSOCIATION og U.S. POLO ASSOCIATION FOUNDED 1890, se bilag 4. Bilag 4: Registreringer og søknader globalt (worldwide registered and pending). Oversikten viser at søker har en global tilstedeværelse og et globalt registreringsprogram vedrørende det søkte merket som er resultatet av en bevisst bruk og registreringspraksis. Det viser også at USPA og PRL sameksisterer og aksepterer en sameksistens av sine varemerker globalt også med det søkte merket og det motholdte merket i klagesaken her. Søker har 9 såkalte Master Licensees, dvs. lisenshavere med rett til å lisensiere videre, 10 direkte lisenshavere (direkte avtale med selskap uten rett til å lisensiere videre) og 53 underlisenshavere med lisensrett til å selge søkers produkter i over 106 land (se bilag 5 med diagram over master licensee -strukturen). Bilag 5: USPAs globale lisensieringsstruktur. Produktene blir utbudt for salg og markedsført på følgende Internettsider: www.us-polo.org, www.uspaproperties.com; www.goodysonline.com, www.kohls.com, www.sears.com, og www.jeans-wear.com. Som det følger av bilag 5 har USPA i Skandinavia, herunder Norge,
2. avd. sak nr. 7824 5 direkte salg gjennom butikkene Hemtex, Kappahl og Atlas Design. Siden lanseringen er salgstallene globalt på over 1 milliard USD. Innehaver av det motholdte merket, Polo Ralph Lauren Corporation (PRL), tok i bruk uttrykket polo m.m. på sine varer i 1967. Både USPA og PRL har sin opprinnelse i USA, og begge selskaper har global tilstedeværelse og er aktive i sin merkebygging og merkebeskyttelse. PRLs produkter er rettet mot et annet og mer eksklusivt segment og selges i helt andre butikker enn USPAs produkter, og PRLs produkter er vesentlig dyrere enn USPAs tilsvarende produkter. Produktene og merkene retter seg derfor mot to ulike markedssegmenter, hvor PRL s merker selges som dyre luksusmerker, noe USPAs merker ikke gjør. For øvrig henvises til dokumentasjon framlagt for første avdeling. Dersom det er behov for supplerende dokumentasjon ber vi om beskjed slik at vi kan få fremskaffet dette. 2. Rettslig grunnlag for klagen 2.1 Vurderingstema og anførsler Søker har ingen innvendinger mot Patentstyrets redegjørelse og beskrivelse av hvordan forvekselbarhetsvurderingen i prinsippet skal utføres, nederst på side 1 og øverst på side 2 i avgjørelsen. Klagen retter seg mot feil i bevisvurderingen og den konkrete anvendelsen av forvekselbarhetsvurderingen på sakens faktum. Søker anfører at det ikke kan sies å foreligge noen risiko for forveksling mellom merkene U.S. POLO ASSOCIATION og POLO, dels fordi merkene av forbrukerne vil bli oppfattet forskjellig med ulik kommersiell forbindelse (se punkt 2.2) og dels på grunn av det friholdelsesbehov som gjør seg gjeldende for ordet polo (se punkt 2.3). 2.2 Merkene er ikke egnet til å forveksles Det erkjennes at varene i klasse 24 og 27 som merket U.S. POLO ASSOCIATION er søkt registrert for, er å anse som likeartet sammenlignet med de varer det motholdte merket POLO er registrert for i klasse 24 og 27. Imidlertid anføres at det her ikke er tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at merkene kan sies å være forvekselbare etter varemerkeloven 14, første ledd, nr. 6. Det eneste felles element i merkene er ordet polo, mens elementene U.S. og ASSOCIATION i det søkte merket gjør at merkene skiller seg fra hverandre både visuelt, fonetisk, semantisk og begrepsmessig. De nevnte tilleggene i det søkte merket vil for omsetningskretsen adskille merkene og vise at de har en helt annen kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren vil på grunn av tilleggene U.S. og ASSOCIATION forstå merket som en henvisning til den amerikanske poloforeningen, og det er derfor ingen risiko for at omsetningskretsen skal tro at det er noen kommersiell forbindelse mellom varene. Det følger av Lassen og Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, annen utgave revidert versjon 2003, på side 279: Forvekslingsrisiko foreligger derimot ikke om gjennomsnittsforbrukeren, når han møter det yngre merket, bare fremkaller det eldre merket i sin erindring, uten å blande det sammen med det eldre merket, og uten å anta at det foreligger noe kommersielt
2. avd. sak nr. 7824 6 fellesskap. I slike tilfeller foreligger det i EF-domstolens terminlogi risiko for en forbindelse i egentlig forstand (Sabel v. Puma, premiss 16). Man kan også si at det foreligger risiko for assosiering, i motsetning til risiko for forveksling. Søker anfører at det ikke kan anses å foreligge noen risiko for forveksling med søkers merke kun eventuelt en risiko for assosiering. Videre er det et viktig moment i denne sammenheng at det for det motholdte merket, som nevnt ovenfor i punkt 1, er snakk om en spesiell omsetningskrets, med høy merkebevissthet og betalingsvilje, noe som reduserer faren for forveksling. I omsetningssituasjonen vil det motholdte POLO-merket selges i helt andre butikker og til langt høyere priser enn det søkte merket, og av den grunn vil det motholdte POLO-merket aldri bli solgt i for eksempel KappAhl-/ eller Hemtex-butikker i Norge. PRL velger utsalgssteder selektivt ut fra den image PRL ønsker å skape omkring sine merker som gjør det mulig å selge varene til langt høyere priser enn tilsvarende varer. Omsetningskretsen til det motholdte merket vet nøyaktig hva de skal ha og det er derfor ingen risiko for at de vil komme til å forveksle det søkte merket med det motholdte POLO-merket. Videre vil søker anføre at det for de varer merket er søkt registrert for i klasse 24 og 27, dvs. varer som putevar, håndklær, tepper, sengetepper, putevar, dyner, gulvtepper, tapet osv, er en generelt høy merkebevissthet i omsetningskretsen. Det er ikke snakk om dagligvarer som kjøpes på impuls, men tvert i mot varer som kjøpes etter nøye overveielse og hvor merke, kvalitet, utforming/design og pris er sentrale faktorer for utvelgelsen. Søker anfører at første avdeling har lagt for liten vekt på de særegne forhold som gjelder for omsetningskretsen og i omsetningssituasjonen i saken her og som fjerner eventuell fare for at det søkte merket skal forveksles med det motholdte merket. At dette er relevante momenter følger for eksempel av Patentstyret annen avdeling i kjennelse, PS-2006-7533 av 4. mai 2006, hvor det uttales at: Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. For å avgjøre om det foreligger fare for forveksling i dette tilfellet, er det relevant å se på kjøpssituasjonen for disse produktene. I kjennelse, PS-2006-7573 av 8. mai 2006 stadfestet Patentstyret annen avdeling avgjørelsen fra første avdeling, hvor første avdeling la vekt på varens høye pris, og at omsetningskretsen måtte anses som snever da få hadde evne og vilje til å betale en slik høy pris for varen. Dette viser at også varenes pris er et relevant moment i vurderingen. Når det gjelder distinktiviteten til det motholdte merket, så erkjennes at POLO-merket vil ha høyere grad av distinktivitet for varer som ikke har noe med sporten polo å gjøre. Samtidig er det vage grenser her, tatt i betraktning at det motholdte merket også er navnet på en idrettsgren. Søker anfører derfor at første avdeling har vært for kategorisk når det er lagt til grunn at det motholdte POLO-merket er å anse som særpreget og sterkt for den type varer merkene gjelder. Det vises her også til friholdelsesbehovet, se punkt 2.3 nedenfor.
2. avd. sak nr. 7824 7 Til sammenligning nevnes også at Patentstyret, da PRL søkte om registrering av det motholdte POLO-merket, ikke fant at det var noen fare for forveksling med det allerede registrerte varemerket MARC O POLO, med registreringsnummer 145117. Dette til tross for at MARC O POLO var registrert som ordmerke i en rekke klasser, blant annet for hele klasse 20, 21, 24 og 27, med andre ord full varelikhet med det motholdte POLO-merket. Det er på det rene at dersom POLO, slik Patentstyret hevder i den foreliggende registreringssaken, skal anses som særpreget og sterkt for denne type varer og det dominerende merkeelement, så burde også det motholdte POLO-merket blitt ansett forvekselbart med MARC O POLO-merket. Søker anfører at når det motholdte POLO-merket ikke ble funnet forvekselbart med MARC O POLO, så er det enda mindre grunn til å anse merket U.S. POLO ASSOCIATION forvekselbart med det motholdte POLO-merket. Tilsvarende synspunkt ble lagt til grunn av Patentstyret ved registreringen av ordmerket POLO i klasse 25, med registreringsnummer 210101. Dette merket ble registrert, uten å bli ansett som forvekselbart med de allerede registrerte varemerkene UNITED STATES POLO ASSOCIATION i klasse 18 og 25, ordmerke med registreringsnummer 209744 og U.S. POLO ASSOCIATION FOUNDED 1890 i klasse 18 og 25, kombinert merke med registreringsnummer 209743. Begge de eksisterende varemerkene inneholdt elementet POLO for de samme vareklasser som det søkte POLO-merket. Det kan på bakgrunn av dette ikke herske tvil om at Patentstyret har ansett polo for å være et element uten særlig høy grad av distinktivitet. Søker anfører derfor at U.S. POLO ASSOCIATION må tillates registrert. 2.3 Behov for friholdelse av ordet polo I Karnovs lovkommentar til varemerkeloven uttales i note 69 at: Vekten på hensynet til friholdelsesbehovet ble i norsk retts- og registreringspraksis i noen grad nedjustert etter EF-domstolens dom i sak C-383/99 P, Baby-Dry. Dommen ble tolket som om friholdelsesbehovet ikke lenger skulle tillegges særlig stor vekt, med den følge at kravet til distinktivitet ble satt relativt lavt, se bl.a. i Rt. 2002 s. 391 God morgon og Rt. 1999 s. 641 Superlek. Senere praksis fra EF-domstolen har imidlertid gjort klart at Baby-Dry ikke skal tolkes slik. Sak C-191/01 P, Doublemint presiserte og strammet inn uttalelsene fra Baby-Dry. I Doublemint ble det gjort klart at friholdelsesbehovet fortsatt har en sentral plass ved vurderingen av om et merke skal nektes registrert som beskrivende, også ved ordmerker og konstruerte ord slik saken gjaldt (premiss 31). Vurderingstemaet er om det søkte merke «kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne en egenskab ved deres varer og tjenesteytelser» (premiss 35). Det er altså ikke bare ord som faktisk brukes til å beskrive varer eller tjenester som skal friholdes, men alle betegnelser som kan anvendes til slike formål (premiss 32). Endelig uttales at det er tilstrekkelig for å nekte registrering at én av ordets betydninger er beskrivende. En nektelse av å la det søkte merket U.S. POLO ASSOCIATION registreres i saken her kan sammenlignes med at Norges fotballforbund ikke skulle få registrere sitt navn som varemerke fordi noen allerede hadde registrert navnet på sporten fotball som varemerke. Ordet fotball ville med svært stor sannsynlighet ikke blitt tillatt registrert i Norge for tilsvarende varer. Dersom merket fotball var blitt registrert, ville det etter all sannsynlighet ikke hindret registreringsnummer 179185 Norges fotballforbund (som omfatter klasse 20). Derimot kan man se at varemerkesøknad nummer 19952962 er blitt henlagt; merket som var søkt
2. avd. sak nr. 7824 8 registret var FOTBALL. Henlagt er også blant andre varemerkesøknad nummer 19945281, også dette FOTBALL, og varemerkesøknad nummer 19973386 FOTBALL BRUS. Dersom man videre ser på varemerker med registreringsnummer 201131 og 195116, begge kombinerte merker med teksten TOPP FOTBALLEN, ser man at det er inntatt unntaksanmerkning for teksten i merket. Det samme gjelder registreringsnummer 209051 FOTBALL MAGASINET. Andre merker som er beskrivende for en sport/idrett er vurdert på samme måten. Det gjelder for eksempel registreringsnummer 205552 SYKKEL I SENTRUM, hvor det er inntatt unntaksanmerkning for teksten i merket. Det samme gjelder også for registreringsnummer 0756120 SKI TEAM, hvor det står at the text SKI TEAM is excluded from the legal protection. Det virker på søker som avslaget skyldes at første avdeling har lagt for liten vekt på at det motholdte POLO-merket faktisk er en henvisning til sporten polo, og at det søkte merket i omsetningskretsen vil bli oppfattet som et merke for den amerikanske poloforeningen. Patentstyret bør ikke gi en næringsdrivende alene et monopol på bruk av ordet polo, som er navnet på en verdenskjent idrett og dermed et svakt merkeelement som bør friholdes. Andre må kunne inkorporere dette elementet i sitt varemerke uten at det dermed blir ansett å foreligge forvekslingsfare. Særlig må organisasjoner som er knyttet til sporten polo ha rett til å benytte dette elementet i sine navn og varemerker ut fra et rent behovssynspunkt. Det synes videre noe underlig at den offisielle organisasjonen for polo skal bli hindret i registrering av sitt merke når behovet for en registrering åpenbart er til stede. Vi ønsker igjen at Patentstyret skal merke seg at det vil ha svært store direkte konsekvenser dersom man hindrer den offisielle interesseorganisasjonen for polo å benytte et så grunnleggende merkeelement som polo for sine varer. Det gjelder uansett om det er snakk om varer som brukes for utøvelse av sporten polo eller andre typer varer. 2.4 Oppsummering Søkers merke skiller seg både visuelt, fonetisk, semantisk og begrepsmessig fra det motholdte POLO-merket gjennom tilleggselementene U.S. og ASSOCIATION, som viser at dette er den amerikanske poloforeningens merke. Til forbrukeren går det klart frem at det ikke vil dreie seg om et produkt fra innehaver av det motholdte POLO-merket, og det er derfor ingen risiko for at omsetningskretsen skal komme til å tro at varene har samme kommersielle forbindelse. Dette sett i sammenheng med friholdelsesbehovet for ordet polo, gjør at det etter søkers oppfatning ikke kan være tvil om at Patentstyret må tillate registrering av merket. Vi ber på dette grunnlag om at en fornyet vurdering foretas og at merket fremmes for registrering. Samtidig ber vi om at all korrespondanse, herunder klagegebyr, adresseres til undertegnede og merkes med vårt saksnummer 502280-001 eoy." Den 30. april 2009 innkom nytt brev fra søkers fullmektig, hvor det uttales: "Supplering av klage nr 7824 vedrørende varemerkesøknad 200505144 U.S. POLO ASSOCIATION
2. avd. sak nr. 7824 9 1. Innledning Vi viser til vårt brev av 16. februar 2008, med klage på Patentstyrets nektelse av å registrere ovennevnte varemerke. Som redegjort for per telefon med Patentstyret 26. januar i år og telefon 22. april ønsker vi å supplere klagen. Etter at klagen ble innlevert har det kommet nyere praksis fra EU som er relevant for vurderingen av klagen. Det gjelder en avgjørelse fra OHIM Opposition Division av 25. februar 2008 og en avgjørelse fra EF-domstolen av 27. november 2008, Intel vs. INTELMARK (CPM). Videre ønsker vi med dette også å supplere faktum i saken. Kjernen i saken er om varemerket U.S. POLO ASSOCIATION i klasse 24 og 27 må anses egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning med registrering 221428 for varemerket POLO i klasse 20, 21, 24, 27 og derfor ikke kan tillates registrert, jf varemerkeloven 14 første ledd nr 6. Søker anførte i klagen at det ikke foreligger noen risiko for forveksling mellom merkene U.S. POLO ASSOCIATION og POLO. Dette skyldes dels at merkene i omsetningskretsen vil bli oppfattet som forskjellige merker med ulik kommersiell opprinnelse (se punkt 2) og dels på grunn av det friholdelsesbehov som gjør seg gjeldende for ordet polo (se punkt 2.3 i klagen av 16. februar). For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at det er en feil henvisningen på side 2 i brevet av 16. februar 2008, i avsnittet under bilag 6. Riktig henvisning skal være til bilag 6. Vedlagt følger en amerikansk artikkel fra desember 2008 hvor U.S. Polo Association plasseres blant verdens top 50 mest kjente "mega brands". Bilag 1: DNR Special Report, Mega Brands, December 2008. 2. Merkene er ikke egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning 2.1 Vareslagslikhet Søker erkjenner på bakgrunn av varebeskrivelsen at det må anses å foreligge vareslagslikhet mellom det søkte og det motholdte merket i klasse 24 og 27. Vareslagslikhet er imidlertid kun ett av flere momenter i helhetsvurderingen av om merkene er egnet til å forveksles, og den samlede konklusjonen kan godt være at merkene ikke er egnet til å forveksles selv om det foreligger vareslagslikhet. 2.2 Kjennetegnslikhet Det anføres at det her ikke er tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at merkene kan sies å være egnet til å forveksles etter varemerkeloven 14, første ledd, nr 6. Patentstyret har funnet at ordet polo er det sterke og dominerende element i det søkte merket, og har vurdert om merket er egnet til å forveksles med det motholdte merket ut fra dette. Søker anfører at det er en feilvurdering, og vil i denne forbindelse vise til avgjørelse fra OHIM Opposition Division av 25. februar 2008, hvor innehaver av merket POLO POLO ikke vant frem med sin innsigelse mot merket U.S. POLO ASSOCIATION. Innsigelsessaken gjaldt registrering i klasse 24, men uttalelsene knyttet til det søkte merket U.S. POLO ASSOCIATION har også relevans for vurderingen etter klasse 27.
2. avd. sak nr. 7824 10 OHIM Opposition Division la på side 4 til grunn at: Conceptually both marks contain the element POLO. Polo is a team sport played outside on horseback, the objective of which is to score goals against an opposing team. Thus, to this extent, they have identical connotations. However, the other words in the contested application will be clearly understood as a reference to the Polo Association of the United States. Furthermore, the element U.S. is a usual and well-known abbreviation for United States and will be understood by the relevant public of the Community. Considering that the additional English word association is widely used at an international level, a substantial portion of the EU consumers will also attribute a conceptual value to this word and it will bring a particular meaning to the structure of the sign. Søker anfører at de samme betraktninger som OHIM har lagt til grunn for omsetningskretsen i EU, må anses å gjelde for omsetningskretsen i Norge, med andre ord at omsetningskretsen på grunn av tilleggene U.S. og ASSOCIATION vil forstå merket U.S. POLO ASSOCIATION som en henvisning til og et merke for den amerikanske poloforeningen og at det derfor ikke er noen risiko for at omsetningskretsen skal tro at det er noen kommersiell forbindelse mellom varene solgt under varemerkene POLO og U.S. POLO ASSOCIATION. Det vises videre til oppsummeringen av drøftelsen nederst på side 4 og på side 5, hvor OHIM Opposition Division uttaler seg om hva som anses som den dominerende del av det søkte merket og kommer til at det verken foreligger kjennetegnslikhet eller forvekslingsfare. Her uttales blant annet: To sum up, the trade marks in dispute are visually and aurally similar to the extent that they share the element POLO. However, the similarity created by the common sequence is significantly lessened by the fact that the signs differ in their beginning, their middle and their ending. The applicant s sign differs in its beginning due to the element U.S. instead of POLO. The beginning of a sign is normally the part that attracts consumers attention initially. The applicant s sign differs also in the middle due to the non-repetition of the element POLO and its ending due to the use of the term association. Furthermore, bearing in mind that the common word POLO does not enjoy an individual position in the contested application but that it is rather combined with the other mentioned elements and that it is placed in a middle position, it cannot be concluded that it is the only dominant element of the contested mark. In that respect it is worth noting that, according to established case-law, a composite mark cannot be regarded as being similar to another trade mark which is identical or similar to one of the components of the composite mark, unless that component forms the dominant element within the overall impression created by the composite mark. That is the case where that component is likely to dominate, by itself, the image of that mark which the relevant public keeps in mind, with the result that the other components of the mark are of little importance within the overall impression created by it (see, inter alia, judgments of the Court of First instance in Case T-6/01 Matratzen Concord GmbH v OHIM ( Matratzen [2002] ECR II-4335, at paragraph 33; in Case T-286/03 The Gillette Company v OHIM ( Right Guard Xtreme Sport ) [2005] ECR II-0008, at
2. avd. sak nr. 7824 11 paragraphs 60, and 73-74; and in Case T-385/03 Miles Handelsgesellschaft International mbh v OHIM ( Biker Miles [2005] ECR II-2665, at paragraph 39). It can be seen from the foregoing that this is not the case in the present circumstances. To conclude, the conflicting signs are dissimilar overall. Det fremkommer her at OHIM Opposition Division har lagt en helt annen vurdering til grunn av merket U.S. POLO ASSOCIATION, enn det Patentstyret har gjort ved sin nektelse. Søker anfører at samme vurderingen ville blitt lagt til grunn av OHIM Opposition Division i forhold til det motholdte merket POLO i saken her. Dette må ha avgjørende betydning for Patentstyrets vurdering av den foreliggende varemerkesøknad og må medføre at merket U.S. POLO ASSOCIATION tillates registrert. Avgjørelse fra OHIM Opposition Division av 25. februar 2008 vil bli ettersendt. Videre vil vi legge til at navnet POLO i det norske markedet per i dag er kjent i to sammenhenger: i forbindelse med sporten polo og det eksklusive varemerket Polo Ralph Lauren med en logo med rytter på hest. Vi mener det er åpenbart at Polo Ralph Lauren sin bruk av varemerket POLO på Polo Ralph Laurens sine dyre varer, som selges i helt andre butikker enn Søker sine rimelige varer, ikke vil bli forvekslet med varemerket U.S. POLO ASSOCIATION. Som nevnt tidligere selges varer av merket U.S. POLO ASSOCIATION hos Kappahl og Hemtex, mens POLO av Polo Ralph Laurens selges hos butikker som Ferner Jacobsen og i eksklusive interiørbutikker. På patentstyrets hjemmeside fremgår det at det aktuelle varemerket POLO, med registrering 221428, innehas av The Pool/Lauren Co LP. Dette må være en skrivefeil da vi ikke kan se at et slikt selskap eksisterer. På samme adresse, 650 Madison Avenue, holder imidlertid Polo Ralph Lauren Inc til, og dette er også adressen for hovedkvarteret til Polo Ralph Lauren. Det er ingen tvil at det registrerte varemerket tilhører Polo Ralph Lauren. Ytterligere argumenter som taler for at det søkte merket må tillates registrert fremkommer nedenfor: 2.3 Det søkte merket U.S. POLO ASSOCIATION er registrert i EU uten innsigelse fra innehaver av det motholdte merket POLO Søker vil minne Patentstyret på det faktum at Søker har fått registrert merket U.S. POLO ASSOCIATION som et EU-varemerke (ordmerke) i klassene 9, 14, 18, 20, 21 og 25, registrerings nr. 4298956 og 4567681, og registreringsdato hhv 21. februar 2005 og 31. august 2005. Polo Ralph Lauren Inc. (heretter PRL) har registrert POLO i klassene 9, 20, 21 og 24, registrerings nr. 005538350 og registreringsdato 29. september 2004. I EU er med andre ord de samme merkene som i saken her registrert side om side, og det har ikke innkommet innsigelser fra innehaver PRL. Søker anfører at dersom en så profesjonell aktør som PRL hadde oppfattet søkte merket U.S. POLO ASSOCIATION som egnet til å forveksles med det motholdte merket POLO, så hadde PRL kommet med innsigelse ved registreringen i 2005. Dette begrunnes med at PRL følger nøye med på Søkers merkebygging og gjør innsigelser mot all merkebruk og alle merkeregistreringer PRL mener krenker sine merkerettigheter. Videre vises til kommentar ovenfor i punkt 2.2 vedrørende innsigelsessak mot EU-registreringen av varemerket U.S. POLO ASSOCIATION, som ble avvist fordi merket ikke ble ansett egnet til å forveksles med merket POLO POLO.
2. avd. sak nr. 7824 12 2.4. Det søkte merket og det motholdte merket sameksisterer i en rekke land Ved hjelp av enkle søk har vi funnet frem til 80 varemerker registrert i Norge og 283 varemerker registrert ved United States Patent and Trademark Office i USA som inneholder ordet POLO. I tillegg er det registrert 238 Community Trademarks i USA som også inneholder ordet POLO. Det er altså en stor mengde varemerker som inneholder elementet POLO, uten at det har hindret de ulike registreringene. En slik fredelig sameksistens i et så stort omfang viser at elementet POLO ikke kan ha et sterkt vern, og er således viktige argumenter for at Søkers varemerke bør kunne registreres. Da vedleggene er meget stor (oversikten over de norske merkene er på 253 sider) har vi tillatt oss å legge ved kun oversikter eller utdrag. Bilag 2: Norske varemerker med elementet POLO per 22. desember 2008 Bilag 3: Bilag 4: Varemerker med elementet POLO registrert ved United States Patent and Trademark Office Noen av de 238 registrerte Community Trademarks som inneholder elementet POLO 3. Subsidiær anførsel Dersom Patentstyrets annen avdeling opprettholder at merkene er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning, så vil Søker hevde at det ikke kan være tale om en fare forveksling, men kun en fare for assosiasjon. Dersom omsetningskretsen når man ser U.S. POLO ASSOCIATION skulle få en assosiasjon til det omsøkte merket POLO, så vil ikke det i seg selv være hindrende for registreringen av det søkte merket. Dette argumentet ble ikke tilstrekkelig behandlet i punkt 2.2 i klagen, ved henvisningen til Lassen og Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, på side 279. For det første er det ikke sikkert det motholdte "POLO" merket kan sies å være "så velkjent og har en slik anseelse her i riket" at det har et utvidet Kodak-vern etter vml. 6, annet ledd. Merkene PRL benytter som kjennetegn for sine varer er POLO i sammenheng med andre elementer, for eksempel "POLO RALPH LAUREN" og "POLO SPORT". Det betyr at eventuell innarbeidelse og utvidet vern gjelder for de ulike kombinasjonene av POLO, og ikke for ordmerket POLO i seg selv. For det andre, dersom "POLO" merket har et slikt utvidet vern og det kan sies å foreligge en risiko for forveksling, så vil ikke søkers registrering og bruk av U.S. POLO ASSOCIATION oppfylle vilkåret om at dette "ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av ["POLO" merkets] anseelse (goodwill)", jf annet ledd (vårt innskudd i klammer). Vi vil her vise til EU-domstolens rådgivende uttalelser om velkjente merker i INTEL vs INTELMARK C-252/07 fra 27. november 2008. EU-domstolen gav rådgivende uttalelser om velkjente merker. Domstolen uttalte at det at omsetningskresten assosieres det senere merket med det tidligere velkjente merket ikke er nok til å etablere snylting, se premiss 5: " The fact that:
2. avd. sak nr. 7824 13 the earlier mark has a huge reputation for certain specific types of goods or services, and those goods or services and the goods or services for which the later mark is registered are dissimilar or dissimilar to a substantial degree, and the earlier mark is unique in respect of any goods or services, and for the average consumer, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, the later mark calls the earlier mark to mind, is not sufficient to establish that the use of the later mark takes or would take unfair advantage of, or is or would be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier mark, within the meaning of Article 4(4)(a) of Directive 89/104." Videre må innehaver kunne dokumentere at bruken av det nye merket vil skade og utvanne det tidligere merkets distinktive karakter. EU-domstolen uttaler i premiss 6: "Article 4(4)(a) of Directive 89/104 must be interpreted as meaning that:. proof that the use of the later mark is or would be detrimental to the distinctive character of the earlier mark requires evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer of the goods or services for which the earlier mark was registered consequent on the use of the later mark, or a serious likelihood that such a change will occur in the future." Med denne avgjørelsen har EU-domstolen har hevet terskelen for å si at rettighetene til velkjente merker er krenket. Avgjørelsen får således stor betydning for spørsmål om varemerkekrenkelser. Bilag 5: Avgjørelse i INTEL vs INTELMARK C-252/07 fra 27. november 2008 Søker anfører derfor subsidiært at en eventuell risiko for assosiering i denne saken klart ikke er noen registreringshindring. 4. Oppsummering Søkers merke skiller seg både visuelt, fonetisk, semantisk og begrepsmessig fra det motholdte POLO-merket gjennom tilleggselementene U.S. og ASSOCIATION, som viser at dette er den amerikanske poloforeningens merke. Til forbrukeren går det klart frem at det ikke vil dreie seg om et produkt fra innehaver av det motholdte POLO-merket, og det er derfor ingen risiko for at omsetningskretsen skal komme til å tro at varene har samme kommersielle opprinnelse. Dette, sett i sammenheng med friholdelsesbehovet for ordet polo, gjør at det etter Søkers oppfatning ikke kan være tvil om at Patentstyret må tillate registrering av det søkte merket. Søker ber på dette grunnlag om at suppleringene i brevet her medtas ved den samlede vurderingen av klagen. Dersom det er spørsmål eller behov for supplering ber Søker om at Patentstyret tar kontakt med undertegnede." I e-post av 4. mai 2009, med diverse vedlegg i word- og pdf-format, uttaler fullmektigen videre:
2. avd. sak nr. 7824 14 "Supplering av klage nr 7824 og 7821 vedrørende varemerkesøknader for U.S. POLO ASSOCIATION Vedlagt følger supplering av klage nr 7824 vedrørende varemerkesøknad 200505144 U.S. POLO ASSOCIATION og klage nr 7821 vedrørende varemerkesøknad 200502645 U.S. POLO ASSOCIATION. Etter at klagen ble innlevert har det kommet nyere praksis fra EU som er relevant for vurderingen av klagen, og vi ønsker også å supplere faktum i saken. Brevene ble sendt per post og faks den 30. april, og forsøksvis sendt per e-post. Bilag 5: Intel vs Intelmark (CPM) [sak nr. C-252/07] Vi vil ettersende snarlig et vedtak fra OHIM Opposition Division, som ved en inkurie har forsvunnet fra saken." Den 13. mai 2009 sendte søkers fullmektig inn en kopi av ovennevnte avgjørelse fra OHIM's Opposition Division. Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra en tidligere dato. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslagsog kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EF-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn- Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml. 2007 s. I-3569). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 2008 s. 1268
2. avd. sak nr. 7824 15 ( Søtt + Salt ), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EF-domstoles avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml. 2007 s. I-4529). Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I nærværende sak ble ordmerket U.S. POLO ASSOCIAION nektet registrert for nærmere angitte varer i klasse 24 og 27 fordi det ble ansett som egnet til å forveksles med ordmerket POLO, registrert for nærmere angitte varer i klasse 20, 21, 24 og 27. Det foreligger vareoverlapping, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Det anmeldte merket tar helt opp i seg det tidligere registrerte merket. Ordmerket U.S. POLO ASSOCIATION har imidlertid tillegg utover merkeelementet POLO som gjør at det skiller seg klart fra det motholdte merket både visuelt, fonetisk og begrepsmessig. Ordet POLO i det anmeldte merket kan ikke sies å innta an independent distinctive role in the composite sign, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMPSON LINE), premiss 35, og Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2008 s. 1268 ( Søtt + Salt ). Merkeelementet POLO inngår i stedet som en integrert del av et helhetlig og sammenhengende språklig uttrykk. Samlet sett er merkene så ulike at det, etter 2. avdelings syn, ikke foreligger forvekslingsfare. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å oppheve, og merket å registrere. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til 1. avdeling for registrering av merket.
2. avd. sak nr. 7824 16 Ida Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)