Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknad. nr Søker: Aqua D'or A/S, Solsortvej 15, 733 Brande, Danmark Fullmektig: Einar Heiberg c/o Advokatfirmaet Seland DA, Postboks 1938 Vika, 0125 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 4. februar 2009, hvorved ordmerket AQUA D'OR ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Søknaden om registrering av merket ble innlevert den 4. august 2006, med følgende varefortegnelse: Klasse 7: Klasse 9: Klasse 11: Klasse 16: Klasse 21: Klasse 29: Klasse 30: Klasse 32: Drikker (apparater for fremstilling av kullsyreholdige-); filtreringsmaskiner; flaskepåfyllingsmaskiner; mineralvann (apparater for fremstilling av-). Vannstandsmålere. Vann (filtreringsapparater for-); vann (oppvarmingsinstallasjoner for-); vannavkjølingsinstallasjoner; vannfordelingsinstallasjoner; vannforsyningsinstallasjoner; vannkjølere (installasjoner); vannrensing (apparater og maskiner for-); vannrensingsinstallasjoner. Bordbrikker av papir; bordservietter av papir; penner (skrive-). Glass (drikke-); glassbeholdere; isbiter (former for-); isbøtter; kanner, ikke av edelmetall; karafler; kullsyreholdig vann (sifonger for-). Melk, smør, sopp. Avkjøling (is for-); kaffe; te; kakao. Bordvann (drikker); drikker (alkoholfrie); drikkevann (drikker); mineralvann (drikker); vann (drikke-); vann (kullsyreholdig-). Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket AQUA D'OR er egnet til å forveksles med internasjonal varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket AQUA D'OR (gjengitt nedenfor), som har vern i Norge fra den 14. september 2000 for varene "alcoholic beverages (excluding beers), in particular brandy" i klasse 33, og at ordmerket AQUA D'OR således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6 første ledd.

2 2. avd. sak nr Int. reg. nr ( ) Under søknadens behandling i Patentstyrets 1. avdeling ble søker tilbud registrering av merket, forutsatt at vareklasse 32 ble strøket i sin helhet. Forslaget ble ikke akseptert av søker. Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av søknaden i 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8 og 6 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Hvem som er gjennomsnittsforbruker må vurderes for hvert omsetningsledd merket skal benyttes i, og er derfor ikke nødvendigvis bare "sluttforbrukeren". Omsetningskretsen for de aktuelle drikkevarene i klasse 32 og 33 vil bestå både av mer profesjonelle næringsdrivende på den ene siden og vanlige forbrukere på den andre. Det må tas hensyn til at denne gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha noen mulighet for å sammenligne merkene, men må stole på et ufullstendig bilde i erindringen. En slik forståelse fremgår blant annet av 2. avdelings avgjørelser nr (Handi) og nr (Kea!).

3 2. avd. sak nr Det søkte merket er i klasse 32 søkt registrert for Bordvann (drikker), Drikker (alkoholfrie), Drikkevann (drikker), Mineralvann (drikker), Vann (drikke-), Vann (kullsyreholdig-). For å gjøre dette enklere og lese, vil vi omtale varene som bordvann, alkoholfrie drikker, drikkevann, mineralvann, vann, kullsyreholdig vann. Det dreier seg følgelig om ulike typer drikkevann, mineralvann og den mer generelle betegnelsen alkoholfrie drikker. Den internasjonale registreringen er besluttet gjeldende for Klasse 33 Alcoholic beverages (excluding beers), in particular brandy. Det er følgelig ikke snakk om identiske varer. Likevel vil det ofte foreligge likeartethet mellom varer i klasse 32 og 33. Det kan dreie seg om svært like drikker som skiller seg utelukkende ved alkoholinnhold, som for eksempel alkoholfri vin og vanlig vin med alkohol. Tilsvarende gjelder sider med og uten alkohol, og også for alkoholholdig sider og mer brusliknende drikker i klasse 32. Også vann vil også ha en viss likeartethet med alkoholholdige drikker ved at de ofte brukes sammen, og kan fremstå som komplementære produkter. Det foreligger følgelig vareslagslikhet, og graden av merkelikhet, samt det eldste merkets distinktive karakter, blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. I forhold til søkerens varer i andre klasser er det ingen vareslagslikhet og søker er som nevnt over tilbudt registrering for disse. Når det gjelder merkelikheten er det snakk om identiske merker, nemlig to ordmerker med teksten AQUA D OR. Dette består av en sammenblanding av latinske språk som fransk, spansk og latin, og vil kunne oversettes til gullvann, gyllent vann eller forgylt vann. Selv om merket vil kunne være suggestivt for vann eller andre drikkevarer med høy kvalitet, er det ikke tale om et spesielt svakt merke, men et merke med vanlig distinktiv evne. Vi anser derfor at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikker med merket AQUA D OR har samme kommersielle opprinnelse. Søkers fullmektig har anført at merkene ikke er forvekselbare, og begrunner dette med at den internasjonale registreringen ikke omfatter varer i noen av de samme klassene som det søkte merket søkes registrert for. Videre bruker innehaveren merket kun på et brandyprodukt og det er ikke bevist bruk av merket utenfor klasse 33. Til dette vil vi bemerke at Patentstyret i sin vurdering alltid må ta utgangspunkt i varefortegnelsene til det søkte og det registrerte merket. Vi kan ikke ta hensyn til hvilke varer merkene faktisk brukes for eller er tenkt brukt for. Videre er inndelingen av varer i forskjellige klasser ikke avgjørende for om varene er likeartet. Varer i klasse 32 og 33 vil for eksempel som nevnt i vurderingen over kunne være likeartet. Videre har fullmektigen anført at registrering nr , det kombinerte merket Aqua d or, ble registrert før det motholdte merket, og at dette merket ikke ble ansett å være til hinder for å beslutte den internasjonale registreringen gjeldende i Norge. Når søker har fått overdratt registrering nr til seg, har søkeren dessuten bedre prioritet enn innehaveren av den internasjonale registreringen. Det er riktig at Patentstyret besluttet det internasjonalt registrerte merket gjeldende i Norge uten å anføre noen registreringshindringer. Det ble foretatt en konkret vurdering der merkene ikke ble ansett å være forvekselbare. Patentstyret må imidlertid vurdere hvert merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket. Det må videre regnes med en

4 2. avd. sak nr viss ustøhet i praksis. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi viser til avgjørelsene nr (Voicewriter) og nr (Multi shower), der Patentstyrets 2. avdeling uttaler at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer. Vi finner derfor ikke å måtte legge den samme vurderingen til grunn i nærværende sak. Når det gjelder fullmektigens anførsel om at søker har bedre prioritet enn innehaveren av det motholdte merket, er dette et moment Patentstyret ikke kan legge vekt på. Så lenge det finnes en gyldig registrering i varemerkeregistrert som anses forvekselbar med det søkte merket, kan ikke Patentstyret se bort fra denne. Den internasjonale registreringen må i tilfelle slettes fra registret gjennom et ugyldighetssøksmål for domstolen. Søkers fullmektig har vist til en avgjørelse fra OHIMs Board of Appeal fra der et kombinert merke med tilsvarende tekst som det her søkte merket, ikke ble funnet forvekselbart med blant annet internasjonal registrering nr Dette hevdes å tale for at merkene heller ikke er forvekselbare i Norge, og at Patentstyret ikke kan komme til et annet resultat. Patentstyret har fått oversendt kopi av avgjørelsen og det fremgår at Board of Appeal la vekt på at merkene innehadde en normal grad av særpreg, dvs. at det verken er tale om spesielt svake eller sterke merker. Videre ble det lagt til grunn at merkene var svært like visuelt og at de var fonetisk identiske. Merkene ble likevel ikke funnet forvekselbare da gjennomsnittsforbrukeren i de aktuelle landene ikke vil tro at varene hadde samme kommersielle opprinnelse. Patentstyret må alltid foreta en konkret vurdering av hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkene. Oppfatningen av kommersiell opprinnelse til ikke-alkoholholdig drikke og alkoholholdig drikke kan dessuten variere ut fra ulike tradisjoner og vaner i ulike land. Ved praktiseringen av varemerkeloven tas det hensyn til varemerkedirektivets ordlyd, og til praksis knyttet til direktivet. Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normene skal legges til grunn i vurderingen av et merkes distinktive evne. Siden det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, er det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle forskjellig ut i ulike land, og avvikende resultater i enkeltsaker kan derfor ikke ses som et uttrykk for manglende rettsenhet. Det at et merke er registrert i ett medlemsland er ikke avgjørende for registrerbarhetsvurderingen i et annet. EF-domstolen fastslo dette i C-363/99, Postkantoor, premiss 44. Vi viser også til avgjørelse nr. 6922, No more tangles og nr. 7006, Servernet fra Patentstyrets 2. avdeling. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at søkers merke AQUA D'OR er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen med internasjonal registrering nr , ordmerket AQUA D OR når det brukes for drikkevarer i henholdsvis klasse 32 og 33. Da søker ikke har akseptert Patentstyrets forslag til begrensning av varefortegnelsen, må merket dermed nektes registrert for hele varefortegnelsen i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 8. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert."

5 2. avd. sak nr En begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom den 23. mars Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 16. april Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler søkers fullmektig: "Klage til Patentstyrets 2. avdeling vedrørende avslag på søknad om registrering av varemerket AQUA D OR 1. Innledning Det vises til Patentstyrets avgjørelse av 4. februar 2009 hvor Patentstyret besluttet at det søkte merket nektes registrert for samtlige av de søkte klasser. Frist for å påklage avgjørelsen er to måneder etter dato for avgjørelsen, med andre ord 4. april Klagen er således rettidig. 2. Endring av fullmektigopplysninger Det bemerkes at fullmektiges firma er endret fra c/o Advokatfirmaet Seland, Blikom & Co til c/o Advokatfirmaet Seland DA. Korrekte fullmektigopplysninger blir derfor: Einar Heiberg c/o Advokatfirmaet Seland DA Postboks 1938 Vika NO OSLO Vi ber om at Patentstyrets registre oppdateres overensstemmende med dette. 3. Innsigelser til Patentstyrets vurderinger Patentstyret fastholder at internasjonal registrering nr , ordmerket AQUA D OR, er registreringshindrende for denne registreringssøknad. Innehaver av denne registreringen er Miguel Torres SA. Vurderingstema er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Spørsmålet må avgjøres ut fra en helhetsvurdering hvor både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten spiller inn. I tillegg til å opprettholde de tidligere anførte standpunkter i saken, vil søker anføre følgende som angitt nedenfor.

6 2. avd. sak nr Ved vurderingen av vareslagslikheten må det blant annet vurderes i hvor stor grad de varer det gjelder er likeartede, med bakgrunn i en gjennomsnittsforbrukers oppfatning. Vareslagslikheten er nærmere vurdert i punkt 3.1 nedenfor. Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes, jf Patentstyrets 2. avdelingskjennelse PS Kjennetegnslikheten er nærmere vurdert i punkt 3.2 nedenfor Vareslagslikhet Patentstyret anfører at det ikke er snakk om identiske varer, men at det likevel ofte foreligger likeartethet mellom varer i klasse 32 og 33. Søker er ikke uenig i dette generelle utgangspunkt. De eksempler som Patentstyret anfører i denne sammenheng (alkoholfri vin kontra vin, cider med alkohol kontra cider uten alkohol og alkoholholdig cider kontra mer bruslignende drikker), mener søker likevel ikke er representative for denne saken. De anførte produktgruppene er i stor grad komplementære og alternative, og tilstreber således å være så like som mulige hva gjelder design, smak, anvendelsesområde etc. for nettopp å gi inntrykk av at produktene er likeverdige og har samme anvendelsesområde. Eksempelvis bestiller en gjennomsnittsforbruker alkoholfri vin til maten på samme måte som om han hadde bestilt alkoholholdig vin til maten, da han av ulike grunner ikke ønsker å drikke alkohol. Når han bestiller alkoholfri vin ønsker han å oppleve smaken, konsistensen etc. av vin, til tross for manglende alkoholinnhold i produktet. I denne sammenheng skal bemerkes at domstolen i Mezzopane-avgjørelsen (Judgment of The Court of first instance (Third Chamber)) av 18. juni 2008 blant annet foretok en vurdering av vareslagslikhet mellom vin og øl på det østerrikske marked, se avnitt 63 flg. Domstolen konkluderer i avsnitt 70 med følgende: In the light of all of the preceding factors, the Court considers that, for average Austrian consumers, there is little similarity between wines and beers. Hva gjelder domstolens anførte momenter i vurderingen av påstått vareslagslikhet mellom øl og vin er disse også relevante i vår sak. De angitte momenter er primært: i. Ingrediensene i produktene er forskjellige (avsnitt 64). ii. Produksjonsmetodene er fundamentalt forskjellige (avsnitt 64). iii. Produktene har ulik farge, aroma og smak (avsnitt 65). iv. Den relevante forbruker ser på produktene som to forskjellige produkter (avsnitt 66). v. Produktene er ikke uunnværlige eller viktige for hverandre (avsnitt 67): There is indeed nothing to support the conclusion that a purchaser of one of those products would be led to purchase the other. vi. Det er relevant å vurdere om produktene er i konkurranse med hverandre, hvor blant annet forskjell i kvalitet og pris er relevante momenter (avsnitt 68). vii. Domstolen finner det usannsynlig at det samme foretak produserer og markedsfører vin og øl samtidig (avsnitt 69). De i dommen angitte momenter vil i ennå større grad være relevante og tungtveiende i vurderingen av vareslagslikhet mellom alkoholholdige og alkoholfrie varer.

7 2. avd. sak nr Hva gjelder likeartethet mellom vann og alkoholholdige drikker anfører Patentstyret at også vann vil ha en viss likeartethet med alkoholholdige drikker ved at de ofte brukes sammen, og kan fremstå som komplementære produkter. Det registrerte varemerke er registrert i klassen 33 for varene Alcoholic beverages (excluding beers), in particular brandy (alkoholholdige drikker (unntatt øl), spesielt brandy). Hva gjelder komplementære egenskaper mellom vanndrikker og alkoholholdige drikker, brukes vanndrikker primært sammen med eller i stedet for lavalkoholholdige produkter. Søker finner det ikke korrekt at vanndrikker og høyalkoholholdige produkter (som brandy) ofte brukes sammen med eller i stedet for hverandre, og derfor fremstår som komplementære. Det aktuelle produkt er et brandyprodukt som av gjennomsnittsforbrukeren vanskelig kan anses komplementært med et vannprodukt. Ei heller kan det med tyngde argumenteres for at produktene kan fremstå som komplementære produkter. Vann er et leskedrikkprodukt som ofte konsumeres i større mengder, mens brandy er et høyalkoholholdig produkt som, som hovedregel, konsumeres i mindre mengder. I en situasjon hvor produktene kan kjøpes simultant, typisk på en restaurant, er det heller ikke naturlig å bestille produktene samtidig, eller eventuelt i stedet for hverandre: Vann, mineralvann og lavalkoholholdige drikker bestilles og konsumeres til mat, mens brandy, konjakk, whisky, vodka og øvrige høyalkoholholdige drikker bestilles og konsumeres etter mat. Produktene vil derfor være klart adskilte hva gjelder blant annet bruksområde, egenskaper og innhold. I avgjørelsen fra OHIM Board of Appeal (heretter OHIM-avgjørelsen ) avsnitt 44 vises det til Lindenhof-avgjørelsen hvor det anføres: [t]he average consumer, deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, is used to and aware of that distinction between alcoholic and non-alcoholic drinks, which is, moreover, necessary, since some customers do not wish to or cannot consume alcohol. Dette må enn mer gjelde for det norske marked hvor man, i større grad enn i de land som omfattes av OHIM-avgjørelsen, i alle ledd i omsetningskjeden er lovpålagt å skille mellom alkoholholdige og ikke-alkoholholdige produkter. Det må legges stor vekt på OHIMavgjørelsen, som omhandler de samme varer i de samme produktklasser. Den ovenfor anførte Mezzopane-avgjørelsen vurderer også ikke-alkoholholdige drikker mot alkoholfrie drikker på det tyske og østerrikske marked, se avsnitt 79 flg. De angitte momenter er primært: i. Det forhold at en produktgruppe inneholder alkohol, mens den andre produktgruppen ikke inneholder alkohol er i seg selv et moment (avsnitt 79). ii. Den gjennomsnittlige tyske og østerrikske forbruker er vant til, og skiller mellom alkoholholdig og ikke-alkoholholdig drikke (avsnitt 80, 81 og 82). iii. Ikke-alkoholholdige drikker er tørsteslukkere, mens vin ikke er tørsteslukkere (avsnitt 83): For the relevant consumer, the presence or absence of alcohol and the difference in taste between wine and the other, non-alcoholic, beverages covered by the earlier marks outweigh the fact that the end-users and method of use are the same. iv. Produktene er ikke uunnværlige eller viktige for hverandre, og det er ingenting som tilsier at en forbruker av ett av produktene også vil kjøpe det andre produktet (avsnitt 84). v. Produktene er ikke ombyttbare; en forbruker vil ikke kjøpe ikke-alkoholholdig drikke i stedet for vin (avsnitt 85) vi. En forbruker vil anse det normalt at alkoholholdige produkter og ikke-alkoholholdige produkter har ulikt kommersielt opphav (avsnitt 87, 88 og 89)

8 2. avd. sak nr Det er etter søkers vurdering på denne bakgrunn ikke tilstrekkelig likeartethet mellom de aktuelle varene til å statuere vareslagslikhet etter varemerkeloven 6 første ledd Kjennetegnslikhet Graden av særpreg ved et kjennetegn får stor betydning ved vurderingen av kjennetegnslikhet, da et mindre særpreget kjennetegn gir en dårligere beskyttelse mot bruk av identiske/lignende kjennetegn på øvrige varer og vareklasser. Hva gjelder det registrerte (eldste) merkets særpreg, er søker enig med Patentstyret i at [e]t merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke. Om det registrerte merket AQUA D OR s særpreg anfører Patentstyret: Når det gjelder merkelikheten er det snakk om identiske merker, nemlig to ordmerker med teksten AQUA D OR. Dette består av en sammenblanding av latinske språk som fransk, spansk og latin, og vil kunne oversettes til gullvann, gyllent vann eller forgylt vann. Selv om merket vil kunne være suggestivt for vann eller andre drikkevarer med høy kvalitet, er det ikke tale om et spesielt svakt merke, men et merke med vanlig distinktiv evne. Søker fastholder at merket AQUA D OR i stor grad er beskrivende for produktet, og således har et nokså svakt særpreg, spesielt siden det primært inneholder det ordinære og kjente ordet AQUA. AQUA er ikke distinktivt og representerer i denne sammenheng vann direkte oversatt fra latin, et ord som gjennomsnittsforbrukeren forstår betyr vann. Videre er distinktiviteten mer eller mindre slitt ned ved at svært mange innehavere har brukt AQUA i lignende og ofte svært likeartede merker for varer av samme eller lignende slag. Patentstyrets varemerkedatabase gir 257 treff på merker inneholdende ordet AQUA, hvorav om lag 13 av disse merkene er registrert i klasse 32 og 3 av merkene er registrert i klasse 33. En gjennomsnittsforbruker vil derfor ha kjennskap til at svært mange likeartede produkter i vareklasse 32 og 33 markedsføres og omsettes med ordet AQUA som en del av merket, uten at dette tilsier at han tror at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere. Dette svekker etter vår vurdering det registrerte merkets særpreg vesentlig. Merket AQUA D OR har ut fra dette et så svakt særpreg at det ikke er beskyttelsesverdig for andre varer enn de registrert i klasse 33. Selv om Patentstyret legger til grunn at det søkte ordmerke er identisk med det konkurrerende ordmerke i internasjonal søknad nr , må merkene betraktes og vurderes som helheter, hvor også bruken av merkene på de aktuelle varer er relevante. Vurderingstema er om gjennomsnittsforbrukeren på grunn av de visuelle og fonetiske likhetstrekk vil komme til å tro at AQUA D OR er et drikkevannprodukt fra samme produsent som produserer alkoholholdig drikke med merket AQUA D OR, slik at forbrukeren antar at det foreligger kommersielt fellesskap mellom merkene. I denne sammenheng henvises til Mezzopane-avgjørelsen avsnitt 19: Even where a mark is identical to another with a highly distinctive character, it is still necessary to adduce evidence of similarity between the goods or services covered, because a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 presupposes that the goods or services covered are identical or similar (Order in

9 2. avd. sak nr Case C-196/06 P Alecansan v OHIM [2007] ECR I-0000, paragraph 24; see, by analogy, Case C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507, paragraph 22). (vår understrekning) Basert på de forhold gjennomsnittsforbrukeren handler i, anfører søker at kjennetegnslikheten, sammenholdt med den manglende vareslagslikheten (se punkt 3.1 ovenfor), ikke er tilstrekkelig til å fremkalle slik villfarelse hos gjennomsnittsforbrukeren. Det vises i denne sammenheng også til OHIM-avgjørelsen avnitt 59. I alle tilfelle vil det registrerte merket ikke kunne oppnå den grad av beskyttelse som anført av Patentstyret, all tid den aktuelle omsetningskretsen, blant annet på bakgrunn av merkets manglende særpreg og manglende vareslagslikhet, ikke vil komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene/produktene Forholdet til tidligere registrering nr Hva gjelder forholdet til registrering nr anfører ikke Patentstyret annet enn at registrerbarheten må vurderes ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket (vår understrekning). Søker kan ikke se at dagens norske gjennomsnittsforbruker oppfatter forholdene annerledes enn da den internasjonale registreringen ble godtatt registrert i 2000, til tross for den nasjonale registrering nr I denne sammenheng begrenser Patentstyret seg til å anføre: Det må videre regnes med en viss ustøhet i praksis. Søker finner Patentstyrets vurdering mangelfull og ubegrunnet Nærmere om gjennomsnittsforbrukerens oppfatning og OHIM-avgjørelsen Om gjennomsnittsforbrukerens oppfatning anfører Patentstyret: Hvem som er gjennomsnittsforbruker må vurderes for hvert omsetningsledd merket skal benyttes i, og det er ikke nødvendigvis bare sluttbrukeren. Omsetningskretsen for de aktuelle drikkevarene i klasse 32 og 33 vil bestå både av mer profesjonelle næringsdrivende på den ene siden og vanlige forbrukere på den andre (vår understrekning). Om avgjørelsen fra OHIM Board of Appeal (heretter OHIM-saken ) uttaler Patentstyret: Merkene [i OHIM-saken] ble likevel ikke funnet forvekselbare da gjennomsnittsforbrukeren i de aktuelle landene ikke vil tro at varene hadde samme kommersielle opprinnelse (vår understrekning). Det skal i denne sammenheng anføres at gjennomsnittsforbrukeren i de aktuelle landene omfatter Østerrike, Benelux-territoriet, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Italia, Polen, Portugal, Slovenia, Slovakia, Danmark, Estland, Finland, Storbritannia, Litauen og Sverige. Videre anfører Patentstyret:

10 2. avd. sak nr Patentstyret må alltid foreta en konkret vurdering av hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkene. Oppfatningen av kommersiell opprinnelse til ikke-alkoholholdig drikke og alkoholholdig drikke kan dessuten variere fra ulike tradisjoner og vaner i ulike land (vår understrekning). Den relevante omsetningskretsen i Norge vil blant annet bestå av importører, forhandlere, detaljvirksomhet og sluttbrukere/forbrukere/konsumenter av produktene. Hva gjelder importører vedrørende produkter med det internasjonale kjennetegnet AQUA D OR er dette Vinmonopolet i Norge. Søker er ikke kjent med at Vinmonopolet selger drikkevannprodukter. Søker er heller ikke kjent med importører/produsenter av flaskevann som også importerer/produserer alkoholholdig drikke i klasse 33. Forvekslingsfaren i dette omsetningsleddet anses derfor som minimal, og uansett langt mindre enn i en vesentlig del av de ovennevnte land. Hva gjelder forhandlere vedrørende produkter med det internasjonale kjennetegnet AQUA D OR er dette primært Vinmonopolet og skjenkesteder/restauranter med skjenkebevilling. Det stilles særlige krav til oppbevaring, distribusjon, markedsføring og omsetning av alkoholholdige varer, som i vesentlig grad medvirker til at det oppnås et klart og synlig skille mellom produktene i alle omsetningsledd hva gjelder forvekslingsfare. For den gjennomsnittlige sluttbruker vil den manglende forvekslingsfaren oppleves på samme måte. Søkers produkter vil ikke omsettes på Vinmonopolet. Hva gjelder kjøp på skjenkesteder/restauranter vil produktene vesentlig skille seg fra hverandre blant annet hva gjelder egenskaper, pris og begrensninger med tanke på omsetning av alkoholholdig drikke til mindreårige. Gjennomsnittsforbrukere under 21 år vil videre ikke oppleve forvekslbarhet, da disse ikke kan nyte det alkoholholdige produktet. Hva gjelder Patentstyrets vurdering av den norske gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av kommersiell opprinnelse til ikke-alkoholholdig drikke og alkoholholdig drikke, sammenlignet med gjennomsnittsforbrukere i de land som omfattes av OHIM-avgjørelsen, kan ikke søker se at dette er korrekt. Det føres en særdeles restriktiv alkoholpolitikk i Norge, blant annet hva gjelder import, distribusjons- og omsetningsbegrensninger og markedsføring av alkoholholdige produkter. Dette tilsier det stikk motsatte resultat, nemlig at den norske gjennomsnittsforbruker i større grad enn gjennomsnittsforbrukere som omfattes av OHIM-avgjørelsen er i stand til å skille mellom produktene. Videre anføres at det også må tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. Hva gjelder omsetningsform er det ovenfor angitt at produktene i stor grad omsettes adskilt fra hverandre, slik at forvekslingsfaren av den grunn er minimal. Videre vil omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå antas å være svært høyt hva gjelder å skille de aktuelle produktene fra hverandre, spesielt siden omsetning av alkohol er underlagt strenge regler. En gjennomsnittlig konsument vil også ha et høyt oppmerksomhetsnivå hva gjelder hvilket produkt han bestiller og konsumerer. 4. Påstand Prinsipalt påklages hele avgjørelsen, slik at varemerket kreves registrert for de anførte varer i klassene 7, 9, 11, 16, 21, 29, 30 og 32.

11 2. avd. sak nr Subsidiært kreves registrering av varemerket for de anførte varer i de uomtvistede klassene 7, 9, 11, 16, 21, 29 og 30, slik som tilbudt i brev fra Patentstyret datert 21. november Diverse Det tas forbehold om at saken kan bli begjært delt med tanke på de uomtvistede klassene 7, 9, 11, 16, 21, 29, 30 og den omtvistede klasse 32, slik at saken for 2. avdeling kun blir å vurdere en registrering av varemerket i klasse Avslutning Dersom noe av det ovenstående skulle være uklart eller vi kan stå til tjeneste på annen måte i saken, kan undertegnede kontaktes." Den 7. desember 2009 innkommer følgende brev fra søkers fullmektig (vedlagt bekreftet kopi av erklæring fra innehaver av den motholdte varemerkeregistrering, hvorved nevnte innehaver gir sitt samtykke til at merket i nærværende søknad kan registreres som varemerke for nærmere angitte varer i klassene 7, 9, 11, 16, 21, 29, 30 og 32): "Det vises til tidligere korrespondanse i saken, særlig vår klage til Patentstyrets 2. avdeling av 19. mars 2009, samt telefonsamtale med Oluf Grytting Wie den 23. november Vedlagt oversendes bekreftet kopi av samtykkeerklæring fra Miguel Torres SA av 20. november På bakgrunn av samtykkeerklæringen endres den søkte varefortegnelse overensstemmende med samtykkeerklæringen: Klasse Varefortegnelse 7 Drikker (apparater for fremstilling av kullsyreholdige-), Filtreringsmaskiner, Flaskepåfyllingsmaskiner, Mineralvann (apparater for fremstilling av-). 9 Vannstandsmålere. 11 Vann (filtreringsmaskiner for-), Vann (oppvarmingsinstallasjoner for-), Vannavkjølingsinstallasjoner, Vannfordelingsinstallasjoner, Vannforsyningsinstallasjoner, Vannkjølere (installasjoner), Vannrensing (apparater og maskiner for-), Vannrensingsinstallasjoner. 16 Bordbrikker av papir, Bordservietter av papir, Penner (skrive-).

12 2. avd. sak nr Glass (drikke-), Glassbeholdere, Isbiter (former for-), Isbøtter, Kanner, ikke av edelmetall, Karafler, Kullsyreholdig vann (sifonger for-). 29 Melk, smør, sopp. 30 Avkjøling (is for-), Kaffe, Te, Kakao. 32 Bordvann (drikker), Drikker (alkoholfrie-), Drikkevann (drikker), Mineralvann (drikker), Vann (drikke-), Vann (kullsyreholdig-). Registreringen omfatter ikke fruktjus. På bakgrunn av den endrede varefortegnelse og samtykkeerklæringen anmodes varemerket registrert. Dersom noe av det ovenstående skulle være uklart eller vi kan stå til tjeneste på annen måte i saken, kan De kontakte undertegnede." Annen avdeling skal uttale: Ved sitt brev av 7. desember 2009 har søkers fullmektig sendt inn en bekreftet kopi av erklæring innhentet fra innehaver av det motholdte internasjonalt registrerte ordmerket AQUA D'OR, int. reg. nr ( ), som har virkning i Norge fra 30. juni 2000, hvorved nevnte registreringsinnehaver gir sitt uforbeholdne samtykke til at merket i nærværende søknad kan registreres for nærmere angitte varer i klassene 7, 9, 11, 16, 21, 29, 30 og 32, uhindret av hans internasjonale varemerkeregistrering, jf. varemerkelovens 14 første ledd nr. 8 og 14 annet ledd. I brevet av 7. desember 2009 har søkers fullmektig sendt inn ny varefortegnelse som er i overensstemmelse med varefortegnelsen i nevnte samtykkeerklæring. Da nevnte samtykkeerklæring dekker alle produkter som inngår i den nye varefortegnelsen av 7. desember 2009, foreligger ikke lenger rettslig grunnlag for å anføre at det internasjonalt registrerte ordmerket AQUA D'OR, int. reg. nr ( ) utgjør et registreringshinder for det søkte ordmerket AQUA D'OR, jf. varemerkelovens 14 første ledd nr. 8 og 14 annet ledd. Da det ikke kan ses å foreligge andre registreringshindre, jf. varemerkelovens 14 annet ledd in fine, foreligger heller ikke rettslig grunnlag for Patentstyrets 2. avdeling å fastholde 1. avdelings registreringsavslag eller avslå søknaden på annet grunnlag. Første avdelings avgjørelse må derfor oppheves, og saken sendes tilbake til 1. avdeling for registrering og innføring av merket i varemerkeregisteret, jf. styrelovens 5 første ledd annet punktum.

13 2. avd. sak nr Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til 1. avdeling for registrering av merket med ny varefortegnelse inngitt den 7. desember Jørgen Smith (sign.)