PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997)

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7709 Int. reg. nr. 797 724 Nasj. ref. nr. 2003 02997 Innehaver: Valora Holding AG, Bern, Sveits Fullmektig: Tandbergs patentkontor AS, Oslo Innsiger: Valrhona SA, Tain L'Hermitage, Frankrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 20. oktober 2006, hvorved tidligere beslutning om at det internasjonalt registrerte ordmerket VALORA (gjengitt nedenfor) kan gis delvis virkning i Norge, ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partenes respektive fullmektiger samme dag. Int. reg. nr. 797724 (200302997) Notifikasjonen fra det Internasjonale Byrå (WIPO) om utpekningen av Norge omfattet alle varer og tjenester som merket opprinnelig er internasjonalt registrert med, nemlig: Klasse 1: Klasse 9: Klasse 30: Klasse 32: Klasse 34: Klasse 35: Unexposed sensitized films. Photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing data, sound or images; electronic, optical and magnetic recording media, particularly for images. Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, chocolate and chocolate items, sugar, rice, flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, including sandwiches and desserts (snacks) as well as ready-for-consumption foodstuffs made with pasta, rice, bread and/or pastry; edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, sauces (condiments) and spices. Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages. Tobacco and tobacco products, smokers' articles; matches. Advertising; business management, business administration; office functions,

2. avd. sak nr. 7709 2 Klasse 36: Klasse 39: Klasse 40: Klasse 41: Klasse 42: Klasse 43: particularly management of restaurants and of similar establishments in the hotel industry as well as of stores (points-of-sale), for third parties; services in connection with the operation of kiosks, fast-food bars, restaurants and similar commercial ventures, namely consulting for business management and organization, market research, preparation of inventories and management of commercial ventures (included in this class) for third parties; import agency services, particularly for foodstuffs, beverages and printing products; retailing of goods, particularly foodstuffs, desserts (snacks) (such as chocolate articles, pastry and confectionery), beverages and printing products; imparting commercial know-how (franchising) in the field of stores (points-of-sale) and kiosks as well as the hotel industry (fast-food bars, restaurants and similar commercial ventures); promotional sponsorship in the field of culture, sports and research; take-away services (food services). Insurance underwriting, financial, monetary and real estate affairs; financial consulting and financing services in connection with commercial ventures, particularly kiosks, fast-food bars and restaurants; financial sponsorship in the field of culture, sports and research. Transportation and warehousing services, particularly transportation, packaging and delivery of goods, particularly of printing products. Photographic film development. Training, entertainment, sporting and cultural activities. Transfer of technical know-how (franchising) in the field of stores (points-ofsale), kiosks and fast-food bars, restaurants and similar commercial ventures; legal advice, particularly pertaining to the creation and management of companies; management and exploitation of intellectual property rights. Provision of food and drinks in restaurants; temporary accommodation; provision of food and drinks (meals), particularly in coffee shops and coffee bars. Under den innledende behandling av utpekningen i Patentstyrets 1. avdeling i brev om foreløpig delvis nektelse til WIPO og innehaver av 7. januar 2004 ble anført at det internasjonalt registrerte ordmerket VALORA i henhold til varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 og nr. 8, jf. 4 og 6, jf. varemerkelovens 49 annet ledd, ikke kan gis full virkning i Norge, da det i større eller mindre grad er egnet til å forveksles med følgende norske varemerkeregistreringer og internasjonale varemerkeregistreringer med virkning i Norge: 1. reg. nr. 65461 (83024), ordmerket VALOR som er registrert for varene "tobakk og sigaretter i klasse 34 OPPHØRT 14. JANUAR 2005. 2. reg. nr. 154937 (19914858), ordmerket VALOR som er registrert for varene "kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt til husholdningsbruk, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is (naturlig eller kunstig); sjokolade" i klasse 30. 3. reg. nr. 192686 (199802792), ordmerket ALLORA som er registrert for varene "alkoholholdige drikker (unntatt øl), viner" i klasse 33. 4. int. reg. nr. 732009 (200006198), ordmerket VIÑA VALORIA, som har virkning i Norge for varen "wines" i klasse 33.

2. avd. sak nr. 7709 3 5. int. reg. nr. 775741 (200203036), ordmerket SALORA, som har virkning i Norge for varene "Scientific, photographic, cinematographic, optical, supervision and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for receiving, recording, transmission or reproduction of data, sound or images; magnetic data carriers, recording discs; data processing equipment and computers" i klasse 9 og tjenestene "telecommunications" i klasse 38. 6. int. reg. nr. 778309 (200204692), ordmerket ALLORA, som har virkning i Norge for varene "electric and electronic coffee machines, coffee makers and percolators as well as parts thereof i klasse 11 og varene "coffee, coffee extracts and coffee-based beverages, artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea extracts and tea-based beverages; cocoa, cocoa-based preparations and beverages" i klasse 30. Den foreløpige nektelsen omfattet samtlige varer i klassene 1, 9, 30, 32 og 34. Tjenestene i klassene 35, 36, 39, 41, 42 og 43 var ikke berørt av nektelsen, og innehaver ble i den foreløpige nektelsen gjort oppmerksom på at merket vil bli innført i varemerkeregisteret og kunngjort for nevnte tjenester dersom det ikke innkommer noen begrunnet begjæring om fornyet vurdering. Innehaver har ikke inngitt noen begjæring om fornyet vurdering av Patentstyret delvise avslag innen svarfristen 7. april 2004. Ved notifikasjon fra det Internasjonale Byrå av 7. oktober 2004 fremgår at innehaver med virkning for Norge har begjært at betegnelsen "chocolate and chocolate items" skal fjernes fra vareklasse 30, og at betegnelsen "chocolate articles" skal fjernes fra tjenesteklasse 35. Endringen ble innført i det norske varemerkeregisteret samme dag. Etter utløpet av både gjenopptagelses- og oppreisningsfristen besluttet 1. avdeling den 12. januar 2005 at merket kan gis virkning i Norge for tjenestene i klassene 35, 36, 39, 41, 42 og 43. Den internasjonale registreringen ble deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 03/2005, med publiseringsdato 17. januar 2005, for følgende tjenester: Klasse 35: Advertising; business management, business administration; office functions, particularly management of restaurants and of similar establishments in the hotel industry as well as of stores (points-of-sale), for third parties; services in connection with the operation of kiosks, fast-food bars, restaurants and similar commercial ventures, namely consulting for business management and organization, market research, preparation of inventories and management of commercial ventures (included in this class) for third parties; import agency services, particularly for foodstuffs, beverages and printing products; retailing of goods, particularly foodstuffs, desserts (snacks) (such as pastry and confectionery articles), beverages and printing products; imparting commercial know-how (franchising) in the field of stores (points-of-sale) and kiosks as well as the hotel industry (fast-food bars, restaurants and similar commercial ventures);

2. avd. sak nr. 7709 4 Klasse 36: Klasse 39: Klasse 41: Klasse 42: Klasse 43: promotional sponsorship in the field of culture, sports and research; take-away services (food services). Insurance underwriting, financial, monetary and real estate affairs; financial consulting and financing services in connection with commercial ventures, particularly kiosks, fast-food bars and restaurants; financial sponsorship in the field of culture, sports and research. Transportation and warehousing services, particularly transportation, packaging and delivery of goods, particularly of printing products. Training, entertainment, sporting and cultural activities. Transfer of technical know-how (franchising) in the field of stores (points-ofsale), kiosks and fast-food bars, restaurants and similar commercial ventures; legal advice, particularly pertaining to the creation and management of companies; management and exploitation of intellectual property rights. Provision of food and drinks in restaurants; temporary accommodation; provision of food and drinks (meals), particularly in coffee shops and coffee bars. I innsigelsesperioden innkom innsigelse fra Valrhona SA, Tain L'Hermitage, Frankrike. Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte ordmerket VALORA er egnet til å forveksles med innsigers internasjonalt registrerte kombinerte varemerke VALRHONA (gjengitt nedenfor), int. reg. nr. 603 836 (1998 06672), som har virkning i Norge fra et tidligere tidspunkt enn førstnevnte merke, for varene "coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery and chocolate goods, edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment" i klasse 30, og at merket VALORA således ikke kan gis virkning i Norge, jf. varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6, jf. 49 annet ledd. Innsiger har videre anført at hans bruk av merket VALRHONA som kjennetegn for sjokoladeprodukter har medført at merket må anses som så velkjent, og at det nyter slik anseelse og goodwill, at det har krav på en videre beskyttelse i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 6 annet ledd.

2. avd. sak nr. 7709 5 Int. reg. nr. 603836 (199806672) (571) Description of mark: Denomination "VALRHONA" and graphic design in gold coloring on a black background, red triangle at the base of the square and red line at the top of the square. (591) Information concerning colours claimed: Gold, black and red. Innsigers logo slik den fremstår i faktisk bruk, bl.a. på innsigers hjemmesider på internett, se http://www.valrhona.com/ Under innsigelsesbehandlingen, i brev av 7. oktober 2005, uttaler innehavers fullmektig: Det kan med dette opplyses at vår klient er villig til å begrense varefortegnelsen på følgende måte: Klasse 30 strykes i sin helhet. Klasse 35 begrenses til kun å omfatte:

2. avd. sak nr. 7709 6 "Business management, business administration and consulting services for business management and organization, all in connection with the operation of kiosk, fast food bars, and similar commercial ventures; retailing of printing products; imparting commercial know-how (franchising) in the field of stores (point of sales) and kiosks, fast food bars, and similar commercial ventures, promotional sponsorship in the field of culture, sports and research". Klasse 43 strykes i sin helhet. Innsigers merke IR 603 836 VALHORA [VALRHONA] (fig) er kun registrert for varer i klasse 30. Betingelsene for forvekselbarhet etter vml. 6 første ledd er etter den begrensning i varefortegnelsen som fremgår av det ovenstående, ikke lenger til stede. Da grunnlaget for innsigelsen således er falt bort, imøteser vi Styrets meddelelse om at den norske delen av vår klients merke gjøres gjeldende i Norge med den begrensede varefortegnelsen. Første avdelings avgjørelse av 20. oktober 2006 var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8 og 6 første ledd. Innsigers merke er registrert for angitte varer, blant annet kaffe, brød- og bakervarer, samt sjokolade og iskrem, i klasse. 30. Etter at innehavers varefortegnelse ble begrenset, er ikke hans merke lenger internasjonalt registrert for varer i denne klassen. Det er dermed på det rene at det ikke foreligger vareoverlapping. Det kan imidlertid sies å foreligge et fellesskap mellom varene i klasse 30 og restauranttjenestene i klasse 43. Det er ikke ukjent at en produsent av matvarer også har et utsalgssted eller en restaurant/kafé som bærer det samme navnet, eventuelt at et serveringssted opererer med såkalte "house brands". Kravet til vare- og tjenesteslagslikhet er dermed oppfylt for disse tjenestene, selv om graden ikke er spesielt høy. For de øvrige varene og tjenestene er kravet derimot ikke oppfylt. Innsigers merke består av ordet VALRHONA på svart bakgrunn. Merket har et lyst felt i nedre, høyre hjørne, og over ordelementet er en figur som fremstår som et rent dekorativt element. Det er med andre ord ordelementet som er det klart dominante i merket, og som må vurderes opp mot innehavers ordmerke. De visuelle likhetstrekkene mellom VALORA og VALRHONA består i at de har de tre første bokstavene til felles, og at begge slutter på A. Det er imidlertid også klare visuelle ulikheter innsigers merke har de to bokstavene RH i midten av ordet, og NA istedenfor RA til slutt. Også fonetisk er det visse likheter, igjen ved stavelsene VAL og A. Ulikheten består i uttalen av den andre stavelsen, O mot RHO, og at endelsen er ulik. Merkene har ikke noe kjent begrepsinnhold og fremstår derfor som rene fantasimerker. I den grad de figurative elementene i innsigers merke får noen betydning, så bidrar de til å øke ulikheten mellom merkene. Merkene har dermed, sett under ett, klare likhetstrekk, men også tydelige visuelle og fonetiske forskjeller. Gitt den lave graden av vare- og tjenesteslagslikhet, kan merkene etter Patentstyrets syn i utgangspunktet ikke anses som egnet til å forveksles.

2. avd. sak nr. 7709 7 Innsiger har anført at merket VALRHONA er så velkjent at det har krav på et utvidet vern jf. varemerkeloven 6 annet ledd. Da det ikke er fremlagt noen som helst dokumentasjon for dette i form av salgstall, markedsandeler, reklamekostnader eller lignende, kan imidlertid ikke anførselen tillegges vekt. Patentstyret er dermed etter en helhetsvurdering kommet til at innehavers ordmerke VALORA ikke er egnet til å forveksles med innsigers kombinerte merke VALRHONA i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 49 annet ledd jf. 14 første ledd nr. 8. Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21 a annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes for samtlige varer og tjenester, jf. varemerkeloven 21a første ledd." Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 11. desember 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 20. desember 2006. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagebegrunnelse anfører innsigers norske fullmektig: "Klagen begrunnes med at Patentstyrets første avdeling har tatt feil når det har kommet til at det ikke foreligger risiko for at de to merkene VALORA under IR 797724 og VALRHONA under IR 603836 vil bli forvekslet i den alminnelige omsetning. Det skal fra innsigers side hevdes at så vel merkelikheten som vare- og tjenestelikheten er så vidt stor at det foreligger rimelig risiko for at merkene vil kunne bli forvekslet ved at omsetningskretsen vil kunne tro at merkene stammer fra den samme kommersielle opprinnelse, jfr. varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 8 sammenholdt med 6. Dette skal begrunnes som følger: Vedrørende kravet i 6, 1. ledd varer og tjenester av samme eller lignede slag. Innledningsvis vil vi nevne at det ikke kun er i relasjon til søkers restauranttjenester det foreligger likeartethet med innsigers produkter, men også i relasjon til tjenestene i klasse 35, og vi vil i denne sammenheng peke på at disse dekker blant annet tjenester i forbindelse med drift av kiosker, fast-food barer, restauranter og lignende kommersielle foretak; detaljhandel av varer, spesielt matvarer/næringsmidler, desserter/snacks) (så som deigvarer, konfekt og konditorvarer); tildeling av franchise på området forretninger og kiosker så vel som innenfor hotellindustrien (fast-food, barer, restauranter og lignende kommersielle foretak). Detaljhandel av varer omfatter rett og slett salg av slike. Salg av varer, inkludert eksempelvis konfektvarer og konditorvarer, må anses for å være svært likt med konfektvarer og konditorvarer. Innsiger er således i utgangspunktet helt uenig med Patentstyrets første avdeling i at det foreligger en lav grad av likeartethet mellom innsigers varer i klasse 30 og søkers varer og tjenester.

2. avd. sak nr. 7709 8 Man er også fra innsigerens side av den oppfatning at det er likeartethet mellom innsigers produkter i klasse 30 og tjenestene som gjelder overføring av teknisk know how (franchising) på området forretninger, kiosker og fast-food barer, restauranter og lignende kommersielle foretak i klasse 42. Vi vil i denne sammenheng vise til at innsigers registrering dekker en rekke varer som danner basis for retter som serveres i fast-food barer, kafeer og restauranter og som omfatter produkter som selges i detaljhandelen eller i de kiosker og forretninger som drives under navnet VALORA. Overføring av for eksempel know-how på områdene kiosker, forretninger, restauranter etc. kan omfatte overføring av ekspertise vedrørende produktsammensetning, valg av profileringstrategi for produkter vis a vis kunder etc. Selv om graden av likhet er noe mindre mellom slike varer og tjenester enn mellom de som er nevnt i forrige avsnitt, er det innsigers påstand at det foreligger en viss likeartethet. Vedrørende spørsmålet om utvidet vern i henhold til 6, 2. ledd. Innsigers merke er meget velkjent i Norge og i resten av verden spesielt for enkelte type produkter som for eksempel mørk sjokolade med høy prosent av kakao. Denne benyttes av kjente kjøkkensjefer rundt omkring i verden, heriblant i Norge. Valrhona sjokoladen benyttes også i forbindelse med laging av fine konditorvarer. I Norge benytter for eksempel kjøkkensjefer som Stiansen i Statholdergården nevnte sjokolade, se kopi hentet fra Internet (VEDLEGG 1), konditormester Sverre Sætre, se vedlagte kopi (VEDLEGG 2), den kjente konditori- og restaurantkjede Pascal benytter Valrhona i sine produkter basert på sjokolade, se kopi (VEDLEGG 3), etc. Vi vedlegger for øvrig informasjon hentet fra Internet vedrørende vedkommende sjokolade, se for øvrig www.matogmer.no som viser at innsigeren startet sjokoladefabrikk for sjokoladen ved navnet Valrhona i Tournon allerede i 1920 årene, se kopi (VEDLEGG 4). Det finnes uendelig med informasjon om Valrhona på norske nettsider, se kopi (VEDLEGG 5) som viser at Grand Hotel, Oslo, Gudbrandsgard Hotell Kvitfjell, Tostrupkjelleren, Le Canard, m.fl. benytter Valrhona i sine retter. Det arrangeres av norske reisearrangører blant annet vin og sjokoladereiser til det distrikt der sjokoladefabrikken nå ligger, se kopi fra internett reiseguiden (VEDLEGG 6). Det fremgår av nevnte omtale at Valrhona ofte blir kalt sjokoladenes Rolls Royce. For øvrig kan sjokoladen kjøpes så vel i nettbutikker, se eksempelvis Tee & Coffee Shop (VEDLEGG 7), som i store matvarebutikker med assortert varespekter som for eksempel ULTRA butikkene, Jacobs på Holtet, etc. Innsiger er også i ferd med å innhente bevis på sin bruk av merket VALRHONA i Norge og slikt bevis vil bli ettersendt. Det er innsigers påstand at den allerede vedlagte dokumentasjon som også inneholder informasjon om omtale av innsigers produkt i VG Nett, Aftenpostens Debattcentralen, Økonomisk Rapport, KK, Dagbladets Magasinet etc. åpenbart viser at VALRHONA er et velkjent varemerke i Norge og at det også dreier seg om et såkalt berømt merke som nyter et utvidet vern som i hvert fall strekker seg til tjenester relatert til matvarer, kiosker, restauranter, fastfood barer og lignende kommersielle foretak, til take away-tjenester, til drikkevarer, salg av konfekt og matvarer og desserter, konditorvarer, med andre ord til de fleste av de tjenester som omfattes av søkerens varemerkesøknad. Det hevdes med andre ord at det ville bety en urimelig utnyttelse og forringelse av VALRHONA s anseelse og goodwill om VALORA godtas til endelig registrering for de aktuelle varer og tjenester

2. avd. sak nr. 7709 9 Spørsmålet om merkelikhet Det er innsigerens oppfatning at det foreligger stor grad av likhet mellom det anmeldte merket og innsigers merke. I denne forbindelse er vi enig med Patentstyret i at begge merker er sterke merker. Merkene har ingen betydning. Det anmeldte merket VALORA er et ordmerke, noe som innebærer et utvidet vern, et vern for merket i alle farger. Innsigerens merke er et figurmerke i farger, men det omtales som regel i vanlig ordmerkeform og er vel kjent i denne formen. Det viser for øvrig den vedlagte dokumentasjon. Det er ordet i innsigerens merke som er det kjente elementet i merket og som har festet seg i erindringsbildet hos den norske omsetningskretsen. Det er ordet VALRHONA som med andre ord er dominanten i innsigerens merke. VALORA og VALRHONA har samme språklige melodi og rytme. De har samme vokalrekkefølge A O A. Merkene begynner likt (VAL) og ender likt (A). Spørsmålet er om midtpartiet i merkene OR og RHON (man må anta at H en vil være stum) er tilstrekkelig forskjellig til at dette skaper et tilstrekkelig forskjellig helhetsinntrykk. Det er innsigerens oppfatning at så ikke er tilfelle. Når forskjellen ligger i merkenes midtparti som i dette tilfellet, vil dette ikke påvirke helhetsinntrykket av ordene nevneverdig. Det ene ordet vil lett kunne tas for det andre når man er henvist til å stole på et erindringsbilde av merkene. I denne sammenheng skal det også pekes på at samtlige av bokstavene i søkers merke omfattes i det registrerte merket. Når dette er sagt, vil vi nevne at det fremgår av innsigerens hjemmeside at innsigeren benytter VALRHONA i gullskrift (uten i kombinasjon med de andre elementer i det registrerte merket) i sin markedsføring. Søkers merke gir vern for bruk av VALORA i gullskrift (slik bruk vil tilfredstille bruksplikten til merket). Det må således tas hensyn til at begge merker i fremtiden kan bli brukt i samme farge, noe som forsterker likheten mellom dem visuelt. Konklusjon Innsiger vil på denne bakgrunn hevde at merkelikheten er så vidt stor at det foreligger en risiko for at merkene VALORA og VALRHONA vil bli forvekslet, når VALORA benyttes for varer og tjenester av de slag merket er søkt registrert for i Norge. Likeartetheten mellom innsigers produkter (eksempelvis konfekt og konditorvarer) og søkers tjenester er på noen punkter svært stor (se eksempelvis detaljhandel av varer/salg av produkter som eksempelvis konfekt og konditorvarer i kiosker, forretninger, etc.). Selv om likeartetheten er noe mindre i relasjon til enkelte av søkers tjenester, vil dette etter innsigers oppfatning oppveies av at innsigers merke dreier seg om et meget godt kjent merke her i landet, et merke som har vern i henhold til varemerkelovens 6, 2. ledd. Vi vil med dette anmode Patentstyret 2. avdeling om å ta klagen til følge, jfr. varemerkeloven 14, 1. ledd nr 8 sammenholdt med 6 og om å oppheve registreringen av IR 797724 for så vidt gjelder Norge. Det tas forbehold om innlevering av ytterligere dokumentasjon." I nytt brev av 15. mars 2007, med div. vedlegg, uttaler innsigers fullmektig:

2. avd. sak nr. 7709 10 "Det vises til klage innlevert den 10. desember 2006, samt til forbehold om å innlevere ytterligere dokumentasjon. Vi har nå mottatt ytterligere dokumentasjon og vedlegger denne i 2 eksemplarer. Dokumentasjonen er i form av fakturaer som viser bruk av merket Valrhona i Norge samt i form av utklipp av diverse matbladet som selges i Norge hvor innsiger og klagers produkt nevnes. Vi opplyser for øvrig at innsiger og klager har informert om at i perioden 2003 til og med 2006 har det vært solgt i Norge for følgende tall: Årstall Volum Omsetning i Euro 2003 4339.45 31 289.59 2004 13 932.30 127 470.64 2005 18 274.91 183 738.49 2006 26 542.68 249 371.25 Totalt 63 089.34 592 371.25 De nevnte tall og utklipp støtter klagers påstand med hensyn til utvidet vern i relasjon til varemerkelovens 6, 2. ledd." I sin imøtegåelse av 27. april 2007 uttaler innehavers fullmektig: Det vises til brev av 30. januar 2007 og 21. mars 2007 vedrørende klage på Første Avdelings avgjørelse datert 20. oktober 2006. Spørsmålet om det i dette tilfellet foreligger forvekslingsfare mellom klagers merke IR 603836 VALRHONA og vår klients merke IR 797724 VALORA (fig.) er grundig behandlet i Første Avdelings avgjørelse. Første Avdeling kom til at det ikke forelå forvekslingsfare på grunn av kun lav grad av vare- og tjenesteslagslikhet mellom varer/tjenester i klassene 30 og 43 og tydelige visuelle forskjeller mellom merkene. Til dette vil vi bemerke at klasse 43 ikke lenger skal omfattes av søkers varefortegnelse. Dette ga vi beskjed om vi brev av 7. oktober 2005 til Styret, se vedlegg, der vi også opplyste om at klasse 30 skal strykes i sin helhet og at det skal foretas visse begrensinger i klasse 35. Det må ha skjedd en feil i Styret når begrensinger i varefortegnelsen ble gjennomført kun ved stryking av varer i klasse 30, mens klasse 43 ble opprettholdt i sin helhet og kl. 35 ble opprettholdt uendret. Vi er for øvrig fullt og helt enige med den vurdering Første Avdeling foretar og i den foreliggende konklusjon. Ved at så vel klasse 30 som klasse 43 er strøket fra søkers varefortegnelse, skulle enhver fare for forveksling være ute av verden. Når Første Avdeling ikke en gang finner grunnlag for å drøfte mulig forvekslebarhet mellom innsigers varer i klasse 30 og de øvrige tjenesteklasser i søkers merke, er dette formentlig fordi forbindelsen anses for å være for fjern. Søker har altså i dette tilfellet anmodet om en begrensning i varefortegnelsen langt utover det som strengt tatt var nødvendig for å unngå forvekslingsfare. Klager anfører likefullt at det i dette tilfellet foreligger likeartethet mellom klagers varer i klasse 30 og søkers tjenester i klassene 35 og 42. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at de

2. avd. sak nr. 7709 11 tjenestene som uttrykkelig nevnes i klagen, omfattes av de tjenester som skal gjenstå i søkers varefortegnelse etter vår anmodning i brev av 7. oktober 2005 til Styret. Generelt vil vi bemerke at en skal være varsom med å konstatere at det foreligger likeartethet mellom varer og tjenester. Det vises i denne forbindelse til Birger Stuevold Lassen/Are Stenvik Oversikt over norsk varemerkerett, Annen utgave (revidert) s. 320 nederst. Det slås der bl.a. fast at: På de fleste områder vil selve den grunnleggende faktiske forskjellen mellom vareomsetning og tjenesteytelse ofte gjøre det relativt lett for avtagerne å unngå sammenblanding, selv om merkene er svært like. Når Styret kom til at det i dette tilfellet ikke forelå forvekslingsfare mellom varer i klasse 30 og tjenester i klasse 43, må det samme gjelde i enda større grad i forhold til tjenester i klassene 35 og 42. Dette fordi forbindelsen business management etc (kl. 35) og franchising (kl. 42) må sies å ha en enda lavere grad av tilknytning til produkter i klasse 30, enn det provision of good and drinks in restaurants (kl. 43) har. Dette følger bl.a. av Styrets egen veiledende kryssgranskningsliste der enkelte tjenester i klasse 43 er oppført som mulig likeartete med enkelte varer i klasse 30, mens tjenester verken i klasse 35 eller i 42, står oppført i tilknytning til varer i klasse 30. I dette tilfellet foreligger det, slik Første Avdeling også legger til grunn, tydelige forskjeller mellom merkene. Det vises for øvrig til det vi har anført tidligere om dette, jf. vårt brev 7. juli 2006 til Patentstyret. Fordi mulig likeartethet mellom klassene 30 og 35/42 som nevnt, må anses som enda fjernere enn mellom klassene 30 og 43, stilles det desto større krav til merkelikhet, for at forvekslingsfare skal kunne sies å foreligge. Når Første Avdeling tidligere er kommet til at merkene er tilstrekkelige forskjellige til at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom klassene 30 og 43, kan det i enda mindre grad sies å foreligge forvekslingsfare mellom merkene for så vidt gjelder varer i klassen 30 og tjenester i klassene 35 eller 42. Klager hevder at merket VALRHONA nyter et utvidet vern i medhold av vml. 6 annet ledd. Det er i den forbindelse fremlagt dokumentasjon som skal vise dette. Ved gjennomgang av denne, har vi imidlertid ikke funnet noe dokumentasjon som relaterer seg til Norge som er eldre enn fra 2003. Norge ble utpekt i søkers internasjonale registrering den 30. september 2002 med prioritet fra 5. april 2002, altså ca. ett år før det foreligger noen som helst dokumentasjon på at merket er tatt i bruk i Norge. Det er på denne bakgrunn åpenbart at vml. 6 annet ledd ikke kan komme til anvendelse i dette tilfellet. Vi ber på denne bakgrunn om at klagen ikke tas til følge. I et siste innlegg av 28. juni 2007 uttaler innsigers fullmektig: Det vises til oversendelse av imøtegåelse av den 30. april 2007. Innsiger har vurdert de forhold som er nevnt i søkers innlegg og vil kun vise til de tidligere innsendte argumenter i saken.

2. avd. sak nr. 7709 12 Det anmodes om at det tas en avgjørelse basert på de argumenter som nå er anført fra begge parters side. Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er delvis kommet til samme resultat som 1. avdeling. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EF-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn- Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. Innsigers kombinerte merke VALRHONA er vernet i Norge for varene coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,

2. avd. sak nr. 7709 13 pastry and confectionery and chocolate goods, edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment" i klasse 30. Det internasjonalt registrerte ordmerket VALORA ønskes vernet i Norge for nærmere spesifiserte tjenester i klassene 35, 36, 39, 41 og 42, særlig relatert til drift av og konsulenttjenester for ulike utsalgssteder. Det er ikke noe direkte sammenfall eller åpenbar nærhet mellom de varer som innsigers merke VALRHONA er beskyttet for, og den tjenestefortegnelsen merket VALORA ønskes innført i varemerkeregisteret med. Annen avdeling ser det slik at det må være tjenestene warehousing services i klasse 39 som grenser tettest opptil varefortegnelsen til innsigers merke, men er i sterk tvil om det kan anses å foreligge en kjennetegnsrettslig relevant nærhet mellom nevnte tjenester og matvarer som kaffe eller sjokolade i klasse 30. Mot denne bakgrunn kan det åpenbart ikke være grunnlag for å foreta noen streng bedømmelse av kjennetegnslikheten. Innehavers merke VALORA er et rent ordmerke, mens innsigers merke VALRHONA er et kombinert merke med merketeksten og et ornament i gult (gull) og de øvrige figurative elementer i fargene sort og rødt. Det er klare visuelle og fonetiske likhetstrekk mellom de to ordene VALORA og VALRHONA, idet begge ord er på tre stavelser, begge ord begynner med de samme tre bokstavene VAL-, ender på den samme bokstaven -A, vokalene kommer i samme rekkefølge og samtlige bokstaver i innehavers merke er i sin helhet opptatt i innsigers merke. De to suffiksene -ORA og -RHONA medfører dog at uttalen av ordene blir tydelig ulik. Annen avdeling antar videre at begge ordene VALORA og VALRHONA i hovedsak vil bli oppfattet som rene fantasiord av den alminnelig opplyste forbruker, selv om sistnevnte ord av noen sikkert vil kunne oppfattes som henspillende på Rhondalen i Frankrike innsigers hjemland. Etter 2. avdelings oppfatning er ordmerket VALORA og det kombinerte merket VALRHONA samlet sett så vidt ulike fonetisk og visuelt, at det ikke foreligger noen reell fare for forveksling verken direkte eller indirekte med hensyn til de aktuelle varenes og tjenestenes kommersiell opprinnelse, når avstanden mellom vareslagene er så stor som i det foreliggende tilfelle. Innsiger har for 2. avdeling fremlagt ytterligere dokumentasjon for å underbygge påstanden om at hans bruk av merket VALRHONA som kjennetegn for sjokoladeprodukter har medført at merket må anses som så velkjent at det har krav på en videre beskyttelse i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 6 annet ledd. På bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen finner 2. avdeling at merket VALRHONA i dag nok må være å anse som et slikt velkjent varemerke for ulike sjokoladeprodukter i vareklasse 30, men en kan ikke se at det er dokumentert at dette var tilfellet forut for den dato merket VALORA kan kreve vern fra i

2. avd. sak nr. 7709 14 Norge prioritetsdatoen 5. april 2002. Uansett kan 2. avdeling ikke se at det i denne konkrete saken kunne være grunnlag for å utstrekke vernet for innsigers merke så langt som til de tjenester innehavers merke ønskes vernet for. For det første er det ikke tale om identiske eller nær identiske merker, men merker med nokså tydelige forskjeller (jfr. ovenfor). For det annet er det tale om et nokså perifert slektskap om slektskap overhodet mellom de varer merket VALRHONA er kjent for, og de tjenester som ønskes tilbudt under kjennetegnet VALORA. Det kan således ikke medføre noen utilbørlig utnyttelse av eller være til skade for merket VALRHONA s renommé om merket VALORA brukes i Norge for de tjenester som etter begrensningen av 7. oktober 2005 er omfattet av varefortegnelsen. Mot denne bakgrunn, og etter en helhetlig vurdering, finner 2. avdeling at det internasjonalt registrerte merket VALRHONA, reg.nr. 603836, ikke kan være til hinder for at det internasjonalt registrerte merket VALORA, reg.nr. 797724, gis virkning i Norge med den tjenestefortegnelse det ble kunngjort med i Norsk Varemerketidende den 17. januar 2005, med de ytterligere begrensninger og presiseringer som fremgår av innehavers brev av 7. oktober 2005. Da Patentstyrets 1. avdeling i sin avgjørelse tilsynelatende ikke fullt ut har tatt hensyn til innehavers ytterligere begrensning og presisering av vare- og tjenestefortegnelsen ved brev av 7. oktober 2005, må avdelingens avgjørelse bli å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og merket innføres i varemerkeregisteret med tjenestefortegnelse begrenset i samsvar med innehavers brev av 7. oktober 2005. Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.) Birger Stuevold Lassen (sign.)