Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse, hvorved det internasjonalt registrerte ordmerket PARK AVENUE ble nektet gitt virkning i Norge. Avgjørelsen ble sendt innehavers norske fullmektig den 19. desember Notifikasjonen fra WIPO av 26. oktober 2006 om utpekningen av Norge omfattet alle varer og tjenester merket er internasjonale registrert for, nemlig: Klasse 9: Klasse 16: Klasse 35: Klasse 38: Klasse 41: Magnetic, optical, magneto-optical and electronic image and sound recording carriers and data memories, in particular CD, CD-ROM, CD-I, DVD, floppy disks, video tapes, records and microfilm, all for on and off-line uses; tape recorders; equipment for receiving, as well as for recording, transmission and reproduction of sound and images; hardware, in particular data processing equipment, computers and computer peripheral devices; software; data processing programs; computer operating programs. Printed matter, bookbinding material. Advertising. Services in the field of telecommunications, sending of information to third parties on the Internet, distribution of information on wireless or cable networks, content provider services, namely making available of platforms or Internet information, transmission of radio and (cable) television programmes. Instruction, training, entertainment, radio entertainment and television entertainment; services of publishers (except printing); publication and issue of printed matter in printed and electronic form with editorial content and partly advertising content off and online in the field of publishing, included in this class; sports and cultural activities.

2 Annen avd. sak nr Under saksbehandlingen i Patentstyrets første avdeling ble anført at merket PARK AVENUE ikke kan gis virkning i Norge, da det er egnet til å villede med hensyn til varenes geografiske opprinnelse, jf. varemerkelovens 14 første ledd nr. 2 og 49 annet ledd. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Den internasjonale registreringen består av ordene PARK og AVENUE. Park Avenue er en stor og kjent gate i på Manhattan i New York. Da innehaver er fra Østerrike blir sakens problemstilling om det søkte merket er egnet til å villede gjennomsnittsforbruker med hensyn til varenes og tjenestenes geografiske opprinnelse, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 2. For å nekte en registrering av et merke etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 2 må det for det første foreligge villedelse ved at gjennomsnittsforbruker vil kunne oppfatte stedsnavnet som en opprinnelsesangivelse. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte merket, sett i forhold til varene merket søkes registrert for, vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Det må være en rimelig grunn til å anta at det kan skape uriktige forestillinger hos det kjøpende publikum, jf. Høyesteretts avgjørelse Rt s. 1908, MOZELL. Denne villedelsen må for det annet antas å ha betydning for gjennomsnittsforbrukers valg mellom ulike produsenters varer eller tjenester. Fullmektigen har anført at Park Avenue er navnet på mange gater i verden. Patentstyret er imidlertid av den oppfatning at dette gatenavnet er spesielt kjent som en av de største gatene på langs av Manhattan i New York, hvor svært mange verdensomspennende konserner har sitt hovedkontor. Det kjente Waldorf-Astoria hotell har også sin adresse her, samt den store jernbanestasjonen Grand Central Station. "Park Avenue" er også kjent som en meget dyr og eksklusiv boligadresse. New York må regnes blant en av verdens mest kjente byer, og som følge av dette har også områder og gater i byen blitt særlig berømte. Dette gjelder ikke kun Park Avenue, men for eksempel også gatenavn som Fifth Avenue og Madison Avenue. Gjennomsnittsforbrukeren må følgelig anses å ha kjennskap til stedet og vil tro at varene og tjenestene har tilknytningen til New York eller USA, mens innehaveren av den internasjonale registreringen er fra Østerrike. Varemerkeloven 14 første ledd nr. 2 rammer kun villedelse som kan ha betydning for kjøperne. Det vises til Are Stenvik og Birger Stuevold Lassens "Oversikt over norsk varemerkerett", 2. utgave (revidert) s Den uriktige, geografiske opplysningen antas i det foreliggende tilfellet å ville påvirke forbrukerne i kjøpssituasjonen. Det stilles ikke krav til at gjennomsnittsforbrukeren må tro at varene er produsert på stedet, merket kan nektes hvis man tror at det er en eller annen forbindelse til stedet. Bestemmelsen tar sikte på å forby registrering av merker som er egnet til å fremkalle uriktige oppfatninger om varene merket søkes registrert for. Det er altså ikke nødvendig at villedelsen knytter seg til varenes tilvirkningssted. Det avgjørende er om en gjennomsnittsforbruker vil tro at varene og tjenestene har en tilknytning til gaten og legger vekt på dette. Slik tilknytning kan bestå i at varene og tjenestene kan være utviklet i, tilbudt fra eller har sitt opphav i, eller at selskapet har hovedkontor på Park Avenue. Siden mange store

3 Annen avd. sak nr bedrifter, også innen varer og tjenester som omfattes av innehavers varefortegnelse, har tilhold på Park Avenue, er Patentstyret derfor av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren på denne måten får en uriktig oppfatning om at varene og tjenestene har en forbindelse til gaten Park Avenue ved at de utvikles eller utøves i relasjon til, i eller fra det aktuelle stedet, og at dette gir en goodwill som er egnet til å påvirke kjøpet. Merket fremstår på denne måten som en feilaktig angivelse av en adresse og sted for opprinnelse. Innehavers fullmektig viser til at merket er godtatt til registrering flere land og at hensynet til rettsenhet tilsier at merket også skal besluttes gjeldende i Norge. Til dette bemerkes at merket også er delvis nektet i andre av de utpekte landene, som Sveits, Bulgaria, Russland og Serbia. Dersom Patentstyret skal legge vekt på utenlandsk praksis, vil det være riktig å legge vekt på både land som har nektet merket og land som har besluttet gjeldende merket. Som det fremkommer ovenfor, har varemerkemyndighetene i de forskjellige landene svært ulik oppfatning av merkets registrerbarhet. Vi finner derfor ikke at disse utenlandske beslutningene åpenbart trekker i den ene eller andre retning. Det avgjørende i nærværende sak blir derfor hvordan Patentstyret finner at den norske omsetningskretsen vil oppfatte merket. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan videre ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets 2. avdeling, blant annet nr (Power user). Vi kjenner ikke bakgrunnen for registreringen av merket i utlandet, som eksempelvis kan ha skjedd på grunn av innarbeidelse. Det samme er fastslått av EF-domstolen i C-363/99 Postkantoor, premiss 44. Fullmektigen viser også til at et identisk merke er registrert som EF-varemerke. En slik registrering kan ha relevans for vår vurdering av det søkte merket. Et annet utfall hos Patentstyret kan imidlertid ikke anses som et uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, og det kan ikke uten videre være et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Dette fremgår av flere 2. avdelings avgjørelser, blant annet 6922 (No more tangles) og nr (Servernet). Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket må nektes nektes besluttet gjeldende i Norge i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 2, jf. 50 første ledd. Beslutning: Det internasjonale merket nektes vern i Norge." Registreringshavers klage, med tilhørende begrunnelse, innkom den 18. februar Klageavgiften er registrert innbetalt den 3. mars 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen utaler registreringshaverens fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets første avdelings avgjørelse datert 19. desember 2008, der norsk varemerkesøknad nr , "Park Avenue", med G+J Holding GmbH, Wien, Østerrike, som søker, ble besluttet nektet registrert i henhold til varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 2.

4 Annen avd. sak nr Med dette påklages denne avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling i henhold til varemerkelovens 22 og vi ber om at dette merkets registrerbarhet vurderes på nytt av annen avdeling. Innledningsvis viser vi til våre tidligere inngitte besvarelser i saken datert 17. august 2007 og 13. mars 2008, der vi ber Patentstyret revurdere sitt standpunkt om at det søkte merket skal være uregistrerbart. Vi fastholder med dette våre tidligere argumenter som er kommet frem i disse brev til Patentstyret. Innledningsvis må vi igjen få minne om at PARK AVENUE ikke utelukkende er en gate på Manhattan. Slik avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling ser ut til å gi inntrykk av. Vi har gjort et søk på Park Avenue i andre land og vi kan til eksempel vise til at det bare i U.K. finnes ikke mindre enn 42 gater med navnet PARK AVENUE. Rundt i verden vil det altså finnes mange gater med dette navn. Allikevel vil vi hevde at merket slik også Patentstyrets første avdeling oppfatter merket er et distinktivt varemerke for de søkte varer og tjenester. Når det gjelder praksis fra andre land og disse utenlandske registreringer, har vi egentlig gått inn på dette i våre tidligere besvarelser. Det viktigste momentet her er at det samme merket PARK AVENUE er akseptert til registrering i alle EU-landene for de samme varer og vi vil hevde at dette burde tillegges betydelig vekt ved vurderingen av det søkte merkets registrerbarhet. Vi vil hevde at denne praksis fra andre land, som språkmessig og kulturelt ligner Norge, burde tillegges størst vekt. Vi må også få lov til å påpeke at Patentstyrets første avdeling ser ut til å basere sin avgjørelse på feilaktig status om det søkte merkets registreringsnektelse i andre land. For det første må vi gjøre oppmerksom på at situasjonen i Sveits er at det er utstedt et provisional refusal for det aktuelle varemerket, men det foreligger ikke noen avgjørelse her og hva det endelige standpunkt blir er derfor ukjent. Vi vil derfor hevde at Patentstyret for det første ikke bør støtte seg på et enkelt lands avgjørelse og for det andre foreligger det ennå ingen formell avgjørelse for Sveits. Når det gjelder de tre øvrige nektelser Patentstyret viste til: nemlig Bulgaria, Russland og Serbia, kan vi etter våre undersøkelser ikke se at noe nektelse foreligger for disse land. Vi vil under enhver omstendighet hevde at disse land ligger fjernere både kulturelt og språkmessig fra Norge enn europeiske og skandinaviske land (hvor merket er akseptert til registrering). Vi må imidlertid også få gjøre oppmerksom på at, etter våre opplysninger (se vedlagte uskrift fra Romarin tatt ut 18. februar 2009) er det søkte merket akseptert til registrering i alle disse tre land. Hvis våre opplysninger skulle være feil ber vi om å få fremlagt dokumentasjon som viser avslag i disse land. Slik vi ser saken har Patentstyrets første avdeling bygget sin avgjørelse på feil i faktum når de hevder at merket er nektet registrert i disse land de nevner. Vi vil derfor fastholde vår klients søknad for varemerket PARK AVENUE, og be om at Patentstyret frafaller henvisningen til varemerkelovens 14, første ledd nr. 2. Vi fastholder at det søkte merket burde anses registrerbart slik merket er designert i Norge og slik merket også er akseptert til registrering for eksempel i EU og flere andre land. Vi ber derfor om at det søkte varemerket blir gjort gjeldende for Norge med det aller første. Vedl.: Vedlegg kopier som viser at Park Avenue er bruk i for eks. U.K. Utskrift fra ROMARIN av den internasjonale registrering som viser registrering i bl.a. Bulgaria, Russland og Serbia."

5 Annen avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Foreliggende sak har likhetstrekk med Annen avdelings sak PS , hvor MADISON AVENUE ble godtatt til registrering for klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25. I nevnte avgjørelse ble bl.a. uttalt: «Det er etter 2. avdelings oppfatning ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte MADISON AVENUE som en angivelse av egenskaper ved varer av de slag søknaden omfatter. Hva enten gjennomsnittsforbrukeren kjenner til at Madison Avenue er en eksklusiv handlegate eller ikke, fremstår det som en nokså fjern mulighet at han eller hun vil oppfatte merket som egenskapsangivende, f.eks. som en angivelse av at varene er produsert, designet eller omsettes i Madison Avenue. Det er mer trolig at merket vil bli oppfattet som henspillende på mer ubestemte egenskaper, som f.eks. eksklusivitet eller på amerikansk stil. Det at merket kan gi slike assosiasjoner, er ikke nok til å anse det som deskriptivt og uregistrerbart. Når det legges til grunn at MADISON AVENUE ikke vil bli oppfattet som egenskapsangivende, vil merket ikke kunne anses å gi gjennomsnittsforbrukeren uriktige forestillinger med hensyn til kvalitet, opprinnelse eller andre egenskaper. Varemerkelovens 14 første ledd nr. 2 er da ikke til hinder for registrering» PARK AVENUE er registrert for et annet vareutvalg enn MADISON AVENUE, bl.a. for datamaskiner og lagringsmedier i klasse 9, trykksaker i klasse 16 og telekommunikasjonstjenester i klasse 38. Heller ikke for slike varer kan det legges til grunn at et gatenavn som PARK AVENUE vil bli oppfattet som egenskapsangivende. Det er ikke vanlig å benytte et gatenavn alene som geografisk opprinnelsesangivelse for slike varer, og det kan derfor heller ikke påregnes at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte varemerket PARK AVENUE som angivelse av at varene eller tjenestene er produsert i en gate med dette navnet, eller på annen måte har sitt opphav der. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å oppheve, og varemerket PARK AVENUE å gi virkning her i riket. Det avsies slik kjennelse:

6 Annen avd. sak nr Første avdelings avgjørelse oppheves, og varemerket gis virkning i Norge. Are Stenvik (sign.) Kaja Veel Midtbø(sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)