Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7649 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006029 Begjæringen gjelder: Citymail AS, Nittedal Foretakets org. nr. 989 538 454 Fullmektig: Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, Oslo Begjæring inngitt av: Citymail Sweden AB, Stockholm, Sverige Foretakets norske org. nr. 985 426 260 Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 15. mars 2007, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet CITYMAIL AS ble tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket er registrert den 9. mars 2006, med følgende næringskode (bransjeangivelse): "70.321 Eiendomsforvaltning." Begjæringen om overprøving var begrunnet med at foretaksnavnet CITYMAIL AS er egnet til å forveksles med det norskregistrerte svenske foretaket CITYMAIL SWEDEN AB, Stockholm, innført i Enhetsregisteret den 20. februar 2003 under org. nr. 985 426 260, næringskode "00.000 Uoppgitt", samt egnet til å forveksles med ordmerket CITYMAIL, norsk varemerkeregistrering nr. 238378 (200604988), inngitt den 9. mai 2006, men med prioritet fra dansk søknad av 18. januar 2006, registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 12, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41 og 42 (hele vare- og tjenestefortegnelsen er gjengitt nedenfor), og at foretaksnavnet CITYMAIL AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7649 2 Vare- og tjenestefortegnelsen reg. nr. 238378 (200604988), ordm. CITYMAIL : Klasse 9: Klasse 12: Klasse 16: Klasse 35: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet samt tilbehør til slike varer i denne klasse. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier, papirhandlervarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. Annonse- og reklamevirksomhet; adresserte reklameforsendelser, utdeling' av reklamemateriale og vareprøver; reklameomdeling; tegning av avisabonnement; utarbeidelse av statistiske opplysninger; computerstyring av datafiler; omlegning av forretningsvirksomhet. Klasse 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet. Klasse 38: Klasse 39: Klasse 40: Klasse 41: Klasse 42: Kommunikasjon via dataterminaler, telefon og telegram; utsendelse av meddelelser, faksmeddelelser og telegrammer; transmisjon av meddelelser, faksmeddeleleser og telegrammer; dataassistert transmisjon av beskjeder og bilder; elektroniske brevkasser; utleie av apparater til utsendelse av meddelelser; informasjon om telekommunikasjon. Transportvirksomhet; transportreservering; sjåførvirksomhet; utbringelse av aviser; emballering av varer og gods; utleie av kjøretøyer; lossing av gods; informasjon vedrørende oppmagasinering og transport; kurervirksomhet (meddelelser eller varer); varelevering; oppbevaring; transportmeglingsvirksomhet; informasjon vedrørende transportmegler-virksomhet; lastebiltransport. Bearbeiding av materialer og gjenstander. Utdannelsesvirksomhet; undervisning; utdannelsesinformasjon. Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at kravstiller har registrert sitt foretaksnavn CITYMAIL SWEDEN AB i
2. avd. sak nr. 7649 3 Enhetssregisteret før innkrevde registrerte sitt foretaksnavn. Det er også på det rene at kravstiller har registrert sitt varemerke CITYMAIL hos Patentstyret med bedre prioritet enn innkrevde har for sin foretaksnavneregistrering. Kravstillers foretaksnavn er ikke registrert i foretaksregisteret og nyter dermed ikke, ved sin registrering som norskregistrert utenlandsk foretak, et automatisk vern etter foretaksnavneloven, jf. foretaksnavneloven 3-1. Det må for å nyte vern dokumenteres at navnet er tatt i bruk som foretaksnavn her i riket. Det er kun vist til bruk i Danmark og Sverige og dette anses dermed ikke dokumentert. Det er ikke av betydning for denne vurderingen om foretaket delvis eies av et norsk foretak eller om det er skrevet om utenlandsk etablering i norsk presse. Det norskregistrerte utenlandske foretaket CITYMAIL SWEDEN AB avvises dermed som grunnlag for kravet. Avgjørelsen bygger dermed på kravstillers varemerke som grunnlag. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerke). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Innkrevde hadde en varemerkesøknad til vurdering hos Patentstyret samtidig som kravsbehandlingen av foretaksnavneregistreringen pågikk. Under behandlingen av innkrevdes varemerkesøknad nr. 200602112, ordmerket CITYMAIL AS, ble det anført at det søkte merket manglet særpreg fordi det kunne oversettes til "bypost" som ble ansett beskrivende for de tjenestene merket ble søkt registrert for nemlig "Tjenester så som distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post, eller distribusjon av prøver. Annonsering i forbindelse med andre ytelser" i klasse 35 og "Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer" i klasse 39. Innkrevde anførte på denne bakgrunn at CITYMAIL ikke hadde varemerkerettslig særpreg, og at kravstiller dermed ikke hadde vern mot innkrevdes foretaksregistrering. I den parallelle søknaden, nr. 200604988, ordmerket CITYMAIL, som har bedre prioritet, ble imidlertid denne anførselen frafalt etter fornyet vurdering. Både CITY og MAIL er ord som hver for seg anses å mangle særpreg for de fleste tjenester og særlig de som knytter seg til post. Likevel finner Patentstyret at sammenstillingen innehar en viss grad av særpreg. Oversettelsen "bypost" som ble anført å være beskrivende i de nevnte varemerkesøknadene anses ved ny vurdering ikke å ha noe klart innhold, selv om det i sterk grad antyder at virksomheten driver med posttjenester i byen. CITYMAIL er etter dette vurdert å ha varemerkerettslig særpreg av Patentstyret og vi legger dette til grunn også i vurderingen av kravet om administrativ overprøving av foretaksnavnet. Det innkrevde foretaksnavnet CITYMAIL AS skiller seg fra det registrerte varemerket kun ved å ha tillegget AS. AS angir kun selskapsform og har dermed ikke kjennetegnsrettslig atskillende evne. Det innkrevde foretaksnavnet behandles dermed som om det hadde vært identisk med kravstillers varemerke. Det avgjørende blir derfor bransjelikheten. Kravstillers foretaksnavn er registrert for blant annet "finansiell virksomhet" og "eiendomsmeglervirksomhet" i klasse 36. Dette anses å være likeartet med innkrevdes bransjeangivelse "eiendomsforvaltning". For denne type virksomhet har ikke CITYMAIL noen nærstående betydning og må anses å ha en litt sterkere grad av særpreg enn for postrelaterte varer og tjenester. Vernet anses dermed å favne videre i forhold til
2. avd. sak nr. 7649 4 bransjelikhet i dette bransjesegmentet. Patentstyret kommer derfor til at det foreligger forvekslingsfare etter foretaksnavneloven 3-6 nr. 4. Når det gjelder anførslene om den faktiske virksomheten til innkrevde, kan vi ikke se at det er bevist at de driver med postrelatert virksomhet, selv om navnet jo kan indikere det. Det er heller ikke nok til å dokumentere bruk at foretaket deler telefornnummer med et annet foretak som driver med postrelatert virksomhet så lenge navnet ikke brukes for den virksomheten. Siden kravstillers varemerkeregistrering uansett gir et vern som omfatter innkrevdes foretaksregistrering finner Patentstyret ikke grunn til å gå nærmere inn på faktisk bruk, men forholder seg til de registrerte opplysningene. Patentstyret finner på bakgrunn av en helhetsvurdering at det innkrevde foretaksnavnet innebærer en krenking av kravstillers registrerte varemerke etter foretaksnavneloven. Beslutning: Registreringen oppheves. Klage fra Citymail AS over 1. avdelings avgjørelse, med begrunnelse, innkom til Patentstyret den 15. mai 2007. Den 16. mai 2007, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 15. mars 2007. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 18. juni 2007. I klagen anfører Citymail AS: 1. Innledning 15.03.2007 traff Patentstyret avgjørelse om å oppheve registreringen av foretaksnavnet Citymail AS, med begrunnelse at foretaksnavnet innebærer en krenkning av varemerket CITYMAIL som innehas av Optimail AB, se vedlegg nr. 1. Undertegnede vil med dette på vegne av Citymail AS påklage Patentstyrets avgjørelse til Patentstyrets 2. avdeling. Klagen begrunnes med at det foreligger feil bruk av rettsreglene og feil i saksbehandlingen. 2. Anførslene Som Patentstyret uttaler oppstiller foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn. Dette medfører at dersom varemerket CITYMAIL skal nyte vern mot øvrige kjennetegn, må det oppfylle varemerkelovens krav om særpreg og det må foreligge kjennetegnslikhet og vareslagslikhet mellom varemerket og foretaksnavnet. 2.1 Særpreg
2. avd. sak nr. 7649 5 Patentstyret uttalte i klagers varemerkesøknad nr. 200602112 datert 12.10.2006 at varemerket CITYMAIL ikke kunne registreres fordi det manglet særpreg etter varemerkeloven 13 første ledd. Patentstyret uttalte videre at andre næringsdrivende må fritt kunne bruke CITYMAIL AS i markedsføringen av sine varer/tjenester uten at dette skal anses som et varemerkeinngrep, se vedlegg nr. 2. Denne side anførte på den bakgrunn at Patentstyrets vurdering måtte være tilsvarende ved vurderingen av om Optimail AB kunne kreve beskyttelse for varemerket CITYMAIL. Videre ble det fra denne side anført at Det synes derfor åpenbart at motparten ikke kan høres med at varemerket CITYMAIL, som de hevder innehas av Optimail AB, skal kunne hindre opprettholdelsen av foretaksnavneregistreringen Citymail AS. Hvis Patentstyret legger til grunn motpartens anførsel, ville det i så tilfelle være en grov forskjellsbehandling i disfavør av tvistens parter, se vedlegg nr. 3. Til tross for sin uttalelse i denne søknaden, kom Patentstyret i den parallelle varemerkesøknaden nr.200604988 til at sammenstillingen av CITY og MAIL allikevel inneholdt en viss grad av særpreg. Patentstyret frafalt således sin opprinnelige uttalelse og la til grunn ved den administrative overprøvingen at CITYMAIL har varemerkerettslig særpreg. Denne side vil i den anledning anføre at det er å anse som lite tilfredsstillende at Patentstyret ikke er konsekvent i sine uttalelser. Særlig lite tilfredsstillende er dette fordi det ikke har kommet frem nye opplysninger som tilsier at CITYMAIL skal ha fått en større grad av særpreg på det tidspunkt hvor Optimail AB sin varemerkesøknad ble behandlet, enn det var når klagers varemerkesøknad ble behandlet. Denne side anfører at dette skaper uforutsigbarhet og svekker tilliten til Patentstyrets uttalelser. Ettersom Patentstyret i den aktuelle beslutningen har lagt til grunn at CITYMAIL har varemerkerettslig særpreg, vil dette være utgangspunktet for de videre anførsler. 2.2 Kjennetegnslikhet og vareslagslikhet Dersom en anser kravet til særpreg som oppfylt blir det neste spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare mellom foretaksnavnet Citymail AS og varemerke CITYMAIL. Patentstyret har besluttet at det foreligger forvekslingsfare og begrunner dette med at det foreligger både kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. Patentstyret legger til grunn at klagers foretaksnavn og motpartens varemerke er identiske. Denne side bestrider ikke at de to navnene er relativt like. Derimot anføres det fra denne side at det ikke får betydning ettersom det ikke er en tilstrekkelig grad av bransjelikhet mellom den virksomhet som CITYMAIL representerer og den virksomhet Citymail AS er registrert under. Denne side anfører således at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom de to. Citymail AS er registrert under Eiendomsforvaltning og utnytting, og handel og konsulenttjenester samt alt hva der står i forbindelse. Det anføres i den anledning at det nettopp er eiendomsforvaltning som skal være Citymail AS sin virksomhet. Det bestrides således at Citymail AS har intensjoner om å drive postrelatert virksomhet. Varemerket CITYMAIL er helt klart forbundet med postrelaterte tjenester. Som dokumentasjon på det legges det som vedlegg nr. 4, frem utskrift fra internett hvor CityMail sin forretningsidé, visjon og grunntjenester blir beskrevet. Patentstyret legger til grunn i sin avgjørelse at ettersom motpartens foretaksnavn er registrert for blant annet finansiell virksomhet og eiendomsmeglervirksomhet i klasse 36, anses det å være likeartet med klagers bransjeangivelse eiendomsforvaltning. Denne side anfører at
2. avd. sak nr. 7649 6 Patentstyret her slutter feil, når de uttaler at de ikke ser grunn til å gå nærmere inn på faktisk bruk, men at de forholder seg til de registrerte opplysningene. Både i teori og praksis er det lagt til grunn at det er hvilke tjenester/varer som faktisk tilbys som er det avgjørende for om det foreligger bransjelikhet. Det anføres således at dersom Patentstyret hadde lagt den faktiske bruk til grunn, som er det korrekte å gjøre, ville Patentstyret ha kommet til et annet resultat i nærværende sak. Den videre begrunnelsen til Patentstyret har denne side vanskeligheter med å forstå, da det virker som om Patentstyret har blandet sammen hvem som har anført hva av partene. 2.3 Saksbehandlingen Avslutningsvis vil denne side anføre at behandlingen som Patentstyret har gitt denne saken ikke kan anses å være tilfredsstillende. For det første foreligger det flere skrivefeil i beslutningens begrunnelse. Som eksempel kan det vises til beslutningen på siste side tredje avsnitt hvor det står følgende; Kravstillers foretaksnavn er registrert for blant annet og videre Patentstyret har således kommet til at det foreligger forvekslingsfare etter foretaknavneloven 3-6 nr. 4. Slik denne side tolker dette ut ifra konteksten må Patentstyret ha ment kravstillers varemerke, ettersom det er kravstillers varemerke som anses å være i konflikt med foretaksnavnet Citymail AS. Patentstyret må også ha anvendt feil lovparagraf som hjemmel for sin beslutning. Denne side kan ikke se at 3-6 nr. 4 hjemler Patentstyret sin beslutning, og det antas at Patentstyret har ment 2-6 nr. 4. Begrunnelsen inneholder således flere skrivefeil, og bærer for øvrig preg av ustruktur og tynne begrunnelser. Feil av denne typen gjør at en stiller spørsmålstegn ved om sakens materielle side er blitt forsvarlig behandlet. En forsvarlig behandling av saken tilsier ikke at de involverte parter skal være nødt til å måtte gjette seg til hva Patentstyret har ment. På bakgrunn av dette, anføres det at det foreligger så grove saksbehandlingsfeil ved beslutningen at den uansett må oppheves. 3. Påstand Klager legger på bakgrunn av det ovenfor anførte ned påstand om at Patentstyrets beslutning datert 15.03.2007 oppheves. I sin imøtegåelse, innkommet den 19. juni 2007, uttaler Citymail Sweden AB: 1. Innledning Det vises til Patentstyrets avgjørelse av 15.03.2007 om å oppheve registreringen av foretaksnavnet Citymail AS fordi foretaksnavnet krenker varemerket CITYMAIL som innehas av Optimail AB. Videre vises til klage fra Citymail AS datert 14.05.2007. I det følgende betegnes Citymail AS som klager. Frist for tilsvar er 20. juni 2007. Det vil fra denne side hevdes at avgjørelsen fra Patentstyret om å oppheve registreringen av foretaksnavnet Citymail AS er korrekt.
2. avd. sak nr. 7649 7 2. Faktum Saken gjelder forholdet mellom varemerket CITYMAIL, registreringsnummer 238378, som innehas av Optimail AB og foretaket Citymail AS, foretaksregistreringsnummer 989 538 454. Varemerket CITYMAIL har prioritet fra 18. januar 2006. Varemerket CITYMAIL er registrert for varer og tjenester i klassene 9, 12, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42. I denne sammenheng trekkes særlig frem at varemerket er registrert i klasse 36 for: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet. Foretaket Citymail AS ble stiftet 24.02.2006 og registrert i foretaksregisteret den 9.3.2006. Foretaket er registrert med bransje Eiendomsforvaltning. I klagen oppgir Citymail AS at foretakets virksomhet er eiendomsforvalting. Vi har tidligere anført at selskapet også må anses å være involvert i produksjon av utstyr og løsninger til grafisk industri og post & papirbehandling, samt postdistribusjon og transportvirksomhet. Anførselen om at den reelle bruk av foretaksnavnet Citymail AS omfatter de ovennevnte tjenester opprettholdes. Anførselen bekreftes av at Citymail AS har søkt registrert varemerket CITYMAIL AS, søknadsnummer nr. 200602112 for: Klasse 35: Tjenester så som distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post, eller distribusjon av prøver. Annonsering i forbindelse med andre ytelser Klasse 39: Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer For øvrig vises til anførslene som ble fremført under behandlingen i Patentstyrets første avdeling. 3. Rettslige anførsler 3.1. Rettslige utgangspunkter Hjemmel for vurderingen er foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 som bestemmer at et foretaksnavn ikke må: være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker har vern med eldre rett. Vilkåret er således om foretaksnavnet Citymail AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte varemerket CITYMAIL. Vurderingen av om to kjennetegn er forvekselbare er en helhetsvurdering. De sentrale elementene i vurderingen er om det er kjennetegnslikhet og om det er vare- og tjenesteslagslikhet. Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren av de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 1999 s. 641 (SUPERLEK), samt EU domstolens avgjørelse i C-251/95 Sabel v. Puma. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst,
2. avd. sak nr. 7649 8 rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 (Lloyd) 3.2. Særpreg Klager oppstiller som ytterligere vilkår i tillegg til vilkåret om fare for forveksling at varemerket CITYMAIL må oppfylle varemerkelovens vilkår om særpreg. En vurdering av særpreg, og således registrerbarheten av varemerket CITYMAIL er imidlertid ikke del av denne saken. Dette må i så fall gjøres gjenstand for en selvstendig klage. I denne saken må det tas utgangspunkt i det registrerte varemerket CITYMAIL med registreringsnummer 238378. Det vil hevdes at spørsmålet om særpreg kun er et moment som må tas inn som en del av vurderingen av om det foreligger fare for forveksling mellom kjennetegnene. Særpreget må vurderes i relasjon til den aktuelle vare- og tjeneste. 3.3. Kjennetegnslikhet Kjennetegnene Citymail AS og varemerket CITYMAIL er identiske med unntak av at foretaksnavnet Citymail AS er tilføyd selskapsbetegnelsen AS. Det følger av praksis at angivelse av selskapsform ikke har betydning for vurderingen av kjennetegnslikhet. Dette innebærer at for kjennetegnene må anses å være identiske. 3.4. Vareslagslikhet Praksis viser at det skal foretas en helhetsvurdering ved vurderingen av om det er tjenesteslagslikhet. Dette vurderes konkret. En rekke momenter må tas i betraktning. I EF domstolens dom C-39/97 Canon er dette uttrykt slik: Med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal der,, tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Varemerket CITYMAIL er søkt registrert for Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet i klasse 36. Citymail AS har selv oppgitt at foretakets virksomhet er eiendomsforvalting. I foretaksregisteret er selskapet registrert med bransjeangivelse eiendomsforvalting og utnytting. Eiendomsmeglervirksomhet og eiendomsforvalting og utnytting har både praktisk og assosiasjonsmessig store likhetstrekk. Begge former for tjenester gjelder forretninger med eiendom. Det er nær sammenheng mellom eiendomsmeglervirksomhet og drift og utnytting av eiendom. Flere selskaper driver både eiendomsmeglervirksomhet og eiendomsforvalting. Dette gjør at gjennomsnittsforbrukeren lett vil tro at det er en forretningsmessig forbindelse mellom to selskaper med identiske kjennetegn i disse to bransjene. Det foreligger således tjenesteslagslikhet mellom de tjenester som varemerket CITYMAIL er registrert for og den bransje som Citymail AS søkte seg registrert for. Det er derfor fare for forveksling mellom varemerket CITYMAIL og foretaksnavnet Citymail AS. Det hevdes også at Citymail AS er involvert i produksjon av utstyr og løsninger til grafisk industri og post & papirbehandling, samt post og transporttjenester.
2. avd. sak nr. 7649 9 Optimails ABs varemerke CITYMAIL er registrert blant annet for for Annonse- og reklamevirksomhet; adresserte reklameforsendelser, utdeling' av reklamemateriale og vareprøver; reklameomdeling i klasse 35, samt for Transportvirksomhet; transportreservering; sjåførvirksomhet; utbringelse av aviser; emballering av varer og gods; utleie av kjøretøyer; lossing av gods; informasjon vedrørende oppmagasinering og transport; kurervirksomhet (meddelelser eller varer); varelevering; oppbevaring; transportmeglingsvirksomhet; informasjon vedrørende transportmeglervirksomhet; lastebiltransport i klasse 39. Citymail AS tilbyr således identiske tjenester som Optimail ABs varemerke CITYMAIL er registrert for. Det hevdes fra klager at det ikke er hvilke tjenester varemerket CITYMAIL er registrert for som skal danne utgangspunktet for vurderingen, men hva varemerket faktisk brukes for. Dette kan ikke være korrekt. Det følger både av lovtekst, rettspraksis og teori at det er hvilke varer og tjenester et varemerke er registrert for som danner utgangspunkt for vurderingen. Det vises til foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4, eks Rt. 1998 s. 1988 og Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, side 305. Derimot er situasjonen annerledes dersom vurderingen tar utgangspunkt i et foretaksnavn. Foretaksnavnelovens 3-1 oppstiller en bruksplikt, jf. lovens ordlyd Rett til foretaksnavn opphører fra den dag faktisk bruk opphører. Dette skiller seg fra situasjonen for et varemerke hvor varemerket har vern til registreringen opphører som følge av at registreringsperioden opphører eller til varemerket slettes ved dom, jf varemerkelovens 25a. Med mindre et varemerke er slettet, må utgangspunktet for vurderingen tas i det registrerte varemerke. 3.5. Saksbehandlingen Klager anfører at Patentstyrets saksbehandling har vært så mangelfull at det må innebære at avgjørelsen er ugyldig. Vi kan vanskelig se at Patentstyrets saksbehandling i saken har vært mangelfull. Sett bort fra at klager har påpekt tre trykkfeil, er det ikke påpekt andre konkrete feil ved avgjørelsen. Klagen synes på dette punkt å være svært tynt begrunnet. 4. Påstand Patentstyrets avgjørelse av 15.03.2007 i sak 2006029 opprettholdes. 5. Annet For øvrig opprettholdes tidligere anførsler. I tilsvar av 16. august 2007 uttaler Citymail AS: Citymail AS sendte 14.05.2007 inn en klage over Patentstyrets avgjørelse, datert 15.03.2007, i sak som gjaldt registreringen av foretaksnavnet Citymail AS. Citymail Sweden AB/Optimail AB(nå, Citymail International AB)leverte inn tilsvar 20.06.2007. Citymail AS har i brev fra Patentstyret datert 21.06.2007, fått frist til 20. august 2007 for å inngi bemerkninger. Citymail AS fastholder det anførte i klagen datert 14.05.2007. I tillegg vil Citymail AS komme med følgende bemerkninger i forhold til om det foreligger vareslagslikhet mellom foretaksnavnet Citymail AS og varemerke CITYMAIL.
2. avd. sak nr. 7649 10 Som anført i klagen av 14.05.2007 på side 2, vedkjenner Citymail AS at navnene på foretaksnavnet og varemerke er relativt like, det anføres derimot ikke å foreligge tilstrekkelig bransjelikhet mellom disse til at det kan sies å utgjøre en forvekslingsfare. Citymail AS er som tidligere anført registrert under Eiendomsforvaltning og utnytting, og det er nettopp eiendomsforvaltning som skal være Citymail AS sin virksomhet. At varemerke CITYMAIL er registrert under blant annet eiendomsmeglervirksomhet kan ikke få avgjørende betydning i nærværende sak. Tar en utgangspunkt i de varer merket CITYMAIL er registrert for, anføres det at det ikke foreligger tilstrekkelig likhet til å oppheve registreringen av foretaknavnet Citymail AS. Eiendomsmeglervirksomhet som varemerket CITYMAIL blant annet er registrert for, anføres ikke å inneha tilstrekkelig likhet med eiendomsforvaltning og utnytting som foretaket Citymail AS er registrert for. Eiendomsforvaltning og eiendomsmegling gir uttrykk for to forskjellige virksomheter. Hva gjelder eiendomsmegling, forutsetter dette at man tilbyr tjenester som et mellomledd mellom kjøper og selger, uten eierrådighet i eiendommene, mens eiendomsforvaltning sikter til forvaltning av egne eiendommer, kjøp, salg og utleie. En kan ikke forvente at omsetningskretsen kjenner til klasseinndelingen, som i utgangspunktet har som formål å tjene administrative mål, se Lassen side 233, Oversikt over Norsk Varemerkerett, 1989). Legger en således til grunn den faktiske varen/tjenesten som tilbys til grunn, anføres det å ikke foreligge noen fare for at omsetningskretsen vil komme til å forveksle varemerke CITYMAIL som i hovedsak driver postrelaterte tjenester, med foretaket Citymail AS som driver med eiendomsforvaltning. Formålet med vern av varemerker og foretaksnavn er i hovedsak å forhindre varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse, altså å skille den ene næringsdrivende fra den andre, se Lassen side 226. I nærværende sak kan det ikke anses å foreligge fare for at brukere av Citymail AS sine tjenester, vil komme til å forveksle disse med den virksomhet som varemerke CITYMAIL representerer. For øvrig vises det til det anførte i klagen datert 14.05.2007. I nytt innlegg av 19. september 2007, med div. vedlegg, uttaler Citymail Sweden AB: 1. Innledning Det vises til Patentstyrets vedtak om å oppheve registreringen av foretaksnavnet Citymail AS fordi foretaksnavnet krenker varemerket CITYMAIL, registreringsnummer 238378, som innehas av Optimail AB, med etterfølgende klage og senest Citymail AS brev av 16. august 2007. Frist for å kommentere Citymail AS brev er satt til 20. september 2007. 2. Anførsler Citymail AS gjentar anførselen om at det er hvilke varer som varemerket CITYMAIL, registreringsnummer 238378, faktisk brukes for som danner utgangspunkt for
2. avd. sak nr. 7649 11 vurderingen, ikke hvilke varer og tjenester varemerket CITYMAIL er registrert for. Vi gjentar at dette ikke er korrekt, og viser til tilsvar av 20.6.2007. Citymail AS foretaksnavn er identisk med varemerket CITYMAIL. Citymail AS anfører at det ikke er tilstrekkelig bransjelikhet mellom det registrerte varemerket CITYMAIL, registreringsnummer 238378, registrert for blant annet eiendomsmeglingsvirksomhet og Citymail AS foretaksnavn som er registrert med bransjeangivelse eiendomsforvaltning. Hjemmel for vurderingen er foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 som bestemmer at et foretaksnavn ikke må: være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker har vern med eldre rett. Spørsmålet er således om foretaksnavnet Citymail AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte varemerket CITYMAIL. Vurderingen av om to varemerker er forvekselbare er en helhetsvurdering jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988 (COSMICA) og EU domstolens avgjørelse i sak C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å forveksle de to kjennetegnenes innehavere (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 1999 s. 641 (SUPERLEK). Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen Citymail AS medgir at de to motholdte varemerker langt på vei må anses som identiske. Denne saken dreier seg først og fremst om det er vareslagslikhet. Det forhold at varemerkene er identiske, gjør at det må stilles større krav til ulikhet for varer. Hovedspørsmålet i saken er om eiendomsmeklervirksomhet og eiendomsforvalting etter en helhetsvurdering er tjenester av lignende slag, jf varemerkelovens 6. Hvorvidt det er vare- eller tjenesteslagslikhet må vurderes ved en konkret helhetsvurdering. En rekke momenter må tas i betraktning. I EF domstolens dom Canon C-39/97, premiss 23 er dette uttrykt slik: Med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal der, således som det er anført af den franske regering, Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen, tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Norsk teori og praksis peker ut følgende sentrale momenter: - Fellesskap i produksjon
2. avd. sak nr. 7649 12 - Fellesskap i omsetning - Fellesskap i bruk eller formål Språklig sett er definisjonen av ordet forvalte å administrere eller bestyre noe, særlig i en annens sted. Den språklige definisjonen taler dermed mot Citymail AS påstand om at forvaltning gjelder forvaltning av egen eiendom. Som bevis vedlegges: Bilag 1: Utskrift av Norsk Riksmålsordbok. For øvrig er vi enig i at relevante oppgaver ved forvaltning av eiendom er kjøp, salg og utleie. Når eiendom kjøpes og selges for andre er tjenesten svært nær beslektet med eiendomsmeklingsvirksomhet som innebærer å være mellommann mellom kjøper og selger ved salg. Likheten mellom tjenestene understrekes av at det er en rekke selskaper som driver både med mekling og annen forvaltning. Dette gjelder for eksempel Obos, USBL, Vågen eiendom, Sandia Gruppen, Akershus Eiendom, Selvaag Forvaltning, NAI First Partners Som bevis vedlegges: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Utskrift fra www.obos.no Utskrift fra www.usbl.no Utskrift fra www.vaagen.postmann.net Utskrift fra www.ne.no/sandia Utskrift fra www.akershus-eiendom.no Utskrift fra www.selvaag.no Utskrift fra www.firstpartners.no I tillegg nevnes at de fleste advokatfirmaer som befatter seg med eiendom tilbyr både salg og forvaltning. Som eksempel vedlegges utskrifter som viser at dette gjelder Dalan Advokatfirma DA, Brækhus Dege Advokatfirma, Advokatfirma Ræder og Bull & Co Advokatfirma AS. Som bevis tilbys: Bilag 9: Utskrift fra www.dalan.no Bilag 10: Utskrift fra www.bd.no Bilag 11: Utskrift fra www.raeder.no Bilag 12: Utskrift fra www.bullco.no Utskriftene bekrefter også at en rekke aktører tilbyr forvaltningstjenester av andres faste eiendom. På denne bakgrunn vil det hevdes at eiendomsmeglervirksomhet og eiendomsforvalting er svært nær beslektet, og at det er en rekke selskaper som tilby begge tjenestene. Dette taler klart i favør av at det er tjenesteslagslikhet. Den naturlige sammenhengen mellom tjenestene vises også ved at både eiendomsmeglingstjenester og eiendomsforvaltning er klassifisert i vareklasse 36. Når den nære sammenhengen mellom tjenestene kombineres med at kjennetegnene er identiske vil gjennomsnittsforbrukeren lett tro at det er en forretningsmessig forbindelse mellom selskapene. 3. Påstand
2. avd. sak nr. 7649 13 Patentstyrets avgjørelse av 15.03.2007 i sak 2006029 opprettholdes. 4. Annet For øvrig opprettholdes tidligere anførsler. [ ]. I et siste skriv datert 19. oktober 2007, med div. vedlegg, uttaler Citymail AS: Som tidligere, anføres at det ikke er tilstrekkelig bransjelikhet mellom det registrerte varemerke CITYMAIL og foretaksnavnet Citymail AS til å oppheve registrering av foretaksnavnet Citymail AS. Dersom Patentstyret beslutter at det er hvilke varer som varemerket CITYMAIL er registrert for som er det avgjørende, og ikke hvilke varer varemerket faktisk brukes, så skal følgende anføres; Spørsmålet blir da om eiendomsmeglervirksomhet og eiendomsforvaltning er å anse som tjenester av lignende slag. Det anføres at en gjennomsnittsforbruker klart evner å skille mellom eiendomsforvaltning og eiendomsmekling. I den anledning vil denne side korrigere anførselen hva gjelder at forvaltning av eiendom, betyr forvaltning av egen eiendom, og gjøre gjeldende at en eiendomsforvalter har ansvaret for å bestyre/ha oppsyn med en eiendom enten i eget eller eierens navn, se bilag nr. 1, utskrift fra ordnett.no. Norges eiendomsakademi AS, se bilag nr. 2, beskriver eiendomsforvaltning på følgende måte; Et hvert bygg har en eller flere eiere. Eiendomsforvalterens oppgave blir å betjene rollen som forvalter av eiendommen for å ivareta eierens interesser, det vil si å sikre verdiene i dag og i fremtiden, samt å yte service overfor bruker/leier slik at dennes behov og krav blir ivaretatt. En eiendomsmekler derimot, opptrer kun som et mellomledd mellom kjøper og selger, altså som en formidler av salg og annet, se bilag nr. 3, utskrift fra ordnett. I eiendomsmeglerloven 1, se bilag nr. 2, er eiendomsmegling definert på følgende måte; Som eiendomsmegling forstås i denne lov å opptre som mellommann, herunder å forestå oppgjør, ved 1. omsetning av fast eiendom, herunder eierseksjon og ideell andel i fast eiendom, 2. inngåelse og overdragelse av feste- eller leiekontrakt til fast eiendom, 3. omsetning av borettslagsandel og av aksje, andelsbrev, pantebrev eller annet adkomstdokument med tilknyttet leierett eller borett til bolig eller annet areal i bebygget eiendom,
2. avd. sak nr. 7649 14 4. omsetning av parter i selskap, jf. selskapsloven 1-2 første ledd bokstav a, eller aksjer i aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som ikke er børsnoterte, dersom omsetningen hovedsakelig tar sikte på overdragelse av eiendom eller rettighet som nevnt i nr. 1 til 3. 5. omsetning av tidsparter som faller inn under lov av 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven). CITYMAIL SWEDEN/OPTIMAIL AB viser i sitt prosesskriv av 20.09.2007 til at enkelte selskaper driver både med eiendomsforvaltning og eiendomsmekling. Dette kan ikke få avgjørende betydning, da de aller fleste selskaper kun driver en av virksomhetene, altså enten forvaltning eller mekling. Det anføres som opplagt at dersom en gjennomsnittsforbruker ønsker å selge sin bolig, så oppsøker vedkommende en eiendomsmekler, og ikke en eiendomsforvalter. På bakgrunn av det ovenfor anførte, samt tidligere anførsler, gjøres det gjeldende at det ikke er tilstrekkelig bransjelikhet mellom det registrerte varemerke CITYMAIL og Citymail AS sitt foretaksnavn til at foretaksnavnet skal oppheves. Saken er deretter tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil som gir grunnlag for opphevelse av 1. avdelings avgjørelse. Ordmerket CITYMAIL er registrert med prioritet fra 18. januar 2006, og har altså bedre prioritet enn registreringen av foretaksnavnet CITYMAIL AS, som er fra 9. mars 2006. Foretaksnavnet er registrert med bransjeangivelsen "Eiendomsforvaltning", mens varemerket er registrert for bl.a. finansiell virksomhet og eiendomsmekling i klasse 36. Klageren kan ikke høres med at det avgjørende for det registrerte varemerkets verneområde ikke er varefortegnelsen, men den virksomhet som faktisk drives av Citymail AB. Den faktiske, eller påregnelige, virksomhet til et foretak er avgjørende for foretaksnavnevernet etter foretaksnavnelovens 3-3 første ledd. Et registrert varemerke gir imidlertid vern mot bruk for slike varer eller tjenester som omfattes av registreringen, samt for likeartede varer og tjenester, jf. varemerkelovens 6 første ledd, jf. 16. CITYMAIL kan oppfattes som tjenestebeskrivende, og dermed iallfall svakt, for postrelaterte tjenester, men slik argumentasjon kan ikke føres mot uttrykket som varemerke for finansiell virksomhet og eiendomsmekling. Registreringen som foretaksnavn kan da ikke opprettholdes såfremt det også foreligger bransjelikhet.
2. avd. sak nr. 7649 15 Eiendomsforvaltning omfatter tjenester knyttet til fast eiendom, som f.eks. vedlikehold, utbygging, markedsføring, utleie, regnskapsføring etc. Eiendomsmegling omfatter markedsføring og oppgjørsfunksjoner mv. knyttet til salg eller utleie av fast eiendom. Det er tvilsomt om det kan trekkes noen skarp grense mellom de to typene virksomhet. Snarere synes det å være tale om delvis overlappende virksomhetstyper. Iallfall er det en slik nærhet mellom eiendomsmegling og eiendomsforvaltning, at det vil oppstå risiko for forveksling dersom kjennetegnene, som i dette tilfellet, er identiske, med unntak av suffikset AS i klagerens foretaksnavn. Det foreligger følgelig bransjelikhet, og varemerkehaveren må gis medhold i kravet om opphevelse av foretaksnavneregistreringen av CITYMAIL, jf. foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) Are Stenvik (sign.)