Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7726 Int. reg. nr. 814 790 Nasj. ref. nr. 2004 00081 Innehaver: Lodestar Anstalt, Vaduz, Liechtenstein Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: Austin Nichols & Co Inc. dba Pernod Richard USA, White Plains, New York, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 20. oktober 2006, hvorved tidligere beslutning om at det internasjonalt registrerte ordmerket "WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY" kan gis virkning i Norge, ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes respektive fullmektiger samme dag. Int. reg. nr. 814790 (200400081) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 33: Whiskey, all products of irish origin. Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte ordmerket "WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY" er egnet til å forveksles med innsigerens tidligere nasjonalt registrerte kombinerte varemerke "WILD TURKEY" (gjengitt nedenfor), reg. nr. 76023 (96796), registrert for varen "whisky" i klasse 33, og at det internasjonalt registrerte merket således er innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 og 49 annet ledd, jf. 4 og 6 første ledd.
2. avd. sak nr. 7726 2 Reg. nr. 76023 (96796) Med hensyn til partenes anførsler for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Innsigers merke er registrert for whisky i klasse 33. Det foreligger altså full vareoverlapping, og kravet til vareslagslikhet er dermed oppfylt. Innehavers merke består av de engelske ordene WILD GEESE, som betyr villgjess, med tillegget RARE IRISH WHISKEY (kostbar eller fortreffelig irsk whisky). Tillegget er med andre ord rent beskrivende og kvalitetsangivende, og det får dermed svært begrenset vekt, til tross for at det er merkene som helhet som skal sammenlignes. Innsigers merke består på sin side av de engelske ordene WILD TURKEY, som betyr villkalkun, ved siden av en tegnet gjengivelse av en slik fugl. Tegningen bidrar først og fremst til å forsterke merkets begrepsmessige innhold, og har liten selvstendig betydning for forvekselbarhetsvurderingen Det er åpenbart at med unntak av det felles ordelementet WILD (vill), så dreier det seg her om to fonetisk, visuelt og for så vidt også betydningsmessig ulike merker. Det de imidlertid har til felles, er et begrepsmessig innhold en stor villfugl som det også drives jakt på. Patentstyret ser det som sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker som står overfor det ene merket, fort kan komme til å assosiere til det andre. En noenlunde parallell sak for EF-domstolen, C-251/95 Sabèl v. Puma, gjaldt to ulike kattedyr på sprang. Domstolen kom her først til at det ikke kan utelukkes at en slik begrepsmessig likhet kan være tilstrekkelig til å konstatere forvekselbarhet (premiss 24), men slo samtidig fast at det i så fall måtte dreie seg om tilfeller der det eldste merket var særlig sterkt, enten i seg selv eller på grunn av innarbeidelse. Den konstaterte deretter at ren assosiasjon i seg selv ikke er tilstrekkelig til å legge til grunn at det foreligger forvekslingsfare i varemerkedirektivets forstand (premiss 26).
2. avd. sak nr. 7726 3 Det må legges til grunn at WILD TURKEY i utgangspunkt er et sterkt merke for whisky fordi det ikke sier noe om varenes beskaffenhet. Det er imidlertid ikke noe oppkonstruert fantasiord som er særlig sterkt av den grunn, og det er heller ikke lagt frem noen form for dokumentasjon for at merket har en så dominerende stilling i markedet at det bør tilstås motivbeskyttelse. Merket ble riktignok registrert allerede i 1969, og det har således eksistert i landet i flere tiår, men det er samtidig et faktum at innarbeidelse vanskeliggjøres av at det ikke er tillatt å reklamere for brennevin i Norge. Det er opplyst, men ikke dokumentert, at merket er "meget godt kjent internasjonalt". Dette er etter Patentstyrets syn ikke tilstrekkelig, og det må dermed konstateres at WILD TURKEY er et alminnelig sterkt, men ikke særlig sterkt merke for whisky. Skulle Patentstyret da nekte en annen å bruke navnet på andre store villfugler for sine varer basert på motivfellesskap alene, ville det innebære å tilstå innsigers merke et altfor omfattende vern. Det skal her bemerkes at det ikke er ukjent at brennevinsprodusenter markedsfører sine varer under fuglenavn. The Famous Grouse og Grey Goose kan som anført av innehaver, tjene som eksempler på dette. Konklusjonen må bli at de åpenbare visuelle og fonetiske forskjellene mellom merkene i dette tilfellet ikke oppveies av den begrepsmessige likheten, og merkene kan til tross for at de brukes for identiske varer, således ikke anses som egnet til å forveksles. Det skal avslutningsvis nevnes at begge partene i sine anførsler har henvist til avgjørelser truffet i tilsvarende tvister dem imellom i andre land, selv om mange ikke er rettskraftige. Patentstyret kan som utgangspunkt ikke legge avgjørende vekt på slike avgjørelser uten å ha sett dokumentasjonen som er fremlagt i de konkrete sakene, men det skal bemerkes at de fleste av avgjørelsene ser ut til å ha gått ut i innehavers favør. Det vises for øvrig også til avgjørelsen som ble truffet i Patentstyrets 1. avdeling 2006.05.12 og som gjaldt en innsigelse mot internasjonal registrering nr. 737715, ordmerket WILD GEESE, altså uten tillegget (RARE IRISH WHISKEY). Også her kom Patentstyret til at merkene ikke kunne anses som egnet til å forveksles, men heller ikke denne avgjørelsen er rettskraftig. Patentstyret har dermed etter en helhetsvurdering kommet til at innehavers merke ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 33, jf. varemerkeloven 49 annet ledd jf. 14 første ledd nr. 6. Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21 a annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes for varene i klasse 33, jf. varemerkeloven 21a første ledd." Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 20. desember 2006. Klageavgift er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 16. januar 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig:
2. avd. sak nr. 7726 4 "Som overfor Design- og varemerkeavdelingen vil vi tillate oss å anføre at det merket WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY er egnet til å forveksles med innsigers registrering nr 76023, det kombinerte merket WILD TURKEY, jf varemerkeloven 49 annet ledd jf 14 første ledd nr 6, og at registreringen av Internasjonal registrerings nr 0814790 merket WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY derfor skal oppheves. Design- og varemerkeavdelingen har i sin avgjørelse kommet til at det foreligger vareoverlapping, og at vilkåret for forveksling etter varemerkeloven 6 første ledd er oppfyllt. Design- og varemerkeavdelingen har imidlertid kommet til den konklusjon at de visuelle og fonetiske forskjellene mellom merkene i dette tilfellet ikke oppveises av den begrepsmessige likheten, og at merkene til tross for at de brukes for identiske varer, således ikke anses som egnet til å forveksles. Vi er uenig denne vurdering, og vil hevde at de visuelle og fonetiske forskjellene mellom merkene i dette tilfellet oppveises av den begrepsmessige likheten, og at merkene er egnet til å forveksles når de brukes for identiske varer. Design- og varemerkeavdelingen legger i sin avgjørelse til grunn at merkene har et begrepsmessig innhold felles, nemlig en stor fugl som det drives jakt på. Design- og varemerkeavdelingen ser det som sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker som står ovenfor det ene merket, fort kan komme til å assosiere til det andre. Design- og varemerkeavdelingen har likevel kommet til at merkene ikke er egnet til å forveksles. Dette begrunner de med at WILD TURKEY er et alminnelig sterkt, men ikke særlig sterkt merke for whisky. Vi er uenig at WILD TURKEY ikke er et særlig sterkt merke for whisky, og vil hevde at WILD TURKEY er et særlig sterkt merke for whisky, da det har en dominerende stilling i markedet og er innarbeidet både i Norge og internasjonalt. Vi står i dette tilfelle overfor et merke som innsiger har innarbeidet gjennom en årrekke. Merket ble registrert så tidlig som i 1969 og dette produktet, som er solgt under varemerket WILD TURKEY, er meget godt kjent internasjonalt og nyter en stor anerkjennelse og notoritet. WILD TURKEY må sies å være et meget sterkt merke for whisky. Nordmenn reiser som kjent svært mye og ettersom merket er meget kjent internasjonalt vil den norske omsetningskretsen bl a av denne grunn, kjenne merket meget godt. Nordmenn generelt er også svært glad i å handle alkohol på tax free utsalg, og vil ha sett vår klients merke på disse utsalgsstedene. Vedlagt følger dokumentasjon som viser at vår klients merke er meget godt kjent internasjonalt. Merket er som det fremgår meget velkjent i Europa, USA, Japan and Australia. Den norske omsetningskretsen vil kjenne merket både fra besøk i utlandet, og annonser i internasjonale magasiner, og tax free utsalg. Merket vil således være meget godt kjent av den norske omsetningskretsen. Vedlegg 1 er en engelsk beediget skriftlig erklæring fra Niall Meade (AN's export director) med eksempler på annonser og reklamemateriale brukt av vår klient, samt norsk oversettelse av den beediget skriftlige erklæring fra Niall. Det fremgår av den beedigete skriftlige erklæringen fra Niall Meade at merket WILD TURKEY ble introdusert i 1942, dvs at merket har en lang historie. Mer en 44.7 millioner liter av WILD TURKEY ble solgt worldwide mellom 1999 og 2005. WILD TURKEY blir solgt i 44 land. WILD TURKEY blir solgt på duty free outlets. I 2006 ble 72784 liter WILD TURKEY produkter solgt fra duty free outlets, dvs. tax free utsalg, og i 2005 ble det solgt
2. avd. sak nr. 7726 5 67457 liter fra disse utsalgsstedene. Det skal bemerkes at nordmenn er som kjent meget godt kjent med tax free butikker, og nordmenn generelt må vel sies å være svært opptatt av å få handle sin kvote av tax free produkter, herunder whiskey (dette som kjent på grunn av de høye alkoholprisene i Norge). I 2005 ble det solgt 7,150,22[0] [million] liter of WILD TURKEY worldwide, og i 2006 7,287,209 [liter]. Europa er et vekstområde for merket og i 2006 ble ca. 100 000 liter WILD TURKEY produkter solgt i Europa. I Skandinavia ble det solgt 1 791 liter i 2006. Vår klient har benyttet meget store ressurser på å gjøre merket kjent. I 2005 brukte de $ 13 995 000 på markedsføring worldwide, og i 2006 brukte de $ 15 863 000. Vedlagt følger: 1. Beediget skriftlig erklæring fra Niall Meade (AN's export director) med eksempler på annonser og reklamemateriale brukt av vår klient, samt norsk oversettelse av denne. 2. Artikkel fra august september 2006 fra UK publication Whisky Magazine ang. Wild Turkey og annonsering for Wild Turkey 3. Histoiren til Wild Turkey fra the Wild Turkey website 4. Utdrag fra the Wild Turkey website: Wild Turkey Around the World showing countries where Wild Turkey products are sold 5. Kopi av the Wild Turkey Field Guide 6. Utdrag fra from The Book of Bourbon 7. Artikkel: The History of Austin, Nichols & Co., Inc. 8. Dokument: Wild Turkey Bourbon A Great American Secret 9. Serie av Wild Turkey advertisements 10. Historiske Wild Turkey annonser (1970s/1980s) i internasjonale publiksajoner slik som Time Magazine og the New York Times 11. Eksempler på Wild Turkey i media (utdrag fra internasjonale publikasjoner slik som Esquire, Wine & Spirits, Wine Enthusiast, USA Today, The New York Times) Ovennevnte og vedlagte dokumentasjon viser etter vår oppfatning at merket er velkjent internasjonalt og blant den norske omsetningskretsen, og at WILD TURKEY er et særlig sterkt merke for whisky, da det har en dominerende stilling i markedet og er innarbeidet både i Norge og internasjonalt. Vi tolker den påklagde avgjørelsen slik at dersom det hadde vært dokumentert at merke er meget godt kjent internasjonalt ville Design- og varemerkeavdelingen kommet til et annet resultat, fordi det da ville vært bevist at vår klients merke WILD TURKEY er et særlig sterkt merke for whisky, og den begrepsmessige likhet er derfor tilstrekkelig til å konstatere forvekselbarhet, jf avgjørelse av EF-domstolen, C-251/95 Sabel v. Puma (premiss 24). All dokumentasjon som nå er innsendt i denne sak, er innsendt for å vise at merket er internasjonalt meget velkjent og berømt, og også velkjent av den norske omsetningskrets. Det foreligger riktignok noen visuelle og fonetiske forskjeller mellom merkene, men når man vurderer merkene som helhet, er de to merkene egnet til å forveksles ettersom begge merkene hovedsakelig består av ordet wild etterfulgt av referanse til en stor fugl som det drives jakt på. Søkers merke WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY har tillegget RARE IRISH WHISKEY (kostbar eller fortreffelig irsk whiskey). Imidlertid er dette tillegget, som Designog varemerkeavdelingen har kommet til, et rent beskrivende og kvalitetsangivende tillegg, og
2. avd. sak nr. 7726 6 det får dermed svært begrenset vekt, til tross for at det er merkene som helhet som skal sammenlignes. Innsigers merke består i tillegg til ordene WILD TURKEY, som betyr villkalkun, ved siden av en tegnet gjengivelse av en slik fugl. Design- og varemerkeavdelingen har kommet til at tegningen først og fremst bidrar til å forsterke merkets begrepsmessige innhold, og har liten selvstendig betydning for forvekselbarhetsvurderingen, noe vi sier oss enig i. De visuelle og fonetiske forskjellene mellom merkene oppveises av den begrepsmessige likheten, og ettersom merkene brukes for identiske varer, må merkene anses som egnet til å forveksles. I foreliggende sak står vi overfor varemerkene WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY og WILD TURKEY som begge dekker whisky. Vi vil hevde at de to merker har så mange fellestrekk at flere enn de lovbestemte en uvesentlig del av omsetningskretsen kan komme til å forveksle de to merker. Slik de to merker fremstår, vil de begge gi omtrent det samme erindringsbilde hos det kjøpende publikum. Når konsumentene gjør innkjøp basert på sin hukommelse vil det for en betydelig del av omsetningskretsen kunne skje en forveksling fordi de kun husker WILD + FUGL. Merkene har også et begrepsmessig innhold felles, nemlig en stor fugl som det drives jakt på. Vi viser her til Lassen/Stenvik oversikt Norsk Varemerkerett (inst. for priv. rett) 2003 side 344. Dette at det er forvekslingsrisikoen i den alminnelige omsetning som skal vurderes, krever at dommeren eller registreringstjenestemannen mentalt må tre ut av den situasjonen han faktisk befinner seg i, der de to merkene ligger foran ham på bordet og byr seg frem til nitid gransking. Det er ikke slik publikum møter dem i omsetningslivet, og publikum er ikke blitt pålagt å studere merkene. EF-domstolen har fremholdt at det må tages hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren kun sjeldent har mulighet for at foretage en direkte sammenligning mellom de forskjellige merker, men må stole på det ufuldstendige billede han har i erindringen av dem. På side 345 i de to siste avsnitt fortsetter det: Det er trolig umulig virkelig helt å simulere denne ofte hektiske omsetningssituasjonen, når man sitter ved sitt skrivebord med merkene side om side foran seg. Men man må iallefall prøve å søke seg frem til til det ofte flimrende erindringsbilde som et varekjennetegn må antas å etterlate seg hos den kanskje ikke så særlig interresserte kunde. Den første delen av merkene er identiske, nemlig merke delen WILD. Ettersom WILD må sies å være særpreget og distinktiv for whisky og WILD er den første delen av merkene, bidrar dette til å gi merkene et visuell og fonetisk likhet. I tillegg til at merkenes første og dominerende del er identiske vil begge merkene, WILD TURKEY og WILD GEESE, assosieres med ville fugler, og i tillegg er begge fuglene fugler som det drives jakt på, og slik som merkene fremstår vil erindringsbildet de etterlater seg være såvidt likt at det er fare for at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kan komme til å forveksle merkene.
2. avd. sak nr. 7726 7 Vår klient har vunnet frem med sin innsigelse for domstolene på New Zealand og USA. Vi vedlegger dommene i kopi og som det klart fremgår av premissene i avgjørelsene er vår klients merke meget kjent i nevnet land. I avgjørelsen gjøres det et poeng av at Patentstyret ikke kan nekte en annen å bruke navnet på andre store villfugler for sine varer besert på motivfellesskap alene, da dette ville innebære å tilstå innsigerens merke et altfor omfattende vern. Til dette skal det bemerkes at vår klient selvfølgelig ikke er ute etter å oppnå en generell motivbeskyttelse for verken villmarksmotiv eller fuglemotiv. Poenget er at det i denne saken dreier seg om bruken av ordet WILD pluss en fugl. Det er av innehavers fullmektig vist til merker som The famous Grouse og Grey Goose for å vise at brennivinsprodusenter ikke er ukjent med å markedsføre sine varer under fugle navn. Til dette skal det bemerkes at ingen av disse merkene dvs The famous Grouse og Grey Goose betår av ordet WILD pluss en fugl. Det er kombinasjonen wild etterfulgt av referanse til en stor fugl som det drives jakt på, som gjør at merkene det er snakk om i denne saken er egnet til å forveksles. WILD TURKEY et så velkjent merke internasjonalt at det etter vår oppfatning er fare for både for direkte forveksling og indirekte forveksling. Omsetningskretsen kan komme til å tro at et annet WILD pluss fugl merke, vil være en utvidelse av bedriftens produktutvalg ved at man har øket antall segmenter og gitt disse et litt justert merke, og omsetningskretsen kan komme til å tro at de har samme kommersielle opprinnelse. Vi viser for øvrig til de anførsler vi har fremmet for Design- og varemerkeavdelingen. På denne bakgrunn tillater vi oss å anmode om opphevelse av Design- og varemerkeavdelingens avgjørelse, og ber om at klagen tas tilfølge og at varemerket blir nektet registrert. Vi reserverer oss også rett til å kunne kreve å innlevere ytterligere materiale til støtte for vår klage." I sin imøtegåelse av 28. mars 2007 uttaler søkers / innehavers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets oversendelsesbrev av 29. januar 2007 i ovennevnte varemerkesak, med gjenpart av nytt skriv fra innsigers fullmektig. Skrivet tilfører etter vårt syn lite nytt til saken. Innsiger fremlegger en stor mengde dokumenter som viser bruk av varemerket i andre land enn Norge, og anfører at dette må ha ført til at varemerket er meget godt kjent av den norske omsetningskretsen. Dette bestrides fra vår side. Som nevnt i vårt skriv av 26. juli 2006 har varemerkemyndighetene i Danmark kommet til at varemerket der ikke er å anse som særlig kjent, og dette indikerer at varemerket ikke kan anses meget godt kjent internasjonalt, men snarere kun i enkelte andre land. Det er i denne sammenheng grunn til å tro at omsetningskretsen i Danmark bedre samsvarer med den norske, enn hva tilfellet er for USA og New Zealand, som er de landene som fremheves av innsiger. Videre gjelder at selv om nordmenn er glad i å reise, så kan ikke kjennskap til et varemerke i andre land automatisk legges til grunn for den norske omsetningskretsen. Det må kreves konkrete holdepunkter for dette, og særlig da oversikt over salg av produkter under varemerket i Norge, ettersom en god kjennskap til varemerket må antas å føre til salg også i Norge. Dette skal vi komme tilbake til nedenfor.
2. avd. sak nr. 7726 8 Etter å ha gått gjennom materialet fra innsiger vil vi her også tilføye at materialet snarere viser at markedsføringen av varemerket har vært egnet til å fremheve særegenheter ved dette, enn til å innarbeide kombinasjonen av ordet WILD + stor fugl det drives jakt på. Det er således spesielle egenskaper ved den amerikanske villkalkunen som fremheves i så vel tekst som bilder. Eksempler på dette er under bilag 10, med overskriftene The Wild Turkey is one of the heaviest birds capable of flight. Yet it is unusually fast. The male bird has been clocked at speeds as high as 55 miles per hour. As America s most treasured native bird, the Wild Turkey is an apt symbol for Wild Turkey Bourbon America s most treasured native whiskey og The Wild Turkey s beautiful plumage was highly prized by early American Indians. The feathers were used to make arrows, blankets and the elaborate headdresses worn by great chiefs. A truly native bird, the Wild Turkey is a most fitting symbol for the finest native American Whiskey Wild Turkey. Utsagnene er ledsaget av store bilder av den amerikanske villkalkunen som illustrerer og forsterker teksten. Andre overskrifter som fremhever særegenheter ved villkalkuner er (også under bilag 10): Everybody Wants Turkey For Christmas og 4 WAYS TO DRESS YOUR CHRISTMAS TURKEY. Her fremheves at kalkun er et tradisjonelt julemåltid, og motvirker forvekslingsfare til gjess eller andre fugler. Det må antas at vedkommende omsetningskrets ved markedsføringen har fått økt kjennskap og gjenkjennelse for villkalkunen som symbol for whiskey fra Austin Nichols. Dersom det skulle foreligge noen motivbeskyttelse på bakgrunn av innarbeidelse i den norske omsetningskretsen, måtte dette derfor være for en villkalkun, og ikke WILD + stor fugl det drives jakt på. Innsiger oppgir videre tall for omsetning av produktet i utlandet til støtte for påstanden om at merket er meget godt kjent i Norge. Det oppgis at det mellom 1999 og 2005 ble det solgt 44,7 millioner liter av whisky under varemerket, det vil si i snitt 7,45 millioner liter årlig. I 2005 oppgis dette å ha økt voldsomt, til 7,150,22 millioner liter. Ettersom dette fremstår som svært usannsynlig, går vi ut fra at innsiger her mener 7,15 millioner liter, og at det for 2006 på samme vis siktes til 7,28 millioner liter med tallene som oppgis. Det oppgis videre at salget i Skandinavia var på 1791 liter i 2006, noe som må sies å være nokså beskjedent, ettersom det årlig omsettes mer enn én million liter whisky bare i Norge, jf. vedlagte salgsstatistikk fra Vinmonopolet. Det er derimot påfallende at det ikke presenteres tall for Norge, ettersom det er innarbeidelse i Norge som er vurderingstemaet. Dersom en innarbeidelse i utlandet virkelig skal ha ført til at merket er meget godt kjent i Norge, må det antas at denne kjennskapen må ha ført til et visst salgsvolum også i Norge. Dette viser seg imidlertid ikke å være tilfelle. Fra Vinmonopolet har vi fått opplyst at salget av Wild Turkey whiskey fra 2004-2006 samlet har vært på kun 0,7 liter, det vil si én flaske. Til sammenlikning har Vinmonopolet i Norge solgt mer enn 3,5 millioner liter whisky i samme periode. Vi vil etter dette anføre at den særdeles lave omsetningen av WILD TURKEY i Norge avkrefter en hver påstand om at merket er meget godt kjent her. Vi har tidligere argumentert for at merkedelen WILD er lite særpreget for whisky, ettersom ordet fungerer som et antonym til tame, og derfor er viktig for å gi assosiasjoner til villmark, som er et tema som ofte forbindes med whisky. Det foreligger således et friholdelsesbehov for dette ordet. Vi vil her ytterligere nevne at merkedelen WILD slett ikke er uvanlig for alkoholholdig drikke. Eksempler på dette er varemerkereg. nr. 228077 WILD HORSE CANYON, registrert for viner i klasse 33, og internasjonal reg. nr. 824613 WILD WATER, besluttet gjeldende i Norge for alkoholholdig drikke i klasse 33. Videre finnes det i alle fall ytterligere 7 varer med varemerker inneholdende ordet WILD under kategorien brennevin som tilbys av Vinmonopolet. Vedlagt følger utskrift fra Vinmonopolets hjemmesider som dokumenterer dette. Vi vedlegger også utskrift av varemerkeregistrering for THE FAMOUS
2. avd. sak nr. 7726 9 GROUSE FINEST SCOTCH WHISKY(figurmerke), internasjonal reg. nr. 876412, som et eksempel på at ville fugler det drives jakt på er et vanlig motiv for whisky. Innsiger fremholder at avgjørelsen fra Patentstyrets 1. avdeling i inneværende sak bør tolkes slik at dersom det hadde vært dokumentert at merket WILD TURKEY er et meget godt kjent internasjonalt, så ville merkene være å anse forvekselbare (tredje avsnitt på side 3). Dette er vi uenige i. For det første kan som nevnt innarbeidelse i utlandet ikke legges til grunn i Norge, og særlig ikke der det er særlige holdepunkter for det motsatte, slik som i inneværende sak. Et annet forhold som hindrer den tolkningen innsiger her legger til grunn, er at det uansett eventuell innarbeidelse må stilles visse krav til den begrepsmessige likheten mellom to varemerker for at disse skal anses forvekselbare på grunnlag av den begrepsmessige likhet. 1. avdeling legger til grunn at det foreligger et begrepsmessig felles innhold mellom de to merker. 1. avdeling uttaler likevel at det dreier seg om to fonetisk, visuelt og for så vidt også betydningsmessig relativt ulike merker. Det legges således til grunn at det foreligger begrepsmessige ulikheter så vel som begrepsmessige likheter mellom varemerkene. Patentstyret viser deretter til at saken er noenlunde parallell med en sak for EF-domstolen, C-251/95 Sabèl v. Puma, der det ble lagt til grunn at det skal mye til før det gis varemerkerettslig enerett til et begrepsmessig innhold, og at det derfor må kreves at det eldre merket has a particularly distinctive character (premiss 24). Vi er selvsagt enige med 1. avdeling i at kravene til særpreg som oppstilles i premiss 24 i C-251/95 ikke er oppfylt i inneværende sak, og at den eventuelle assosiasjonsfare som måtte foreligge mellom merkene ikke er tilstrekkelig til at merkene er å anse for forvekselbare. Det bør imidlertid også tilføyes at det i C-251/95 forelå en høy grad av ensartethet i de forestillingsmessige helhetsinntrykk for de to varemerkene. I inneværende sak foreligger derimot, som det fremgår av 1. avdelings begrunnelse, viktige forestillingsmessige forskjeller mellom varemerkene. Dette forhindrer ensartethet i det forestillingsmessige helhetsinntrykk. I C-251/95 viste begge varemerker til et kattedyr i noenlunde samme positur. I inneværende sak dreier det seg derimot om to fullstendig ulike fugleslag, det foreligger ikke noen felles positur, og der det ene varemerket henviser til én fugl henviser det annet til en flokk. Dette viser etter vårt syn at selv dersom WILD TURKEY hadde vært å anse som et særlig særpreget varemerke, så foreligger det så store forestillingsmessige forskjeller at den reservasjon EFdomstolen gjør i premiss 24 i C-251/95 uansett ikke ville kunne få anvendelse. Det eneste i forestillingsbildet de to varemerkene har til felles er at det dreier seg om fugleslag som er ville og forholdsvis store. Dette er derimot svake merkeelementer, og WILD TURKEY må for de felles merkeelementene ikke anses som et alminnelig sterkt varemerke, men snarere som et svakt varemerke. Også på dette punkt avviker inneværende sak fra den rettssetning som kan utledes av C-251/95, ettersom det der nettopp var et eventuelt felles sterkt forestillingsbilde som det ble gjort en reservasjon for, ved at varemerker i slike tilfelle kunne anses forvekselbare på grunnlag av felles forestillingsbilde alene. Det skal til sakens belysning anføres at partenes korresponderende ankesak i New Zealand den 30. november 2006 har vært gjenstand for avgjørelse, se bilag 6. Også her påklaget innsiger registreringsmyndighetens vedtak om å registrere søkers varemerke WILD GEESE i forbindelse med whisky i klasse 33, og vant frem i første instans. Avgjørelsen i innsigelsessaken ble deretter påanket av søker i denne sak, hvoretter søker ble gitt medhold i at varemerket WILD GEESE ikke er egnet til å fremkalle forveksling med innsigers varemerke WILD TURKEY. Denne avgjørelsen er etter det vi har fått opplyst rettskraftig, og vedtaket om registrering av søkers varemerke WILD GEESE i New Zealand er opprettholdt.
2. avd. sak nr. 7726 10 Vi vil henvise til klageinstansens begrunnelse i sin helhet, og spesielt henvise til premiss 31, hvorfra hitsettes: "We agree with the Assistant Commisioner that the concept of the word "wild" with a large game bird is not the controlling consideration in this case. We give much greater weight to the stark difference between the words "Turkey" and "Geese", both in spelling and phonetically. The later is plural, which also differentiates it from the former. The use of these words with the word "Wild" does not detract from those differences. The "concept" is not a strong one and the class of "hunted birds" is both broad and ill-defined. The ideas associated with the two marks are quite different. "Wild Turkey" is evocative of the region of the United States from which bourbon originated whereas "Wild Geese" has distinct Irish connotations and thus is appropriately linked with a brand of Irish whiskey. Our assessment is that the two marks are unlikely to be confused for one another if used for liquor products sold in New Zealand in both bottled form in liquor outlets or as single drinks in bars." Sakskonstellasjonen i New Zealand synes temmelig i overensstemmelse med den i nærværende sak, bortsett fra at søkers merke i denne sak faktisk er mer forskjellig fra innsigers enn det som var tilfellet ved klageinstansens forvekselbarhetsvurdering i New Zealand, da søker merke i nærværende sak i tillegg omfatter teksten RARE IRISH WHISKEY. Om avgjørelsen i New Zealand naturligvis ikke har noen direkte rettskraft eller overføringsverdi for den tilsvarende forvekselbarhetsvurdering i Norge, må det likevel være berettiget å se hen til utfallet av korresponderende saker i land det for Norge er naturlig å sammenlikne seg med, så som New Zealand. Endelig skal nevnes at varemerket WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY henspiller til et begrep hentet fra irsk folklore, der uttrykket refererer til irske soldater som dro ut for å tjenestegjøre i hærer i andre land i Europa i tidligere århundrer. Vedlagt følger en artikkel fra Internettleksikonet Wikipedia som omtaler dette historiske begrepet. Vi vedlegger også eksempler på markedsføringsmateriell som viser at begrepets historie er fremtredende i markedsføringen av WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY. Denne historiske betydningen er med på å tilføre varemerket et særpreg som ytterligere distingverer dette fra varemerket WILD TURKEY. På bakgrunn av ovennevnte opprettholdes vår anmodning til Patentstyrets 2. avdeling om å fastholde 1. avdelings beslutning om å forkaste innsigelsen. Det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis. Bilag: 1. Oversikt over whisky solgt gjennom Vinmonopolet i årene 2004 2006. 2. Oversikt over brennevin som tilbys gjennom Vinmonopolet under varemerker som inneholder merkedelen WILD. 3. Utskrift av internasjonal varemerkeregistrering nr. 876412 FAMOUS GROUSE. 4. Artikkel fra Wikipedia. 5. Eksempler på markedsføringsmateriell benyttet for WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY. 6. Kopi av avgjørelse fra New Zealands ankeinstans datert 30. november 2006."
2. avd. sak nr. 7726 11 I nytt skriv av 4. juni 2007 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til Styrets brev datert 3. april 2007, vedlagt skriv av 28. mars fra innehavers fullmektig. Skrivet tilfører etter vårt syn ikke noe nytt i saken. Vi fastholder at merket WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY er egnet til å forveksles med vår klients merke WILD TURKEY. Forvekselbarhet forutsetter som kjent en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (jf. varemerkeloven 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må fortas en helhetsvurdering hvor både vareslags og kjennetegnslikhet spiller inn. Vurderingstemaet er om en ikke en ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer de gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det forligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling). Etter vår oppfatning foreligger det her fare for både direkte og indirekte forveksling. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelt deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil ikke ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lioyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Slik de to merker fremstår, vil de begge gi omtrent det samme erindringsbilde hos det kjøpende publikum. Når konsumentene gjør innkjøp basert på sin hukommelse vil det for en betydelig del av omsetningskretsen kunne skje en forveksling fordi de kun husker WILD + FUGL. Merkene har også et begrepsmessig innhold felles, nemlig en stor fugl som det drives jakt på. Etter vår oppfatning kan gjennomsnittsforbrukeren komme til å ta feil av merkene når de brukes for samme vareslag, det foreligger derfor fare for direkte forveksling. Det foreligger etter vår oppfatning også fare for indirekte forveksling. Kombinasjonen WILD + fugl vil formidle det samme begrepsinnhold til gjennomsnittsforbrukeren som vår klients merke WILD TURKEY, og må etter vår oppfatning anses som så vesentlig for helhetsinntrykket, at det faktum at TURKEY og GEESE ikke er samme fugl, ikke er tilstrekkelig til å motvirke risikoen for indirekte forveksling. Vår klients merke er etter vår oppfatning så velkjent og har en slik anseelse her i riket at det vil bety en urimelig utnyttelse og forringelse av dets anseelse (goodwill) om merket WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY blir brukt av en annen. WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY utløser en assosiasjon til vår klients merke og assosiasjonen vil føre til skade på vår klents merke, da blikkfangseffekten blir ødelagt og særpreget utvannes. Dessuten vil bruk av merket WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY føre til en urimelig utnyttelse av vår klients goodwill. Når det som her, dreier seg om identiske varer, vil utnyttelse av et lignende merke ofte innebære en slik utnyttelse av det eldre merkets goodwill, jf Annen avdelings sak nr. 7628 RED BULL vs. Red Carabao. Vi viser til tidligere anførsler og bevis, fremlagt for Første avdeling og Annen avdeling. Vi tillater oss med dette å be om at anken tas til følge og at registreringen av den internasjonale registrering nr. 814790 WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY oppheves, jf.
2. avd. sak nr. 7726 12 varemerkeloven 49 2 ledd, jf. varemerkelovens 14 1 ledd nr 6, sammenholdt med så vel 6 første ledd som 6 annet ledd, jf. 4 første ledd siste punktum. Det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis." I skriv av 13. august 2007 uttales følgende av innehavers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets brev av 11. juni 2007 med oversendelse av skriv fra innsiger. Før saken tas opp til avgjørelse vil vi gjøre oppmerksom på to avgjørelser i en korresponderende sak fra Benelux. Vedlagt oversendes avgjørelse fra Benelux avsagt av Amsterdam District Court. Avgjørelsen behandler flere temaer, men vi skal henlede oppmerksomheten til avgjørelsens side 7 (avmerket i margen) hvor forvekselbarhetsspørsmålet blir behandlet. Retten uttaler at merkene WILD GEESE og WILD TURKEY ikke er forvekselbare, verken fonetisk eller visuelt. Det eneste felles med de to merkene er ordet WILD, men retten finner at dette er det minst distinktive og minst dominerende elementet i merkene, i motsetning til de forskjellige og bærende elementene TURKEY og GEESE. Videre argumenterer retten med at det heller ikke finnes begrepsmessige likheter mellom merkene ettersom ville gjess (flertall) på den ene side og vill kalkun (entall) på den annen side er to forskjellige dyr. Retten anser det ikke tilstrekkelig at begge merkene dreier seg om fjærkre. Helhetsinntrykket av de to merkene er etter rettens syn for forskjellige til å kunne konstatere at det vil foreligge fare for forveksling. Retten har i sin vurdering også tatt hensyn til at merket WILD TURKEY er kjent i Benelux og derigjennom har et styrket vern, men kommer til at bruken ikke gjør at Austin Nichols kan protestere mot tredjeparters bruk av elementet WILD, enten alene eller i kombinasjon med navnet på et dyr eller en fugl, som kjennetegn på whiskey og/eller alkoholholdige drikker. Endelig påpeker retten at de to merkene gjelder for samme varer, hvilket vanligvis gjør at omsetningskretsen lettere vil kunne forveksle merker, men at helhetsinntrykket er så forskjellige at det ikke er sannsynlig at det vil foreligge fare for forveksling i dette tilfelle. Vi skal be Annen Avdeling ta ovennevnte avgjørelser med i sin vurdering og skal med dette be om at saken tas opp til avgjørelse på foreliggende grunnlag." I skriv datert 15. oktober 2007 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets brev datert 13. 08.2007 med oversendelse av brev datert 13.august fra Bryn & Aarflot. Vi fastholder at merket WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY er egnet til å forveksles med vår klients merke WILD TURKEY. Forvekselbarhet forutsetter som kjent en viss grad av
2. avd. sak nr. 7726 13 kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (jf. Varemerkeloven 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikhet spiller inn. Vurderingsteamet er som kjent om ikke en ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling). Etter vår oppfatning foreligger det i denne sak fare for både direkte og indirekte forveksling. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil ikke ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han har i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Slik de to merkene fremstår, vil de begge gi omtrent det samme erindringsbildet hos det kjøpende publikum. Når konsumentene gjør innkjøp basert på sin hukommelse vil det for en betydelig del av omsetningskretsen kunne skje en forveksling fordi de kun huker WILD + fugl. Merkene har også et begrepsmessig innhold felles, nemlig en stor fugl som det drives jakt på. Merkeelementet RARE IRISH WHISKEY vil kun bli oppfattet som et uvesentlig beskrivende tillegg og vil ikke kunne forhindre forvekslingsfare. Etter vår oppfatning kan gjennomsnittsforbrukeren komme til å ta feil av merkene når de brukes for samme vareslag, det foreligger derfor fare for direkte forveksling. Det forligger etter vår oppfatning også fare for indirekte forveksling. Kombinasjonen WILD + fugl vil formidle det samme begrepsinnhold til gjennomsnittsforbrukeren som vår klients merke WILD TURKEY, og må etter vår oppfatning anses som så vesentlig for helhetsinntrykket, at det faktum at TURKEY og GEESE ikke er samme type fugl, ikke er tilstrekkelig til å motvirke risikoen for indirekte forveksling. Merkeelementet RARE IRISH WHISKEY vil som ovenfor nevnt kun bli oppfattet som et uvesentlig beskrivende tillegg og vil ikke kunne forhindre forvekslingsfare. Vår klients merke er etter vår oppfatning så velkjent og har en slik anseelse her i riket at det vil bety en urimelig utnyttelse av dets anseelse (goodwill) om merket WILD GEESE blir brukt av en annen. WILD GEESE utløser en assosiasjon til vår klients merke og assosiasjonen vil føre til skade på vår klients merke, da blikkfangseffekten blir ødelagt og særpreget utvannes. Dessuten vil bruk av merket WILD GEESE føre til en urimelig utnyttelse av vår klients goodwill. Når det som her dreier seg om identiske varer vil utnyttelse av et lignende merke ofte innebære en slik utnyttelse av det eldre merkets goodwill, jf. Annen avdelings sak nr. 7628 RED BULL vs. Red Carabao. Vi viser til tidligere anførsler og bevis fremlagt for patentstyrets Første avdeling og Annen Avdeling. Vi tillater oss å be om at anken tas til følge og at registreringen av den internasjonale registreringen nr. 814790 WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY oppheves jf. Varemerkelovens 49 annet ledd, jf. 14 første ledd nr 6 sammenholdt med så vel 6 første ledd som 6 annet ledd, jf. 4 første ledd siste punktum. Det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis."
2. avd. sak nr. 7726 14 I et siste brev av 24. oktober 2007, vedlagt avgjørelse fra UK Intellectual Property Office, uttaler innehavers fullmektig: Vi viser til Patentstyrets brev av 16. oktober 2007 med oversendelse av skriv fra innsiger. Avgjørelse fra Storbritannia Før saken tas opp til avgjørelse vil vi gjøre oppmerksom på en avgjørelse i en korresponderende sak fra Storbritannia. Avgjørelsen er datert 17. oktober 2007. Saken gjelder innsigelse inngitt av Austin Nichols & Co mot Lodestar Anstalts britiske utpekning av internasjonal varemerkeregistrering nr. 737715 ordmerket WILD GEESE for whiskey; Irish whiskey; malt whiskey; whiskey based drinks på grunnlag av påstått fare for forveksling med innsigers britiske varemerkeregistrering nr. 717193 ordmerket WILD TURKEY for burbon whiskey. UK Intellectual Property Office (UKIPO) slår fast (s. 13) at gjennomsnittsforbrukeren når det gjelder de aktuelle varer har en reasonable degree of attention, dvs en merkebevissthet som må sies å kunne sammenlignes med nærværende norske sak. UKIPO vektelegger at merkene består av et adjektiv og et substantiv og må sees som en helhet der begge ord oppfattes og uttales og at det derfor vil være feil å slå fast at WILD er det dominerende elementet i begge merker (s. 15). Vi skal særlig henlede annen avdelings oppmerksomhet til UKIPOs vurdering på side 16, der de to merkene sammenlignes. Det legges der vekt på at følgende elementer vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren: - begge merker består av elementet WILD sammen med navnet på en fugl eller fugler - TURKEY er entall mens GEESE er flertall - Turkey (kalkun) er et tamt dyr i Storbritannia og således relativt uvanlig (men ikke overraskende) å se det brukt i assosiasjon med ordet WILD - GEESE kan være både ville og tamme. Det er ikke uventet å se ordet WILD brukt for å beskrive GEESE - Begge er, eller kan være, spiselige fugler - Kalkun blir ikke jaktet på i Storbritannia, slik den blir i USA - Gjess blir, eller kan bli, jaktet på - Gjess er et vanndyr mens kalkunen ikke er et vanndyr UKIPO konkluderer med at det er en liten grad av likhet mellom de to merker. Når det gjelder fare for forveksling skal vi henlede oppmerksomheten til vedleggets side 20. UKIPO har vektlagt at det er tale om identiske eller svært like varer, en lav grad av likhet mellom merkene samt det eldste merkets høye grad av distinktivitet og konkluderer med at det ikke foreligger noen fare for forveksling. Når det gjelder risiko for indirekte forveksling, eller assosiasjon, uttaler UKIPO på side 20 at det ikke foreligger noen holdepunkter som taler for at det foreligger en slik fare. Vi skal be Patentstyret vektlegge ovennevnte avgjørelse som moment i sin vurdering. Det skal også understrekes at ovennevnte sak gjaldt de to merkene WILD GEESE og WILD TURKEY. I nærværende sak til vurdering for annen avdeling er det i tillegg større forskjeller
2. avd. sak nr. 7726 15 mellom de to merker som skal vurderes, nemlig WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY og WILD TURKEY. Oppsummering avgjørelser i korresponderende utenlandske innsigelsessaker Det er for annen avdeling fremlagt en rekke avgjørelser som anmodes vektlagt ved vurderingen som skal foretas. For oversiktens skyld følger nedenfor en kort oppsummering av hvilke land dette dreier seg om samt resultatet av avgjørelsene. Danmark - innsigelse avvist Island - innsigelse avvist anken også avvist Finland - innsigelse avvist Benelux - innsigelse avvist Storbritannia - innsigelse avvist Korea - innsigelse avvist Thailand - innsigelse avvist New Zealand - innsigelse avvist anken også avvist Hellas - innsigelse avvist Kroatia - innsigelse avvist USA - innsigelse tatt til følge da merket WILD TURKEY var sterkt innarbeidet i USA og derfor måtte gis en bred beskyttelse Vi er inneforstått med at Patentstyret ikke legger avgjørende vekt på enkeltsaker fra andre land, men vi skal likevel be om at ovennevnte avgjørelser tas med i betraktningen ved vurderingen av nærværende sak. Særlig skal vi trekke frem de tre nordiske avgjørelsene. Vi er av den oppfatning at saken nå er tilstrekkelig opplyst og skal anmode annen avdeling om å ta denne opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag. I et siste tilsvar datert 5. desember 2007 uttaler innsigers fullmektig: Vi viser til Styrets brev av 25.10.2007, vedlagt skriv datert 24. oktober 2007 fra innehavers fullmektig. Det skal bemerkes at avgjørelsene i United Kingdom og New Zealand er anket. I et siste skriv av 20. desember 2007 uttaler søkers/innehavers fullmektig: Vi viser til Patentstyrets brev av 6. desember 2007 med oversendelse av skriv fra innsiger. Innsiger informerer i sitt skriv at avgjørelsene fra Storbritannia og New Zealand er anket og således ikke endelige.
2. avd. sak nr. 7726 16 Det skal i denne sammenheng kort kommenteres at anken hva gjelder New Zealand er behandlet av Supreme Court of New Zealand, men ble avvist i avgjørelse av 11. desember 2007. Kopi av avgjørelsen følger vedlagt til orientering. Status for de korresponderende innsigelsessakene mellom partene er således fremdeles som fremsatt i vårt skriv av 24. oktober 2007. Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under tvil, kommet til samme resultat som 1. avdeling. Etter varemerkelovens 49 annet ledd skal et internasjonalt registrert varemerke ikke gis virkning i Norge dersom merket ikke kunne ha vært registrert her i riket på grunn av bestemmelsene i 14. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkeloven 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EF-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at
2. avd. sak nr. 7726 17 omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I nærværende sak er WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY registrert for Whiskey, all products of irish origin i klasse 33. Innsiger har registrert sitt merke for whisky i samme vareklasse. Det foreligger således vareidentitet, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Etter 2. avdelings oppfatning står man her overfor et utpreget grensetilfelle. De avgjørelser som er fremlagt fra andre lands myndigheter, med varierende resultater, illustrerer dette. Riktignok skyldes de ulike resultatene nok i noen grad at innsigerens merke er sterkere innarbeidet i visse markeder enn i andre. Men også i den skjønnsmessige vurderingen av likhetsgraden mellom merkene, fremgår ulike oppfatninger. Slik 2. avdeling ser det, er innsigeren merke i utgangspunktet særpreget, og det må legges til grunn at særpreget i noen grad er ytterligere styrket gjennom en omfattende og langvarig bruk av merket utenfor Norge. Det er imidlertid ikke tale om et merke som er så velkjent her i landet, at det har krav på utvidet vern etter varemerkelovens 6 annet ledd. Innsigerens merke vil følgelig bare hindre registrering av WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY om det kan antas å foreligge risiko for forveksling, jf. 4 første ledd siste punktum. Det felles ordet WILD gir de to merkene en viss fonetisk og visuell likhet. Denne likheten oppveies imidlertid i stor grad av de etterfølgende ordene GEESE og TURKEY, som er ulike både visuelt og fonetisk. Tillegget RARE IRISH WHISKEY i registreringshaverens merke er rent beskrivende for vareslaget, og må derfor tillegges begrenset vekt ved sammenligningen. Som helheter betraktet, hvor også det figurative elementet i innsigerens merke må tas i betraktning, er de to merkene såvidt ulike, at det ikke kan anses å foreligge noen risiko for forveksling som følge av de visuelle og fonetiske likhetstrekk, selv om begge merkene brukes for samme vareslag. Skulle en komme til at det likevel foreligger risiko for forveksling, måtte det derfor først og fremst være på grunn av den begrepsmessige likhet som skylde at begge merkene betegner ville fugler. Denne begrepsmessige likhet er imidlertid ikke sterk. Merkene såpass ulike, at det må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil klare å holde varene fra hverandre. Det foreligger med andre ord ingen risiko for direkte forveksling. På den annen side må det
2. avd. sak nr. 7726 18 etter 2. avdelings oppfatning legges til grunn at likheten er stor nok til at den gjennomsnittsforbruker som møter merket WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY på whisky, vil assosiere til merket WILD TURKEY, men dette er ikke tilstrekkelig til å konstatere risiko for forveksling, jf. C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191). Mest tvilsomt har 2. avdeling funnet det å være om det foreligger risiko for indirekte forveksling, som følge av at gjennomsnittsforbrukeren på grunn av den begrepsmessige likhet vil komme til å tro at WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY er et nytt whiskymerke fra samme produsent som WILD TURKEY, altså vil anta at det foreligger et kommersielt fellesskap mellom varemerkene. Avgjørelsen beror på en skjønnsmessig bedømmelse, som i noen grad må baseres på gjetninger om kundepsykologi. Under tvil er 2. avdeling kommet til at likheten ikke er tilstrekkelig til å fremkalle en slik villfarelse hos gjennomsnittsforbrukeren, og de to merkene kan derfor ikke anses egnet til å forveksles. Etter dette kan det ikke anses å foreligge grunnlag for å nekte det internasjonalt registrerte merket virkning i Norge etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 49 første ledd, og 1. avdelings avgjørelse blir dermed å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Birger Stuevold Lassen (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)