Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht door de Raad van Europa bij, Rue du Luxembourg 3 B-1000 Brussel, Belgia WIPO fullmektig: Office Ernest T. Freylinger S.A., 234, route d'arlon, B.P. 48, L-8001 Strassen, Luxemburg Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo Innsiger: Galileo International Technology LLC, Ground Floor, ICB Building, Roebuck Street, Bridgetown, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 27. august 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 23. februar 2010, hvorved tidligere beslutning om å gi det nedenfor gjengitte kombinerte merket "GALILEO JOINT UNDERTAKING" virkning i Norge ble besluttet delvis opphevet etter innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt innsigers norske fullmektig og til registreringsinnehavers i det internasjonale varemerkeregister innførte representant; med korrespondanseadresse i Luxembourg. Sistnevnte gjenpart sendt sammen med et forklarende følgebrev på engelsk. Int. reg. nr. 0846857 (200504436) En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd, jf. 49 og 70 til 72.
Annen avd. sak nr. 8043 2 Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 12. mai 2005 omfattet alle varene og tjenestene merket er internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig: Klasse 9: Klasse 16: Klasse 42: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic material for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks. Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of undefined computer hardware and software; legal services. Under den innledende behandling av notifikasjonen om utpekning fant Patentstyret at det internasjonalt registrerte kombinerte merket "GALILEO JOINT UNDERTAKING" var egnet til å forveksles med to tidligere registrerte varemerker, og utstedte deretter ex officio en foreløpig delvis nektelse for nærmere angitte varer i klasse 9. Registreringshaver ble meddelt frist til den 24. mai 2006 med å inngi en eventuell uttalelse. På dagen for fristutløp tok Oslo Patentkontor AS kontakt med Patentstyret og ba om å bli tilståtte en ytterligere frist for å inngi besvarelse. Fullmektigen ble meddelt frist til den 24. november 2006 med å inngi besvarelse og fullmakt. Hverken uttalelse eller fullmakt var innkommet fra nevnte fullmektigkontor ved svarfristens utløp. Den 8. juni 2007, etter at gjenopptagelsesfrist og oppreisningsfrist var utløpt for den del av utpekningen nektelsen gjaldt, besluttet Patentstyret å innføre merket "GALILEO JOINT UNDERTAKING" i det Norske varemerkeregisteret med følgende begrensede vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 9: Klasse 16: Automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines. Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic material for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.
Annen avd. sak nr. 8043 3 Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of undefined computer hardware and software; legal services. Den internasjonale varemerkeregistreringen, med ovennevnte begrensede vare- og tjenestefortegnelse, ble kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 25/2007, på side 44, med publiseringsdato mandag den 18. juni 2007. Innsigelse mot merkets registrering innkom mandag den 20. august 2007; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 35/2007, på s. 94, med publiseringsdato mandag den 27. august 2007. Innsigelsen var begrunnet med at den internasjonale registreringen "GALILEO JOINT UNDERTAKING" er egnet til å forveksles med det tidligere nasjonalt registrerte ordmerket "GALILEO", reg. nr. 140438 (19873914), som ble registrert den 15. februar 1990 for varene "elektriske apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser), computere; databehandlingsapparater, deler (ikke opptatt i andre klasser) for alle forannevnte varer" i klasse 9, tjenestene "transporttjenester, plassbestillingstjenester" i klasse 39 og tjenesten "underholdningsvirksomhet" i klasse 41, og at den internasjonale varemerkeregistreringen "GALILEO JOINT UNDERTAKING" således er blitt innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4, 70 og 71). Det ble videre anført at merket "GALILEO" er et slikt velkjent merke som nyter et utvidet vern i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 6 annet ledd, jf. 2 og 14 første ledd nr. 6 (ny varemerkelov 4 annet ledd, jf. 16 bokstav a), basert på omfattende bruk og innarbeidelse som kjennetegn i Norge for en rekke nærmere angitte varer og tjenester og forut for datoen for utpekningen av Norge under ovennevnte internasjonale varemerkeregistrering. Med hensyn til anførslene fra innsigers fullmektig, vises det til sakens dokumenter. Registreringshaver har ikke vært representert ved fullmektig i saken, og har heller ikke selv kommentert eller imøtegått innsigelsen.
Annen avd. sak nr. 8043 4 Registreringshaver har ikke oppnevnt noen norsk fullmektig til å ivareta sine interesser under behandlingen av innsigelsen i Første avdeling, og har heller ikke selv innlevert noen imøtegåelse av innsigelsen. Når det gjelder innsigers anførsler under behandlingen i Første avdeling, vises det til sakens dokumenter. Fra Første avdelings avgjørelse av 23. februar 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 forvekselbarhet Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 49 annet ledd, 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EU-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04 P, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det skal bemerkes at innsigers merke tidligere i saksbehandlingen ble ansett forvekselsbart med den nærværende internasjonale registrering, og følgelig ble enkelte varer i klasse 9 fjernet. Et annet merke, det kombinerte merket, GA GALILEO AVIONICA, internasjonalt registrerings nr. 821 506, ble også anført som forvekselsbart. Patentstyret fjernet dermed til sammen følgende varer i klasse 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. Det er derfor klart at Patentstyret er av den oppfatning at det foreligger en kjennetegnslikhet mellom merkene for identiske og like varer. Patentstyret har på den annen side kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling for de resterende varer i klasse 9, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines.
Annen avd. sak nr. 8043 5 Innsigers fullmektig er ikke enig i dette og anfører at det må anses å være vareslagslikhet mellom elektriske apparater og instrumenter, computere som innsiger har beskyttelse for og cash registers, calculating machines, automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus som innehaver har. Patentstyret har vurdert faren for forvekselsbarhet på nytt under behandlingen av innsigelsesavgjørelsen, og er delvis enig med innsigers fullmektig. Det skal bemerkes at riktignok inneholder mange produkter, blant mange av de som inngår i klasse 9, en eller annen form for en datamaskin ( computere ). Det er ikke i seg selv tilstrekkelig til at dersom en innehaver som har en registrering for computere, skal ha et vern som omfatter en mengde produkter som kanskje kan inneholde, eller i fremtiden vil inneholde en datamaskin. Når det gjelder calculating machines og cash registers som inngår i innsigers tidligere registrering, er Patentstyret av den oppfatning at det er flere likheter mellom disse varene, og innehavers computere og databehandlingsapparater, enn det er ulikheter. Calculating machine kan på norsk oversettes til regnemaskin/kalkulator/salderingsmaskin, og cash registers kan oversettes til kassapparat/kasseregister. Både innsigers og innehavers produkter kan bli kjøpt via de samme utsalgssteder og kan også ha den samme produsenten. Sluttbrukeren for calculating machines, computere og databehandlingsutstyr, kan godt være den vide omsetningskretsen. Dog vil omsetningskretsen for cash registers være de som driver butikker/utslag og lignende. Denne omsetningskretsen vil også kjøpe computere og databehandlingsapparater. Patentstyret finner på bakgrunn av dette at det er en viss vareslagslikhet mellom disse varene. Innehaver har også automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, og Patentstyret er her av den oppfatning at disse varene ikke er likeartet med innsigers varer. Vi kan oversette automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, til automatisk salgsautomater og innretning for mynt apparat/instrument. Selv om disse produktene også kan inneholde en computer, er det store ulikheter mellom disse produktene og innsigers computere og databehandlingsapparater. Varene vil ha ulike produsenter og bli solgt på ulike utsalgssteder. Formålet med varene er også forskjellig, da det er et svært begrenset bruksområde og formål for innehavers salgsapparater/mynt-apparater. Innsigers merke er også registret for elektriske apparater og instrumenter. Patentstyret er ikke enig med innsigers fullmektig at det foreligger vareslagslikhet mellom disse varene og salgsapparater/mynt-apparater. Elektriske apparater/instrumenter er typiske apparater som går på strøm, dvs. et elektrisk apparat eller instrument er noe som drives ved hjelp av eller står i forbindelse med elektrisitet. Typiske eksempler på elektriske artikler er for eksempel strykjern, loddebolt og elektriske tannbørster. Det at salgsapparatene/mynt-apparatene trenger elektrisitet/strøm til å fungere, er ikke nok for å si at det foreligger en tilstrekkelig likhet mellom varene. Varene vil ha ulike produsenter og bli solgt på ulike utsalgssteder. Bruksområdet og formålet med varene vil også ha ulik karakter. Når det gjelder de øvrige varer og tjenester i klassene 16 og 42, er dette ikke blitt kommentert av fullmektigen, og det foreligger ikke fare for forveksling i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. GALILEO
Annen avd. sak nr. 8043 6 Den aktuelle internasjonale registreringen Int. reg. nr. 846 857 Innsigers registrering nr. 140438 Det foreligger en likhet mellom merkene. Innsigers merke er et ordmerke som opptas i sin helhet i innehavers merke. Riktignok har innehavers merke flere figurative elementer, blant annet de tolv EU stjernene i en krets rundt en fylt sirkel med noe som kan ligne et typisk smileansikt, hvor øyet til høyre er av en liten bokstav e. Disse elementene er sammen med tekstelementet GALILEO plassert i en sort firkant, og de øvrige tekstelementene JOINT UNDERTAKING er plassert til høyre og under GALILEO. I tillegg til disse nevnte figurative elementene, inneholder også innehavers merke ytterligere et relativ stort figurativt element, som kan oppfattes som bokstavene G, j og U, som hver står for den første bokstaven i de tre tekstelementene. GALILEO, er det elementet som er mest fremtredende i innehavers merke. Galileo er navnet på en italiensk filosof, fysiker og astronom. Tekstelementet GALILEO må sies å være et strekt element i innehavers merke for de aktuelle varene og de øvrige tekstelementene, JOINT UNDERTAKING ( felles foretagende/kontrakt ) i innehavers merke har en svak, om noe, grad av distinktivitet. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet frem til at for varene cash registers og calculating machines, som er ansett som likeartete med innsigers computere og databehandlingsapparater, er det på grunn av likheten mellom merkene fare for at omsetningskretsen vil tro at det er en kommersiell forbindelse mellom på den ene side det kombinerte merket, GALILEO JOINT UNDERTAKING for cash registers og calculating machines, og på den andre siden computere og databehandlingsapparater under ordmerket GALILEO. For innehavers resterende varer i klasse 9, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, har vi funnet at det ikke er en tilstrekkelig likhet mellom disse varene og innsigers varer. Følgelig er ikke varemerkeloven 6 første ledd oppfylt og merkene er ikke egnet til å forveksles i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. 49 annet ledd. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling mellom innsigers ordmerke, GALILEO og innehavers kombinerte merke, GALILEO JOINT UNDERTAKING, for varene automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus i klasse. For varene i klasse 16 og tjenestene i klasse 42 foreligger det heller ikke fare for forveksling. Derimot foreligger det en forvekselsbarhet mellom merkene for varene cash registers og calculating machines i klasse 9. Innarbeidelse varemerkeloven 2 Innsigers fullmektig anfører at det foreligger vare- og tjenestelikhet mellom den internasjonale registreringen og innsigers innarbeidete merke GALILIEO. Det anføres også at innsigers merke nyter utvidet vern.
Annen avd. sak nr. 8043 7 Innsigers fullmektig innleverte samtidlig med innsigelsen en liste over varer og tjenester som innsigers merke anføres innarbeidet for, i henhold til varemerkeloven 6 annet ledd for følgende varer og tjenester: Klasse 9: Klasse 16: Klasse 35: Klasse 38: Klasse 39: Klasse 41: Klasse 42: Computers, computer software, data processors, computer screens, computer printers, and parts therefore; computer software for use in the travel industry, network linking, travel and business expense accounting and reporting; computer programmes for use in connection with travel, transportation, travel and entertainment reservation and booking, car hire, data base access, interactive display, real time access for reservation and booking, marketing data, travel management, inventory management, market research for the travel industry, booking records, advertising, on-line information storage and retrieval, office and business management in the travel field, ticketing, hotel and accommodation reservation and description; computerised travel directories and maps; computer utility software and computer software for use by travel agencies for making transportation arrangements for customers, spreadsheets, accounting, word processing and business management applications; modems and telecommunication apparatus and instruments; computer software and programmes for business expense reporting; telephone handsets, mobile telephones and communication apparatus and instruments. Periodical publications, instruction' manuals; computer manuals; printed matter; printed publications relating to computers, computer systems, computer related goods and computer related services; operating and user manuals; instructional and teaching materials; books; computer print outs; newsletters; periodicals; newspapers. Providing office and business management services and information compilation and storage services in the travel field for others; electronic collection and processing services for data, images and electronic messages; electronic on-line information services, namely the provision of advertisements and business information in respect of travel, tourism and entertainment through a computer database by telephone link; advertising and promotion by data communications for hotels, hoteliers and the travel industry; on-line direct electronic marketing services and advertising services for hotels and the travel industry, for others; providing information retrieval services in the travel field for others namely computerized business information and data search in computer files. Telecommunication services in the nature of transmission of data, electronic data transfer services, network services, all relating to computerised information retrieval systems; communication services relating to the provision of on-line electronic data transmission facilities for the communication and distribution of information, images and electronic messages by computerized databases; data communications and bulletin board services; Communication of travel and flight information including flight delays; cancellations and flight or gate changes; distribution services for data, images and electronic messages by any means communication. Car hire booking and reservation services; transportation and travel services; booking and reservations services for transportation and travel; computerised travel agency services; travel agency and tour opetator services; Arranging and booking travel; travel companions and guides; airline seat inventory information services; providing travel reservations and ticketing- services for others; computerised travel directory services for the travel industry; interactive display, reservation, booking, selling of travel,and transportation; Provision of travel and flight information including flight delays, cancellations and flight or gate changes. Entertainment reservation and booking services; education and training in the field of computerised booking and reservation systems; arranging seminars and courses relating to the use of computerised reservation and booking systems and databases. Services relating to the use of a computer database and the leasing/rental of a computer database; consultancy and technical co-operation in the field of database use and exploitation; rental of computer and computer software products for purposes of database inter1'ogation;. data automation and collection service using proprietary software to evaluate, analyse and collect data; computer services, namely, acting as an application
Annen avd. sak nr. 8043 8 Klasse 43: service provider in the field of travel information to host computer application software for creating searchable databases of information and data; computer service, namely, acting as an application service provider in the field travel information to host computer application software for searching and retrieving information from databases and computer networks; computer services, namely, creating indexes of information, sites and other resources available regarding travel information on computer networks; computer timesharing and computerized information retrieval services; leasing of computer equipment. Hotel and the like accommodation booking reservation services; information regarding services and facilities of hotels and the like accommodation; reservation, booking and selling for others of hotel rooms and the like accommodation. Innsigers fullmektig har levert inn følgende dokumentasjon for innarbeidelse: Informasjon om salgstall utarbeidet av Deloitte & Touché, hvor tallene for Norge for året 2001 var USD 496,410 (bilag 1). Informasjon om salgstall for året 2003, på UDS 341 000 (bilag 2). Fullmektigen anfører videre at de globale salgstall er enorme, og viser til informasjonen om dette på bilagene. Kopi av artikler vedrørende Europa Kommisjonens undersøkelse vedrørende sammenslåing av Travelport og Worldspan. Artikkelen er datert mai 2007. Fullmektigen viser til at Travelport eier Galileo og er nest størst innenfor EU, og at Galilio/Worldspan vil forbli nr. 2 med hensyn til markedsandel i EU. Informasjon om en pressomtale (datert oktober 2005) som viser at det er Galileo som driver Travelstart websider og Travelstart Nordic er en av de ledende uavhengige online reiselivstilbyderne i de nordiske land. (også datert oktober 2005). Artikkelen viser også at Reiseselskapet USA Spesialisten AS benytter innsigers IT løsninger (pressomtale datert april 2006). Informasjon om Galileo CRS er også lagt ved, utskrift fra Wikipedia datert november 2008 (bilag 3). Utskrift fra internettside (datert november 2008) fra IATA/UFTAA vedrørende innsigers Galilio s opplæringstjenester. Omtale av en artikkel fra internett datert oktober 2002, som omtaler Galileo s markedsandel i Europa som nr. 2 med en markedsandel på 35,7 %. Fem øvrige internett artikler er også lagt ved (bilag 4). Sju artikler fra internett (datert juni 1999, september 2000, januar 2001, januar 2002 og februar 2002) som viser til innsigers verdensomspennende ledende rolle som tilbyder av elektroniske globale distribusjonstjenester. Dette omfatter ca. 47000 reisebyråer, 501 luftfartsselskaper, 31 billeiebyråer, 51 00 hotelleiendommer, 431 turoperatører (bilag 5). Bilag 6 opplyser innsigers fullmektig til grunnen til at denne dokumentasjonen ikke ble fremlagt tidligere i innsigelsessaken. Innsigers fullmektig har sendt denne dokumentasjonen påfølgende dag til Patentstyret. Det er for Patentstyret vanskelig å kunne konkludere med at innsigers merke, GALILEO, er innarbeidet i Norge for de aktuelle varer og tjenester. Selv om det ifølge fullmektigen er enorme globale salgstall. Fullmektigen har ved innleveringen av innsigelsen sendt inn en liste (se ovenfor) over alle varer og tjenester som det hevdes at merket er innarbeidet og vel kjent for her Norge, det gjelder en rekke varer i klassene 9 og 16, og tjenester i klassene 35, 38, 39, 41, 42 og 43. Fullmektigen har anført at for innehavers printed matter, office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus) er det en klar konflikt med innsigers computermanualer og instruksjons-og opplæringsmateriell. Videre har fullmektigen anført at også tjenestene i klasse 42 i innehavers merke scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of undefined computer hardware and software; legal services, vil det foreligge en likeartethet mellom innsigers tjenester i samme klasse. Fullmektigen viser videre til at det må være en klar
Annen avd. sak nr. 8043 9 konflikt mellom underholdningsvirksomhet i klasse 41 og varene i klasse 9 som innsiger hevder å ha innarbeidet, og varene i klasse 9 i den internasjonale registreringen. Patentstyret har gått igjennom den vedlagte dokumentasjonen, både den som retter seg mot tidspunktet for det internasjonale merkets registrering, og samt nyere dokumentasjon som er innlevert av fullmektigen. For at et merke skal anses innarbeidet som en registreringshindrende rettighet etter varemerkeloven 2, må det ha vært brukt intensivt eller i en lengre periode før registreringsdatoen for den internasjonale registreringen. Den internasjonale registreringen har internasjonal registrerings dato 10. november 2004, og merket ble besluttet gjeldende i 8. juni 2007. Videre må dokumentasjonen vise at merket er alminnelig kjent blant gjennomsnittsforbrukere i Norge, som et kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene. Omsetningskretesen for enkelte av de aktuelle varer og tjenester, blant annet printed matter, må anses for å være relativt vid og omfattende. Videre vil det for enkelte av varene og tjenestene, blant annet industrial analysis and research services, være en smalere og en profesjonell del av befolkingen som utgjør den aktuelle omsetningskrets. Patentstyret finner det ikke nødvendig og gå særlig dypere inn på vurderinger av de aktuelle omsetningskretser, da det ikke anses dokumentert at innsiger har innarbeidet merket GALILEO for listen over de aktuelle varene og tjenestene. Det kan nok være at merket GALILEO er kjent for brukere av enkelte innenfor reiselivsbransjen, blant annet Travelstart og Travelstart Nordic (som en artikkel viser til), men det er helt klart at den vedlagte dokumentasjonen, selv tatt i betrakting den del som er datert etter den internasjonale registrerings dato, ikke er tilstrekkelig til at merket kan ansees innarbeidet selv for disse varene og tjenestene. Kopier av internett artikler, eller øvrige artikler kan være gode indikasjoner, men i nærværende sak synes det å mangle at det forligger en oversikt over andelen av de forskjellige markedene, samt også et budsjett over markedsføringsutgifter for Norges vedkommende. Utvidet vern - varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 jf. 6 annet ledd. Varemerkelovens 6 annet ledd angir at et merke kan nektes registrert eller besluttes gjeldende, selv om det ikke foreligger risiko for forveksling dersom det ligner et eldre kjennetegn, og «det kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen». Kravet om at kjennetegnet skal være «velkjent her i riket» er oppfylt når et varemerke er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-375/97 CHEVY, Sml. 1999 s. I-5421, premissene 26 og 28. Utnyttelse og forringelse vil i første rekke oppstå i tilfelle hvor det yngre merket utløser en assosiasjon til det velkjente merket, men en slik assosiasjon er ikke i seg selv tilstrekkelig. Det kreves også at assosiasjonen fører enten til skade på det eldre merket eller til en urimelig utnyttelse av dette merkets goodwill, se 2. avd. avgjørelse nr. 7628, RED CARABAO. Patentstyret skal først bemerke at det ikke har blitt anført fra fullmektigen at en evt. assosiasjon mellom den aktuelle internasjonale registreringen og innsigers tidligere innarbeidet merke er til skade eller til en urimelig utnyttelse av innsigers merke. Videre skal det påbekes at for at et merke skal anes å ha et utvidet vern i Norge, må dette dokumenteres. Et utvidet vern, kan ikke kun bygge på en presumsjon. Patentstyret har kommet frem til at det er ikke dokumentert at merket er innarbeidet for alle de varer og tjenester som innsigers fullmektig hevder at merket har et utvidet vern for, se drøftelsen ovenfor.
Annen avd. sak nr. 8043 10 Det er derfor for oss vanskelig å kunne konkludere med at innsigers merke, GALILEO, er velkjent i Norge for de aktuelle varer og tjenester. Selv om det ifølge fullmektigen er enorme globale salgstall Konklusjon Patentstyret har kommet til at den aktuelle internasjonale registreringen, det kombinerte merket, er egent til å forvekles med innsigers registrering nr. 140438, ordmerket GALILEO, i den alminnelig omsetningen for varene cash registers, calculating machines i klasse 9 i innehavers merke, i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Derimot har Patentstyret kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling mellom merkene når det gjelder innehavers varer automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus i klasse 9, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Patentstyret finner videre at innehaver ikke ar dokumentert at merket er innarbeidet i Norge i henhold til varemerkeloven 2, samt at det ikke er dokumentert at innsiger har et utvidet vern i Norge i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 jf. 6 annet ledd. Innsigelsen blir dermed delvis tatt til følge, jf. varemerkeloven 52 første ledd, jf. 21a, første ledd. Beslutning: Den tidligere beslutningen om å gjøre den internasjonale registreringen gjeldende i Norge oppheves for varene cash registers, calculating machines i klasse 9, jf. varemerkeloven 21a første ledd. Den tidligere beslutningen om å gjøre den internasjonale registreringen gjeldende i Norge opprettholdes for varene automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus i klasse 9, samt for alle varene og tjenestene i klassene 16 og 42, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." I følgebrevet til registreringshavers fullmektig i Luxembourg uttaler Patentstyrets Første avdeling: "We refer to our notification of provisional refusal of protection based on an Opposition dated 2007.08.24. We are pleased to inform you that your international registration has been partly upheld for all of the goods and services in classes 16 and 42 and the goods automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus in class 9, and still enjoy protection in Norway for these goods and services.
Annen avd. sak nr. 8043 11 However, for the goods cash registers and calculating machines in class 9, we regret to inform you that the protection of your international registration has been cancelled in Norway as the Norwegian Intellectual Property Office, in accordance with Section 21a of the Norwegian Trademarks Act, has concluded in favour of the opposition for the goods in class 25. Please find enclosed a copy of the decision in Norwegian and a copy of the relevant provisions of the Norwegian Trademarks Act. The decision may be appealed to the Board of Appeals under Section 22 of the Norwegian Trademarks Act. If the appeal has not been received by the Norwegian Intellectual Property Office within 2010.04.23, the decision will be final and legally enforceable. The appeal must be filed in Norwegian by a Norwegian representative, see Section 31 of the Norwegian Trademarks Act." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom den 23. april 2010. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 30. april 2010, innen betalingsfristen utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 23. april 2010 uttaler innsigers fullmektig: "På vegne av innsiger i den ovenfor nevnte sak, skal vi påklage avgjørelse fattet av Patentstyrets første avdeling den 23. februar 2010 inn for Patentstyrets 2. avdeling, jfr. varemerkelovens 22, 2. ledd. 2-månedersfristen for innlevering av klage utløper i dag, hvorfor klagen er rettidig innlevert i henhold til varemerkelovens 22a. Vi anmoder om tilsendelse av faktura for klageavgift. Avgjørelsen påklages kun delvis, det vil si at det kun er beslutningen om å opprettholde den internasjonale registreringen for de følgende varer og tjenester som påklages: Class 16: Instructional and teaching material (except apparatus) Class 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of undefined computer hardware and software. Bakgrunnen for klagen er at innsiger er av den oppfatning at Patentstyrets første avdeling har tatt feil når den antyder at det kun foreligger kjennetegnslikhet mellom merkene for identiske og like varer. Vi formoder at Patentstyrets første avdeling med dette har ment at det ikke foreligger kjennetegnslikhet mellom merkene for likeartede varer og tjenester. Dette siste er vi helt uenig i og det skal bli kommentert nedenfor.
Annen avd. sak nr. 8043 12 Innledningsvis vil vi også peke på innsigelsen ikke var begrenset til enkelte varer, men at den gjaldt søkers registrering i sin helhet. Det faktum at ikke alle likhetene mellom varene/tjenestene er kommentert, henger sammen med at innsiger har ansett noe som åpenbart og har kommentert kun det som man anså trengte en forklaring. Patentstyrets 1. avdelings påstand om at det ikke foreligger forvekslingsrisiko mellom merkene når det gjelder innsigers varer i klasse 9 og søkers likeartede varer og tjenester i klasse 16 og 42, er innsiger således helt uenig i. 1. Kravet i varemerkelovens 6, 1. ledd varer av samme eller lignende slag. Innsigers registrering nr. 140438 GALILEO dekker blant annet: databehandlingsapparater, deler (ikke opptatt i andre klasser) for alle foran nevnte klasser Denne angivelse omfatter således både computersystemer, computere, computer hardware og software. Søkers merke under IR 846857 dekker blant annet: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of undefined computer hardware and software. De vitenskapelige og teknologiske tjenestene, forskning og designtjenestene er ikke begrenset til spesielle områder, men gjelder generelt, og kan således gjelde dataprogrammering, eventuelt andre forhold som gjelder databehandlingsapparater og deler, inkludert computersystemer, computere, computer hardware og software. Med andre ord er innsigers varer nevnt innledningsvis under pkt 1. svært likeartede med søkers tjenester i klasse 42 nevnt i forrige avsnitt, idet begge kan vedrøre computer hardware and software Design og utvikling av udefinert computer hardware og software har også etter innsigers oppfatning stor likeartethet med innsigers databehandlingsapparater og deler, inkludert computersystemer, computere, computer hardware og software. Søkers merke under IR 846857 dekker også: Instructional and teaching material (except apparatus) Dette er en meget generell angivelse som vil hevdes å omfatte for eksempel instruksmanualer og opplæringsmanualer for databehandlingsutstyr, inkludert computersystemer, computere, computer hardware og software. Innsiger er av den oppfatning at det er likeartethet mellom eksempelvis datamanualer (for instruksjon og opplæring) i klasse 16 og selve databehandlingsapparatene og deres deler, inkludert computersystemer, computere, computer hardware og software i klasse 9. 2. Merkelikhet Innsiger er enig i med Patentstyrets 1. avdeling i at innsigers merke GALILEO som ordmerke er et sterkt merke for de varer og tjenester merket er registrert for. Innsiger er også enig med Patentstyrets 1. avdeling i at ordelementet GALILEO er det mest fremtredende merkeelementet i søkers merke. De øvrige tekstelementene, JOINT UNDERTAKING, er svake. Innsiger er for øvrig av den oppfatning at søkers figurelementer,
Annen avd. sak nr. 8043 13 særlig de buede linjene antagelig ikke vil gi assosiasjoner i retning av bokstavene G, J og U, idet de fremkommer for den gjennomsnittlige forbruker mer som dekor enn bokstaver på grunn av det sterke figurpreget. Heller ikke det øvrige figurelementet synes å være av en karakter som vil skape en så vidt stor ulikhet mellom merkene at det er grunnlag for en mild vurdering av likheten mellom varene og tjenestene i innsigers og søkers merker. Innsiger vil tvert i mot hevde at dominanten i begge merker er GALILEO. Dette er et sterkt merke hhv merkeelement i relasjon til vedkommende varer og tjenester, og dette fordrer en streng bedømmelse av likheten mellom varene og tjenestene, i den forstand at det eldste merket må ha vern mot at søker registrerer og tar i bruk det yngre merket for varer av samme eller likeartede slag. 3. Forvekslingsrisiko i henhold til varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 6 Innledningsvis nevnes at den internasjonale registrering som sammen med innsigers merke var motholdt i søkers merke, og som Patentstyrets 1. avdeling viser til i sine argumenter, nemlig IR 821506 figm. GA GALILEA AVIONICA, ble nektet registrering som følge av forvekselbar likhet med innsigers merke. Begge gjaldt varer i klasse 9, både identiske og likeartede varer. Det skal også for ordens skyld nevnes at innsiger og innehaver av IR821506 har inngått en sameksistensavtale. Dette nevnes fordi dette etter innsigers oppfatning kun bekrefter at Patentstyret er av den oppfatning at det foreligger kjennetegnslikhet mellom merkene for identiske og like varer, men det bekrefter at Patentstyret har vært av den oppfatning at det foreligger kjennetegnslikhet mellom merkene for likeartede varer. Eksempelvis er det kun likeartethet mellom innsigers varer og automation systems for artillery command and control for å nevne et eksempel. Innsigers merke nyter et sterkt vern, noe som etter klar praksis innebærer vern overfor like merker, jfr pkt. 2 som forsøkes registrert for samme eller likeartede varer og tjenester, hvorfor innsiger fortsatt anser at det er forvekslingsrisiko mellom søkers internasjonale merke i klasse 16 og 42 som denne klage gjelder og innsigers merke i klasse 9 databehandlingsapparater, deler (ikke opptatt i andre klasser) for alle foran nevnte klasser. 4. Innarbeidet vern i henhold til 2, samt utvidet vern henhold til varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 6, jfr. 6 annet ledd Innsiger er fortsatt av den oppfatning at innsiger har et innarbeidet vern for en rekke tjenester i klasse 42, spesielt relatert til IT solutions for the travel industry i klasse 42, og innsiger hevder å ha et merke som er berømt og meget godt kjent for slike tjenester her i landet så vel som ellers i verden. Innsiger er i ferd med å fremfinne ytterligere dokumentasjon på dette og er derfor fremdeles av den oppfatning at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av anseelsen til innsigers merke om et merke som det som er inkludert i søkers IR 846 857 blir registrert. Det bes om en frist for å fremlegge dokumentasjon. Det anmodes med dette om at klagen tas til følge." Ved brev av 28. juni 2010 melder Tandbergs Patentkontor AS seg som norsk fullmektig for registreringshaver, og ber samtidig om en ytterligere frist for inngivelse av en imøtegåelse av
Annen avd. sak nr. 8043 14 klagen. Ved Annen avdelings brev av samme dato er registreringshavers fullmektig meddelt frist til mandag den 30. august 2010 med å innlevere en imøtegåelse av klagen. I sin imøtegåelse av klagen, innkommet den 26. august 2010, uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til Annen avdelings oversendelse av klage fra Galileo International Technology LLC til den internasjonale fullmektigen datert 27. april 2010, samt melding av 28. juni 2010 der fristforlengelse innvilges til 30. august 2010. Dette svar er således rettidig. Innsiger har begrenset innsigelsen siden behandlingen i Første avdeling, slik at den nå kun gjelder mer begrensede deler av varefortegnelsens klasse 16 og 42. Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt. 1. Varelikheten Innsiger hevder det foreligger likhet mellom databehandlingsapparater i klasse 9 og vår klients vitenskapelige og teknologiske tjenester i klasse 42. Innsiger hevder videre at det foreligger likhet mellom databehandlingsapparater i klasse 9 og vår klients instructional and teaching material i klasse 16. I begge fall skal vi for det første peke på at Styrets kryssgranskingsliste som ligger på Styrets nettsted ikke inkluderer noen av disse benevnelsene som likeartede. Vi er klar over at denne ikke er uttømmende, men en viss pekepinn må det allikevel kunne antas å gi at det ikke er tatt inn. Videre skal vi hevde, når det gjelder tjenestene i klasse 42, at det generelt ikke er lett å fastslå likeartethet mellom en vare og en tjeneste på denne måten. Blant annet vil omsetningskretsen for vitenskaplige tjenester og databehandlingsapparater ikke være den samme. I tillegg omsettes ikke varene og tjenestene gjennom samme kanaler eller på samme måte. Når det gjelder varene i klasse 16, er det igjen ikke riktig å hevde at det er likeartethet mellom instructional and teaching material og databehandlingsapparater. Også her er omsetningskanalen en helt annen. Det foreligger heller ikke noen forventning hos gjennomsnittsforbrukeren som kjøper slike trykksaker som innsiger nevner i bokhandelen om at disse skal være utgitt av en produsent av databehandlingsapparater. Vi mener det ikke foreligger likeartethet mellom de varer og tjenester innsigelsen gjelder, og forvekslingsfare kan dermed ikke konstateres. 2. Merkelikheten Når det gjelder merkelikheten skal vi slutte oss til at innsiger utvilsomt nyter et vern for tekstelementet GALILEO, som inngår i vår klients merke. Vi skal dog påpeke at vår klients merke også inneholder en rekke andre element som bidrar til å gjøre helhetsinntrykket av de to
Annen avd. sak nr. 8043 15 merkene forskjellige og som ville hjelpe gjennomsnittsforbrukeren til å holde dem fra hverandre dersom de ble brukt på like eller likeartede varer. IR 846857 er ikke GALILEO JOINT UNDERTAKING, men GJU GALILEO JOINT UNDERTAKING. Bokstavene GJU er tatt inn i det figurative element i merket. IR 846857 innholder et særpreget figurelement som naturlig nok dominerer merkets visuelle uttrykk, og gjør at dette visuelt oppfattes helt annerledes enn innsigers merke. IR 846857 inneholder i tillegg teksten GJU og JOINT UNDERTAKING, noe som medfører at merkene fonetisk ligger unna hverandre, enten merket uttales som GALILEO JOINT UNDERTAKING eller GJU GALILEO JOINT UNDERTAKING eller bare GJU. Vi mener det foreligger visuelle og fonetiske forskjeller som til sammen kan oppveie den likhet som finnes da begge merker inneholder ordet GALILEO, når merkene brukes for svakt likeartede varer, hvilket vel er hva innsiger hevder det dreier seg om. Vår oppfatning er at det ikke en gang dreier seg om svakt likeartede varer og tjenester, jf. ovenfor, og forskjellen merkene i mellom må i alle fall være tilstrekkelig. 3. Innarbeidet vern Innsiger hevder å ha et merke som er berømt og meget godt kjent for tjenester i klasse 42 her i landet. Vi slutter oss helhjertet til Styrets 1. avdeling som ikke kan se at slik innarbeidelse er dokumentert. Den innleverte dokumentasjon viser opplagt ikke en slik innarbeidelse, og utover dette vises det kun til en udokumentert påstand om enorme globale salgstall. Vi ber Annen avdeling opprettholde Første avdelings beslutning om å gjøre vår klients merke gjeldende for Norge." I sitt tilsvar, innkommet til Patentstyret den 3. desember 2010, uttaler innsigers fullmektig: "Det vises til den ovenfor nevnte sak, samt til Brev fra Patentstyrets 2. avdeling av den 3. november 2010. Vi har fått opplyst fra den engelske fullmektigen for innsigeren at på grunn av ekstremt uvær i England har fullmektigen ikke hatt mulighet for å komme inn på sitt kontor de siste dagene. Fullmektigen opplyser at han har mottatt noe dokumentasjon til bruk i denne saken, men har blitt lovet ytterligere dokumentasjon, men vet ikke om denne er innkommet til hans kontor. Det er på denne bakgrunn at vi anmoder om nok en fristforlengelse i saken. I fall fristforlengelse ikke vil bli innvilget, vil vi kun peke på at innsiger fortsatt er av den oppfatning det er likeartethet mellom innsigers klasse 9 varer og søkers klasse 16 og 42 varer/tjenester. Ettersom den innarbeidelsesdokumentasjon innsiger har intensjon om å fremlegge gjelder klasse 42, vil vi fremheve at selv om slik dokumentasjon ikke inngis, skal det fremdeles hevdes at de varer innsiger har vern for i klasse 9 er så vidt like de tjenester som søker krever vern for i klasse 42, at det foreligger risiko for forveksling tatt i betraktning likheten mellom merkene. Dominanten i begge merker er GALILEO og det er dette ordet i merkene som festner seg i det erindringsbilde merkene gir.
Annen avd. sak nr. 8043 16 For så vidt gjelder databehandlingsapparater, samt deler til disse, jf. teksten deler(ikke opptatt i andre klasser) for alle foran nevnte klasser er vi fortsatt av den oppfatning at dette dekker computersystemer, computer hardware, computere og computer software, og vi finner støtte for et slikt standpunkt i vedlagte kopier fra datarelaterte oppslagsverk, se VEDLEGG 1 Innsigers varer i klasse 9 og søkerens tjenester Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of undefined computer hardware and software i klasse 42 er derfor likeartede fordi disse tjenester er meget generelt angitt og de vil dekke design og utvikling av udefinert computer hardware og software. De vitenskapelige og teknologiske tjenestene og designtjenester kan for øvrig være knyttet til eksempelvis dataprogrammering eller andre forhold som vedrører computersystemer, computer, hardware, computere og computer software. Det anmodes således fortsatt om at klagen tas til følge." I svarbrev, innkommet til Patentstyret den 7. februar 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til Annen avdelings oversendelse av 7. desember 2010 av innsigers tilsvar datert 3. desember 2010. Vi kan ikke se at det med søkers tilsvar foreligger noe nytt i saken, og vil kort vise til og fastholde det som tidligere er fremsatt fra søkers side: - Vitenskapelige og teknologiske tjenester i klasse 42 kan ikke tillegges å omfatte / være likeartet med ethvert produkt som kan sies å kunne forekomme/brukes/være relatert til tjenestenes innhold. Ei heller kan innsigeres registrering for "databehandlingsapparater" mv i klasse 9, gi vern overfor tjenester og virksomhet som gjelder computere/computersystemer osv. Dette synspunktet, som fremsettes fra innsigers side, ville generelt medført svært vide, uforutsigbare og vilkårlige beskyttelsesområder for en registrering. Når det heller ikke er fremlagt dokumentasjon for den innarbeidelse / bruk som innsiger hevder har skjedd for datarelaterte tjenester / virksomhet i blant annet klasse 42, kan ikke søker se at det foreligger grunnlag for å hevde varelikeartethet mellom søknadens klasse 42 og innsigers klasse 9. - Innsiger sier i tilsvaret intet ytterligere vedrørende den opprinnelig påberopte varelikeartetheten mellom sine klasse 9-produkter og søkers "instruksjons- og opplæringsmateriale" i klasse 16, men vi regner med at dette synspunktet opprettholdes fra innsigers side. Søker vil her fremsette samme argument som i relasjon til klasse 42 ovenfor: Søkers klasse 16- produkter kan ikke tillegges å være likeartet med ethvert produkt som kan tenkes å omtales i instruksjons- og opplæringsmateriale. Ei heller kan innsigers registrering i klasse 9 gi et så vidstrakt vern at den gir enerett til merket for produkter som kan tenkes å omtale eller avbilde klasse 9-produkter. Heller ikke for klasse 16 er det fremlagt bruks- og innarbeidelsesdokumentasjon som viser at innsiger har rettigheter til sitt merke for produkter i denne klassen. Når det gjelder de faktiske forskjeller mellom de to merkene, søkers figurative GJU GALILEO JOINT UNDERTAKING, og innsigers ordmerke GALILEO, viser vi til vårt tilsvar av 26. august 2010.
Annen avd. sak nr. 8043 17 På denne bakgrunn ber vi Annen avdeling om å stadfeste Første avdelings avgjørelse av 23. februar 2010." I et siste innlegg, innkommet til Patentstyret den 7./8. april 2011, uttaler innsigers fullmektig: "Det vises til brev fra Patentstyrets Annen avdeling av den 8. februar med oversendelse av tilsvar. Innsiger har vurdert innholdet i tilsvaret og skal få opplyse det følgende: Innledningsvis nevnes at innsiger er av den oppfatning at innsigers merke er svært godt kjent og spesielt innenfor området IT systemer for reiserelaterte selskaper. Vi vedlegger i denne sammenheng kopi fra Wikipedia som viser hvor kjent merket er og hvor lenge det har vært i bruk, se VEDLEGG 1. Innsigers problem med hensyn til innarbeidelsesdokumentasjon av tradisjonell art er knyttet til måten innsigers forretninger er organisert på. Forretningen driver via kontrakter med brukere som flyselskaper, reisebyråselskaper, togselskaper samt enkeltkunder, slik som fremgår av vedlegget fra Wikipedia. Det er fremlagt dokumentasjon for Patentstyrets første avdeling i form av artikler og presseomtale. Innsiger er ranket globalt som topp 4 i sin bransje. Tradisjonell innarbeidelsesdokumentasjon som viser bruk og salgstall, markedsandel etc. er vanskelig å innhente, idet man er avhengig av så mange enkeltkunder for å få den nødvendige informasjon. Imidlertid peker vi på informasjonen i Wikipedia med hensyn til hvem som bruker Galileo systemet, samt til informasjonen under punktet Competitive concerns som nevner Galileo blant de fire stor globale distribusjonssystemene Amadeus, Galileo, Worldspan eller Sabre. Det faktum at det finnes opplysning om innsigers merke på Wikipedia er i seg selv en pekepinn på hvor kjent innsigers merke er i det globale markedet. I mangel av tradisjonell innarbeidelsesdokumentasjon skal vi hevde at det som er fremlagt for vedkommende bransje, er det som er det mest relevante, og vi vil peke på at hva som er relevant innarbeidelsesdokumentasjon varierer med hvilken bransje man skal påvise innarbeidelse innenfor. Uansett er innsiger er av den oppfatning at søker ser på forvekslingsmuligheten mellom de to merker ut i fra feil perspektiv, og at det fullstendig ignoreres at beskyttelsesomfanget søker krever er meget omfattende ved at det er benyttet generelle betegnelser. Eksempelvis i klasse 16 kreves beskyttelse for instructional and teaching materials som blant annet dekker instruksjons og opplæringsmateriell for computere og computer software, for databehandlingsapparater and andre slike elektroniske apparater og instrumenter. For å gå i detalj, vil instruksjons- og opplæringsmateriell omfatte for eksempel computermanualer i trykt form, det vil si slike som ligger ved computere når de selges. Det må være rimelig klart at instruksjons- og opplæringsmateriell relatert til eksempelvis computere er varer som er likeartet med computere. Dette fordi dette dreier seg om komplementære produkter. Ved sammenligning av varer/tjenester er det vanlig å vurdere om det dreier seg om identiske varer og tjenester eller lignende varer og tjenester, og under sistnevnte inngår som regel slike varer og/eller tjenester som er komplementære. Vi kan i denne sammenheng for eksempel vise til
Annen avd. sak nr. 8043 18 uttalelse av OHIM i innsigelsessak 3436/2002, hvor innsigeren riktignok ikke nådde frem fordi merkene var for ulike, men hvor OHIM la til grunn det følgende hva gjaldt varene: the nature of pharmaceutical research services for others of the application is different from the one of anti-rheumatic preparation of the earlier mark. However, pharmaceutical laboratories may produce pharmaceutical preparations and provide pharmaceutical research services for others as well. These goods and services are complimentary since pharmaceutical research services are aimed at producing, testing or analysing pharmaceutical preparations. Noe lignede finnes i avgjørelse no. 956/2004, som gjengis i det følgende; scientific and medical research services; pharmaceutical screening services, the Office finds them closely related to the goods in class 5 of the earlier mark; since these goods are the subject of the services. Moreover, the goods and services are complimentary to each other. Det skal fra denne side hevdes at det foran nevnte illustrerer hva som også har vært norsk varemerkepraksis relativt lenge, nemlig at varer som er komplementære eller varer og tjenester som er komplementære er varemerkerettslig å anse som lignende varer/tjenester. Selvfølgelig gjelder dette ikke kun de foran nevnte vare- og tjenesteklasser, men også de som foreliggende sak gjelder. Klasse 42 tjenestene Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of undefined computer hardware and software er alle slike vide angivelser som kan relatere seg til det meste, eksempelvis vitenskapelige og teknologiske tjenester relatert til computere, computer software, databehandlingsapparater og andre elektroniske varer dekket av klasse 9, nettopp fordi teksten har en så vid formulering at den ikke er begrenset til spesielle områder. Tjenestene kan dreie seg om vitenskapelige tjenester relatert til computere, databehandlingsutstyr eller deler (som computer software, teknologiske tjenester relatert til computere, etc., design og utvikling relatert til computer hardware og software er nevnt utrykkelig. Dette er med andre ord komplementære varer og tjenester, på samme måte som pharmaceutical research services er komplementære med pharmaceuticals innenfor klasse 5, eller scientific and medical research services er komplementære med produkter i klasse 5. Innsigers merke dekker som nevnt blant annet elektriske apparater og instrumenter, computere og databehandlingsapparater, deler for alle foran nevnte varer innenfor klasse 9, hvorfor det synes klart at varene og tjenestene er likeartede. Elementet GALILEO er dominanten i begge merker. Figurelementet og teksten Joint Undertaking har ikke slik gjenkjennelsesvirkning som GALILEO har. Det er ved GALILEOelementet merket vil huskes av gjennomsnittsforbrukeren. Med slik likhet som finnes mellom merkene og med nevnte likhet i varer, er vi av den oppfatning at det foreligger en klar fare for at merkene vil bli forvekslet Det anmodes derfor om at klagen tas til følge."
Annen avd. sak nr. 8043 19 Ved brev av 15. april 2011 er innsigers uttalelse oversendt registreringshavers fullmektig, med frist til 15. juni 2011 for innsendelse av tilsvar. I brev innkommet til Patentstyret den 15. juni 2011 uttaler registreringshavers fullmektig: Vi viser til Annen avdelings oversendelse av 15. april 2011, vedlagt innsigers tilsvar. Vi kan ikke se at det med søkers tilsvar fremkommer nye opplysninger eller fakta som etter vårt syn tilsier at søkers og innsigers merker er forvekselbare med hensyn til kommersiell opprinnelse. Søker vil ikke benekte at komplementære produkter er likeartede, men vil bestride at de produkter som dekkes av innsigers registreringer og for så vidt den udokumenterte bruk som påberopes er komplementære i forhold til de varer som den foreliggende internasjonale registreringen dekker. Vi vil her vise til vår besvarelse av 7. februar 2011. Videre kan vi ikke se at det foreligger en dokumentert eller på annen måte kjent bruk av innsigers merke som tilsier at det er så kjent innen datasystemer for reiselivsbransjen at det skal nyte vern også overfor de produkter det søkte merket gjelder. Først og fremst er det ikke fremlagt dokumentasjon for slik bruk / innarbeidelse. Videre kan det at søker forekommer omtalt på WIKIPEDIA ikke tilsi at kjennetegnet er innarbeidet og etablert på en slik måte som innsiger hevder. Merkene er under enhver omstendighet så forskjellige at de under enhver omstendighet ikke vil kunne forveksles med hensyn til kommersiell opprinnelse for produktene. For øvrig viser vi til det som er fremsatt i våre tidligere innlegg i saken. På denne bakgrunn ber vi om at første avdelings avgjørelse om å beslutte den internasjonale registreringen gjeldende i Norge opprettholdes. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Patentstyrets Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige slutte seg til avdelingens begrunnelse.
Annen avd. sak nr. 8043 20 I likhet med Første avdeling anser også Annen avdelings at det er en viss merkelikhet mellom registreringshavers merke og innsigers merke. Registreringshavers merke inneholder imidlertid et særpreget figurelement som dominerer merkets visuelle uttrykk og gir en viss avstand til innsigers merke. Selv om Galileo er det fremtredende elementet i begge merker og de øvrige tekstelementene i registreringshavers merke er svake, er det også en viss forskjell i tekstelementene. Med de forskjeller det er mellom merkene, blir det avgjørende om det er tilstrekkelig vare- eller tjenesteslagslikhet til å skape forvekselbarhet. Annen avdeling tar utgangspunkt i de varer og tjenester innsigers merke er registrert for. Annen avdeling kan ikke se at det er dokumentert utvidet vern etter den såkalte Kodakregelen i varemerkeloven 4 annet ledd ( 6 annet ledd i varemerkeloven 1961). Annen avdeling bemerker at det ikke er grunn til å betvile at innsigers merke er godt innarbeidet for visse tjenester innen reiselivsbransjen, som reservasjonstjenester for flybilletter og hotellrom. Disse tjenestene har imidlertid ingen likhet med de varer og tjenester som registreringshavers merke omfatter, og Annen avdeling kan heller ikke se at merket er så kjent for de tjenester det er innarbeidet for, at det kan gi vern ut over vare- eller tjenesteslagslikhet. Når det gjelder registreringshavers registrering i klasse 16, Instructional and teaching material (except apparatus), legger Annen avdeling til grunn at registreringen gjelder instruksjons- og læringsmateriale som selvstendige produkter, ikke slike produkter som vedlegg til et annet produkt. Det kan således ikke anses å omfatte bruksanvisninger og manualer som følger med ved salg av bestemte varer, for eksempel datamaskiner eller elektriske apparater. Med en slik forståelse av registreringen, kan ikke Annen avdeling se at det som beskyttes av registreringen i klasse 16 er likeartede eller komplementære produkter med varer som er beskyttet under innsigers merke. Annen avdeling kan heller ikke se at det foreligger tilstrekkelig vare- eller tjenesteslagslikhet mellom de tjenester registreringshavers merke er registrert for i klasse 42 og innsigers varer eller tjenester. Selv om registreringen i klasse 42 er vid, Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of undefined computer hardware and software, kan ikke disse tjenestene med rimelighet anses likeartede med transporttjenester, plassbestillingstjenester eller underholdningsvirksomhet. Mer tvilsomt er det om det kan anses å foreligge tilstrekkelig likhet mellom tjenestene registrert i klasse 42 og innsigers varer i klasse 9. Som anført av