Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. september 2006

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Innehaver: We Rock AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, Oslo Innsiger: Fullmektig: J Lindeberg AB, Stockholm, Sverige Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA, Oslo (tidl. Zacco Norway AS, Oslo) Annen avdelings avgjørelse av 15. september 2006 Ved Patentstyrets 2. avdelings kjennelse av 23. august 2006 ble innsigers klage av 13. juli 2006 over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 15. mai 2006 i ovennevnte innsigelsessak besluttet ikke tatt opp til behandling. Bakgrunnen for avvisningen av klagen var manglende innbetaling av den foreskrevne klageavgift innen fakturafristens utløp den 14. august 2006, jf. varemerkelovens 22a første ledd og avgiftsforskriftens 9 annet ledd. I avvisningskjennelsen uttalte Patentstyrets 2. avdeling: "Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 15. mai 2006, hvorved tidligere beslutning om å innføre ovennevnte internasjonale varemerkeregistrering i det norske varemerkeregisteret ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partene samme dato. Fristen for å klage til Patentstyrets 2. avdeling var således 15. juli Innsigers klage innkom på fax den 13. juli 2006, altså rettidig. Den 14. juli 2006 ble faktura pålydende den gjeldende avgift for klage til 2. avdeling, jf. avgiftsforskriftens 9 første ledd, utstedt og sendt til innsigers fullmektig. Fristen for betaling ble satt til én 1 måned, jf. avgiftsforskriften 2 tredje ledd, med fristutløp 14. august Det følger av varemerkelovens 22a første ledd og avgiftsforskriftens 9 annet ledd, at dersom klageavgiften ikke blir innbetalt innen fakturafristens utløp, vil klagen anses som ikke innkommet og bli avvist. Innsigers fullmektig har ikke betalt klageavgiften innen fristens utløp den 14. august 2006, og klagen må derfor avvises, jf. varemerkelovens 22a første ledd og avgiftsforskriftens 9 annet ledd."

2 2. avd. sak nr annullasjon 2 Den 31. august 2006 innkom brev fra innsigers fullmektig med begjæring om omgjøring av avvisningskjennelsen av 23. august 2006, og krav om at klagen opptas til ordinær behandling. I begjæringen uttaler innsigers fullmektig: "1 Innledende bemerkninger Det vises til kjennelse av 23. august 2006 der J. Lindeberg AB s klage i 2. avdelings sak nr er avvist. I ovennevnte sak var fristen for klage til Patentstyrets 2. avdeling fastsatt til 15. juli Klagen innkom på faks 13. juli og var således rettidig. 24. juli ble det utstedt faktura med betalingsfrist 14. august 2006, Faktura er registrert innkommet undertegnedes kontor 1. august På grunn av ferieavvikling ble faktura ikke betalt innen fristens utløp. Undertegnede fikk en telefonhenvendelse fra saksbehandler Wie 22. august med forespørsel om faktura var betalt innen fristen. Etter en sjekk internt ble det avdekket at betaling ikke var skjedd og Wie ble opplyst om dette. Det ble opplyst fra Wie at manglende betaling innen fristen hadde preklusiv virkning i forhold til klagen og at det ikke hadde noen hensikt å foreta betaling etter fristen. Det anføres at det er flere forhold som gir grunnlag for å omgjøre den avvisningsavgjørelse som er fattet av Patentstyrets annen avdeling og jeg vil i det følgende redegjøre for disse. 2 Varemerkeloven 22a praksis og rimelighetshensyn. I varemerkeloven 22a første ledd heter det: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dagen meddelelse om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Det skal betales fastsatt avgift. I motsatt fall skal klagen ikke opptas til behandling. Lovteksten ble endret i 2003 og den tidligere bestemmelse lød: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dagen meddelelse om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Innen samme frist skal fastsatt klageavgift betales. I motsatt fall skal klagen ikke opptas til behandling. Ved manglende betaling av klageavgift var det før lovendringen utvilsomt adgang til å rette dette. Det henvises i denne sammenheng til avgjørelse i NIR 1987 s. 245 (vedlagt som bilag 1), samt Norsk Lovkommentars note 147 til bestemmelsen der det heter: Manglende betaling av ankeavgift er en mangel som kan rettes, jf. NIR 1987 s. 245 og NIR 1975 s Etter tidligere praksis er det altså utvilsomt en rettingsadgang ved manglende eller for sen

3 2. avd. sak nr annullasjon 3 betaling av klageavgiften. Dette har sitt grunnlag i at det vesentlige ved klagefristen er innsendingen av selve klagen, mens innbetaling av avgiften ansees som sekundær. Dette er for øvrig også i tråd med praksis ved domstolene, der det gis rettingsadgang ved manglende betaling av ankegebyr. Den lovendring som ble foretatt i 2003 gir ikke grunnlag for å tillegge manglende eller for sent betalt klageavgift preklusjonsvirkning. 3 Forskrift om avgifter m.v. til Patentstyret. I avvisningskjennelsen er det henvist til 9 i Forskrift om betaling av avgifter mv. til Patentstyret, der det heter: For behandling av klage i Patentstyrets annen avdeling etter varemerkeloven 22, 22a og 25c skal det ved påkrav betales kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses klagen som ikke innkommet. Denne bestemmelsen ble endret i 2005 og siste ledd ble da tillagt. Det anføres at heller ikke denne endringen automatisk gir grunnlag for å tillegge manglende eller for sen avgiftsbetaling preklusjonsvirkning jf. tidligere praksis. Forskriftsteksten er heller ikke til hinder for at Patentstyret kan velge å gi en kortere tilleggsfrist etter ordinært forfall, men da med klar opplysning om at den nye fristen er preklusiv. Dette er praksis i domstolene og det er ingen forhold som tilsier at praksis i Patentstyret skal være strengere. 4 Patenstyrets praksis veiledningsplikt rimelighetshensyn. Etter lovendringen i 2003 og forskriftsendringen i 2005 har Patentstyret etter det opplyste lagt om sin praksis i forhold til betaling av klageavgift. Tidligere måtte klageavgiften betales samtidig med innsending av klagen, mens det nå er praksis at klageavgift faktureres etterskuddsvis. Dette medfører i praksis at det ved innlevering av klager til 2. avdeling opereres med to frister, en for selve klagen og deretter en frist for betaling av avgiften. Begge frister er gitt preklusjonsvirkning uten at det er forhold som skulle tilsi dette. Patentstyrets praksis medfører at reglene blir mer uoversiktlige og vanskeligere og forholde seg til for klagerne. Dette kan neppe ha vært den tilsiktede virkning av praksisomleggingen. Det anføres videre at Patentstyret har en generell veiledningsplikt ved omlegging av praksis med så vidt store konsekvenser som preklusjonsvirkning. Den informasjon som kommer fra Patentstyret i forbindelse med utsendelse av avgjørelser fra Patentstyrets første avdeling er begrenset til en petithenvisning nederst på side 1. Henvisningen lyder som følger: Klagefrist; Klage må være innkommet til Patentstyret innen 2 måneder etter den dato avgjørelsen er sendt til klageren. Se varemerkeloven 22a. Vedrørende innlevering og innbetaling se Forskrift om avgifter mv. til Patentstyret. Skal betalingsfristen ansees for preklusiv anføres det at dette bør opplyses i klartekst på lik linje med selve klagefristen.

4 2. avd. sak nr annullasjon 4 Rimelighetshensyn tilsier også at et mer generisk vilkår som betaling av avgift bør behandles på en annen måte enn innsendelse av selve klagen, og at det i det minste bør være gjenstand for en purring før preklusjon inntrer. Oppsummeringsvis anføres det at det etter min oppfatning er det ikke grunnlag for å behandle klage og klageavgift annerledes etter omleggingen av praksis. Tidligere praksis har åpenbart lagt til grunn at klageavgift og klage ikke kan ansees som likeverdige størrelser når det gjelder preklusjon. Det forhold at disse nå er separert i tid taler tvert i mot for at preklusjonen må knyttes til innsendelse av selve klagen og ikke betalingstidspunkt fastsatt ensidig og varierende av Patentstyret. Gis ikke rettingsadgang i slike tilfeller som dette er klager henvist til domstolsbehandling av spørsmålet. Dette vil i så tilfelle være en kostbar og til dels tidkrevende prosess for både klager og innehaver og hensynet til en hensiktsmessig saksbehandling tilsier at det må gis adgang til å rette. 5 Særlige forhold i nærværende sak saksbehandlingsfeil. I nærværende sak anføres at det er særlige forhold som både sammen med det ovenstående og for seg tilsier en endring av avgjørelsen 23. august For det første henvises til avgjørelsen 2 ledd der det henvises til avgiftsforskriftens 2 tredje ledd som lyder: Fristene for betaling av fakturerte avgifter settes av Patentstyret og skal normalt være én måned, med mindre en annen frist for betaling følger av lov eller forskrift. I denne sak er fakturadato oppgitt å være 24. juli 2006, mens faktura er innkommet undertegnedes kontor 1. august. Se vedlagte faktura med innkomststempel, (bilag 2). Postgang fra Patentstyret er altså over en uke og reell betalingsfrist er under to uker. Dette er i strid med ovennevnte forskrift som angir en betalingsfrist på en måned. For det andre anføres det at rimelighetshensyn tilsier at en så kort frist som reelt ble satt i dette tilfellet og som i tillegg faller innenfor rettsferien (15. august) ikke bør tillegges preklusjonsvirkning uten ytterligere varsel. Til sist anføres at undertegnede i utgangspunktet fikk en for kort frist på innsendelse av klagen på grunn av interne forhold hos Patentstyret. 31. oktober 2005 ble fullmektigvervet i den aktuelle sak overført fra Zacco Norway AS til undertegnede. Vedlagt følger kopi av overdragelsen( bilag 3). Endringen i fullmektig ble ikke registrert hos Patentstyret og undertegnede fikk ikke tilsendt avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling før 16. juni 2006 etter purring. Vedlagt følger brev fra Patentstyret i den anledning, (bilag 4). Reelt sett ble altså ikke avgjørelsen sendt klager før 16. juni 2006, hvilket skulle gitt en klagefrist til 16. august og deretter en betalingsfrist 16. september Videre var det også feil i søknadsnummeret i den opprinnelige avgjørelsen, noe som skapte forvirring både hos undertegnede og hos Patentstyret.

5 2. avd. sak nr annullasjon 5 Samlet sett anføres det at avgjørelsen i Annen avdeling av 23. august 2006 både på generelt og individuelt grunnlag må oppheves. På dette grunnlag anmodes om at Annen avdelings avgjørelse av 23. august 2006 oppheves og at klagen tas til behandling. Til orientering er klageavgiften nå betalt og kopi av bankbilag følger vedlagt (bilag 5)." Klageavgiften kr er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 31. august Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling finner at innsigers begjæringen må tas til følge. Overdragelsen av innsigelsesfullmakten fra Zacco Norway AS, Oslo, til advokat Trygve M. Gravdal, Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA, Oslo, mottatt av Patentstyret den 31. oktober 2005, var ennå ikke blitt registerført ved innsigelsens avgjørelse den 15. mai Videre var Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA's senere inntreden som fullmektig for alle innsigers søknader og registreringer, jf. generalfullmakt innsendt til Patentstyret den 9. februar 2006 og innsendt på ny den 23. mars 2006, heller ikke blitt registerført på avgjørelsestidspunktet den 15. mai Følgen av Patentstyrets manglende oppfølging og registerføring av ovennevnte fullmakter var at innsigers gjenpart av 1. avdelings avgjørelse feilaktig ble sendt til innsigers gamle fullmektig, Zacco Norway AS, Oslo, i stedet for den nye fullmektigen, Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA, Oslo. Avgjørelsen ble først oversendt rette fullmektig den 16. juni 2006, og klagefristen på to måneder skulle da først utløpe 16. august 2006, jf. varemerkelovens 22a første ledd, første punktum. Som innsigers fullmektig påpeker, burde Patentstyret ha utstedt faktura for innbetaling av klageavgift med betalingsfrist tidligst 16. september 2006, én måned etter utløpet av selve klagefristen, da dette vil være i best samsvar med bestemmelsen i avgiftsforskriftens 2 tredje ledd. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 31. august Dette er riktignok etter den opprinnelige fakturafristens utløp den 14. august 2006, men innen den betalingsfrist innsiger som nevnt burde vært tilstått.

6 2. avd. sak nr annullasjon 6 Etter dette anses klageavgiften i nærværende sak å være innbetalt i tide, og klagen kan opptas til behandling, jf. varemerkelovens 22a første ledd, siste punktum. Avvisningskjennelsen av 23. august 2006 er mot denne bakgrunn urettmessig, og blir derved å annullere. Det avsies slik kjennelse: Annen avdelings avvisningskjennelse av 23. august 2006 i sak nr annulleres, og klagen tas opp til behandling. Jørgen Smith (sign.) Karin Otterbeck