Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr (se tidl. sak nr. 8017) Patentsøknad nr (avdelt) Inndag: Løpedag: Stamsøknad: (Pat. nr ) Inndato stamsøknad: Prioritet: (US 60/236,581) Søker: Baker Hughes Inc., P. O. Box 4740, TX Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 7. mars 2011, hvorved innkommet begjæring om at henlagt søknad tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble avvist fra behandling. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjelder søkers oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for det 8. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 8 femte ledd, 15 fjerde ledd og 41, jf. avgiftsforskriften 30 første og tredje ledd. Da nærværende søknad er avdelt fra tidligere innlevert patentsøknad nr , jf. patentforskriftens 22 og 23, er løpedagen samme dag som stamsøknadens innleveringsdag, nemlig den 28. september Ordinær frist for betaling av avgift for det 8. avgiftsår utløp den 30. september 2008, og siste frist for innbetaling av årsavgiften med det lovbestemte forsinkelsestillegg utløp den 31. mars Grunnavgift og granskingsavgift, samt avgift for avgiftsår, er alle innbetalt rettidig. I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets Annen avdeling avslår eller avviser en begjæring om å ta en søknad under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning), ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren.

2 Annen avd. sak nr Avgift for 8. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved den ordinære betalingsfristens utløp den 30. september 2008, og var heller ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp tirsdag den 31. mars 2009, hverken med eller uten det lovbestemte tillegg. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 3. november 2009 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er besluttet henlagt med virkning fra 30. september 2008, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, med forsinkelsestillegg, innen respittfristens utløp den 31. mars 2009, jf. patentlovens 15 fjerde ledd, og uten mulighet for gjenopptagelse. I nevnte brev er søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten til å begjære oppreisning for oversittelse av betalingsfristen, dersom vilkårene etter patentlovens 72 er oppfylt, samt orientert om muligheten for å bringe beslutningen om henleggelse av patentsøknaden inn for Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 26. Fra henleggelsesbrevet av 3. november 2009 hitsettes: "Henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd 1 Fristen til å betale årsavgiften etter patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse utløp uten at avgift er innkommet, se avgiftsforskriften 22 tredje ledd. Patentsøknaden er derfor i samsvar med patentloven 15 fjerde ledd blitt henlagt med virkning fra Behandlingen av en søknad som er henlagt av denne grunn kan ikke gjenopptas. Unntaksvis kan søknaden likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning) etter oversittelse av en frist, såfremt søkeren godtgjør at det har vært utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Om adgang til å begjære at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen 2, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf Ta kontakt med Patentstyret dersom du er uenig i at betalingsfristen i dette tilfellet er oversittet. Avgjørelsen om å henlegge søknaden, kan videre påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Henlagte søknader som er allment tilgjengelig vil kunngjøres i Norsk Patenttidende. Norsk Patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside

3 Annen avd. sak nr [ Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling, jf patentloven 26 første ledd. Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt til søkeren. Det skal betales fast avgift, som vil bli fakturert etter mottak av klagen, med frist angitt på fakturaen. I motsatt fall skal klagen ikke bli opptatt til behandling, jf patentloven 27, første ledd. Se også avgiftsforskriften 2 og 21. ]" Informasjon om henleggelsen av patentsøknaden ble deretter kunngjort i Norsk Patenttidende nr. 46/2009, side 21, med publiseringsdato mandag den 9. november 2009, se patentlovens 23. Søkers foreløpige (subsidiære) begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen innkom til Patentstyret den 4. januar 2010, i samme brev som søker innleverte en (prinsipal) klage til Patentstyrets Annen avdeling over beslutningen om endelig henleggelse av 3. november 2009 (se Annen avd. sak nr. 8017). I den kombinerte klage til Patentstyrets Annen avdeling og begjæring om at Første avdeling tar saken under behandling til tross for fristoversittelsen, uttaler søkers fullmektig følgende: "Begjæring om at patentsøknad nr skal tas under fortsatt behandling til tross for fristoversittelse, etter patentloven 72. I. Klage til Patentstyrets annen avdeling På vegne av Baker Hughes Incorporated påklages herved avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling datert 3. november 2009, til Patentstyrets annen avdeling, under henvisning til patentloven 26. Klagen gjelder Patentstyrets første avdelings henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd, datert 3. november Denne klagen anses rettidig innkommet da fristen på to måneder var 3. januar 2010, som var en søndag, og fristen på to måneder er da følgelig 4. januar Den fastsatte klageavgiften vil betales etter mottak av faktura fra Patentstyret. Vi ber om en frist for en innsendelse av en nærmere begrunnelse av klagen. II. Begjæring om at søknaden likevel tas under fortsatt behandling På vegne av Baker Hughes Incorporated begjæres herved også at patentsøknad nr likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning), jf. patentloven 72, etter oversittelse av fristen etter patentloven 41 tredje ledd, vedrørende betaling av årsavgift for 8. avgiftsår. Avgiften for 8. avgiftsår med 20 % forhøyelse er betalt i dag.

4 Annen avd. sak nr Den fastsatte avgiften etter patentloven 72 vil betales etter mottak av faktura fra Patentstyret. Henleggelsen av patentsøknad nr etter patentloven 15 fjerde ledd, datert 3. november 2009, skyldes utløpet av fristen til å betale årsavgift etter patentloven 41 tredje ledd med 20% forhøyelse for 8. avgiftsår, som utløp 31. mars 2009, uten at avgift var innkommet. Avgjørelsen om henleggelse av patentsøknad nr ble først utsendt av Patentstyret 3. november Fristen for å kunne begjære at søknaden likevel tas under fortsatt behandling, jf. patentloven 72, til tross for oversittelse av fristen etter patentloven 41 tredje ledd, utløp 30. september Det vil si at avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling om å henlegge patentsøknad nr , ble utsendt etter utløp av fristen for å kunne begjære at søknaden likevel tas under fortsatt behandling, jf. patentloven 72. Den sene utsendingen av denne avgjørelsen om å henlegge patentsøknaden etter patentloven 15, frarøvet derfor patentsøker muligheten til å begjære at søknaden likevel tas under fortsatt behandling etter fristen på 6 måneder angitt i patentloven 72, andre ledd, som utløp 30. september Begjæring om at søknaden likevel tas under fortsatt behandling innsendes i samme brev som klagen, da Patentstyrets første avdelings sene utsendelse av henleggelsen har betydning for patentsøkers anledning til å kunne begjære at søknaden likevel tas under fortsatt behandling i henhold til patentloven 72. Dersom Patentstyrets annen avdeling gir patentsøker medhold i klagen, begjæres herved at saken oversendes Patentstyrets første avdeling for behandling av begjæringen om at saken likevel tas under fortsatt behandling i henhold til patentloven 72. Begjæringen om at patentsøknaden likevel tas under fortsatt behandling er innlevert innen fristen på to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt; det vil si mottak hos patentsøkerens fullmektig, Bryn Aarflot AS, av brevet fra Patentstyrets første avdeling, datert 3. november 2009, vedrørende henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd. III. Frist for nærmere begrunnelser Vi ber om en frist for en innsendelse av en nærmere begrunnelse av klagen etter patentloven 26. Vi ber om en frist for innsendelse av en nærmere begrunnelse av begjæringen om at søknaden likevel tas under fortsatt behandling etter patentloven 72." Avgift for 8. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 4. januar Det lovbestemte gebyret (avgiften) for behandling av begjæring om å ta søknad under behandling til tross for fristoversittelse, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto

5 Annen avd. sak nr den 18. mai 2010, innen utløpet av betalingsfristen i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Avgift for 9. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 3. november 2009, etter ordinært forfall den 30. september 2009, men innen respittfristens utløp den 30. mars I den nærmere begrunnelsen av oppreisningsbegjæringen, innkommet til Patentstyret den 28. juni 2010, og innen utløpet av den meddelte fristforlengelse, uttaler søkers fullmektig videre: "Begjæring om at patentsøknad nr skal tas under fortsatt behandling til tross for fristoversittelse, etter patentloven 72 Vi viser til Patentstyrets uttalelse av 26. april 2010 med innvilgelse av tilleggsfrist for å komme med en nærmere begrunnelse for begjæringen. Nærmere begrunnelse I. Bakgrunn Patentstyrets første avdelings henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd, er datert 3. november 2009 og ble mottatt hos Bryn Aarflot AS i egenskap av patentsøkers fullmektig den 4. november I brevet fra Patentstyret angitt over, ble herværende patentsøknad nr henlagt med endelig virkning fra grunnet manglende betaling av årsavgiften for år 8 etter patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse. Fristen for å betale årsavgiften for år 8 med 20 % forhøyelse utløp I samme brev fra Patentstyret uttales også at søknaden likevel kan tas under fortsatt behandling (oppreisning) etter oversittelse av en frist, såfremt søkeren godtgjør at det har vært utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Fristen for å begjære at saken tas under behandling etter PL 72 er imidlertid 6 måneder etter utløp av fristen for å betale årsavgiften med 20 % forhøyelse utløp. Fristen for å begjære slik fortsatt behandling i denne saken utløp derfor Det vil si at avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling om å henlegge patentsøknad nr , ble utsendt etter utløp av fristen for å kunne begjære at søknaden likevel tas under fortsatt behandling, jf. patentloven 72. En klage til Patentstyrets 2. avdeling på selve avgjørelsen fra Patentstyret datert 3. november 2009 om å henlegge patentsøknaden ble innlevert til Patentstyret 4. januar Samtidig den 4. januar 2010, ble det innlevert en begjæring om at saken likevel tas under fortsatt behandling i henhold til patentloven 72. II. Grunnlag for begjæringen

6 Annen avd. sak nr Vi viser til avgjørelsen fra 2.avdeling i denne saken (sak nr. 8017) der det i "Annen avdeling skal uttale" sies at den sene underretningen fra Patentstyrets første avdeling eventuelt kan føre til at det gjøres unntak fra fristen for å begjære oppreisning i medhold av prinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger. Det anføres at det må gjøres slikt unntak fra fristen for å begjære oppreisning i denne saken, slik at begjæringen om fortsatt behandling innsendt 4. januar 2010 kan behandles av Patentstyret. Det anføres videre at patentsøker har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, og at vilkårene for å innvilge fortsatt behandling etter patentloven 72 er oppfylt. III. Berettigede forventninger Patentstyret utsender rutinemessig henleggelser etter PL 15 fjerde ledd grunnet manglende innbetaling av årsavgifter når årsavgift ikke er innbetalt med forhøyet avgift. Utsendelsen av avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling om henleggelse av patentsøknaden har helt klart også til hensikt å gi patentsøker anledning til å begjære at søknaden likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning) innen fristene fastsatt i patentloven 72, da adgangen til dette er beskrevet i et eget avsnitt like etter selve avgjørelsen. At adgangen til å begjære at søknaden tas under slik fortsatt behandling er beskrevet i et eget avsnitt i uttalelsen, gir patentsøkere også en berettiget forventning om mottak av dette skrivet før fristen til å begjære fortsatt behandling utløper. Dersom henleggelsesskrivet med informasjonen om fortsatt behandling ikke hadde hatt til hensikt å gi patentsøker en mulighet til å begjære fortsatt behandling innen fristen satt i patentloven 72, kunne denne informasjonen likegodt vært strøket fra henleggelsesskrivet vedrørende årsavgifter. Fristen til å begjære fortsatt behandling vedrørende manglende innbetaling av årsavgifter utløper 6 måneder etter fristen til å betale årsavgift med forhøyelse. Patentstyret har således en forholdsvis land tidsperiode til rådighet for utsendelse av slike henleggelser før fristen fastsatt i patentloven 72 utløper. Vedlegg 1: "Henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd" datert 3. november 2009 Patentstyret har tilpasset sin praksis etter praksis i EPO også hva angår begjæringer om at saken tas til fortsatt behandling. Vi finner det derfor relevant å vise til følgende avgjørelse fra EPO Legal Board of Appeal. J 34/92 angår en så sen utsendelse fra EPO av et skriv om tap av rettigheter, at fristen til å begjære oppreisning etter Art.122(2) EPC hadde utløpt. I henhold til avgjørelsen kan en patentsøker forvente å bli rettidig informert om sitt rettstap innenfor et passende tidsrom, og før fristen for å begjære oppreisning utløper. Patentsøker ble innvilget en ekstra frist, slik at patentsøker ble gitt muligheten til å begjære oppreisning. Vi anser det følgelig som svært urimelig at patentsøker skal fratas muligheten til å begjære at søknaden likevel tas under fortsatt behandling etter patentloven 72 og få saken prøvet etter denne bestemmelsen, ene og alene grunnet den sene utsendingen av avgjørelsen om å henlegge patentsøknaden etter patentloven 15. Vi viser også til J 34/92, og anser det rimelig at patentsøker innvilges en ekstra frist slik at patentsøker kan få saken prøvet i henhold til patentloven 72. IV. Nærmere begrunnelse - fortsatt behandling patentloven 72

7 Annen avd. sak nr Denne patentsøknaden NO ble innlevert 22. november 2007 som en avdelt patentsøknad fra NO innlevert 28. september Innleveringen av den avdelte patentsøknaden ble rapport til Baker Inteq i brev fra Bryn Aarflot AS 3. desember Bryn Aarflot AS innbetalte også den første akkumulerte årsavgiften for den avdelt patentsøknaden like etter innlevering, dvs. avgiften for årene 1 7 i dette tilfellet. Innbetaling av den første akkumulerte årsavgiften utføres rutinemessig av Bryn Aarflot AS. Avgiften for 8. år var følgelig den første årsavgiften som Baker Hughes årsavgiftsbetalingsagent, CPI, skulle innbetale i denne saken. Vedlegg 2: Brev fra Bryn Aarflot til Baker Inteq av 3. desember 2007 Ved mottak hos Baker Inteq av slike agentbrev med melding om innleverte patentsøknader, innføres søknadsdataene i Baker Hughes databasesystem manuelt av en patentassistent. I herværende patentsøknads tilfelle ble dessverre denne patentsøknaden ved en beklagelig inkurie registrert som en vanlig patentsøknad og ikke en avdelt patentsøknad. NO ble derfor registrert som ORD (ordinary) vanlig patentsøknad og ikke DIV (divisional) avdelt patentsøknad i Baker Hughes datasystem. Computer Packages Inc. (CPI) håndterer årsavgiftsbetalingen for Baker Hughes. Opplysninger vedrørende patentsøknader som CPI skal håndtere årsavgiftsbetalingen for overføres elektronisk fra Baker Hughes databasesystem til CPI, og innføres elektronisk inn i CPI's elektroniske årsavgiftssystem. Foreliggende patentsøknad NO ble lagt til årsavgiftsbetalingstjenesten hos CPI under HA kontoen 8. januar Da denne patentsøknaden ved en beklagelig inkurie ble innført i Baker Hughes datasystem som en ORD (ordinary) vanlig patentsøknad, ble den derfor også via den elektroniske overføringen fra Baker Hughes innført i CPI's årsavgiftsbetalingssystem som en vanlig patentsøknad med innleveringsdato 22. november Med en innleveringsdato 22. november 2007 ville den første årsavgiften for år 1 3 først forfalle i november Dersom patentsøknaden hadde vært innført med det korrekte DIV (divisional) avdelt, ville beregningen av årsavgiften i CPI's elektroniske årsavgiftssystem vært basert på innleveringsdatoen til stamsøknaden NO innlevert 28. september Dette ville ha generert den korrekte fristen for årsavgiftsbetaling for det 8. avgiftsår i september Forut for forfall for årsavgiften for år 1-3 i november 2009, som CPI's elektroniske system som en følge av den første unnskyldelige første feilen var satt opp til å varsle, ble det oppdaget hos CPI ved sjekk mot en offentlig database at NO faktisk var en avdelt patentsøknad med innleveringsdag 28. september På dette tidspunkt var det allerede for sent å betale avgiften for 8. årsavgift med forhøyelse og fristen for å kunne begjære fortsatt behandling i henhold til patentloven 72 var også utløpt. CPI forsøkte derfor å betale avgiften for 9. avgiftsår, men innbetalingen ble tilbakevist av Patentstyret. CPI sendte databekreftelser til Baker Hughes 6. november 2009 som informerte om at patentsøknaden faktisk var en avdelt patentsøknad med innleveringsdato 28. september 2001 som utgangspunkt for beregning av årsavgift, samt at patentsøknaden hadde falt på grunn av manglende betaling av avgift for det 8. avgiftsår, og med anbefaling om at Baker Hughes patentagent i Norge ville måtte innlevere en begjæring om fortsatt behandling. Patentsøknad NO ble deretter overflyttet til Baker Hughes HA1 konto hos CPI. Bryn Aarflot AS mottok også i samme tidsrom, nemlig 4. november 2009 Patentstyrets "Henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd" datert 3. november (Se Vedlegg 1)

8 Annen avd. sak nr Henleggelsen av foreliggende patentsøknad grunnet manglende betaling av årsavgift for 8. avgiftsår ble rapport til Baker Inteq (Baker Hughes) den 19. november Vedlegg 3: Rapportbrev fra Bryn Aarflot AS datert 19. november 2009 En klage til Patentstyrets 2. avdeling på selve avgjørelsen fra Patentstyret datert 3. november 2009 om å henlegge patentsøknaden ble innlevert til Patentstyret 4. januar Samtidig den 4. januar 2010, ble det innlevert en begjæring om at saken likevel tas under fortsatt behandling i henhold til patentloven 72. Begjæringen anses følgelig rettidig innkommet, da den ble innlevert innen fristen på 2 måneder fra da patentsøker (eller dennes fullmektig) oppdaget feilen vedrørende den manglende innbetalingen av avgiften for år 8, dvs. innen 2 måneder etter at Bryn Aarflot AS mottok henleggelsen etter PL 15. Årsaken til at årsavgiften for det 8. avgiftsår ikke ble betalt i tide skyldes en enkeltstående unnskyldelig feil ved den første manuelle innlegging av søknadsdata i Baker Hughes datasystem utført av en underordnet hos Baker Hughes. Denne enkeltstående unnskyldelige feilen i den første manuelle innleggingen medførte at datasystemet for betaling av årsavgifter hos Computer Packages Inc. ble elektronisk oppdatert med feil opplysninger om løpedag og opphav (ORD istedenfor DIV) i den elektroniske overføringen fra Baker Hughes datasystem. Siden løpedagen danner grunnlag for beregning av forfall for årsavgiften, ble avgiften for det 8. avgiftsår ikke betalt i tide. Årsavgiftssystemet til CPI genererte imidlertid korrekte lister om betaling av årsavgifter basert på opplysningene som faktisk ble lagt inn. Det var etter verifisering av disse listene om årsavgifter som forfaller, at CPI oppdaget feilen ved sjekk mot allment tilgjengelige databaseopplysninger. CPI prøvde med en gang å rette opp feilen og betale inn avgift for 9. avgiftsår, da de innså at fristen for å betale for det 8. avgiftsår med forhøyelse var utløpt allerede i slutten av mars CPI ga også umiddelbart beskjed til Baker Hughes om de gale opplysningene, at søknaden hadde falt og at begjæring om oppreisning måtte innleveres. Hendelsen at avgiften for det 8. avgiftsår ikke ble betalt i tide, skyldes følgelig en enkeltstående unnskyldelig feil utført av en underordnet. Vi er av den oppfatning at patentsøker og dennes fullmektig, samt årsavgiftsbetalingstjenesten CPI, har utvist all omhu som med rimelig kan kreves i denne saken, og anser at kriteriene satt i patentloven 72 for å innvilge at søknaden likevel tas under fortsatt behandling er oppfylt. Dersom Patentstyret trenger flere opplysninger kan undertegnede gjerne kontaktes." Avgift for 10. avgiftsår er registrert dobbeltinnbetalt til Patentstyrets bankkonto henholdsvis den 1. september 2010 og den 7. september 2010, begge innen ordinært forfall 30. september Fra Første avdelings avgjørelse av 7. mars 2011 hitsettes:

9 Annen avd. sak nr "Vurderinger: Patentstyret uttaler: Det er en forutsetning for å ta en patentsøknad under behandling til tross for fristoversittelse, jf. patentloven 72, at alle vilkår i bestemmelsen er oppfylt. I følge Annen Avdelings kj identifiseres søker med søkers fullmektig. I henhold til patentloven 72 første ledd, jf. 72 annet ledd, er det et krav at søker eller søkers fullmektig skal ha foretatt den unnlatte handling, og skal ha levert begjæring om at saken skal tas under behandling, innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt, og senest ett år etter fristens utløp. Den unnlatte handling er i dette tilfellet å betale avgift for 8. avgiftsår med tillegg. Ettårsfristen er objektiv og absolutt, og gjelder uavhengig av forhold hos søker eller dennes fullmektig. Denne er utløpt i det foreliggende tilfelle. Den objektive fristen på ett år utløp Patentstyret mottok ikke betaling før Begjæring ble også levert sistnevnte dato. Unntak fra ettårsfristen kan tenkes dersom det foreligger berettiget forventning. I henhold til EPO praksis er det et moment, blant annet i saker om å ta søknaden under behandling til tross for fristoversittelsen, at søker ikke skal lide rettstap dersom de har hatt en berettiget forventning om at informasjon fra EPO er korrekt. Berettiget forventning foreligger typisk når Patentstyret har aktivt villedet og feilinformert søker. I brev mottatt anfører søkers fullmektig at utsendelsen av avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling om endelig henleggelse, jf. patentloven 15 fjerde ledd, også har til hensikt å gi patentsøker anledning til å begjære at søknaden likevel tas under fortsatt behandling innen fristene fastsatt i patentloven 72, da adgangen til dette er beskrevet i et eget avsnitt like etter selve avgjørelsen. At adgangen til å begjære at søknaden tas under slik fortsatt behandling er beskrevet i et eget avsnitt i uttalelsen, gir patentsøker også en berettiget forventning om mottak av dette skrivet før fristen til å begjære fortsatt behandling utløper. Dersom henleggelsesskrivet med informasjonen om fortsatt behandling ikke hadde hatt til hensikt å gi patentsøker en mulighet til å begjære fortsatt behandling innen fristen i patentloven 72, kunne denne informasjonen likegodt vært strøket fra henleggelsesskrivet vedrørende årsavgifter. Videre anfører søkers fullmektig at fristen til å begjære fortsatt behandling vedrørende manglende innbetaling av årsavgifter utløper 6 måneder etter fristen til å betale årsavgift med forhøyelse. Patentstyret har således en forholdsvis lang tidsperiode til rådighet for utsendelse av slike henleggelser før fristen fastsatt i patentloven 72 utløper. Søkers fullmektig viser til en avgjørelse fra EPO Legal Board of Appeal J 34/92. Denne angår en så sen utsendelse fra EPO av et skrift om tap av rettigheter, at fristen til å begjære at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen etter Art. 122(2) EPC hadde utløpt. I henhold til avgjørelsen kan en patentsøker forvente å bli rettidig informert om sitt rettstap innenfor et passende tidsrom, og før fristen for å begjære at saken tas under behandling utløper. Patentsøker ble innvilget en ekstra frist, slik at patentsøker ble gitt muligheten til å begjære at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Søkers fullmektig anser det som svært urimelig at patentsøker skal fratas muligheten til å begjære at søknaden likevel tas under behandling etter patentloven 72 og få saken prøvet

10 Annen avd. sak nr etter denne bestemmelsen, ene og alene grunnet den sene utsendingen av avgjørelsen om å henlegge patentsøknaden etter patentloven 15. Det vises også til J 34/92, og søkers fullmektig anser det rimelig at patentsøker innvilges en ekstra frist slik at patentsøker kan få saken prøvet i henhold til patentloven 72. Patentstyret vil bemerke at det avgjørende for saken blir hvilke berettigete forventninger søkers fullmektig kan sies ha fått før utløpet av ettårsfristen i patentloven 72. Dette blir skjæringspunktet for berettiget forventning. Det må vurderes hvorvidt søker og søkers fullmektig kan sies å ha fått berettigete forventninger om at alt var i orden fordi de ikke mottok brev om endelig henleggelse fra Patentstyret før utløpet av ettårsfristen i patentloven 72, med informasjon om mulighet for at saken kan tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Patentstyret vil her vise til Annen avdelings kj Denne avgjørelsen gjelder en tilsvarende sak. I denne saken hadde Patentstyret heller ikke sendt påminnelse om manglende betaling, og brev om endelig henleggelse av patentsøknaden ble også i denne saken sendt etter utløpet av ettårsfristen i patentloven 72. Annen avdeling uttaler i avgjørelsen at avgiftsbetaling hører under søkerens ansvarsområde og at patentmyndigheten ikke har plikt til å varsle søkeren om forhold som ligger innen for dennes ansvarsområde. Det vises i avgjørelsen til det alminnelige utgangspunktet om at det er søkerens oppgave å overholde de frister loven setter. Søkere kan i alminnelighet ikke forventes å bli varslet av Patentstyret om hvilke handlinger som må foretas innen angjeldende frister, og at dette må gjelde selv om Patentstyret som en service overfor patentsøkere og patenthavere har etablert en praksis der det gis varsel om frister for avgiftsbetaling, jf. Annen avdelings kj Etter dette finner Patentstyret at søker og søkers fullmektig ikke kan sies å ha fått en berettiget forventning ved at brev om endelig henleggelse ikke ble sendt i tide før utløpet av ettårsfristen i patentloven 72. Patentstyret vil til slutt bemerke at brev om endelig henleggelse, med informasjon om muligheten til å begjære at saken tas under behandling, er et standardbrev som Patentstyret sender ut. Det anses hensiktsmessig å informere om denne muligheten uavhengig av når brevet sendes ut fordi man aldri kan vite helt sikkert hvordan en eventuell begjæring vil vurderes på tidspunket for utsendelse av brev om endelig henleggelse. Overholdelse av frister for avgiftsbetaling er søkers ansvar uavhengig av om informasjon om muligheten til å sende inn en begjæring etter patentloven 72 skulle bli gitt etter utløpet av ettårsfristen i bestemmelsen. Patentstyret finner på bakgrunn av det ovennevnte ikke å kunne realitetsbehandle begjæringen, og har følgelig besluttet: Beslutning: Begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen avvises." Søkers foreløpige klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse, inneholdende en anmodning om å bli tilstått en ytterligere frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen, innkom rettidig den 5. mai 2011.

11 Annen avd. sak nr Den 12. mai 2011 ble utstedt og sendt ut faktura til søkers fullmektig for innbetaling av det lovbestemte klagegebyr (klageavgift) for behandling av klagen i Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 27 og 75 og avgiftsforskriftens 54 nr. 1, med betalingsfrist satt til 14. juni Ved Annen avdelings brev av 13. mai 2011 ble søkers fullmektig meddelt frist til den 13. juli 2011 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Klagegebyret er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 3. juni 2011, innen fakturafristens utløp. I den nærmere begrunnelsen av klagen, innkommet til Patentstyret den 12. juli 2011, og innen utløpet av den meddelte fristforlengelse, uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets brev av 13. mai 2011 med innvilgelse av tilleggsfrist for å komme med en nærmere begrunnelse for klagen. Grunnlaget for klagen Avgjørelsen fra Patentstyret datert 7. mars 2011 avviser begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen på grunnlag av at søker og søkers fullmektig ikke kan sies å ha fått en berettiget forventing ved at brev om endelig henleggelse fra Patentstyret ikke ble sendt i tide før utløpet av ettårsfristen i patentloven 72. Patentstyret vurderer ikke i sin avgjørelse hvorvidt patentsøker og dennes fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan forventes. Under følger derfor først en begrunnelse for hvorfor vi anser det rimelig at patentsøker får prøvet sin sak etter bestemmelsene i patentloven 72, og deretter en begrunnelse for hvorfor vi anser at vilkårene for å få innvilget at saken likevel tas under behandling i henhold til patentloven 72 er oppfylt i denne saken. Nærmere begrunnelse unntak fra fristen for å begjære oppreisning I. Bakgrunn Patentstyrets første avdelings henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd, er datert 3. november 2009 og ble mottatt hos Bryn Aarflot AS i egenskap av patentsøkers fullmektig den 4. november I brevet fra Patentstyret angitt over, ble herværende patentsøknad nr henlagt med endelig virkning fra grunnet manglende betaling av årsavgiften for år 8 etter patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse. Fristen for å betale årsavgiften for år 8 med 20 % forhøyelse utløp

12 Annen avd. sak nr I samme brev fra Patentstyret uttales også at søknaden likevel kan tas under fortsatt behandling (oppreisning) etter oversittelse av en frist, såfremt søkeren godtgjør at det har vært utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Fristen for å begjære at saken tas under behandling etter PL 72 er imidlertid 6 måneder etter utløp av fristen for å betale årsavgiften med 20 % forhøyelse utløp. Fristen for å begjære slik fortsatt behandling i denne saken utløp derfor Det vil si at avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling om å henlegge patentsøknad nr , ble utsendt etter utløp av fristen for å kunne begjære at søknaden likevel tas under fortsatt behandling, jf. patentloven 72. En klage til Patentstyrets 2. avdeling på selve avgjørelsen fra Patentstyret datert 3. november 2009 om å henlegge patentsøknaden ble innlevert til Patentstyret 4. januar Samtidig den 4. januar 2010, ble det innlevert en begjæring om at saken likevel tas under fortsatt behandling i henhold til patentloven 72. II. Vi viser til avgjørelsen fra 2. avdeling i denne saken (sak nr. 8017) der det i Annen avdeling skal uttale sies at den sene underretningen fra Patentstyrets første avdeling eventuelt kan føre til at det gjøres unntak fra fristen for å begjære oppreisning i medhold av prinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger. III. Berettigede forventninger Patentstyret utsender rutinemessig henleggelser etter patentloven 15 fjerde ledd grunnet manglende innbetaling av årsavgifter når årsavgift ikke er innbetalt med forhøyet avgift. Utsendelsen av avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling om henleggelse av patentsøknaden har helt klart også til hensikt å gi patentsøker anledning til å begjære at søknaden likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning) innen fristene fastsatt i patentloven 72, da adgangen til dette er beskrevet i et eget avsnitt like etter selve avgjørelsen. At adgangen til å begjære at søknaden tas under slik fortsatt behandling er beskrevet i et eget avsnitt i uttalelsen, gir patentsøkere også en berettiget forventning om mottak av dette skrivet før fristen til å begjære fortsatt behandling utløper. Dersom henleggelsesskrivet med informasjonen om fortsatt behandling ikke hadde hatt til hensikt å gi patentsøker en mulighet til å begjære fortsatt behandling innen fristen satt i patentloven 72, kunne denne informasjonen likegodt vært strøket fra henleggelsesskrivet vedrørende årsavgifter. Fristen til å begjære fortsatt behandling vedrørende manglende innbetaling av årsavgifter utløper 6 måneder etter fristen til å betale årsavgift med forhøyelse. Patentstyret har således en forholdsvis land tidsperiode til rådighet for utsendelse av slike henleggelser før fristen fastsatt i patentloven 72 utløper. Vedlegg 1: Henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd datert 3. november 2009 Patentstyret har tilpasset sin praksis etter praksis i EPO også hva angår begjæringer om at saken tas til fortsatt behandling. Vi finner det derfor relevant å vise til følgende avgjørelse fra EPO Legal Board of Appeal.

13 Annen avd. sak nr J 34/92 angår en så sen utsendelse fra EPO av et skriv om tap av rettigheter, at fristen til å begjære oppreisning etter Art.122(2) EPC hadde utløpt. I henhold til avgjørelsen kan en patentsøker ha en berettiget forventning om å bli rettidig informert om sitt rettstap innenfor et passende tidsrom. Vi viser også til Oslo Tingretts dom av 6. juni 2007 i sak TOSLO Også her angikk saken manglende betaling av årsavgift og Patentstyrets sene utsendelse av avgjørelsen om henleggelse etter patentloven 15 fjerde ledd. I TOSLO hadde saksøker (patentsøker) kun valgt å påklage henleggelsesvedtaket og ikke begjært oppreisning (fortsatt behandling). Dommen fra Oslo Tingrett behandler derfor kun avgjørelsen om henleggelse etter patentloven 15 fjerde ledd, og stadfester denne som gyldig. Imidlertid sier denne dommen fra Oslo Tingrett på side 5 i begynnelsen av 4. avsnitt følgende: Retten har forståelse for saksøkers argumentasjon om at et vedtak om henleggelse bør meddeles søker innen fristen for å søke oppreisning er utløpt, ellers vil oppreisningsadgangen bli illusorisk. Vi tolker retten dit hen at det vil anses som rimelig at patentsøker informeres rettidig om rettstap, slik at patentsøker har en adgang til å begjære oppreisning, og at patentsøker i de tilfellene der Patentstyrets avgjørelse om henleggelse etter patentloven 15 fjerde ledd utsendes for sent, skal innrømmes en tilleggsfrist for slik begjæring. Vi anser det følgelig som svært urimelig at patentsøker skal fratas muligheten til å begjære at søknaden likevel tas under fortsatt behandling etter patentloven 72 og få saken prøvet etter denne bestemmelsen, ene og alene grunnet den sene utsendingen av avgjørelsen om å henlegge patentsøknaden etter patentloven 15. Vi anser det rimelig at patentsøker innvilges en ekstra frist slik at patentsøker kan få saken prøvet i henhold til patentloven 72. Nærmere begrunnelse vilkårene i patentloven 72 IV. Nærmere begrunnelse - fortsatt behandling patentloven 72 Denne patentsøknaden NO ble innlevert 22. november 2007 som en avdelt patentsøknad fra NO innlevert 28. september Innleveringen av den avdelte patentsøknaden ble rapport til Baker Inteq i brev fra Bryn Aarflot AS 3. desember Bryn Aarflot AS innbetalte også den første akkumulerte årsavgiften for den avdelte patentsøknaden like etter innlevering, dvs. avgiften for årene 1-7 i dette tilfellet. Innbetaling av den første akkumulerte årsavgiften utføres rutinemessig av Bryn Aarflot AS. Avgiften for 8. år var følgelig den første årsavgiften som Baker Hughes årsavgiftsbetalingsagent, CPI, skulle innbetale i denne saken. Vedlegg 2: Brev fra Bryn Aarflot til Baker Inteq av 3. desember 2007 Ved mottak hos Baker Inteq av slike agentbrev med melding om innleverte patentsøknader, innføres søknadsdataene i Baker Hughes databasesystem manuelt av en patentassistent. I herværende patentsøknads tilfelle ble dessverre denne patentsøknaden ved en beklagelig inkurie registrert som en vanlig patentsøknad og ikke en avdelt patentsøknad. NO ble derfor registrert som ORD (ordinary) vanlig patentsøknad og ikke DIV (divisional) avdelt patentsøknad i Baker Hughes datasystem. Computer Packages Inc. (CPI) håndterer årsavgiftsbetalingen for Baker Hughes. Opplysninger vedrørende patentsøknader som CPI skal håndtere årsavgiftsbetalingen for

14 Annen avd. sak nr overføres elektronisk fra Baker Hughes databasesystem til CPI, og innføres elektronisk inn i CPI s elektroniske årsavgiftssystem. Foreliggende patentsøknad NO ble lagt til årsavgiftsbetalingstjenesten hos CPI under HA kontoen 8. januar Da denne patentsøknaden ved en beklagelig inkurie ble innført i Baker Hughes datasystem som en ORD (ordinary) vanlig patentsøknad, ble den derfor også via den elektroniske overføringen fra Baker Hughes innført i CPI s årsavgiftsbetalingssystem som en vanlig patentsøknad med innleveringsdato 22. november Med en innleveringsdato 22. november 2007 ville den første årsavgiften for år 1 3 først forfalle i november Dersom patentsøknaden hadde vært innført med det korrekte DIV (divisional) avdelt, ville beregningen av årsavgiften i CPI s elektroniske årsavgiftssystem vært basert på innleveringsdatoen til stamsøknaden NO innlevert 28. september Dette ville ha generert den korrekte fristen for årsavgiftsbetaling for det 8. avgiftsår i september Forut for forfall for årsavgiften for år 1 3 i november 2009, som CPI s elektroniske system som en følge av den første unnskyldelige feilen var satt opp til å varsle, ble det oppdaget hos CPI ved sjekk mot en offentlig database at NO faktisk var en avdelt patentsøknad med innleveringsdag 28. september På dette tidspunkt var det allerede for sent å betale avgiften for 8. årsavgift med forhøyelse og fristen for å kunne begjære fortsatt behandling i henhold til patentloven 72 var også utløpt. CPI forsøkte derfor å betale avgiften for 9. avgiftsår, men innbetalingen ble tilbakevist av Patentstyret. CPI sendte databekreftelser til Baker Hughes 6. november 2009 som informerte om at patentsøknaden faktisk var en avdelt patentsøknad med innleveringsdato 28. september 2001 som utgangspunkt for beregning av årsavgift, samt at patentsøknaden hadde falt på grunn av manglende betaling av avgift for det 8. avgiftsår, og med anbefaling om at Baker Hughes patentagent i Norge ville måtte innlevere en begjæring om fortsatt behandling. Patentsøknad NO ble deretter overflyttet til Baker Hughes HA1 konto hos CPI. Bryn Aarflot AS mottok også i samme tidsrom, nemlig 4. november 2009 Patentstyrets Henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd datert 3. november (Se Vedlegg 1) Henleggelsen av foreliggende patentsøknad grunnet manglende betaling av årsavgift for 8. avgiftsår ble rapport til Baker Inteq (Baker Hughes) den 19. november Vedlegg 3: Rapportbrev fra Bryn Aarflot AS datert 19. november 2009 En klage til Patentstyrets 2. avdeling på selve avgjørelsen fra Patentstyret datert 3. november 2009 om å henlegge patentsøknaden ble innlevert til Patentstyret 4. januar Samtidig den 4. januar 2010, ble det innlevert en begjæring om at saken likevel tas under fortsatt behandling i henhold til patentloven 72. Begjæringen anses følgelig rettidig innkommet, da den ble innlevert innen fristen på 2 måneder fra da patentsøker (eller dennes fullmektig) oppdaget feilen vedrørende den manglende innbetalingen av avgiften for år 8, dvs. innen 2 måneder etter at Bryn Aarflot AS mottok henleggelsen etter patentloven 15. Årsaken til at årsavgiften for det 8. avgiftsår ikke ble betalt i tide skyldes en enkeltstående unnskyldelig feil ved den første manuelle innlegging av søknadsdata i Baker Hughes datasystem utført av en underordnet hos Baker Hughes. Denne enkeltstående unnskyldelige feilen i den første manuelle innleggingen medførte at datasystemet for

15 Annen avd. sak nr betaling av årsavgifter hos Computer Packages Inc. ble elektronisk oppdatert med feil opplysninger om løpedag og opphav (ORD istedenfor DIV) i den elektroniske overføringen fra Baker Hughes datasystem. Siden løpedagen danner grunnlag for beregning av forfall for årsavgiften, ble avgiften for det 8. avgiftsår ikke betalt i tide. Årsavgiftssystemet til CPI genererte imidlertid korrekte lister om betaling av årsavgifter basert på opplysningene som faktisk ble lagt inn. Det var etter verifisering av disse listene om årsavgifter som forfaller, at CPI oppdaget feilen ved sjekk mot allment tilgjengelige databaseopplysninger. CPI prøvde med en gang å rette opp feilen og betale inn avgift for 9. avgiftsår, da de innså at fristen for å betale for det 8. avgiftsår med forhøyelse var utløpt allerede i slutten av mars CPI ga også umiddelbart beskjed til Baker Hughes om de gale opplysningene, at søknaden hadde falt og at begjæring om oppreisning måtte innleveres. Hendelsen at avgiften for det 8. avgiftsår ikke ble betalt i tide, skyldes følgelig en enkeltstående unnskyldelig feil utført av en underordnet. Vi er av den oppfatning at patentsøker og dennes fullmektig, samt årsavgiftsbetalingstjenesten CPI, har utvist all omhu som med rimelig kan kreves i denne saken, og anser at kriteriene satt i patentloven 72 for å innvilge at søknaden likevel tas under fortsatt behandling er oppfylt. V. Vi anser at en patentsøker/patenthaver har en berettiget forventning om å motta en endelig avgjørelse fra Patentstyret vedrørende henleggelse i tide til å kunne begjære at saken likevel tas under behandling (oppreisning). Vi anser det rimelig at patentsøker innvilges en tilleggsfrist slik at saken kan prøves etter bestemmelsene i patentloven 72. Vi anser videre at vilkårene for å få innvilget at saken likevel tas under behandling i henhold til patentloven 72 er oppfylt. Dersom Patentstyret trenger flere opplysninger, kan undertegnede gjerne kontaktes." Avgift for 11. avgiftsår er registrert dobbeltinnbetalt til Patentstyrets bankkonto henholdsvis den 1. september 2011 og den 2. september 2011, begge innen ordinært forfall 30. september Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse.

16 Annen avd. sak nr Det følger av fast praksis at det hører under søkerens ansvarsområde å besørge avgifter betalt innenfor de frister som følger av lov og forskrift. Selv om Patentstyret som en service overfor søkere, regelmessig sender ut informasjon om fristutløp og henleggelse, kan søkerne ikke basere seg på at slik informasjon blir gitt, og de har ikke en rettsbeskyttet forventning om å motta slik informasjon, som kan begrunne en fravikelse av de absolutte fristene i patentlovens 72, jf. PS Denne praksisen er i overensstemmelse med praksis ved EPO, jf. Case Law of the Boards of Appeal, kap. VI, A., 3. Søkeren har vist til avgjørelsen J 34/02, og anfører at denne bygger på at søkeren kan forvente å bli varslet om et rettstap før fristene for å begjære oppreisning er utløpt. Annen avdeling kan ikke se at den nevnte avgjørelsen kan utlegges slik søkeren anfører. Tvert imot følger det av avgjørelsen at manglende varsel ikke kan begrunne en fravikelse av en absolutt frist, fordi en slik fravikelse ville komme i konflikt med hensynet til rettssikkerhet for tredjepart. Søkeren har også vist til Oslo tingretts avgjørelse i TOSLO , hvor tingretten uttrykte forståelse for søkerens ønske om å bli varslet om rettstap tidlig nok til at fristen for å begjære oppreisning kunne overholdes. Retten unnlot imidlertid uttrykkelig å ta stilling til om sen orientering om henleggelsesvedtaket kunne begrunnet en fravikelse av den absolutte fristen i 72. Retten understreket også at det «klare utgangspunktet er at det påligger patentsøker selv å følge med på betalingsfristene». Annen avdeling kan derfor ikke se at dommen gir støtte for søkerens anførsler. Det forhold at henleggelsesbrevet inneholdt opplysninger om muligheten for å begjære oppreisning, kan ikke tillegges betydning. Det må ha stått klart for søkeren at dette var en standardtekst, som ikke kunne oppfattes som uttrykk for en vurdering fra Patentstyrets side om at vilkårene for å begjære oppreisning var oppfylt i det konkrete tilfellet. Under enhver omstendighet ville en slik orientering vært uten rettsvirkning, idet Patentstyret mangler kompetanse til å dispensere fra de frister som er oppstilt i lovens 72. Slik Annen avdeling ser det, er Første avdelings avgjørelse i den foreliggende sak i samsvar med fast praksis i Patentstyret, og den eneste som lar seg forene med gjeldende lov. Hvis lovgiver hadde ment at Patentstyret skulle hatt en rettsplikt til å varsle om rettstap innen en bestemt frist, eller at manglende varsel skulle medføre tilsidesettelse av de

17 Annen avd. sak nr absolutte fristene i 72, kunne dette med enkelhet vært bestemt i loven. Når så ikke er tilfellet, må det formodes å ha vært lovgivers hensikt at hensynet til tredjeparter skal gå foran hensynet til søkeren i et tilfelle som det foreliggende. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Jørgen Smith (sign.)