Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Innsiger: Texman I/S, Lyngvej 3, 9000 Ålborg, Danmark Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 26. mai 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 4. mars 2010, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket JACK LIVES HERE ble opphevet etter innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag. Søknaden om registrering av ordmerket JACK LIVES HERE ble innlevert den 11. februar 2008. Merket ble besluttet registrert den 22. april 2008, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 18/2008, side 29, med publiseringsdato mandag den 28. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Klasse 25: Fottøy, hodeplagg, nemlig luer, capser, hatter, pannebånd, lueskygger, solskjermer, tørkler (bandannas); klær, nemlig forkler, ermestrikk, T-skjorter og -trøyer, golfskjorter og -trøyer, baseballskjorter og -trøyer, poloskjorter og -gensere, skjorter, og trøyer, topper, singleter, undertrøyer, gensere, treningsbukser, joggedrakter, bukser, jakker, kåper, frakker, belter (bekledning), slips, halstørkler, snipper, skjerf, hofteholdere, støtteliv, skinnjakker. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 30/2008, side 75, med publiseringsdato mandag den 21. juli 2008.
Annen avd. sak nr. 8047 2 Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket JACK LIVES HERE er egnet til å forveksles med det nasjonalt registrerte ordmerket JACK S, reg. nr. 222837 (200300665), som har vern i Norge fra søknadsdatoen 24. januar 2003 for varene "klær, herunder klær av skinn og tekstiler, samt strikkeklær, for menn: hodeplagg og fottøy" i klasse 25, og at merket JACK LIVES HERE således er blitt registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Fra Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 4. mars 2010 hitsettes: Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, og nr. 7092, Handi. Det søkte merket ønskes registrert for fottøy og nærmere angitte hodeplagg og klær i klasse 25. Innsigers registrering er registrert for klær" og hodeplagg og fottøy i klasse 25. Det foreligger følgelig vareidentitet og sterk likeartethet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen blir derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene, først og fremst vil henvende seg til en den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Innsigerens fullmektig har anført at merkeelementet JACK utgjør en iøynefallende og viktig del av begge merkene. Videre anføres at JACK fester seg lett i erindringen.
Annen avd. sak nr. 8047 3 Til dette har søkers fullmektig svart at det søkte merket består av tre ord, der den eneste likheten med innsigerens merke er elementet JACK, som i innsigerens merke skrives i genitivsform. Patentstyret vil bemerke at det søkte ordmerket JACK LIVES HERE inneholder og starter med det samme fornavnet JACK, som innsigers ordmerke JACK S utgjør genitivsformen av. Merkene har følgelig et felles element som innledning, og det søkte merke tar opp i seg den vesentlige delen av innsigerens merke. Det er normalt den første delen av merket som vil feste seg i bevisstheten i møte med et merke. Det felles elementet JACK er et relativt vanlig fornavn. Selv om det er typisk engelsklydende, er det i følge Statistisk Sentralbyrå 834 menn i Norge med dette som første fornavn. Gjennomsnittsforbrukeren vil videre være kjent med at dette et vanlig navn i de engelsktalende landene. Innsigerens merke, JACK S, vil på de aktuelle varene blant annet oppfattes som at de kommer fra, tilhører eller er produsert av Jack. Genitivsformen av navn brukes også for å angi noens hjem, slik at det kan oppfattes som hos Jack, eller hjemmet til Jack. Det søkte merket utgjør et lengre uttrykk som kan oversettes til Jack bor her, eventuelt Jack lever her. Merkene skiller seg fonetisk og visuelt som søkers fullmektig har anført, ved at det søkte merket består av tre ord og utgjør et uttrykk, mens innsigerens merke bare består av ett ord. Da begge merkene har det samme fornavnet i seg, vil de kunne gi samme assosiasjon med navnet JACK. Videre kan uttrykket i det søkte merket oppfattes som å omhandle den samme personen Jack. Begge merker kan dessuten gi forestillinger om hjemmet til Jack, og de vil følgelig gi tilsvarende assosiasjoner. Vi anser etter dette at merkene har likhetstrekk ved at de inneholder et felles element. Gjennomsnittsforbrukeren vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene, og de vil kunne oppfattes som varianter med samme kommersielle opprinnelse. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merkene er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen oppheves, jf. varemerkeloven 21 a første ledd. Registreringshavers klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 28. april 2010; rettidig. Den 29. april 2010 ble utstedt og sendt ut faktura til registreringshavers fullmektig for innbetaling av den lovbestemte klageavgift. Betalingsfristen var i fakturaen satt til 28. mai 2010. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 10. mai 2010, innen fakturafristens utløp.
Annen avd. sak nr. 8047 4 I klagen av uttaler registreringshavers fullmektig: "Herved påklages på vegne av søkeren Jack Daniels Properties, Inc. varemerkeavdelingens avgjørelse av 4. mars 2010 til Patentstyrets 2. avdeling. Faktura for klagen kr. 2600 imøteses. Søker og innsiger har inngått en sameksistensavtale hvoretter innsigeren forplikter seg til å trekke innsigelsen tilbake. Vi har sendt en kopi av denne klagen til innsigerens fullmektig Norsk Patentbyrå AS og forventer at innsigelsen vil bli trukket tilbake med det aller første." Ved brev av 30. april 2010 ble innsigers fullmektig oversendt gjenpart av registreringshavers klage til uttalelse, med svarfrist 28. mai 2010. Den 12. mai 2010 innkom følgende uttalelse fra innsigers fullmektig: "Vi henviser til brev fra Annen avdeling av den 30.04.10 med svarfrist til den 28.05.10. Vi kan på vegne av klager Texman I/S meddele at innsigelsen med dette trekkes tilbake." Annen avdeling skal uttale: Uttalelsen i innsigers brev av 12. mai 2010 må forstås slik at innsigelsen trekkes tilbake med endelig virkning. Tilbaketrekningen av innsigelsen er å anse som et samtykke til at ordmerket JACK LIVES HERE kan registreres for alle varene i klasse 25 merket opprinnelig ble kunngjort med i Norsk Varemerketidende nr. 18/2008, med publiseringsdato mandag den 28. april 2008. Dette betyr at innsigers varemerkeregistrering nr. 222837 (200300665), ordmerket JACK S, ikke lenger er å anse som et aktuelt registreringshinder, jf. varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd, jf. 14 annet ledd. Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 4. mars 2010 må mot denne bakgrunn oppheves.
Annen avd. sak nr. 8047 5 Det kan ikke ses å foreligge slike særlige grunner som taler for at klagebehandlingen bør fortsette, jf. varemerkelovens 22a annet ledd. Etter dette er det ikke lenger grunnlag for å behandle klagen i Patentstyrets annen avdeling, og klagesaken blir derved å heve, jf. styrelovens 5 første ledd annet punktum. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og registreringen av ordmerket JACK LIVES HERE opprettholdes for alle varer merket opprinnelig er registrert for og kunngjort med. For øvrig blir klagesaken å heve. Jørgen Smith (sign.)