Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7778 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 005 Begjæringen gjelder: Totaltech AS, Sandnes Foretakets org. nr. 990 643 172 Begjæring inngitt av: Totaltek AS, Oslo Foretakets org. nr. 986 972 285 Fullmektig: Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 1. november 2007, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet TOTALTECH AS ble besluttet ikke tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket TOTALTECH AS, Sandnes, ble innført i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret den 13. desember 2006, med følgende bransjeangivelse / næringskode: "45.330 VVS-arbeid" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet TOTALTECH AS, Sandnes, org.nr. 990 643 172, er egnet til å forveksles med navnet på foretaket TOTALTEK AS, Oslo, org. nr. 986 972 285, innført i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret den 21. juni 2004 med næringskoden 45.310 Elektrisk installasjonsarbeid, og at førstnevnte foretaksnavn TOTALTECH AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4.
2. avd. sak nr. 7778 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Innsiger har registrert sitt foretaksnavn før registreringshaveren. Innsigers foretaksnavn har dermed bedre prioritet jf. foretaksnavneloven 3-1. Dette er heller ikke omstridt. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerke). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Innsigers fullmektig hevder at innsigers foretaksnavn TOTALTEK AS ikke er beskrivende for elektronisk installasjonsarbeid eller for vvs-tekniske installasjoner, som er de tjenester TOTALTEK AS leverer. Dette er ikke kommentert av registreringshaveren. Etter Patentstyrets syn fremstår foretaksnavnet som en sammenstilling av elementene TOTAL og TEK, samt selskapsformen AS. TOTAL betyr helhetlig og TEK er en vanlig forkortelse for teknikk og teknologi. Sammenstillingen av disse elementene tilfører ikke noen betydning utover elementenes betydning hver for seg. Etter Patenstyrets syn fremstår dermed TOTALTEK som en angivelse av helhetlig teknikk/teknologi, noe som anses å mangle kjennetegnsrettslig særpreg for tjenester som knytter seg til byggetekniske, elektrotekniske eller vvs-tekniske installasjoner, som er innsigers angitte virksomhet/bransje i foretaksregisteret. Konsekvensen av å velge et så beskrivende foretaksnavn, er at klager ikke kan hindre andre å registrere foretaksnavn som er likt, men ikke identisk. At registreringsinnehaveren har den engelske varianten TOTALTECH som foretaksnavn, er tilstrekkelig til å fastslå at foretaksnavnene ikke er identiske. I og med kravstiller ikke har oppnådd noe kjennetegnsrettslig vern for TOTALTEK AS, er det ikke avgjørende at det foreligger bransjelikhet, eller hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom TOTALTEK AS og TOTALTECH AS. Patentstyret finner på bakgrunn av en helhetsvurdering at en registrering TOTALTECH AS ikke innebærer en krenking av innsigers registrerte foretaksnavn eller varemerke etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen opprettholdes. Begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom fra Totaltek AS, Oslo, den 21. desember 2007. Klagen er innkommet rettidig. Den 10. januar 2008, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 1. november 2007 om å opprettholde registreringen av foretaksnavnet TOTALTECH AS. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.
2. avd. sak nr. 7778 3 Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 6. februar 2008, innen fakturafristen. I klagen anfører Totaltek AS, Oslo: KLAGE OVER VEDTAK KF 2007005 Det vises til Patentstyrets avgjørelse datert 1. november 2007, om å opprettholde registreringen av foretaksnavnet TOTALTECH AS. Vi er uenige i denne avgjørelsen og vil på vegne av TOTALTEK AS, påklage nevnte vedtak til Patentstyrets annen avdeling. Fristen for å påklage vedtaket er 1. januar 2008, og denne klage er således rettidig. Patentstyret begrunner sin avgjørelse med at klagers foretaksnavn, TOTALTEK AS, mangler kjennetegnsrettslig særpreg og dermed ikke har vern etter foretaksnavneloven. Patentstyret mener at navnet TOTALTEK fremstår som en angivelse av helhetlig teknikk/teknologi og således beskrivende for den virksomhet selskapet er registrert med i foretaksregisteret. Vi er ikke enige i Patentstyrets oppfatning, og vil i det følgende gi vår begrunnelse for dette. 1. Ikke beskrivende Foretaksnavnet TOTALTEK er skrevet i ett ord og det er denne helheten som må være avgjørende for vurderingen av særpreget. TOTALTEK er ikke et norsk leksikalsk ord, det er oppdiktet. Patentstyret viser i sin avgjørelse til at merket TOTALTEK består av ordelementene TOTAL og TEK. Videre viser Patentstyret til at ordeelementet TOTAL betyr helhetlig og at TEK er en vanlig forkortelse for teknikk og teknologi. Og videre at TOTALTEK er egnet til å oppfattes som en angivelse av helhetlig teknikk/teknologi, og dermed mangler kjennetegnsrettslig særpreg da det er beskrivende for den virksomhet selskapet driver. Vi er ikke enige i denne vurderingen. Ordelementet TEK er ikke et norsk ord. Det er etter vår oppfatning heller ikke en innarbeidet forkortelse for hverken teknikk eller teknologi, og gir således ingen umiddelbar henspeiling på noen av de nevnte ord. Videre gjøres det også gjeldende at sammensetningen av TOTAL og TEK gir foretaksnavnet tilstrekkelig distinktivitet til å ha vern etter loven. TOTALTEK er som nevnt ikke et leksikalsk norsk ord, og det er heller ingen vanlig sammensetning av to ord. Etter vår oppfatning gir sammensetningen av de to ordelementene i seg selv foretaksnavnet et særpreg. Det finnes flere eksempler fra praksis i Patentstyrets annen avdeling på at en uvanlig sammenstilling av ordene kan gi et merke det nødvendige særpreg. Avgjørelsene det vises til under omhandler riktignok særpregsvurderingen knyttet til varemerker, men de vurderinger som legges til grunn vil ha betydning også for denne sak. Foretaksnavneloven 3-2 viser til særpregsbestemmelsene i varemerkeloven 13 og vurderingstemaene vil i all hovedsak være de samme. Vi viser til avgjørelsene i sakene DERMAPHARM (PS-2005-7408) og TRAVELLINK (PS-2003-7135). I sistnevnte avgjørelse kom annen avdeling til at det forelå særpreg til tross for at ordet TRAVEL betyr å reise og således beskrivende for de tjenester det var søkt
2. avd. sak nr. 7778 4 registrert for i klasse 39 (informasjon om reiser og transport). I avgjørelsen la annen avdeling vekt på at sammenstillingen av TRAVEL og LINK var uvanlig i semantisk henseende og at uttrykket ikke hadde noen klar betydning. Annen avdeling fant dermed at merket hadde det nødvendige varemerkerettslige særpreg. Denne saken har store likhetstrekk med foreliggende foretaksnavnesak, og det er vår oppfatning at de vurderinger annen avdeling har lagt til grunn, må få tilsvarende anvendelse her. Sammenstillingen av ordene TOTAL og TEK spesiell og har ingen klar betydning, og må således kunne sies å oppfylle kravene til særpreg. 2. Likhetstrekk med Suggestive varemerker Det at ordeelementet TEK kan assosieres med ordene teknikk eller teknologi medfører ikke at det må anses for beskrivende. Det vises i den forbindelse til omtalen av suggestive varemerker i Lassen Oversikt over Norsk Varemerkerett, hvor det fremgår at såkalte suggestive merker kan registreres uten å rammes av forbudet i 13 første ledd. Når Patentstyret viser til at ordelementet TEK kan oppfattes som både teknikk og teknologi, to ord med forskjellige meningsinnhold, er dette etter vår mening i seg selv et argument for at TEK ikke er egnet til å oppfattes som en forkortelse for et bestemt ord. 3. Kravet til Særpreg i EF retten Kravet til særpreg i foretaksnavneloven 3-2 jf. varemerkeloven 13 første ledd, må vurderes på bakgrunn av EFs varemerkedirektiv som er omfattet av EØS avtalen. Direktivets art. 3 nr. 1 bokstav c) omhandler forbud mot registrering av beskrivende merker: [Grounds for refusal or invalidity] trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods Det kan merkes at formuleringen i den norske varemerkeloven 13 første ledd, andre punktum, skiller seg fra direktivets bestemmelse. Tillegget med uvesentlige endringer eller tillegg gjenfinnes ikke i direktivets bestemmelse. Det er altså de ordelementer som det faktisk er søkt varemerkeregistrering for, som skal være gjenstand for vurderingen av særpreg, ikke assosierte varianter av ordelementene i merket. Det vises videre til EF domstolens avgjørelse i sak C-383/99 BABY DRY, hvor retten uttaler at et merke som inneholder beskrivende elementer kan ha tilstrekkelig særpreg dersom elementene er gjengitt eller utformet på en måte som avviker fra den normale måte å beskrive de angjeldende varer eller tjenesteytelser eller disses vesentlige egenskaper på. I premiss 40 i den nevnte avgjørelse uttaler EF domstolen: 40 As regards trade marks composed of words, such as the mark at issue here, descriptiveness must be determined not only in relation to each word taken separately but also in relation to the whole which they form. Any perceptible difference between the combination of words submitted for registration and the terms used in the common parlance of the relevant class of consumers to designate the goods or services or their
2. avd. sak nr. 7778 5 essential characteristics is apt to confer distinctive character on the word combination enabling it to be registered as a trade mark Dette premiss er av sentral betydning for bedømmelsen av særpreg i vår sak. For det første fremgår det at vurderingen av om merket, eller foretaksnavnet som er tilfellet i vår sak, er deskriptivt skal avgjøres på bakgrunn av hele merket, ikke bare dets enkeltelementer. For det andre fremgår det også at ethvert avvik fra det som utgjør vanlige betegnelser for de varene/ tjenester det gjelder, eller vanlige uttrykk for vesentlige egenskaper ved varene/ tjenestene, bidrar til å gi merket som helhet det nødvendige særpreg som kreves. Avgjørelsen i Rt. 2002 side 391 omhandlet spørsmålet om et ord- og figurmerke der teksten GOD MORGEN inngikk, hadde tilstrekkelig særpreg i henhold til varemerkeloven 13 første ledd, første punktum. I dommen konkluderer førstvoterende, på bakgrunn av en gjennomgang av praksis fra EF retten, som følger: En konklusjon på denne gjennomgåelsen blir etter min mening at det som kan utledes av det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt. På bakgrunn av redegjørelsen over sammenholdt med Høyesteretts uttalelse i GOD MORGEN saken, er det vår oppfatning at foretaksnavnet TOTALTEK AS må anses for å ha det nødvendige særpreg for å ha vern etter foretaksnavneloven. 4. Særpreg gjennom bruk Dersom Patentstyrets annen avdeling skulle komme til at det nødvendige særpreg ikke foreligger, gjøres det subsidiært gjeldende at foretaksnavnet TOTALTEK AS har vunnet særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven 13 første ledd, tredje punktum. Totaltek AS er en ledende aktør innen installasjonsarbeid for bygg, elektronikk og vvs i Oslo og Akershus. Selskapet har over 160 ansatte fordelt på 9 avdelinger. Totaltek AS har i 2007 hatt en omsetning på omkring 200 millioner, og det forventes ytterligere økning i omsetning i 2008. Tallene som gjengis over viser at Totaltek AS er en stor aktør i bransjen og blant de ledende i østlandsområdet. TOTALTEK AS er godt kjent som navn og kjennetegn på bedriften Totaltek AS. Et søk på Totaltek på norske sider hos Google.no, viser ca. 2000 treff. Vedlagt som bilag 1 er utskrift av de to første sidene av søkeresultatene, og som det fremgår refererer alle søketreffene seg til klagers virksomhet Totaltek AS og selskapets ulike avdelinger. Varemerkelovens bestemmelse om bruk som et element i særpregsvurderingen, er en relativ bestemmelse og hvor graden av bruk som kreves henger sammen med graden av merkets særpreg. Som nevnt over, er vi av den oppfatning at foretaksnavnet TOTALTEK AS har tilstrekkelig særpreg til å ha vern etter foretaksnavneloven, og uansett at slikt særpreg må være oppnådd på bakgrunn av den bruk navnet har hatt. Det er vår oppfatning at foretaksnavnet TOTALTEK AS i dag er godt kjent blant aktører i bransjen på Østlandet som et navn på et foretak. 5. Forvekslingsfare og bransjelikhet Når det gjelder forvekslingsfare og bransjelikhet mellom de to foretaksnavnene, så vises det til vår redegjørelse for dette under punkt 3 i den opprinnelige klage av 21. februar 2007 samt vår supplerende uttalelse datert 10. juli 2007, begge vedlagt denne klage som bilag 2 og 3.
2. avd. sak nr. 7778 6 6. Konklusjon På bakgrunn av ovenstående mener vi at Foretaksnavnet TOTALTEK AS har tilstrekkelig kjennetegnsrettslig særpreg til å ha vern etter foretaksnavneloven 3-2. Foretaksnavnet TOTALTECH AS er egnet til å forveksles med klagers navn TOTALTEK AS. På denne bakgrunn ber vi om at annen avdeling omgjør første avdelings beslutning, og opphever registreringen av foretaksnavnet TOTALTECH AS. I sin imøtegåelse av 1. februar 2008 uttaler Totaltech AS, Sandnes: Vi viser til mottatt dokumentasjon, brev datert 28.12.07, vedr. klage innsendt fra adv Arntzen de Besche. Det overrasker oss at denne saken fremdeles opprettholdes av Totaltek as advokater. Fra vår side har vi forsøkt å få til en dialog om dette, uten å lykkes i nevneverdig grad. Vi har tom tilbudt å gjøre om på vårt firmanavn Totaltech as, mot en kompensasjon i størrelsesorden kr 20.000, som ville dekke en del av de kostnader vi blir påført ved å lage nye brevark, bildekor, skilting, med mer. Men dette er også avslått. Saken ser for oss ut til å bli fremmet langt utover de proporsjoner den fortjener. Saken dreier seg tross alt bare om at det er to nyetablerte (2 og 4 år gamle) selskap i to geografisk ulike deler av Norge, som har valgt lignende navn på selskapene. Hadde dette vært for eksempel StatoilHydro eller lignende dimensjoner i navnekrigen, ville det vært forståelig at deres advokat både brukte semantiske argumenter, tidligere dommer, og andre vinkler for å beskytte innarbeidede merkenavn. Ingen av de to selskap har etter vårt syn noe som helst grunn til å klage på den annens navn, og vi konkurrerer heller ikke med hverandre. Det er for øvrig vanlig at det eksisterer bedrifter i samme bransje i forskjellige regioner i Norge med tilnærmet like navn. I dette tilfellet er det også en bransje med veldig mange antall bedrifter i landet. Motpartens advokat viser av uforståelige grunner til antall søk på Google. Vi trodde det var allment kjent at slike oppslag lett kan påvirkes, bl.a. ved å betale for å få høyere treff. Vi er usikre på hva dette har å si for vår egentlig lille sak. Ved et tilsvarende søk på Google, med totaltech som søkeord, fører til 9.340 stk oppslag, mot kun 2.220 for totaltek. Vi oppfatter imidlertid ikke at dette beviser at vårt firmanavn er mer eller mindre kjent? Det er synd at ikke Totaltek as ville løse denne saken på en enklere måte. Slik det nå har blitt, opprettholder vi vårt ønske om fortsatt å benytte vårt innarbeidede bedriftsnavn Totaltech as. I et siste skriv av 11. mars 2008 uttaler Totaltek AS, Oslo:
2. avd. sak nr. 7778 7 Det vises til klage over nevnte vedtak datert 21. desember 2007 samt Patentstyrets oversendelse av innklagedes tilsvar datert 12. februar 2008. Frist for å komme med uttalelse er satt til 13. mars 2008. Klager finner det ikke nødvendig å komme med ytterligere uttalelser i saken på bakgrunn av innklagedes tilsvar. Vi nøyer oss med å vise til den opprinnelige klage i saken, datert 21. desember 2007, og den redegjørelse som der er gitt. Det siste innlegget fra Totaltek AS er den 12. mars 2008 oversendt registreringshaveren til orientering. Saken er deretter tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Utvalget er enig med 1. avdeling i at foretaksnavnet TOTALTEK AS ikke oppfyller det krav til særpreg som følger av varemerkelovens 13, idet navnet fremtrer som en sammenstilling av de beskrivende elementene TOTAL og TEK, samt selskapsformen AS. TOTAL kan bety helhetlig, og TEK er en vanlig forkortelse for teknikk eller teknologi. Sammenstillingen tilfører ikke noe betydningsinnhold utover elementenes betydning hver for seg, og 2. avdeling kan ikke være enig med klageren i at det forhold at TEK kan oppfattes både som teknikk og teknologi må få avgjørende betydning. At TOTALTEK er et nydannet ord som ikke finnes i leksika eller ordbøker, er etter sikker praksis ikke avgjørende. Skal en sammenstilling av artsbetegnende ord bli oppfattet som noe annet enn en artsbetegnelse, og være egnet til å skille brukerens varer eller tjenester fra andres, må det som regel kreves at sammenstillingen er uvanlig, enten semantisk eller syntaktisk. Annen avdeling kan ikke være enig i det som er anført om at sammenstillingen av TOTAL og TEK "er spesiell og har ingen klar betydning". TOTALTEK fremstår som en angivelse av helhetlige løsninger innenfor teknikk eller teknologi. For bransjene elektrisk installasjonsarbeid og VVS-arbeid må da foretaksnavnet TOTALTEK i utgangspunktet anses for å mangle særpreg.
2. avd. sak nr. 7778 8 Fra tidligere praksis i 2. avdeling kan her vises til kjennelsen i sak nr. 6758 (NIR 1998 s. 741), der SCANTECH ble nektet registrert for elektriske apparater og instrumenter, på grunn av manglende distinktivitet. Høyesterett uttalte i Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON at " det som kan utledes av det EFrettslige materialet indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt" (s. 401). I de senere år har man imidlertid fått avgjørelser fra EF-domstolen som kan tyde på en justering i retning av en noe mer restriktiv norm, jfr. avgjørelsene i Linde v. Rado (C-53/01 til C-55/01, Sml. 2003 s. I-3161), Libertel Group (C-104/01, Sml. 2003 s. I-3822) og DOUBLEMINT (C-191/01, Sml. 2003 s. I-12447). Et kjennetegn som i utgangspunktet ikke har tilstrekkelig distinktivitet, kan erverve det nødvendige særpreg gjennom bruk, jfr. vml. 13 første ledd tredje punktum. Det har vært antatt at det for klart ikke distinktive varemerker da må kreves en bruk som har resultert i virkelig innarbeidelse, før merket kan registreres, og at lokal innarbeidelse ikke er nok, merket må ha oppnådd særpreg i iallfall vesentlige deler av riket (2. avd. kj. i sak nr. 7475 (rutemønster, 2006, utrykt)). Høyesterett har riktignok i Rt. 2005 s. 1601 GULE SIDER uttalt at det for beskrivende og andre ikke-distinktive varemerker kan være aktuelt å stille noe mindre krav til den bruk som begrunner registrering, enn til den som berettiger til innarbeidelsesvern etter varemerkelovens 2 (avsn. 47, mer reservert er den dissenterende dommer i avsn. 83). Men i sin avgjørelse 7. september 2006 i sak C-108/05, Bovemij Verzekering, uttalte EF-domstolen at varemerkedirektivets art. 3(3) om distinktivitet ervervet gjennom bruk, krever at "the relevant class of persons, or at least a significant proportion thereof, identifies the product or service in question as originating from a particular undertaking because of the trade mark " (premiss 27 og konklusjonen 2). Uttalelsen gir uttrykk for en standard som vanskelig kan ses å gi rom for å stille lempeligere krav for at kjennetegn skal anses som registrerbare etter 13, enn de som gjelder for innarbeidelse etter 2. Også Høyesterett fremholdt for øvrig at " det skal meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres" (avsn. 48). Dokumentasjonen for innarbeidelse i den foreliggende sak gir etter 2. avdelings vurdering ikke grunnlag for å legge til grunn at TOTALTEK gjennom innarbeidelse har oppnådd slikt særpreg som må kreves etter 13. Klageren sammenfatter sin dokumentasjon slik at TOTALTEK er godt kjent blant aktører i bransjen på Østlandet. Dette kan ikke være tilstrekkelig til å fylle de krav som har vært stilt.
2. avd. sak nr. 7778 9 Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)