Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo [Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo] Innsiger: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 20. november 2009, hvorved tidligere beslutning om å registrere det nedenfor gjengitte merket "Tropical BIO FLORIN" ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Reg. nr. 240873 (200703414) Søknaden om registrering av merket "Tropical BIO FLORIN" ble innlevert den 21. mars 2007. Merket ble besluttet registrert den 19. september 2007, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 39/2007, på side 31, med publiseringsdato mandag den 24. september 2007, med følgende varefortegnelse: En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.
Annen avd. sak nr. 8030 2 Klasse 1: Klasse 5: Gjødningsmidler, gjødsel; preparater av sporstoffer for planter; kjemikalier for hagebruk, unntatt fungicider, herbicider, insekticider og parasticider; preparater for regulering av plantevekst; alger (gjødsel); kompost. Fungicider, herbicider, insekticider; biocider; preparater for beskyttelse av planter mot patogener. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 26. november 2007; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 50/2007, på side 128, med publiseringsdato mandag den 10. desember 2007. Innsigelsen var begrunnet med at merket "Tropical BIO FLORIN" er egnet til å forveksles med innsigers varemerkeregistrering nr. 195817 (199808847), det kombinerte merket "FLORINA" (gjengitt nedenfor), registrert den 4. februar 1999 for varene "kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, midler til behandling av frø og såvarer, gjødningsmidler" i klasse 1 og varene "preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, planteutryddelsesmidler, insekticider, herbicider, fungicider" i klasse 5, og at merket "Tropical BIO FLORIN" følgelig er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 første ledd). Reg. nr. 195817 (199808847) Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * *
Annen avd. sak nr. 8030 3 Første avdelings avgjørelse av 20. november 2009 var begrunnet som følger: Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Begge merker gjelder identiske og sterkt likeartede varer som gjødningsmidler og preparater til utryddelse av skadedyr. Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen blir derfor graden av merkelikhet, samt graden av det eldste merkets distinktivitet. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret anser at merkene, sett i forhold til de aktuelle varene, både vil henvende seg til en spesialisert omsetningskrets som for eksempel planteskoler og gartnere, og til den vanlige forbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Innsigers fullmektig anfører at det dominerende elementet i merkene er ordelementet FLORIN/FLORINA. Elementene TROPICAL og BIO i det søkte merket er uregistrerbare elementer. FLORIN og FLORINA skilles kun ved en bokstav og er tilnærmet identiske. Begge spiller på det latinske ordet flor, men har ingen konkret betydning. Merkenes figurative utforming er ikke veldig sterk, og bidrar ikke i særlig grad til å skille merkene fra hverandre. Søkers fullmektig har til dette svart at merkene skal vurderes slik de fremstår samlet, og ikke stykkevis og delt. Selv om merkenes figurative utforming ikke er sterk, etterlater de et meget forskjellig helhetsinntrykk. Flor er spansk og portugisisk for blomst og er avledet fra latin der flos betyr blomst. Florina er en liten by i Makedonia. Florin er pengeenheten på Aruba, og er dessuten både et fornavn og et etternavn. Det hevdes videre at begge merker, på grunn av elementet flor, gir assosiasjoner til blomst. Elementet er forholdsvis svakt, og innsigers merke har følgelig ikke krav på samme beskyttelsessfære som et sterkt varemerke. Patentstyret vil først bemerke at det er merkene som helhet som skal vurderes. Innsigers merke, FLORINA, består av denne teksten skrevet i en svak bue, og der den horisontale streken i A-en utgjør en stilk med to blader. FLORINA er navnet på en liten by i Makedonia i Hellas og dessuten et jentenavn. I forhold til de aktuelle varene vil merket oppfattes som en fantasibetegnelse.
Annen avd. sak nr. 8030 4 Det søkte merket består av ordet Tropical som er engelsk og betyr tropisk, skrevet med vanlig font i grått, over teksten BIO FLORIN med fylte, rød-oransje, skyggelagte bokstaver. Elementet BIO er et prefiks som indikerer at noe relaterer seg til liv eller har med liv å gjøre. FLORIN er opprinnelig en gullmynt fra Firenze, som var preget med en lilje, og ordet er avledet av det italienske ordet for liten blomst, fiorino. Dette fremgår av www.ordnett.no. Florin er videre et guttenavn. I forhold til de aktuelle varene anser vi at elementet Tropical vil oppfattes som en angivelse av at varene passer for tropiske planter, kan utrydde tropiske skadedyr eller liknende. BIO vil kunne gi assosiasjoner til liv eller til at varene er biologiske. FLORIN har ingen direkte relevant betydning i forhold til varene. Både fonetisk og visuelt er det tekstelementene FLORINA og FLORIN som utgjør likheten mellom merkene. De er den feminine og maskuline varianten av det samme navnet, og det er bare A-en til slutt i innsigers merke som utgjør forskjellen. Fordi innledningen flor som på norsk betyr rik blomstermengde eller blomstring, og fordi den etymologiske opprinnelsen til begge ordene som helhet som er identisk, er betydningen sterkt relatert til varene. Denne stammen av ordet i seg selv har en lav grad av særpreg. Når man ser på merkene som helhet er ordet FLORINA helt klart dominerende i innsigers merke. Dette spiller på blomster og blomstring, men fremstår som helhet mer som et distinktivt navn. I det søkte merket er det BIO FLORIN som er mest dominerende og iøynefallende. Selv om elementet bio har en lav grad av særperg, antar vi at merket vil leses og omtales som bioflorin. "Bio vil derfor påvirke helhetsinntrykket både visuelt og fonetisk. "Bio" vil være suggestivt i forhold til varene, men vi kan ikke se at "bioflorin" vil forveksles med innsigers merke. Elementet fremstår ikke som et navn, men mer som et virkestoff eller middel. Merkene vil kunne gi like assosiasjoner i den grad at de begge spiller på blomster, men som helhet gir de likevel ulike forestillingsbilder. Selv om begge merker har relativt svake figurative utforminger, fremstår de som svært forskjellige. De har en ulik stil, og har ingen visuelle likhetstrekk. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle varene i klasse 1 og 5, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21 a andre ledd. Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom den 20. januar 2010. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 12. februar 2010, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig:
Annen avd. sak nr. 8030 5 "Vi viser til Patentstyrets første avdelings avgjørelse 20. november 2009 i innsigelse mot registrering nummer 240873 Tropical BIO FLORIN registrert for Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, Chorzóv, Polen. Innsigelsen var levert på vegne av Bayer AG, Leverkusen, Tyskland. Avgjørelsen klages herved inn for Patentstyrets 2. avdeling. Klagen er rettidig inngitt. Innsigelsen baseres på at det anmeldte merket er egnet til å forveksles med innsigers nasjonale varemerkeregistrering nummer 195817 FLORINA som ble innlevert 2. oktober 1998, og registrert 4. februar 1999. Det foreligger vareidentitet mellom registreringene, og kjennetegnsmessig er merkene så like at de er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven 14, 1. ledd nr. 6. Vareslagslikhet Merkene er registrert blant annet for gjødningsmidler i klasse 1 og preparater for utryddelse av skadedyr i klasse 5. Merkene gjelder identiske og meget sterkt likeartede varer, og registrering 240 873 opptar ingen varer i sin varefortegnelse som skiller seg fra de varer innsigers merke er registrert for. Vareslagslikhet er dermed konstatert, og det må legges til grunn at vurderingen av kjennetegnslikhet skal være streng da varene er identiske. Kjennetegnslikhet visuell likhet Begge merkene er kombinerte merker. Når det gjelder merkenes figurative utforming, er det innsigers oppfatning at ingen av disse kan sies å være veldig særpregede, men snarere typiske enkle logoer. Det søkte merket bruker to forskjellige fonter, samt en farge på deler av merket, mens innsigers merke er oppstilt i en svakt buet form og med en liten figur i forlengelsen av a ens tverrstrek, som forestiller en stilk med to blader. Det er ingen grunn til å anta at omsetningskretsen vil merke seg disse særskilt, og forskjellen mellom dem bør dermed vektlegges lite. Så lenge orddelementene oppfattes som like, vil de figurative delene av merkene derfor ikke bidra i særlig grad til at gjennomsnittsforbrukeren kan holde merkene fra hverandre. I tillegg er det som kjent slik at en fonetisk likhet alene kan være tilstrekkelig til å fastslå forvekselbarhet. Kjennetegnslikhet fonetisk likhet Ordelementene i merkene er Tropical BIO FLORIN vs. FLORINA. Vi anser at elementene FLORIN/FLORINA er de dominerende i merkene. I innsigers merke er dette åpenbart, i søkers merke fremstår ordene tropical og bio som element som skal beskrive/definere hovedelementet FLORIN. I tillegg er ordet bio opplagt uregistrerbart for vedkommende varer, mens tropical i beste fall er suggestivt. FLORIN blir dermed i realiteten det element søkers registrering hviler på (i tillegg til figurpreget), et element som er tilnærmet identisk med innsigers registrering. FLORIN/FLORINA skilles kun ved en bokstav. At ordene er visuelt og fonetisk svært like er hevet over tvil. De er i tillegg å oppfatte som den feminine og maskuline varianten av samme ord. Innsigers merke vil opplagt omtales som FLORINA, mens det søkte merket sannsynligvis vil omtales som FLORIN eller BIO FLORIN. I og med at elementene FLORIN og FLORINA er så like, er det for så vidt liten forskjell på hvilken av disse uttalemåtene som legges til grunn. Gjennomsnittsforbrukeren som møter merkene flyktig vil i begge fall lett kunne forveksle merkene, enten direkte, i det FLORIN/FLORINA er så og si identisk, og/eller tro at det foreligger
Annen avd. sak nr. 8030 6 noen slags kommersiell sammenheng, for eksempel ved at BIO FLORIN oppfattes som en variant av FLORINA. Kjennetegnslikhet - assosiasjon Hovedelementet FLORIN/FLORINA i merkene spiller på det latinske ord flor. Vi antar det er rimelig å gå ut fra at gjennomsnittsforbrukeren vil fange opp denne assosiasjonen, og merkene gir dermed det samme forestillingsbilde. Det at FLORINA også kan være et jentenavn (19 tilfeller i Norge) er såpass ukjent at det vil gå gjennomsnittsforbrukeren hus forbi, det samme gjelder at det eksisterer en liten by i gresk Makedonia ved samme navn. FLORIN var betegnelsen på en florentinsk gullmynt og er et guttenavn (35 tilfeller i Norge), men vi mener også disse betydningene vil være ukjente for gjennomsnittsforbrukeren, eller i det minste uvesentlige sammenholdt med assosiasjonen til flor. Når det gjelder de øvrige elementene i merket TROPICAL BIO FLORIN, anser vi at både TROPICAL og BIO oppfattes å modifisere elementet FLORIN. Både TROPICAL og BIO gir assosiasjoner som forsterker den assosiasjon til blomster som FLORIN/FLORINA gir, og forestillingsbildet blir dermed modifisert og forsterket i en retning, men det gir ikke en annen assosiasjon. Når ordelementene da er nærmest identiske, forsterkes kjennetegnslikheten ytterligere av dette sammenfallet i assosiasjon. Kjennetegnslikhet helhetsvurderingen Merkene som helhet er vurdert som tilstrekkelig forskjellige av Første avdeling, fordi bio vil påvirke helhetsinntrykket både visuelt og fonetisk. Som vi har pekt på ovenfor vil elementet bio, dersom man legger til grunn at merket omtales som bioflorin, bare gjøre at det i beste fall fremstår som en variant av innsigers merke, i verste fall er det fremdeles direkte forvekselbart, i begge fall er det tilstrekkelig nært til at omsetningskretsen vil kunne ta feil i forhold til den kommersielle opprinnelsen. Utover dette er det klart det foreligger også andre forskjeller mellom merkene i sin helhet, både visuelt og fonetisk, men ingen av disse er tilstrekkelige til at den likhet som utgjøres av de sammenfallende FLORIN/FLORINA oppheves. Når det gjelder påstanden om at innsigers merke er såpass svakt at det må tåle at andre legger seg tett opptil, kan vi ikke se at dette medfører riktighet i dette tilfellet. Vår klient har kommet opp med et fantasiord, riktignok inspirert av grunnstammen flor (som vår klient selvsagt ikke hevder rett til), og vi kan ikke forstå at de må tåle at andre benytter et nesten identisk ord for samme varer. Kort sagt, vår klient har en registrering av ordet FLORINA, noe som skulle beskytte dem mot at konkurrerende virksomheter tar i bruk ordet FLORIN for de samme varene. Oppsummering Vi mener på denne bakgrunn det foreligger en fare for at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne ta feil av den kommersielle opprinnelsen, eller anta at det foreligger en kommersiell forbindelse. Vi kan ikke se at det er grunn til at innsiger må tåle at andre legger seg så tett opp til hans registrerte varemerke FLORINA. Vi ber om at 2. avdeling tar klagen til følge og opphever registrering nummer 240873 Tropical BIO FLORIN.
Annen avd. sak nr. 8030 7 Vi forbeholder oss retten til å komme med ytterligere argumentasjon på et senere tidspunkt." I brev av 23. mars 2010 uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til Annen Avdelings brev av 26. januar 2010 med oversendelse av innkommet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 20. november 2009. Vi ber med dette om at saken tas opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag." Den 24. mars 2010 er gjenpart av registreringshavers uttalelse av 23. mars 2010 oversendt innsigers fullmektig til orientering. Fullmektigen er samtidig orientert om at klagesaken er besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til Første avdelings begrunnelse. Innsigers anførsler for Annen avdeling bringer ikke noe vesentlig nytt i saken, og saken står i tilsvarende stilling som for Første avdeling. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at det er såpass store ulikheter mellom det omsøkte kombinerte merket og innsigers kombinerte merke at det ikke foreligger forvekslingsfare, til tross for at det foreligger vareslagsidentitet. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ida M. Andrén (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)