Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia Fullmektig: Savas Gruppen AS, Asker Advokat Edvard Os, Oslo Innsiger: Podravka Prehrambena Industrija dd, Koprivnica, Hvite-Russland Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse 14. april 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 18.januar 2005, hvorved tidligere beslutning om å registrere det kombinerte merket "VEGEMIX" ble fastholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt de to partene samme dato. Reg. nr. 216978 (200203202) Nevnte varemerke er registrert for: Klasse 30: Krydderier. Første avdeling besluttet merket registrert den 13. desember 2002, og merket ble kunngjort i Norsk Varemerketidende den 13. januar 2002, under registreringsnummeret 216978. Innsigelsen var begrunnet med at det søkte kombinerte merket "VEGEMIX" er egnet til å forveksles med innsigers varemerkeregistrering nr. 105285, det kombinerte merket.
2. avd. sak nr. 7556 2 "VEGETA", registrert for varene "dressinger og krydder" i klasse 30, og at det søkte merket således må nektes registrert i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Reg. nr. 105285 (19771708) Partenes anførsler for 1. avdeling er ikke inntatt i 1. avdelings avgjørelsesprotokoll, og fremgår således bare av sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Søkers merke er søkt registrert for krydder i kl. 30 og innsigers merke er registrert for dressinger og krydder i kl. 30. Det foreligger således vareoverlapping, og graden av kjennetegnslikhet, samt merkenes distinktive karakter, vil således være avgjørende for hvorvidt det foreligger forvekselbarhet. Ved vurderingen av kjennetegnslikhet er det merkenes helhetsinntrykk som er det avgjørende. Innsigers fullmektig hevder det foreligger kjennetegnslikhet, og peker på at både søkers merke VEGEMIX og innsigers merke VEGETA inneholder elementet VEGE. Videre trekker fullmektigen frem at begge merkene har en dominerende tekst som er skrevet med bokstaver med luft i. Patentstyret finner imidlertid ikke at dette er tilstrekkelig til at merkene kan anses å være forvekselbare. Når det gjelder elementet VEGE, er det mulig at det henspiller på ordet vegetarianer eller det engelske ordet vegetable som betyr grønnsak, og VEGE kan således være et svakt element for visse varer. I innsigers merke er VEGE sammenstilt med endelsen -TA, noe som medfører at innsigers merke som helhet fremstår som et fantasiord; VEGETA. I søkers merke VEGEMIX er VEGE sammenstilt med MIX som er engelsk og betyr blanding. MIX er et velkjent og mye brukt suffiks, og dette medfører at søkers merke fremstår som et suggestivt merke bestående av elementene VEGE og MIX. Dette skaper en forskjell i assosiasjoner som medfører at merkenes helhetsinntrykk blir forskjellig. I tillegg forsterker merkenes ulike figurative utforming denne forskjellen. Det foreligger således ikke kjennetegnslikhet. Det foreligger vareslagslikhet, men ikke kjennetegnslikhet mellom søkers merke VEGEMIX og innsigers merke VEGETA, og merkene anses etter en helhetsvurdering ikke å være egnet til å forveksles i den alminnelig omsetning med hensyn til varenes kommersielle opprinnelse. Det søkte merket kan registreres uhindret av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen av det søkte merket opprettholdes.
2. avd. sak nr. 7556 3 Klage fra innsiger, med klageavgift, innkom den 18. mars 2005. I klagen uttaler innsiger: "Ovennevnte merke ble besluttet registrert 13. desember 2002 og kunngjort registrert 13. januar 2003. I innsigelsesperioden innleverte vi innsigelse mot ovennevnte registrering på vegne av Podravka Prehrambena Industrija dd, Kroatia. Innsigelsen var i all hovedsak basert på forvekslingsfare med innsigers registrerte kombinerte merke VEGETA, reg nr 105 285. Første avdeling kom frem til i avgjørelse av den 18.01.2005 at innsigelsen ikke førte frem, og denne avgjørelse påklages hermed. På vegne innsiger fastholdes at merkene er egnet til forveksling, ref varemerkeloven 14, første ledd, nr 6. Begge merker er registrert for "krydderier" i kl 30, slik at det er identiske varer. Vi mener også at det foreligger kjennetegnslikhet, idet "vege" er det dominerende merkeelementet i begge merkene. Første avdeling har i sin avgjørelse lagt vesentlig vekt på at innsigers merke VEGETA fremstår som et fantasiord og at det søkte merke VEGEMIX fremstår som et suggestivt merke. Ut ifra dette forhold er det oppfatningen til første avdeling at merkene skaper ulike assosiasjoner som medfører at merkene helhetsinntrykk blir forskjellig. Vi deler ikke denne oppfatningen. Første avdeling legger bl.a. til grunn at VEGE henspiller på ordet "vegeterianer" eller "vegetable" som betyr grønnsak. I Norge er "vege" knapt benyttet i de ovennevnte sammenhenger, og ihvertfall av gjennomsnitts forbrukeren i en kjøpssituasjon. Spesielt mener vi at VEGEMIX ikke gir slike assosiasjoner i forbindelse med varen "krydder". Det avgjørende mener vi er at VEGE er dominanten i begge merker, og at det er dette som en vanlig forbruker fester seg ved. I tillegg er teksten i begge merker skrevet med store bokstaver. Alt i alt fremstår det søkte merket som en noe mere moderne utgave av klagers merke uten at dette er tilstrekkelig til at forvekslingsfare unngås. Det er grunn til å legge til grunn at omsetningskretsen oppfatter at merkene har felles kommersiell opprinnelse. Vi vil også anføre at det søkte merket VEGEMIX er uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 14, første ledd, nr 7.
2. avd. sak nr. 7556 4 Søker var oppmerksom på vår klients bruk av vedlagte merke når søknaden ble innlevert, og disse merker er egnet til forveksling. (merke som var vedlagt klagen) Dette vil bli ytterligere underbygget i skriv som vil bli innsendt i nærmeste fremtid." I sitt tilsvar av 7. september 2005 uttaler innehaver: "1. Ad anførselen om forvekslingsfare, jf varemerkeloven 14 nr. 6: Første avdeling har korrekt funnet at det ikke foreligger forvekslingsfare. De faktiske og rettslige vurderingene som er gjort i Første avdeling tiltres fra denne side, herunder at VEGETA fremstår som et fantasiord, mens VEGEMIX fremstår som et suggestivt merke. Det er heller ingen grunn til å anta at en vanlig kunde i en kjøpssituasjon oppfatter merkene for å ha felles kommersiell opprinnelse. Det kan ikke ses at klagen bringer nye argumenter eller momenter til torvs som tilsier ytterligere argumentasjon om dette utover det som allerede er anført over og det som tidligere er fremholdt fra denne side i skriftutvekslingen forut for avgjørelsen i Første avdeling. 2. Ad anførselen om manglende registrerbarhet etter varemerkeloven 14 nr. 7: Dette er en ny anførsel. Anførselen må avvises primært fordi det ikke foreligger forvekslingsfare, og også fordi innsiger ikke presentert noen form for bevis som underbygger at søker skal ha hatt kunnskap om tidligere bruk av innsigers merke forut for søknaden. Det tas forbehold om ytterligere bemerkninger til denne anførselen i påvente av det bebudede skriv som i følge innsigers brev av 17.03.05 skulle innsendes i nærmeste fremtid."
2. avd. sak nr. 7556 5 I sin imøtegåelse av 17. desember 2005 uttaler innsiger: "VAREMERKELOVEN 14, FØRSTE LEDD, NR 6. Anførselen om at merkene er egnet til forveksling i hht varemerkeloven 14, første ledd nr 6, slik det fremkommer av vår klage av den 17.03.05, opprettholdes. Det er fortsatt vår oppfatning at dominanten i begge merker er prefixet VEGE, og at dette er et såpass sterkt merkeelement at det gir grunnlag for å konstatere fare for forveksling. 1.avdeling legger til grunn at VEGE muligens henspiller på ordet "vegetarianer" eller det engelske ordet "vegetable". Vi er ikke uenig i at en slik mulighet foreligger, men dette må i så fall gjelde begge merker. Dette er således et moment som bidrar til merkenes likhet og virker derfor ikke adskillende. VAREMERKELOVEN 14, FØRSTE LEDD, NR 7. Som det fremkommer avslutningsvis av vår klage av den 17.03.05, ønsker vi også å anføre at merket VEGEMIX, reg. nr. 216 978, er uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 14, første ledd, nr. 7. Vedlagt følger en oversikt over klagers utvikling av emballasje og kjennetegn fra 1959 til 2002. Som det fremkommer her, har Podravka benyttet VEGETA merket sammen med figuren av en kokk i meget lang tid. Bilag 1: Evolution of the VEGETA Product Package Outward Appearance. Continuity of the Blue Package Use (1959 2002). Vedlagt følger videre kopi av flere fakturaer som viser bl.a. at Podravka har solgt krydder med kjennetegnet VEGETA i Norge siden 1995. Bilag 2: Kopi av diverse fakturaer. (Innsigers merke) (Det foreløpig registrerte merke) Det er vår anførsel at ovennevnte merker er egnet til forveksling. Det vesentlige element i begge merker er blå bakgrunn, en sentralt plassert, nesten identisk, oval sirkel inneholdende en kokk med en karakteristisk stor kokke lue. Kokken er plassert på samme sted i begge sirkler med hodet stikkende ut øverst gjennom sirkelens kant. Begge merker inneholder som innledende ord VEGE som gir assosiasjoner til grønnsaker. Det skal også bemerkes at begge ord er i hvitt og utfyller mer eller mindre sirkelen. Merkene er således egnet til forveksling både visuelt, lydmessig og begrepsmessig. Det er tale om fullstendig identiske varer, nemlig krydderier i kl 30. Krydderier er en forbruksvare som selges gjennom store og små dagligvareforretninger. I en slik situasjon med krydderier fra ulike produsenter stående ved siden av hverandre i hyllene, vil forbrukeren,
2. avd. sak nr. 7556 6 som ofte er under tidspress, velge et produkt som man kjenner fra før og som forbindes med kvalitet. Her har prinsippet om det utviskede erindringsbilde viktig, idet begge merker har samme grunn komposisjon, nemlig oval sirkel, kokk med lue og begge ord fyller hele sirkelen. Ved en registrering av VEGEMIX vil den potensielle forbruker, som muligens ikke har noen spesiell fagkunnskap om krydderi produkter, kunne bli villedet til å tro at det er tale om et produkt tilhørende innsiger, som f.eks. et blandingskrydder eller produktet VEGETA. Merkene ligger så nærme hverandre at kjøperne trolig ikke vil kunne skille de fra hverandre i en kjøpssituasjon. Søker av VEGEMIX merket vil derfor kunne urettmessig nyte godt av den good-will og tillit som Podravka har opparbeidet for sitt merke. Som det fremkommer av bilag 1 til dette skriv, har Podravka benyttet merket VEGETA siden 1959 og da i forbindelse med en figurmessig kokk. Produkter med kjennetegnet VEGETA selges i dag i flere enn 40 land. Podravka er den største produsenten av næringsmidler i Sentral-, Øst- og Sørøst Europa og har røtter tilbake til 1934. Bilag 3: Utskrift fra selskapets hjemmeside, www.podravka.com, med overskriften "About Podravka". Bilag 4: Utskrift fra selskapets hjemmeside, www.podravka.com, med overskriften "Company History". Selskapets mest kjente varemerker er PODRAVKA og VEGETA. VEGETA merket er registrert i over 40 land, og vedlagt følger kopi av noen registreringer. (Beklager at avtrykket av merket er dårlig på noen av kopiene.) Bilag 5: Kopi av noen registreringer hvor VEGETA ble søkt registrert før merket VEGEMIX ble søkt registrert i Norge. En total vurdering tilsier at det er overveiende sannsynlig at søker av merket VEGEMIX har vært oppmerksom på innsigers bruk av merket VEGETA da man innleverte den aktuelle varemerkesøknad i Norge den 29. april 2002. Selv om det har begrenset verdi i denne sak, kan det nevnes at innsiger har opponert mot registrering av søkers merke VEGEMIX i en rekke land, og vunnet frem med samtlige innsigelser. Vedlagt følger kopi av to avgjørelser. Bilag 6: Kopi av avgjørelser fra Danmark og Hellas hvor merket VEGEMIX ble nektet registrering på bakgrunn av innsigelse fra Podravka. Vi mener mener at vilkårene i varemerkeloven 14, første ledd, nr. 7, samt nr. 6, er oppfylt og at registreringen av kombinertmerket VEGEMIX, reg. nr. 216 978, må oppheves."
2. avd. sak nr. 7556 7 I sitt tilsvar av 14. februar 2006 uttaler innehaver: "På vegne av søker fastholdes at det ikke er grunnlag for å ta klagen til følge. Den redegjørelse som tidligere er gitt herfra om sakens faktiske bakgrunn og rettslige spørsmål fastholdes, og det vises til våre brev av hhv 07.09.05, 04.02.04 og 07.07.03. Vi kan ikke se at det er fremkommet anførsler i innsigers siste brev som nødvendiggjør vesentlige kommentarer fra denne side utover det som allerede er fremført i våre tidligere skriv, og hvor vi mener å ha påvist at det verken er faktisk eller rettslig grunnlag for å konstatere slik kjennetegnslikhet som kan innebære forvekslingsfare i lovens forstand mellom det omsøkte kombinerte merket VEGEMIX og innsigers registrerte ordmerke VEGETA. Det avvises således fortsatt fra denne side at de nevnte merkene er egnet til forveksling visuelt, lydmessig og begrepsmessig, slik innsiger hevder. I handel vil en kunde enkelt kunne skille mellom disse merkene, blant annet som følge av helt ulike kokker, merkenes ulike ordlyd, farger, og skrifttype. Når det gjelder bakgrunnen for utformingen av det omsøkte merket VEGEMIX, vises særlig til vårt brev av 04.02.04. Som det fremgår av dette brevet, brukes den samme kokken av søker også i tilknytning til merket GUNVIT. Avbildninger av kokker i ulike utforminger, er for øvrig helt ordinært i tilknytning til ulike varemerker i bruk innenfor næringsmiddelindustrien. Innenfor den aktuelle varekategori kan som eksempel kan nevnes krydderiet GASTROMAT, hvor en kokk er avbildet på varens innpakning. Det avvises på det mest bestemte at man ved utformingen av VEGEMIX var vitende om bruken av VEGATA som varemerke i den aktuelle varekategori, eller at utformingen av VEGEMIX skjedde under noen påvirkning eller innflytelse av merket VEGETA. For øvrig har undertegnede besøkt diverse dagligvareforretninger den senere tid, uten å ha kunnet observere krydderier av merket VEGETA i noen forretning. Fakturaene som er vedlagt brev av 17.12.05 er datert 16.11.2000 og tidligere. Det er heller ikke påvist under hvilket merke de aktuelle varene ble markedsført under den gang. Det synes derfor som det kan være grunnlag for å kreve merket slettet innenfor angjeldende varekategori, jf varemerkelovens 25 a, og under enhver omstendighet bør den manglende bruken tillegges vekt ved vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare. Når det gjelder behandlingen av søknaden i andre land, har søker dessverre ikke hatt ressurser til å imøtegå eller forfølge de innsigelser som er fremmet på vegne av Podravka i andre land enn Norge. Avgjørelsene som er tatt i andre land har således høyst begrenset - om noen interesse for nærværende sak."
2. avd. sak nr. 7556 8 Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkeloven 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EFdomstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I nærværende sak er det kombinerte merket VEGEMIX søkt registrert for krydderier i klasse 30. Innsiger har registeret det kombinerte merket VEGETA for varene dressinger og krydder i klasse 30. Det foreligger dermed vareidentitet, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Etter 2. avdelings syn er de kombinerte merkene VEGEMIX og VEGETA såpass ulike både fonetisk, visuelt og, til en viss grad, begrepsmessig at det ikke foreligger fare for forveksling av kommersiell opprinnelse. Merkene har riktignok den første merkedelen VEGE til felles,
2. avd. sak nr. 7556 9 men endelsene -MIX og -TA gjør uttalen av merkene ulik. Figurmessig er merkene også veldig forskjellige. Det legges ikke avgjørende vekt på at VEGEMIX kan oppfattes suggestivt, mens dette ikke vil være tilfelle for VEGETA, idet merkene etter 2. avdelings oppfatning i alle tilfeller ligger langt nok fra hverandre til å forhindre forvekslingsfare. Innsiger har etter behandlingen i 1. avdeling også anført at VEGEMIX ikke er registrerbart i hht. vml. 14 første ledd nummer 7, fordi søker etter innsigers mening var oppmerksom på innsigers bruk av merket VEGETA med en kokk som figurelement, og at disse merkene er egnet til forveksling. Innsiger har fremlagt dokumentasjon for å underbygge påstanden om at hans bruk av merket VEGETA med den ekstra figurative utformingen måtte være kjent for søker. På bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen finner 2. avdeling ikke å kunne fastslå at søker måtte være klar over bruken. Uansett finner 2. avdeling at merkene, selv med hver sin kokk som figurelement, ikke er forvekselbare. Som søker påpeker er det vanlig å benytte kokker som illustrasjon i varemerker og på forpakninger for næringsmidler. Det figurmessige elementet blir da noe svakere idet det kan anses å være suggestivt. Kokkene er gitt en meget ulik utforming i de to kombinerte merkene slik at det, etter 2. avdelings syn, ikke foreligger fare for forveksling selv om søker skulle kjenne til innsigers bruk av VEGETA med tegningen av en kokk. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ida M. Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)