PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk Line AS, Rampa, 3560 Hemsedal) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Innsiger: Trendworks AS, Fjellbovegen 6, 2016 Frogner (Postboks 36, 2017 Frogner) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. mars 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 22. mars 2011, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket ONEPIECE ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Slakk Line AS leverte den 15. april 2009 søknad om registrering av ordmerket ONEPIECE som varemerke med følgende opprinnelige varefortegnelse: Klasse 25: Klasse 28: Klasse 35: Klær, fottøy, hodeplagg. Gymnastikk og sportsartikler. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Under behandlingen av søknaden fant Patentstyret at ordmerket ikke kunne registreres for varene i klasse 25 og 28 under henvisning til manglende særpreg, jfr. bestemmelsen i varemerkeloven 13 første ledd (ny varemerkelov 14). Søker aksepterte registrering med følgende varefortegnelse: Klasse 35: Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

Annen avd. sak nr. 8192 2 Merket ble besluttet registrert med den 13. august 2009, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 35/2009, på side 12, med publiseringsdato mandag den 24. august 2009, og med ovennevnte begrensede varefortegnelse. Registreringen er senere overdratt til Kong Vinter AS, Hemsedal. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig fra Kindem & Co, Oslo, på vegne av Trendworks AS, Frogner, til Patentstyret mandag den 15. oktober 2009. Fullmektigvervet er senere overtatt av Codex Advokat Oslo AS, Oslo. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 44/2009, på side 102, med publiseringsdato mandag den 26. oktober 2009. Innsigelsen var for det første begrunnet med at bruk av ordmerket ONEPIECE krenker en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers innarbeidede varemerke OnePiece, og at merket således er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jfr. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jfr. 4 første ledd). Innsigelsen var videre begrunnet med at ordmerket ONEPIECE er egnet til å forveksles med et kjennetegn som innsiger har tatt i bruk før søkeren, og at søkeren kjente til denne bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at innleveringen av søknaden dermed må antas å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 (ny varemerkelov 16 bokstav b, jfr. 4 første ledd). Registreringshaver anførte på sin side at innsigelsen måtte avvises på formelt grunnlag, da innsiger ikke hadde overholdt gjeldene formkrav etter varemerkeforskriften 21, jfr. 19 første ledd nr. 1. Subsidiært begjærte registreringshaver innsigelsen forkastet, da det hverken forelå registreringshindringer etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 eller nr. 7 (ny varemerkelov 16 bokstav a og b). * * *

Annen avd. sak nr. 8192 3 Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 22. mars 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurdering: Anførselen om avvisning på formelt grunnlag, jf. varemerkeloven 27 første ledd, jf. 26. Vi vil først kommentere innehavers anførsel om at innsigelsen må avvises på formelt grunnlag da innsigelsen ikke innholder opplysninger om innsigers adresse. Dette reguleres i dag av varemerkeloven 27 første ledd, jf. 26, samt gjeldende varemerkeforskrift 23. Innsigers fullmektig svarer at det vil være sterkt urimelig dersom innsigelsen avvises på grunn av at innsigers adresse formelt ikke er opplyst ettersom innsigers firma og adresse rent faktisk er godt kjent for innehaver fra tidligere. Varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23 inneholder en del formelle krav vedrørende innsigelsers form og innhold. Etter varemerkeloven 27 første ledd skal innsigelsen avvises hvis vilkårene i 26 ikke er oppfylt. Kravene til hvilke opplysninger som innsigelsen skal inneholde er ordensbestemmelser som har som formål å sikre at det på en lettfattelig måte tilveiebringes nødvendig informasjon til partene og Patentstyret. Innsigelsen skal blant annet inneholde opplysninger om innsigers adresse, jf. varemerkeloven 26 annet ledd bokstav a og varemerkeforskriften 23 nr. 1. Patentstyret er enig med innehavers fullmektig i at innsigelsen på dette punkt er mangelfull og at innsigers fullmektig burde ha oppgitt adressen til innsiger i innsigelsesbrevet. Det er derimot rimelig grunn til å tro at innsigers adresse allerede var kjent for innehaver da innsigelsen ble innlevert ettersom partene hadde hatt kontakt med hverandre forut for dette tidspunktet. Videre har innsiger i desember, kort tid etter at innehaver kom med sitt tilsvar til innsigelsen, levert inn fullmakt hvor innsigers adresse fremkommer. Innsigers adresse fremkommer også av innsigers andre uttalelse datert 8. januar 2010, og mangelen må med dette anses for å være rettet. Det vises til at varemerkeloven 27 første ledd åpner for en viss adgang til å rette mangler ved innsigelsen. I motsetning til en mangel i form av at innsigelsen ikke er innlevert innen innsigelsesfristens utløp, er det mulig å rette en mangel med hensyn til innsigers adresse. De beste grunner taler for at anførselen om å avvise innsigelsen ikke kan føre frem. Konklusjon: Innsigelsen avvises ikke, jf. varemerkeloven 27 første ledd, jf. 26, og varemerkeforskriften 23. Varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsigelsen er blant annet begrunnet med at bruk av merket i registreringen krenker en annens rett til kjennetegn, fordi den er egnet til å forveksles med innsigers eldre rett til kjennetegn, jf.

Annen avd. sak nr. 8192 4 varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsiger har derimot ikke dokumentert noen slik rett til kjennetegn, eksempelvis gjennom registrering eller innarbeidelse. Dette grunnlaget kan således ikke føre frem. Konklusjon: bruk av merket i registreringen krenker ikke en annens rett til kjennetegn, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Varemerkeloven 16 bokstav b, jf. 4 første ledd. For at innsigers merke skal være registreringshindrende etter varemerkeloven 16 bokstav b, må søkers merke være egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som innsiger har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker. Videre må søkeren ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad, slik at innleveringen av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Innsigers fullmektig anfører at innehaver av registreringen var kjent med innsigers bruk av ONEPIECE forut for søknadsinnleveringen, og at innleveringen er skjedd i strid med god forretningsskikk. Innehaver sier i sitt tilsvar til innsigelsen at de var kjent med bruken av ONEPIECE forut for innleveringen av sin varemerkesøknad, men at denne kjennskapen ikke er i strid med varemerkeloven 16 bokstav b. Patentstyret har følgende bemerkninger til dette. Innehaver erkjenner kjennskap til innsigers bruk av ONEPIECE forut for søknadsinnleveringen, herunder at dette begrepet også var benyttet av andre aktører i bransjen slik som Norrøna og Salomon. Kravet om at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad anses således oppfylt. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til at bestemmelsen i 16 bokstav b kommer til anvendelse. Også de øvrige vilkår må være oppfylt. Det søkte merket må være egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som innsiger har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker. Selv om det ikke er presisert i bestemmelsen er det kun varemerker som oppfyller kravet til særpreg som gis beskyttelse. Se Ot. prp. nr. 98 Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven), side 53. Bruken som innehaver erkjenner å være kjent med er bruk av ONEPIECE i beskrivende betydning, en angivelse av et klesplagg i form av en heldress. Innsiger har ikke bestridt at det er slike klesprodukter som betegnelsen ONEPIECE er benyttet for. Innehaver reagerer på at innsiger påberoper seg enerett til bruk av et beskrivende navn for varer hvor navnet bør holdes fritt for enhver. Innsigers fullmektig erkjenner dessuten selv i brev til innehavers fullmektig datert 26. mai 2009, som er vedlagt av innsiger, at både innsiger og innehaver benytter beskrivende navn på de varer som selges og markedsføres. At sammenstillingen ONEPIECE er beskrivende for klær har også Patentstyret lagt til grunn i vurderingen av søknaden som danner bakgrunn for innehavers registrering av ordmerket ONEPIECE for tjenester i klasse 35. ONEPIECE vil oppfattes som en angivelse av at varene består av én del, eksempelvis en kjeledress som består av kun ett stykke sammenhengende stoff (underdel og overdel i ett). Ettersom merket som er tatt i bruk av innsiger anses for å være beskrivende for de varer det er tatt i bruk for, anses ikke kravet til særpreg for å være oppfylt. Innsigers merke kan derfor ikke anses for å være et "varemerke, forretningskjennetegn eller foretaksnavn" som nyter beskyttelse i lovens forstand. Et rent beskrivende merke som er tatt i bruk gir ikke vern mot senere forvekselbare merker med mindre det kan dokumenteres at merket har oppnådd særpreg gjennom

Annen avd. sak nr. 8192 5 bruk, jf. varemerkeloven 3 tredje ledd. Slik bruk er ikke dokumentert i foreliggende sak. Det søkte merket er etter dette ikke egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som innsiger har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker. At ONEPIECE skulle ha vært benyttet i kombinasjon med tegnet kan heller ikke få avgjørende betydning. Bruken av tegnet kan brukes som en indikasjon utad om at merket anses for å være vernet gjennom registrering, men skaper ingen rettsvirkninger i Norge. Bruken av sammen med et beskrivende ord medfører dermed ikke at ordet automatisk oppfyller kravet til særpreg. Innehaver gir snarere uttrykk for at de ikke ser på innsigers bruk av ONEPIECE som varemerkebruk da de hevder at bruken av er urettmessig fordi merket er beskrivende for de aktuelle varer, og fordi merket ikke er registrert av innsiger. Innsiger har for øvrig ikke anført at ONEPIECE er tatt i bruk som kjennetegn for tjenester, og det foreligger heller ikke dokumentasjon for faktisk bruk av ONEPIECE som kjennetegn for tjenester. Spørsmålet om innleveringen av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk vil derfor ikke være avgjørende. Vi vil likevel knytte noen kommentarer til dette. Siden ordet som innsiger hadde tatt i bruk er rent beskrivende for de aktuelle varer, og er et ord som verken innsiger eller andre bør ha enerett til, kan det heller ikke anses for å være i strid med god forretningsskikk å innlevere søknad om registrering av dette ordet. Innsigers påstander om "rapping" av navnet ONEPIECE kan således ikke føre frem. At innehaver ville komme innsigers bruk av bak ONEPIECE til livs, kan heller ikke ses på som klanderverdig. ONEPIECE må anses for å være et beskrivende ord som ingen bør ha enerett til, og videre er heller ikke ONEPIECE registrert som varemerke for innsiger. Det kan heller ikke anses å være i strid med god forretningsskikk i varemerkelovens forstand å søke varemerkeregistrering for et ord som søker selv erkjenner at er beskrivende. Det er Patentstyrets oppgave å ivareta friholdelsesbehovet ved å vurdere merket i søknaden opp mot varemerkeloven 14 annet ledd. Søknaden omfattet også tjenester i klasse 35 hvor ONEPIECE ikke ble ansett for å være beskrivende. For tjenester hvor ONEPIECE ikke anses beskrivende må det i utgangspunktet være "førstemann til mølla"- prinsippet som gjelder dersom ingen andre kan dokumentere en bedre rett til merket. Innehaver har verken anført eller dokumentert at ONEPIECE er tatt i bruk som kjennetegn for tjenester som salg/markedsføring forut for innleveringen av søknaden. Innsiger anfører også at innehaver bevisst utnytter innsigers bruk av ONEPIECE, og viser til utskrifter fra innehavers hjemmeside som viser hvordan klesplaggene markedsføres. Det er bruken av varemerket ONEPIECE innsiger her reagerer på. Dette er ikke noe vi kan ta stilling til i foreliggende innsigelsessak. Hvorvidt innehavers faktiske bruk av ONEPIECE fremstår som en utnyttelse av innsigers markedsføring, og for øvrig strider mot god forretningsskikk, beror på reglene i markedsføringsloven som eventuelt må påtales for domstolene. I foreliggende sak er det kun spørsmålet om innleveringen av søknaden kan anses for å være i strid med god forretningskikk som vurderes. Vilkårene i bestemmelsen i varemerkeloven 16 bokstav b, jf. 4 første ledd, er etter dette ikke oppfylt, og bestemmelsen utgjør dermed ikke et hinder for registrering av merket i foreliggende sak. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det registrerte merket ikke krenker en annens rett til kjennetegn når merket brukes for de aktuelle tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd.

Annen avd. sak nr. 8192 6 Patentstyret har etter en helhetsvurdering også kommet til at registreringen ikke er egnet til å forveksles med et kjennetegn som innsiger har tatt i bruk før søkeren, og at søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må antas å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven 16 bokstav b, jf. 4 første ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 annet ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 23. mai 2011. Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt på Patentstyrets konto den 8. september 2011. I klagen uttaler innsigers fullmektig: Vedrørende innsigelse mot søknad nr. 200903881 foreløpig registrert varemerke nr. 251990 ONEPIECE 1. Innledning Vårt kontor representerer Trendworks AS. Fullmakt følger vedlagt. Ved vedtak av den 22.3.2011 opprettholdt Patentstyrets Første avdeling (Første avdeling) registreringen av varemerke nr. 251990 ONEPIECE ordmerke (ONEPIECE). Det ble da satt frist til 22.5.2011 for å påklage avgjørelsen til Patentstyrets andre avdeling. Denne forsendelse er rettidig. På vegne av Trendworks AS (innsiger) påklages Første avdelings vedtak av 22.3.2011 til Patentstyrets Annen avdeling (Annen avdeling). Innsiger gjør gjeldende at Første avdelings vedtak bygger på uriktig faktisk og rettslig grunnlag, og at vedtaket må oppheves eller omgjøres. Det gjøres gjeldende at merke nr. 251990 er registrert i strid med varemerkeloven av 2010 16 bokstav b, jf (loven av 1961 nr. 14 nr. 7.) Det fastholdes at Slakk Line AS (søker) og Kong Vinter AS (foreløpig registreringshaver) heretter kollektivt benevnt søker med viten og vilje har søkt ordmerket ONEPIECE registrert i den bevisste hensikt å forsøke å erobre et varemerke som innsiger hadde tatt i bruk og således forsøke å stenge innsiger ute av markedet. Patentstyret har ikke i tilstrekkelig grad lagt vekt på disse forhold, eller hensyntatt dette i vurderingen. Dette vil det redegjøres nærmere for under. 2. Ad beslutningen om å fremme innsigelse på tross av formfeil

Annen avd. sak nr. 8192 7 Innsiger er enig i Første avdelings avgjørelse om å realitetsbehandle innsigelsen, til tross for at det er anført avvisning grunnet formfeil, er korrekt. Eventuelle formfeil har ingen prekluderende virkning i saken og selvsagt ingen betydning for sakens realitet. For ethvert forhold var informasjonen, som påpekt av Første avdeling, velkjent for innehaver. 3. Søknaden er inngitt i strid med varemerkelovens 16 bokstav b) 3.1 Varemerkelovens 16 b) Det følger av vml. 16 bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom: merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, 3.2 ONEPIECE var tatt i bruk som innsigers kjennetegn på søknadstidspunktet ONEPIECE har vært benyttet som innsigers kjennetegn siden oppstarten, dette til forskjell fra andre aktører som har benyttet Onepiece, One piece, heldresser og lignende som produktbeskrivelse eller vareangivelse. Innsiger begynte med salg og markedsføring i mars/april 2009. Innsiger benyttet da ONEPIECE som kjennetegn. Bilag 1: E-post med banner sendt til Fri Flyt for annonsering av den 3.4.2009 Bilag 2: Bekreftelse fra Fri Flyt AS på at innsiger hadde annonse ute fra 3.4.2009 Det er tilstrekkelig at kjennetegnet er tatt i bruk, jf. 16 b. Det er således ikke nødvendig å sannsynliggjøre at merket er innarbeidet som varemerke, jf. Lassen Oversikt over norsk varemerkerett 2. utg. 2003 s. 139. Når det gjelder nærmere om hva som skal til for at et merke anses å være tatt i bruk vises det til Rt. 2006 s. 1473 der HR uttaler i premiss 31: Det første jeg vil påpeke, er at det ikke er en hvilken som helst bruk av livbøyen som vil være relevant. Det er bruk som «varemerke» loven krever. Et varemerke er i varemerkeloven 1 omtalt som et «særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester», og det skal være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester». Et varemerke skal med andre ord identifisere varen eller tjenesten i forhold til dens opphav hvor den stammer fra for at de som etterspør varen eller tjenesten skal kunne skille den fra andres varer eller tjenester. Det ligger da implisitt i begrepet at varemerket er ment å skulle virke i en markedssammenheng, det vil si overfor en relevant kundekrets. Som bilagene viser, ble ONEPIECE brukt som innsigers kjennetegn, og således brukt for å identifisere varer eller tjenester i forhold til sitt opphav, nemlig innsiger. Søker og andre i markedet benyttet ikke ONEPIECE som kjennetegn. Det hitsettes fra søkers brev av den 16.11.2009 s. 2: Slakkline var selvsagt kjent med begrepet ONEPIECE i like stor grad som de var kjent med at Norrøna og Salomon bruker det samme begrepet for sine heldresser.

Annen avd. sak nr. 8192 8 Til forskjell fra de andre aktørene i markedet ble altså ONEPIECE benyttet som kjennetegn, jf. vml. 16 c). 3.3 ONEPIECE har varemerkerettslig særpreg Første avdeling har begrunnet avgjørelsen med at det kun er varemerker som oppfyller særpregskravet som er vernet etter bestemmelsen i vml. 16 bokstav b). Første avdeling uttaler på side 3: Selv om det ikke er presisert i bestemmelsen er det kun varemerker som oppfyller kravet til særpreg som gis beskyttelse. Se Ot.prp. nr 98 Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) s. 53. Innsiger fastholder at ONEPIECE har varemerkerettslig særpreg. Første avdeling uttaler videre på s. 3: Bruken som innehaver erkjenner å være kjent med er bruk av ONEPIECE i beskrivende betydning, en angivelse av et klesplagg i form av heldress. Innsiger anfører at Første avdeling tar feil når den ikke finner at innsiger har benyttet ONEPIECE som en angivelse av et klesplagg. Det følger av varemerkelovens 14 første ledd annet pkt. at et varemerke må ha: særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder. Innsiger anfører at selv om kjennetegnet ONEPIECE kan anses å være beskrivende for heldress i klasse 25 er ONEPIECE ikke beskrivende for alle varer i klasse 25, og det kan selvsagt ikke anføres at merket mangler særpreg fordi det er beskrivende for et enkelt klesplagg. ONEPIECE er ikke beskrivende for eksempelvis jakker, gensere, bukser, sko, sokker, hodeplagg etc. Under enhver omstendighet er kjennetegnet ikke beskrivende for klasse 35, herunder salg via ordinær butikk eller gjennom nettbutikk. Dette bekreftes av at Patentstyret har registrert merket til fordel for søker. Etter dette er det klart at ONEPIECE har varemerkerettslig særpreg. 3.4 Det foreligger forvekslingsfare Det foreligger vareslags- og merkeidentitet i saken, slik at merkene er egnet til å forveksles i varemerkelovens forstand, jf varemerkelovens 4. Merket ble søkt for: Klasse 25 Klasse 28 Klasse 35 Klær fottøy og hodeplagg Gymnastikk og sportsartikler Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe butikk eller på internett Merket ble søkt for de samme klasser hhv. 25 og 35 som innsiger allerede hadde tatt merket i bruk for, nemlig klær (klasse 25) og handel via internett (klasse 35) på det tidspunktet da søknad ble inngitt. Dette er dokumentert i bilag 1 og 2.

Annen avd. sak nr. 8192 9 Det er således merkelikhet og vareslagslikhet og forvekslingsfare foreligger jf. vml. 4. 3.5 Søker kjente til innsigers bruk av kjennetegnet ONEPIECE Søker har erkjent å ha vært kjent med innsigers bruk av kjennetegnet ONEPIECE forut for inngivelse av søknad. Første avdeling uttaler på s. 3 Innehaver erkjenner kjennskap til innsigers bruk av OnePiece forut for søknadsinnleveringen, herunder at dette begrepet også var benyttet av andre aktører i bransjen slik som Norrøna og Salomon. Kravet om at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad må således være oppfylt. [min uth.] Etter at søker sendte søknad til Patentstyret den 15.4.2010 gikk det kun 5 dager før søker via advokat sendte brev til innsiger med beskyldninger om etterligning av produkt. I dette brevet refererer søker utelukkende til sitt eget produkt som HYGGEPIECE, samtidig som det kreves at innsiger stanser bruken av ONEPIECE. For ethvert forhold er det tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt mht. om søker har kjent til bruken, jf. eksempelvis PS-2009-7714 (Dean & DeLuca). I en mail fra søker til Henrik Breuer i magasinet friflyt.no (samme magasinet som innsiger var først ute med å annonsere i ref bilag 1 og 2), gis det klart uttrykk for sin misnøye med innsigers forutgående annonsering. Bilag 3: E-post til Henrik Breuer av 22.6.2009 Det er overveiende sannsynlig at registreringshaver kjente til innsigers bruk av kjennetegnet i denne saken. 3.6 Nærmere om hva som ligger i ond tro begrepet Det avgjørende kriteriet for hva som skal anses for er at søknaden er inngitt i strid med vml. 16 bokstav b er at den er inngitt i såkalt ond tro. Når det gjelder fortolkningen av ond tro begrepet vises det til Rt. 2006 s. 1473. Her uttaler HR i premiss 61: Jeg er på denne bakgrunn kommet til at det i dag må være riktig å tolke lovteksten i lys av den forståelse som kommer til uttrykk i praksisen fra OHIM. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig for registreringshindring utelukkende å konstatere at registreringssøker har hatt kunnskap om den andres bruk. I tråd med den forståelse som har utviklet seg i EU-praksis, må også vår bestemmelse leses med den presisering at dens anvendelse forutsetter at registreringen med søkers kunnskap om den andres bruk, vil representere et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk. Første avdeling uttaler på s. 4 at: Siden ordet som innsiger hadde tatt i bruk er rent beskrivende for de aktuelle varer, og er et ord som verken innsiger eller andre bør ha enerett til, kan det heller ikke anses for å være i strid med god forretningsskikk å innlevere søknad om registrering av dette ordet. Som vist over er ONEPIECE ikke beskrivende for alle varer og tjenester som innsiger hadde tatt kjennetegnet i bruk for. Når registreringshaver har erkjent å ha søkt merket vel vitende om

Annen avd. sak nr. 8192 10 innsigers bruk av merket gjør dette alene at Første avdelings avgjørelse er uriktig. Det må anses å være i kjerneområdet av unfair forretningsførsel å registrere kjennetegnet til en konkurrent for å forsøke å hindre konkurranse. Høyesterett har uttaler følgende om begrepet i strid med god forretningsskikk i Rt. 1998 s. 1315 på side 1322: Ved vurderingen har naturligvis oppfatningen innen næringslivet sentral betydning. Men den er ikke alene avgjørende. Retten må selv gjøre seg opp en mening om hva som er "god" forretningsskikk, jf Ot.prp.nr.57 (1971 72) side 8. Den konkrete vurderingen må ta utgangspunkt i at vilkåret skal bidra til å sikre sunn konkurranse innen næringslivet. Bestemmelsen kan dermed ikke praktiseres så strengt at den virker hemmende på konkurransen. På den annen side må man påse at for eksempel den som gjennomfører en aktiv og kanskje kostbar kampanje for å markedsføre sine produkter, oppnår vern mot at konkurrenter ved navnevalg og liknende høster fordeler av den goodwill vedkommende på denne måten har opparbeidet. I saker som den foreliggende kan det dermed være handlet i strid med "god forretningsskikk" dersom en næringsdrivende unødvendig har lagt seg nær opp til en betegnelse, emballasje eller annet som konkurrenten benytter. Men i tillegg må det foretas en forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser partene har. Det skal dermed foretas en forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser partene har. Innsiger har i perioden fra mars/april 2009 stått for en massiv innarbeidelse av kjennetegnet ONEPIECE i 2009 og 2010 og 2011, slik at omsetningskretsen forbinder ONEPIECE med innsigers varer og tjenester. Som eksempler vedlegges: For ordens skyld skal det bemerkes at ONEPIECE ble startet av innsiger, mens det i dag er selskapet OnePiece Jumpin AS som står for salg og markedsføring av varer og tjenester under ONEPIECE i dag. Bilag 4: Utskrift fra Onepiece Jump Ins facebookside med over 200.000 tilhengere Innsiger har videre fokusert meget sterkt på salg gjennom nettbutikker og har nettbutikker i flere land gjennom www.onepiece.com (internasjonal), www.onepiece.se (Sverige), www.onepiece.co.uk (UK) og www.onepiece.no (Norge). Bilag 5: Utskrift fra nettbutikkene Google har over 1 million resultater som omhandler Onepiece Jumpin. OnePiece Jumpin er navnet på det selskapet som i dag står for salg og markedsføring av varer og tjenester under ONEPIECE. Artiklene Google viser til er i tidsrommet 2009, 2010 og 2011 og viser en enorm oppmerksomhet rundt innsigers kjennetegn. Bilag 6: Utskrift fra Google Innsiger har dessuten markedsført seg tungt interaktivt og har videoer på blant annet Youtube med flere hundre tusen treff. Dette er reklamevideoer og nyhetsinnslag som dokumenterer at ONEPIECE så vel som videoer av også så vel som nyhets Bilag 7: Utskrifter fra diverse videoer på Youtube

Annen avd. sak nr. 8192 11 Innsigers bruk av kjennetegnet ONEPIECE har vært gjenstand for bred dekning i både nasjonale og internasjonal dagspresse. Vi vedlegger med dette et representativt utvalg av presseklipp og mediedekning for de siste årene. Bilag 8: Presspack 1 Bilag 9: Presspack oppdatert per april 2011 Den massive markedsinnsatsen som har vært nedlagt av innsiger i å bygge merket gjør at det selvsagt var lukrativt for søker å snikregistrere merket foran innsiger for å snylte på innsigers betydelige markedsinnsats. Denne snyltingen vedvarer også per i dag. Bilag 10: Utskrift fra SlakkLines hjemmeside Det vises til brev fra advokatfullmektig Christoffer Verdal av 20.9.2009 tidligere fremlagt i saken, der det fremgår at søker hadde tatt et bevisst valg med å ikke bruke ONEPIECE som kjennetegn, og kun gikk til skritt å søke det fordi innsiger benyttet det. Det følger av brevet på s. 2 at: Når Trendworks til tross for både bestemmelsen i straffeloven 370 og egne lovnader, fortsatte å hevde en enerett til ONEPIECE, ble det nødvendig for Slakkline og også kunne benytte en, vel og merke lovmessig. Derfor var det nødvendig med en varemerkesøknad for et begrep Slakkline i utgangspunktet anså for generisk. Videre må det ved denne forholdsmessighetsvurderingen legges vekt på at søker benyttet, og fortsatt bruker, et annet kjennetegn for sine produkter eller tjenester, nemlig HYGGEPIECE, ref søkers brev av 20.4.2009 tidligere fremlagt i saken. Ved forholdsmessighetsvurderingen må det dessuten legges vekt på at registreringen skaper vesentlig skade og ulempe for innsiger ved at en annen aktør monopoliserer kjennetegnet som er en del av innsigers forretningsnavn, forretningskjennetegn og domene, jf eksempelvis PS-2008 s. 7694. Søker har dessuten inngitt søknaden med særdeles tvilsomme og illojale motiver. Som e-posten i bilag 3 viser, er det helt klart at søker var misfornøyd med at ONEPIECE lanserte sitt kjennetegn. Som uttalt av Første avdeling på side 4: At innehaver ville komme innsigers bruk av til livs, kan heller ikke ses på som klanderverdig. Innsiger vil hevde at dette ligger i kjerneområdet for hva som er klanderverdig. Søker innrømmer å ha sendt inn søknad for å hindre innsigers bruk av merket, og er ikke motivert av noe selvstendig ønske om å bruke kjennetegnet. Det vises igjen til det som er anført at søkers fullmektig i brev av 20.9.09 på side 2: Når Trendworks til tross for både bestemmelsen i straffeloven 370 og egne lovnader, fortsatte å hevde en enerett til ONEPIECE, ble det nødvendig for Slakkline og også kunne benytte en, vel og merke lovmessig. Håndheving av straffeloven tilligger politiet. Dette forutsetter at straffbare forhold kan konstateres, noe som ikke foreligger i denne saken. Annen form for påstått villedende eller

Annen avd. sak nr. 8192 12 rettstridig markedsføring tas hånd om av andre organer som har fått tillagt denne kompetansen særskilt. Første avdeling tar derfor feil når den uttaler på side 4 at: For tjenester hvor ONEPIECE ikke anses beskrivende må det i utgangspunktet være førstemann til møllaprinsippet som gjelder dersom ingen andre kan dokumentere en bedre rett til merket. Det er klart at innsiger har en bedre rett til merket, ved at innsiger var først til å ta i bruk ONEPIECE som kjennetegn. Søker har med overlegg tatt skritt for å hindre innsigers bruk av ONEPIECE som kjennetegn. Dette er i strid med god forretningsskikk. 4. Avslutningsvis Det fremstår etter dette som klart at søker har inngitt søknaden som et ledd i å forsøke å hindre innsiger å etablere seg på markedet, og dette må anses å være i kjerneområdet for hva som er i strid med god forretningsskikk. På bakgrunn av dette anmodes Patentstyrets Andre avdeling om å overføre varemerke nr. 251990 til innsiger i medhold av varemerkelovens 28. Vi imøteser gebyr på søknadsavgift." Ved brev av 10. juni 2011 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til mandag den 12. september 2011 med innsendelse av en eventuell imøtegåelse. I sin imøtegåelse, innkommet den 12. september 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "VEDR. INNKOMMET KLAGE FRA TRENDWORKS AS Vi viser til Patentstyrets oversendelse av klage datert 20. mai 2011, samt svarfrist. Innsiger har i forlengelse av Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 22. mars 2011 fremsatt en rekke påstander samt innlevert dokumentasjon som her kort skal bemerkes fra innklagede: For det første skal det anføres at Patentstyrets Første avdeling har kommet med en grundig og riktig vurdering av saken, og vi ber Annen avdeling legge denne til grunn. Første avdeling har blant annet uttalt følgende (vår utheving): Kravet om at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad anses således oppfylt. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til at bestemmelsen i 16 bokstav b kommer til anvendelse. Også de øvrige vilkår må være oppfylt. Det søkte merket må være egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som innsiger har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester for søkeren og fortsatt bruker. Selv om det

Annen avd. sak nr. 8192 13 ikke er presisert i bestemmelsen er det kun varemerker som oppfyller kravet til særpreg som gis beskyttelse. Se Ot. prp. nr. 98 Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven), side 53. Bruken som innehaver erkjenner å være kjent med er bruk av ONEPIECE i beskrivende betydning, en angivelse av et klesplagg i form av en heldress. Innsiger har ikke bestridt at det er slike klesprodukter som betegnelsen ONEPIECE er benyttet for. Innehaver reagerer på at innsiger påberoper seg enerett til bruk av et beskrivende navn for varer hvor navnet bør holdes fritt for enhver. Innsigers fullmektig erkjenner dessuten selv i brev til innehavers fullmektig datert 26. mai 2009, som er vedlagt av innsiger, at både innsiger og innehaver benytter beskrivende navn på de varer som selges og markedsføres. Vi kan ikke se at klager har inngitt verken anførsler eller dokumentasjon som endrer ved denne klare og lett forståelige konklusjon. Det skal her anføres at den omfattende dokumentasjon vedlagt innsigers klage, i all hovedsak er fra tidspunktet senere enn søknadstidspunktet: 15.4.2009. Vi legger således til grunn at dokumentasjonen må anses irrelevant for Annen avdelings vurdering som må ta utgangspunkt i forholdene opp til søknadstidspunktet. Annen avdeling bes etter dette avskjære innsigers vedlagte dokumentasjon fra tiden etter 15.4.2009. Under enhver omstendighet er den aktuelle dokumentasjon langt fra tilstrekkelig til å dokumentere et oppnådd særpreg for en generisk bransjebetegnelse som onepiece er for varer i klasse 25. Endelig skal det bemerkes at innklagede reagerer med undring på klagers henvisning til en e-post fra innklagede til magasinet Friflyt.no. For det første stilles det spørsmål ved innsigers redelighet, all den tid dette er konfidensiell dokumentasjon fra et etablert kundeforhold mellom innklagede og Friflyt.no. Det bes derfor redegjort for hvordan og hvorledes innsiger har ervervet kopi av den aktuelle korrespondanse. Videre skal det bemerkes at grunnlaget for innklagedes reaksjon på innsigers annonser i friflyt.no, som kjent var at innsiger hadde utarbeidet et produkt som fremstod som en direkte kopi av et innklagedes allerede lanserte produkt. Etter dette ber vi Patentstyret Annen avdeling om å opprettholde Første avdelings avgjørelse, og forkaste innsigelsen fra Trendworks AS. Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis." Ved brev av 19. september 2011 er innsigers fullmektig oversendt gjenpart av registreringshavers imøtegåelse, med frist til tirsdag den 22. november 2011 med innsendelse av tilsvar eller kommentarer. * * *

Annen avd. sak nr. 8192 14 Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys både av den innkomne klage og motpartens imøtegåelse av 12. september 2011. Den 27. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 22. mars 2011. Sakens dokumenter er deretter oversendt til Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. * * * Den 20. desember 2011, etter innvilget fristforlengelse, innkom følgende kommentarer fra innsigers fullmektig: "Vedrørende innsigelser mot søknad 200903881 foreløpig registrert varemerke nr. 251990 ONEPIECE Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, og sist Deres brev 19. september d.å., med vedlagt brev fra foreløpig registreringshaver. I vedlagte brev fra motparten fremkommer det at foreløpig registreringshaver er av den oppfatning at Patentstyrets Første avdeling har kommet til en korrekt avgjørelse, ved å la Slakk Line AS/Kong Vinter AS få registrert varemerke ONEPIECE (foreløpig nr. 251990). Det anføres videre i brevet at det fra denne side ikke er inngitt anførsler eller dokumentasjon som er egnet til å endre Første avdelings avgjørelse. Fra denne side henvises det til argumenter og anførsler i vårt brev av 20. mai d.å. Denne side finner imidlertid grunn til følgende presiseringer; For det første er det enighet om at foreløpig registreringshaver hadde kjennskap til innsigers bruk av kjennetegnet ONEPICE på tidspunkt for sin søknad. Dette er også lagt til grunn av Første avdeling, se side 3 i deres redegjørelse. Krav om kjennskap til andre aktørers bruk av kjennetegnet på tidspunkt for egen søknad, jfr. vml. 16 b), er således oppfylt. For det andre må det vurderes om søknaden fant sted i ond tro/ i strid med god forretningsskikk. Av sakens dokumenter fremkommer det at årsaken til Slakk Lines registrering av kjennetegnet ONEPIECE, var at innsiger også benyttet kjennetegnet. Slakk Line ønsket å hindre innsigers bruk av kjennetegnet.

Annen avd. sak nr. 8192 15 På dette tidspunktet hadde innsiger allerede investert betydelige ressurser til innarbeidelse av kjennetegnet ONEPIECE. Nåværende registreringshaver har imidlertid, verken før eller senere, benyttet ONEPIECE som kjennetegn. Det er videre klart at innsiger har en beskyttelsesverdig interesse i å beskytte sin forretningsinnsats. Denne side er videre av den oppfatning at dette er kjernen i vml. 16 b). Sett hen til den forutgående kunnskapen om TrendWorks AS/ONEPIECE bruk av kjennetegnet ONEPIECE, motivasjonen for søknaden, samt innsigers behov for beskyttelse av sin forretningsinnsats, må det legges til grunn at Slakk Line AS var i ond tro ved innsendelsen av søknaden. Det er dermed grunnlag for overføring av varemerket til innsiger, jfr. vml. 28. Anførsler og krav som fremkommer i brev av 20. mai d.å. opprettholdes." Ved brev av 17. januar 2012 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers brev, med frist til mandag den 19. mars 2012 med innsendelse av tilsvar. Det var ikke innkommet noe svar fra registreringsinnehavers fullmektig ved svarfristens utløp, og saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Patentstyrets Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, men med en annen begrunnelse. Slik saken står for Annen avdeling, gjelder den registreringen av varemerket ONEPIECE for oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett i klasse 35, idet Første avdeling fant at merket var uten særpreg og beskrivende for varene i klassene 25 og 28. Innsigeren påstår retten til registreringen overført til seg etter varemerkelovens 28. Overføring er betinget av at innsigeren kan godtgjøre sin rett til merket. Det innebærer godtgjøring ikke bare av tidligere bruk, men av at full innarbeidelse for de aktuelle tjenestene i klasse 35 forelå før den

Annen avd. sak nr. 8192 16 aktuelle søknaden ble innlevert, jf. lovens 3 tredje ledd. Annen avdeling finner at innsigeren ikke kan vinne frem med denne påstanden. Til tross for at innsiger har innsendt en betydelig mengde materiale som viser at betegnelsen ONEPIECE både før og etter søknadsdagen har vært hyppig brukt i markedsføring bl.a. på Internett, synes det klart at lovens krav til innarbeidelse ikke er dokumentert i saken. Store deler av materialet fremstår således som irrelevant, idet det bare viser bruk etter søknadsdagen eller mot kundegrupper utenfor Norge. Det foreligger heller ingen markedsundersøkelse som kunne gi en indikasjon på den norske omsetningskretsens kjennskap til merket før søknadsdagen. Spørsmålet blir da om registreringen av varemerket må oppheves fordi den er i strid med varemerkelovens 16 bokstav b jf. 29, idet merket er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden ble innlevert, slik at innleveringen må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. I foreliggende sak er det således spørsmål om innsiger hadde tatt merket i bruk for de aktuelle tjenestene før søkeren og fortsatt bruker det for disse tjenestene. Videre er det spørsmål om søkeren kjente til denne bruken på søknadsdagen, og om søknaden derfor var innlevert i strid med god forretningsskikk. Det er i saken ikke omstridt at søkeren kjente til innsigerens eldre bruk da varemerkesøknaden ble innlevert. Av bilagene 1 3 til klagen synes det videre godtgjort at innsiger har brukt merket på Internett fra 3. april 2009, det vil si 12 dager før innleveringen. Av det fremlagte materialet synes det imidlertid som om merket i denne perioden ikke har vært brukt for de tjenestene det er registrert for. Annen avdeling forstår således fortegnelsen over de tjenestene i klasse 35 som merket er registrert for slik at den gjelder presentasjon på Internett på vegne av tredjeperson av klær som kan kjøpes enten i butikk eller på nettet. Det innebærer at merket ONEPIECE ikke er registrert for klærne som sådanne, men for selve presentasjonstjenesten. For en slik tjeneste er Annen avdeling enig med Første avdeling i at merket har særpreg og ikke er beskrivende. For varer i klasse 25 er derimot Annen avdeling enig med Første avdeling i at merket er beskrivende. Annen avdeling finner etter dette at den merkebruken som har funnet sted før innlevering av søknaden, ikke er relevant i henhold til lovens 16 bokstav b, og at dette grunnlaget for opphevelse derfor ikke kan føre frem. Siden innsigeren i saken ikke har vunnet frem verken med sin påstand om overføring av retten til merket eller om opphevelse av registreringen, blir Første avdelings avgjørelse derfor å stadfeste.

Annen avd. sak nr. 8192 17 Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Jørgen Smith (sign.) Ida M. Andrén (sign.) John Asland (sign.)