Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland WIPO fullmektig: Novagraaf Nederland B.V., Postbus 22722, NL-1100 DE Amsterdam-Zuidoost, Nederland Innsiger: Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. mars 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 1. juli 2008, hvorved tidligere beslutning om å innføre det nedenfor gjengitte internasjonalt registrerte kombinerte varemerket SAVERS i det norske varemerkeregisteret (at merket kan gis virkning i Norge), ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble sendt partene samme dag. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Notifikasjonen fra det Internasjonale Byrå (WIPO) av 15. desember 2005 om at Norge er blitt utpekt som land det internasjonalt registrerte merket ønskes vernet i, omfattet alle varer merket er internasjonalt registrert for, nemlig: Klasse 3: Klasse 5: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
2. avd. sak nr. 7875 2 Klasse 8: Klasse 21: Klasse 29: Klasse 30: Klasse 31: Klasse 32: Klasse 33: Klasse 35: Toilet utensils and necessities not included in other classes; razors, dry-shavers; scissors; knifes, forks, spoons; pincers and files. Small portable household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs, brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; objects for cleaning and maintenance in housekeeping namely sponges, brushes (except paint brushes), cloths and similar products; toilet utensils and necessities not included in other classes. Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt. Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Alcoholic beverages (except beers). Advertising; business management; business administration; office functions; business management consultancy and business economic consultancy; advertisement intermediary services and advertising, distribution of advertising materials; book-keeping; drawing up of statistics, marketing, marketing research and analysis, shop window dressing, organisation of commercial events related to and for chemists; business intermediary services with regard to the purchase and sale of gift items and chemists' articles for commercial and publicity purposes; bringing together (for others) of gift items and chemists' articles (except transport thereof) to make it easy for the consumer to inspect the products and buy them; retail services. Merket ble besluttet innført i varemerkeregisteret den 13. oktober 2006, med ovennevnte varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 43/2006, med publiseringsdato mandag den 23. oktober 2006. Innsigelse innkom onsdag den 27. desember 2006, innen innsigelsesperiodens utløp. Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte kombinerte merket SAVERS er egnet til å forveksles med innsigers nasjonale varemerkeregistrering nr. 84885 (107064), ordmerket LIFE SAVERS, registrert for varene sjokolade, kakao, konfekt, tyggegummi, drops i klasse 30, varemerkeregistrering nr. 154807 (19915336), ordmerket BREATH SAVERS, registrert for alle varer i klasse 30, og registrering nr. 154975 (19915395), ordmerket LIFE SAVERS GUMMI SAVERS, registrert for alle varer i klasse 30, og at merket SAVERS således er blitt innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6, jf. 49 annet ledd og 50 første ledd.
2. avd. sak nr. 7875 3 Registreringshaver har ikke innlevert noen imøtegåelse av innsigelsen under sakens behandling i Patentstyrets 1. avdeling. Med hensyn til innsigers argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Patentstyrets 1. avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-251/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, Superlek. Både det internasjonalt registrerte merket og innsigers merker omfatter varer i klasse 30. Det foreligger dermed vareslagslikhet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren av matvarer i klasse 30 fortrinnsvis vil bestå av private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende i saken blir om det foreligger kjennetegnslikhet, samt graden av denne. Innsigers fullmektig har anført at elementet SAVERS er et distinktivt element som går igjen i samtlige av innehavers merker. Det hevdes at SAVERS er det element som vil bli husket av forbrukerne og som derfor også er gjennomgangselementet i innsigers varemerker. Det anføres videre at merkene fremstår fonetisk og visuelt like. Patentstyret har følgende bemerkninger til kjennetegnslikheten: Det internasjonalt registrerte merket er et kombinert merke hvor ordelementet SAVERS i en grønnfarge er plassert i en rosa ramme. V'en i merket fremstår i en noe annerledes utforming enn de øvrige bokstaver, og er dessuten rosafarget. Innsigers merker er alle standard ordmerker bestående av ulike sammenstillinger inneholdende ordet SAVERS. Som fullmektigen påpeker foreligger det en viss likhet mellom merkene ved at SAVERS går igjen i samtlige av innsigers merker og samtidig er det eneste ordelement i det internasjonalt registrerte merket. Vi er imidlertid ikke enig i at SAVERS er det element i innsigers merker som vil bli husket av forbrukerne. Fullmektigen synes med dette å anføre at elementet SAVERS har en gjenkjennelseseffekt ut over det normale, og således innehar en stor grad av særpreg. Etter vårt syn skiller ikke SAVERS alene seg ut som et særlig sterkt element i innsigeres merker. Det vil
2. avd. sak nr. 7875 4 leses og oppfattes i sammenheng med merkenes øvrige elementer i en sammenstilling som danner en klar betydning. Det er videre vår oppfatning at innsigers merker gir klare assosiasjoner de ikke har til felles med den internasjonale registrering. BREATH SAVERS, indikerer klart at produktet har en positiv effekt for ånden, underforstått at det redder en fra dårlig ånde eller bevarer en frisk ånde. Videre gir LIFE SAVERS og LIFE SAVERS GUMMI SAVERS assosiasjoner til, om enn i en overført betydning for de aktuelle varer, livreddende egenskaper. SAVERS alene gir derimot ingen umiddelbare assosiasjoner i noen av retningene som nevnt over. Slik dette merket fremstår, og for de varene og tjenestene som er utpekt, vil merket trolig oppfattes som en angivelse av at produktet er rabattert og at det dermed indikerer en lønnsom handel for forbrukeren. Til tross for at SAVERS objektivt sett ikke er beskrivende, vil det langt på vei oppfattes i en beskrivende betydning. På denne bakgrunn vil vi hevde at det kan påvises en forholdsvis klar assosiasjonsmessig avstand merkene i mellom. Videre inneholder innsigeres merke andre ordelementer enn SAVERS, og dette skaper naturlig nok avstand mellom merkene rent visuelt. Etter vårt syn bidrar den assosiasjonsmessige ulikheten og den manglende visuelle likheten, til at henholdsvis innsigers merker og det internasjonalt registrerte merket etterlater nokså forskjellige helhetsinntrykk. Følgelig vil ikke gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varer ta feil av merkene, ei heller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene. Hva gjelder fullmektigens anførsel om at innsigers varemerker har eksistert på det norske marked siden henholdsvis 1972 og 1993, finner vi ikke å kunne legge avgjørende vekt på dette forhold. Registreringene viser ikke at merkene er brukt, og det er heller ikke dokumentert at innsigers merker gjennom innarbeidelse har oppnådd en uvanlig sterk posisjon i markedet. Etter en helhetsvurdering, hvor vi særlig har vektlagt de assosiasjonsmessige forskjeller, har vi kommet til at det internasjonalt registrerte merket, SAVERS, ikke er egnet til å forveksles med registrering nr. 84885, ordmerket LIFE SAVERS, registrering nr. 154807, ordmerket BREATH SAVERS og registrering nr. 154975, ordmerket LIFE SAVERS GUMMI SAVERS, i den alminnelige omsetningen når merkene brukes på de aktuelle varer i klasse 30, jf. varemerkeloven 49 annet ledd jf. 14 første ledd nr. 6. Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21 a annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes for alle varene, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 1. september 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 19. september 2008. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen anfører innsigers fullmektig:
2. avd. sak nr. 7875 5 "Det vises til avgjørelse fra Patentstyrets Første avdeling datert 2008.07.01. Avgjørelsen påklages herved til Annen avdeling med henvisning til varemerkelovens 22, 2. ledd. Innsiger hevder at det publiserte merket representerer forvekslingsfare med varemerkereg. nr. 84885 LIFE SAVERS, nr. 154807 BREATH SAVERS og nr. 1154975 LIFE SAVERS GUMMI SAVERS som samtlige tilhører innsiger. Det vil hevdes at Første avdeling i sin avgjørelse har lagt feilaktige forutsetninger til grunn i sin avgjørelse og Annen avdeling anmodes om å overprøve denne. 1. Vareslagslikhet Det er enighet om at det eksisterer vareslagslikhet mellom merkene og at vilkåret for forveksling i varemerkelovens 6, første ledd derfor er oppfylt. 2. Merkelikhet a) Visuell likhet Det vil hevdes at SAVERS er det distinktive ordelement i innsigers varemerker og som sådan det element som vil feste seg i publikums bevissthet. De øvrige elementer må anses er knyttet opp til SAVERS på en suggestiv måte. Det publiserte merket består av det helt identiske ord, SAVERS. Det publiserte merket er et figurmerke, mens innsigers 3 varemerker er rene ordmerker. Som kjent har registrerte ordmerker beskyttelse også mot figurmessige utforminger i andre merker. Visuelt særpreg skal derfor ikke være en del av vurderingstemaet. Det vil derfor hevdes at to identiske ord representerer visuell forvekslingsfare. b) Fonetisk likhet Som en følge av at SAVERS må anses for å være det bærende element i innsigers varemerker, er det nærliggende at elementet også vil vektlegges i uttalen. De øvrige elementer har ingen selvstendig betydning. c) Semantisk likhet Ettersom det publiserte figurmerket kun består av det ene ordet SAVERS, vil det hevdes at det overlates til omsetningskretsen fantasi å tillegge ordet en innholdsmessig betydning.
2. avd. sak nr. 7875 6 Det publiserte merket omfatter en rekke forskjellige varer, og vi kan vanskelig si oss enig med Første avdeling som uttaler at det publiserte merket SAVERS trolig vil oppfattes som en angivelse av at produktet er rabattert og at det dermed indikerer en lønnsom handel for forbrukeren. Vi finner denne tolkning noe tilfeldig, ettersom det publiserte merket vitterlig ikke er SAVE, men SAVERS. Den norske betydning av SAVER er frelser, redningsmann, økonom. Vi finner det mer sannsynlig at SAVERS vil forstås som redningsmann, ettersom rabatt tradisjonelt ikke angis i varens merkenavn, i motsetning til kjedenavn. Det anses overveiende sannsynlig at LIFE SAVERS også vil oppfattes som redningsmann. Det vil hevdes at det publiserte merket også representerer semantisk likhet med innsigers varemerker. På grunnlag av det ovenfor anførte vil vi hevde at det er overveiende sannsynlig at det publiserte merket vil bli forvekslet med innsigers varemerker og at omsetningskretsen vil tro at produktene stammer fra samme kilde. Det fastholdes at det publiserte merket er godtatt med virkning i Norge i strid med varemerkelovens 16, første ledd nr. 6, jfr. varemerkelovens 49, annet ledd, primært for varer i klasse 30, men også for likeartede varer i klasse 29 og 31 og følgelig må nektes i Norge for identiske og likeartede varer. For øvrig vises til argumentasjon for Første avdeling." Ved 2. avdelings brev av 4. september 2008 er gjenpart av innsigers klage oversendt direkte til registreringshaver, samt direkte til dennes fullmektig, og med frist til 4. november 2008 til innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Ved svarfristens utløp var ikke innkommet svar hverken fra registreringshaver eller dennes fullmektig. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling har under en viss tvil kommet til samme resultat som 1. avdeling. Etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 49 annet ledd og 50 første ledd, kan et internasjonalt registrert varemerke ikke gis virkning i Norge dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er registrert for en annen etter tidligere inngitt søknad. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4, jf. 6
2. avd. sak nr. 7875 7 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EUdomstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot to eller flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml. 2007 s. I-3569). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 2008 s. 1268 ( Søtt + Salt ), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml. 2007 s. I-4529). Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. Både det internasjonalt registrerte merket SAVERS og innsigers merker er registrert for diverse varer i klasse 30. Det foreligger dermed vareoverlapping, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Innsigers merker består av ordet SAVERS som ledd i sammenhengende, meningsbærende uttrykk, henholdsvis LIFE SAVERS, BREATH SAVERS og LIFE SAVERS GUMMI SAVERS, og fremstår ikke som et selvstendig og særpreget kjennetegnselement i disse merkene. SAVERS inntar derfor ikke an independant distintive role in the composite sign, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-120/04 Thomson life (Sml. 2005 s. I-8551), premiss 35 og Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2008 s. 1268 ( Søtt + Salt ), særlig avsnitt 64. Etter 2. avdelings syn må det mot denne bakgrunn, og for øvrig av de grunner som er anført av 1. avdeling, anses å foreligge tilstrekkelig avstand mellom merkene til å forhindre fare for forveksling.
2. avd. sak nr. 7875 8 Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ida M. Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)