Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 25. februar 2010 Foreliggende sak gjelder klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 19. september 2007, hvorved det nedenfor gjengitte kombinerte merket STI-Tools ble besluttet nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Søknad nr. 200506310 Merket er søkt registrert for følgende varefortegnelse: Klasse 7: Klasse 8: Mekanisk, pneumatisk og maskindrevede maskinger og maskinverktøy for bearbeiding av metall og tre, herunder donkrafter, lift- og heisekraner og pumper (maskiner). Håndverktøy. Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling er anført at det søkte kombinerte merket STI- Tools er egnet til å forveksles med internasjonal varemerkeregistrering nr. 703286 (199900100), det kombinerte merket STi, som har virkning i Norge for varen packing machines i klasse 7, og en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 16, 20, 35 og 42, og at merket STI-Tools således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsen i

2. avd. sak nr. 7799 2 varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6 første ledd. Det internasjonalt registrerte merket er gjengitt nedenfor. Int. reg. nr. 0703286 (199900100) Under behandlingen i 1. avdeling ble søker forespeilet en registrering av merket, forutsatt at varefortegnelsen ble begrenset til "håndverktøy" i klasse 8. Søker aksepterte ikke dette, og søknaden ble deretter besluttet avslått i sin helhet. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avslag var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8 og 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Vi viser til EF-domstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, Superlek og avgjørelsene fra Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573 og Nostalgie Istanbul Orient Express. Ved vurderingen av om merkene er forvekselbare, skal det tas hensyn til graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må videre tas i betrakting at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Den konkrete vurderingen skal tas i lys av hvor særpreget det eldste merket er, jf. EF-domstolens avgjørelse C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren av varer som "maskiner og maskinverktøy" i klasse 7 vil stort sett være profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide.

2. avd. sak nr. 7799 3 Patentstyret har kommet til at foreligger vareslagslikhet mellom varene i søkers varefortegnelse og varene som dekkes av det motholdte merket. Fullmektigen har foreslått å begrense varefortegnelsen slik at pakkemaskiner i klasse 7 unntas. Det hevdes at maskiner for bearbeiding av tre og metall vil være noe helt annet enn pakkemaskiner. Patentstyret har ikke funnet denne begrensningen tilstrekkelig til å avhjelpe forvekslingsfaren. Pakkemaskiner vil etter Patentstyrets syn være likeartet med maskiner for bearbeiding av tre og metall. Det kan lett tenkes at slike maskiner utfører en liknende oppgave eller at man trenger begge typer maskiner på et verksted eller en fabrikk. For eksempel kan pakkemaskiner være konstruert for å pakke inn varer i treemballasje eller metallemballasje, og da må emballasjen bearbeides for å passe til varen som skal pakkes inn. Det ville ikke være unaturlig om slike maskiner ble laget av samme produsent. Når vareslagslikhet er fastslått, blir den videre problemstilling å avgjøre hvorvidt kjennetegnene er tilstrekkelig ulike til å hindre at forvekslingsfare oppstår. Merkene består av teksten STI og STI-TOOLS, i tillegg til figurative elementer. Merkedelen TOOLS i det søkte merket er beskrivende for verktøy og maskiner, og er ikke egnet til å påvirke helhetsinntrykket i noen særlig grad. I forhold til de aktuelle varene vil merkeelementet STI oppfattes som enten et rent fantasiord eller en forkortelse. Betydningen "liten vei" vil ikke være så nærliggende, og vil uansett ikke gi noe beskrivende meningsinnhold i for disse varene. Patentstyret har lagt til grunn at det registrerte merket, STI, har en relativt høy distinktivitetsgrad, slik at merket må tillegges en tilsvarende stor beskyttelsessfære. Søkers fullmektig anfører at merkene fremstår som tilstrekkelig forskjellige, da de inneholder andre elementer i tillegg til teksten STI. Det hevdes at den internasjonale registreringen skiller seg fra det søkte merket ved at bokstaven "i" er en liten bokstav og således skaper avstand til de to andre bokstavene "ST". Merkeelementet STI i det søkte merket er på den annen side skrevet i store bokstaver som en helhet. Det fremheves at den internasjonale registreringen har en rød strek over bokstaven T, mens det søkte merket inneholder et ørnehode. Patentstyret deler ikke fullmektigens oppfatning om at det registrerte merket har en visuell oppdeling mellom "ST" og "I". Det kan ikke legges til grunn at en gjennomsnittsforbruker vil legge merke til at bokstaven i er skrevet med prikk over ("liten" skrift). Bokstaven har samme størrelse som de andre bokstavene, og det er ikke noe mellomrom mellom "ST" og "I". Merkedelen vil således oppfattes som ordet STI i begge merkene. STI er det bærende, dominerende elementet i begge merkene. Det at merkene inneholder ulike figurative elementer, kan ikke tillegges avgjørende vekt, all den tid teksten er dominerende og særpreget i begge merker. Uttalemessig vil merkene lyde henholdsvis STI og STI TOOLS. Fonetisk skilles altså merkene kun ved elementet TOOLS, som ikke anses å ha tilstrekkelig atskillende evne. Selv om den visuelle utformingen er ulik, kan merkene oppfattes som varianter av samme merke, for eksempel som en ny og en gammel versjon. Det er etter Patentstyrets syn sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker vil kunne tro at det dreier seg om den samme kommersielle opprinnelsen. Fullmektigen hevder at to merker ikke uten videre skal anses forvekselbare fordi det ene tar opp i seg det andre. Det vises i denne forbindelse til 2. avdelings avgjørelse nr. 6740, angående registreringen av merket FOD OSLO.

2. avd. sak nr. 7799 4 Vi er enig i at det alltid må foretas en konkret vurdering av merkene, og at det ikke nødvendigvis foreligger forvekslingsfare selv om det ene merket tar opp i seg det andre. Vi kan imidlertid ikke se at saken fra 2. avdeling er relevant i forhold til den vurderingen vi her står overfor. Annen avdeling sluttet seg til første avdeling som fastslo at: "Innsigers påberopte bruk av FOD frem til søknadstidspunktet er ikke dokumentert, og vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 om søkers kjennskap til en annens bruk av merket på søknadstidspunktet kan derfor ikke anses oppfylt". Det ble således ikke foretatt noen forvekselbarhetsvurdering av 2. avdeling. Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket er egnet til å forveksles med registrering nr. 703286, det kombinerte merket STI. Merket er således ikke registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 8. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." En begrunnet klage over 1. avdelings avgjørelse innkom fra søkers fullmektig den 19. november 2007. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 17. desember 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen anfører søkers fullmektig: "Vi viser til avgjørelse fra Patentstyrets Første avdeling datert 19. september 2007 hvor Patentstyret besluttet at merket i nærværende sak ikke er registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 8, da merket er egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 703 286. På vegne STI-Tool AB inngis herved klage mot nevnte avgjørelse i henhold til varemerkeloven 22 og 22a. Klagen er basert på at 1. avdeling har konkludert feil når det gjelder faren for forveksling. Til tross for at merket i nærværende sak og det motholdte merket inneholder bokstavkombinasjonen STI, er helhetsinntrykket merkene gir tilstrekkelig ulike til at merkene ikke er forvekselbare. Det må også legges vekt på at dess færre bokstaver et merke består av, dess færre variasjonsmuligheter finnes, og den som velger et varemerke bestående av svært få bokstaver, må tåle at flere bruker samme, dog på annen måte/utforming. Internasjonal registrering nr. 703 286, STI, består av nevnte bokstavkombinasjon, hvor ST fremkommer i store bokstaver, og vokalen I i liten bokstav. Samtlige bokstaver fremgår imidlertid i samme skriftstørrelse. Forskjellen i bokstavstørrelse bidrar til et visuelt skille mellom ST og I. Over T en er det plassert en rød strek på skrå oppover med start på T ens venstre side. Merket gir et stramt visuelt uttrykk.

2. avd. sak nr. 7799 5 Merket i nærværende sak består av ordene STI og TOOLS knyttet sammen med bindestrek; STI- TOOLS. Sammenstillingen av ordene gir betydningen av og fokuset på STI en annen enn i det motholdte merket. Merket domineres av en tegning av et ørnehode plassert over teksten, men integrert med teksten i en ramme. Samtlige bokstaver i STI er skrevet i store bokstaver og lik størrelse. Det er ingen naturlig visuell oppdeling av de tre bokstavene. Merket gir et figurativt og rundt uttrykk. For å understreke at det ikke dreier seg om samme varer, ble det for 1. avdeling inntatt et unntak for pakkemaskiner i klasse 7. Patentstyrets 1. avdeling uttaler i avsnitt 2 og 3 på side 3 i avgjørelsen at en slik begrensning ikke er tilstrekkelig for å avhjelpe forvekslingsfaren, da pakkemaskiner, etter Patentstyrets syn, vil være likeartet med maskiner for bearbeiding av tre og metall. For å ytterligere understreke at det ikke dreier seg om samme varer, presiseres hermed varefortegnelses klasse 7 ytterligere til: Slipemaskiner; håndslipemaskiner, stasjonære slipemaskiner; boremaskiner, elektrisk drevne og batteridrevne; borehammere; sager; håndsager, elektrisk drevne og batteridrevne; stasjonære sager; skrutrekkere/skrujern, elektrisk drevne og batteridrevne; muttertrekkere; dekkmaskiner; sveisemaskiner; kompressorer; el- pumper; varmepistoler. Registreringen omfatter ikke pakkemaskiner. Dette, kombinert med ulikhetene i merkene, bør være tilstrekkelig til at merkene kan eksistere side om side i Patentstyrets register. På klagers vegne nedlegges påstand om at 1. avdelings avgjørelse av 19. september 2007 oppheves og søknad nr. 2005 06310 går til registrering for den presiserte varefortegnelsen i klasse 7, samt klasse 8 som opprinnelig innlevert. Vi forbeholder oss retten til å komme med ytterligere anførsler og bevis, og vi viser for øvrig til våre argumenter fremsatt for 1. avdeling. Dersom Patentstyrets Annen avdeling skulle komme til at begrensningen i klasse 7 ikke er tilstrekkelig for registrering, ber vi om tilbakemelding om det før eventuelt avgjørelse tas, slik at søker får mulighet til å vurdere ytterligere endringer i varefortegnelsen." Den 15. oktober 2009 sender 2. avdelings sekretariat følgende brev til søkers fullmektig: "Ovennevnte klagesak ble behandlet i 2. avdelings møte mandag den 12. oktober 2009.

2. avd. sak nr. 7799 6 Utvalget finner at den negative begrensningen av varefortegnelsen, som er inntatt i Deres klage av 19. november 2007, er unødvendig. De gis derfor herved anledning til å sende inn ny varefortegnelse, hvor nevnte begrensningen er fjernet. De gjøres videre oppmerksom på at det (tilsynelatende) foreligger skrivefeil i den opprinnelige innsendte varefortegnelsen, som forøvrig også er lagt inn i Patentstyrets varemerkedatabase. Se vedlagte kopi av det opprinnelig innleverte søknadsskjemaet, samt registerutskrift fra varemerkedatabasen av i dag. De meddeles herved frist til mandag den 2. november 2009 med å inngi ny og rettet varefortegnelse." I svarbrev av 27. oktober 2009, vedlagt ny rettet varefortegnelse, uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Annen avdelings brev av 15. oktober 2009 hvor det gis anledning til å innlevere ny varefortegnelse. Vedlagt følger slik i to eksemplarer. [Ny varefortegnelse 27. oktober 2009 7 Slipemaskiner, håndslipemaskiner, stasjonære slipemaskiner; boremaskiner, elektriske og batteridrevne; borehammere; sager; håndsager, elektriske og batteridrevne; stasjonære sager; skrutrekkere/skrujern, elektriske og batteridrevne; muttermaskiner, muttertrekkere; dekkmaskiner; sveisemaskiner; kompressorer; el-pumper; varmepistoler. 8 Håndverktøy.] Vi ser frem til at søknaden kan gå til registrering og kunngjøring." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Etter 14 første ledd nr. 8 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et internasjonalt registrert varemerke som har virkning i Norge. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EF-

2. avd. sak nr. 7799 7 domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml. 2007 s. I-3569). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 2008 s. 1268 ( Søtt + Salt ), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EF-domstoles avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml. 2007 s. I-4529). Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I nærværende sak er det kombinerte merket STI-Tools søkt registrert for bestemt angitte maskiner i klasse 7 og håndverktøy i klasse 8. Innsigers internasjonale registrering for det kombinerte merket Sti har virkning i Norge for packing machines i klasse 7 og nærmere angitte varer og tjenester i klassene 16, 20, 35 og 42. Etter 2. avdelings syn kan ingen av maskinene søker har utpekt i klasse 7 karakteriseres som pakkemaskiner. Det forligger dermed ikke vareidentitet, men en viss varelikhet, slik saken står for 2. avdeling. Dette tilsier at det skal legges til grunn en relativt streng vurdering av kjennetegnslikheten, jf. Rt. 2008 s. 1268 ( pascal søtt & salt ). De to kombinerte merkene har bokstavene STI til felles. Etter 2. avdelings oppfatning må det legges til grunn at bokstavene vil bli oppfattet som en bokstavkombinasjon uten bestemt mening, og ikke som et ord. Bokstavkombinasjonen har ikke særpreg i seg selv, og må derfor oppfattes som et svakt merkeelement, jf. varemerkelovens 15 første ledd. Søkers merke inneholder i tillegg ordet tools, som også må anses for å være et svakt merkeelement. De to merkene har et

2. avd. sak nr. 7799 8 veldig ulikt visuelt uttykk. Mens søkers merke inneholder et bilde av et ørnehode, har innsigers merke ikke så påfallende visuelle tillegg, kun en rød strek over bokstaven T. Ut over dette er bokstaven i skrevet i liten skrift, slik at den skiller seg noe fra de to første bokstavene i merket. Samlet blir det visuelle uttrykket så ulikt at det, etter 2. avdelings syn, er tilstrekkelig til å forhindre forvekslingsfare. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å oppheve, og merket sendes til registrering. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og merket sendes tilbake for registrering og innføring i registeret. Ida Andrén (sign.) B. Stuevold Lassen (sign.) Are Stenvik (sign.)