Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg, Tyskland Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 14. oktober 2008, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket MYOMEGA ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag. Merket ble besluttet registrert den 2. oktober 2006, og er kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 41/2006, med publiseringsdato mandag den 9. oktober 2006, med følgende varefortegnelse: Klasse 5: Næringsmidler for spedbarn. Klasse 29: Melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. Klasse 32: Fruktdrikker og fruktjuicer. Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket MYOMEGA er egnet til å forveksles med innsigers i Norge gjeldende internasjonale varemerkeregistreringer nr. 221023 (200403091), ordmerket OMEGA, registrert for varene "meat, fish, meat extracts, fish pastes, canned fruit, vegetables, meat and fish, meat, fish, fruit and vegetable jellies, marinated fish, sardines in oil, caviar, crustaceans and canned crustaceans" i klasse 29 og "fruit juices" i klasse 32, samt egnet til å forveksles med innsigers i Norge gjeldende internasjonale varemerkeregistrering nr. 583774 (19974168), ordmerket OMEGA, registrert for varene "meat, fish, poultry, game; fresh and preserved shellfish, in processed or frozen form; preserved, cooked, dried and frozen fruit and vegetables" i klasse 29, og at merket MYOMEGA således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6, jf. 49 annet ledd.
2. avd. sak nr. 7885 2 Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8 og 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Hvem som er gjennomsnittsforbruker må vurderes for hvert omsetningsledd merket skal benyttes i, og er derfor ikke nødvendigvis bare "sluttforbrukeren". Det må også tas hensyn til at denne personen normalt ikke vil ha noen mulighet for å sammenligne merkene, men må stole på et ufullstendig bilde i erindringen. En slik forståelse fremgår blant annet av Annen avdelings avgjørelser nr. 7092 (Handi) og nr. 6923 (Kea!). Innsigers første merke er besluttet gjeldende for meat, fish, meat extracts, fish pastes, canned fruit, vegetables, meat and fish, meat, fish, fruit and vegetable jellies, marinated fish, sardines in oil, caviar, crustaceans and canned crustaceans i klasse 29 og fruit juices i klasse 32. Innsigerens andre merke er besluttet gjeldene for meat, fish, poultry, game; fresh and preserved shellfish, in processed or frozen form; preserved, cooked, dried and frozen fruit and vegetables i klasse 29. Når det gjelder varene det søkte merket søkes registrert for, vil det være noe likeartethet mellom næringsmidler til spedbarn og mat- og drikkevarene i innsigers varefortegnelser. Søkerens melk og melkeprodukter er ikke dekket av innsigerens matvarer, men det er snakk om dagligvarer som vil selges i de samme forretninger. Likevel er det ikke vanlig at melkeprodukter på den ene siden og fisk-, kjøtt-, frukt- og grønnsaksprodukter produseres sammen og har samme kommersielle opprinnelse. Vi anser derfor at det foreligger en svak varelikeartethet på dette punktet. Når det gjelder spiselige oljer og fett vil disse i større grad kunne produseres sammen med innsigerens varer, og det vil kunne være likeartethet med varer som meat extracts, fish pastaes, meat jellies, fish jellies, og sardines in oil. Mellom søkerens fruktjuicer og innsigerens fruit juices er det direkte vareoverlapping og i forhold til fruktdrikker vil det være sterk likeartethet. Det foreligger følgelig vareoverlapping på noen punkter og for øvrig en varierende grad av varelikeartethet. Graden av merkelikhet samt merkenes distinktive karakter blir derfor avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen.
2. avd. sak nr. 7885 3 Innsigerens to ordmerker er identiske og består av teksten OMEGA. OMEGA er navnet på den siste bokstaven i det greske alfabetet. Det søkte merket er også et rent ordmerke og består av teksten MYOMEGA. MYOMEGA har ingen betydning og fremstår som en fantasibetegnelse. Innsigers fullmektig har anført at OMEGA utgjør hovedelementet i søkers merke, og at innsigers merke er inkorporert i det søkte i sin helhet. Det er OMEGA som er det distinktive elementet, mens my bare er et tobokstavstillegg som tilfører liten forskjell og distinktivitet. Merket vil kunne bli uttalt som my omega og dermed oppfattes som min omega. Til slutt har innsigers fullmektig vist til 2. avdelings avgjørelse nr. 6434 om merkene CONTOUR/CONTOURELLE, og anført at nærværende sak må vurderes på samme måte. Søker har til dette svart at omega 3 er fellesbetegnelse på fettsyrer som utvinnes hovedsakelig fra fisk, og som inneholder de essensielle fettsyrene EPA og DHA. Dette er gjennomsnittsforbrukeren godt kjent med, og det vil derfor være svært lite sannsynlig at det vil trekkes slutninger om felles kommersiell opprinnelse ut fra at et merket for slike varer inneholder ordet OMEGA. Videre anfører søker at uttalen av merkene vil være helt ulik, da søkers merke vil uttales majo-mega. Innledningen av merkene er forskjellig. Patentstyret vil bemerke at MYOMEGA tar i sin helhet opp i seg innsigerens merker. Merkene skilles ved de to første bokstavene my i det søkte merket. My er engelsk og kan oversettes til min, og merket vil som helhet derfor kunne oppfattes som min omega. På den andre siden skal merket vurderes som helhet. MYOMEGA fremstår da som et fantasiuttrykk og vil kunne leses med norsk uttale som myo-mega eller med engelsk majo-mega. Dersom dette er tilfelle, vil det ikke gis noen assosiasjoner til innsigerens merker, og det vil ikke være noen forvekslingsfare. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil normalt være en vanlig forbruker. Dersom denne gjenfinner og oppfatter elementet OMEGA i det søkte merket, anser vi at dette snarere vil skape en assosiasjon til omega 3 enn til innsigerens merker. Omega 3 er godt kjent for norske forbrukere, og omega 3 vil oppfattes som en kvalitet eller ren opplysning om at varene inneholder slike helsegunstige fettsyrer. OMEGA uten 3-tallet vil i denne sammenheng skape samme forestillinger uten å være direkte beskrivende. Patentstyret anser at merkene er tilstrekkelig ulike fonetisk og visuelt, og at forestillingsbildene som måtte dannes ikke gir noen assosiasjon om felles kommersiell opprinnelse. Merkene er derfor tilstrekkelig ulike, og de vil ikke forveksles. Vi anser videre at innsigerens henvisning til avgjørelsen av merkene CONTOUR/ CONTOURELLE skiller seg fra nærværende sak. Suffikset elle er vanlig brukt, og vil i liten grad påvirke helhetsinntrykket av et merke. Vider er det slik at innledningen av et merke i større grad enn slutten fester seg i bevisstheten når man møter merket i en omsetningssituasjon. Vi legger derfor ikke avgjørende vekt på annenavdelingsavgjørelsen i denne saken. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registreringer i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle dagligvarene, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21 a andre ledd.
2. avd. sak nr. 7885 4 Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom den 28. november 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 19. desember 2008, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig: "Under henvisning til varemerkelovens 22 tillater vi oss å bringe Første avdelings avgjørelse av 14.10.2008 vedrørende søknadsnummer 200602403 ordmerke OMEGA inn for Patentstyrets Annen avdeling. Sakens faktiske forhold Pharmalogica AS, Oslo leverte sitt ordmerke MYOMEGA til registrering 1.3.2006. Merket ble søkte registret med følgende varefortegnelse: Klasse 5: Næringsmidler for spedbarn. Klasse 29: Melk og meieriprodukter, spiselige oljer og fett. Klasse 32: Fruktdrikker og fruktjuicer. Merket ble besluttet registrert den 2.10.2006 og fikk registreringsnummer 235243. Registreringen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende den 9.10.2006. Vedlegg 1: Kopi av registrering nr 235243. I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg, Tyskland med Onsagers AS, Oslo som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at det søkte merket er egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registreringer nr. 221023, ordmerket OMEGA og nr. 583774, ordmerket OMEGA, jfr. Varemerkelovens 14 første ledd nr. 8. Vedlegg 2: Kopi av internasjonal registrering nr. 221023 og nr. 583774. Patentstyrets avgjørelse i Første avdeling Patentstyrets Første avdeling kom til at merkene ikke anses forvekselbare. Avgjørelsen er begrunnet med at på tross av at MYOMEGA tar i sin helhet opp i seg innsigers merker så fremstår MYOMEGA som et fantasiuttrykk og vil kunne leses med norsk uttale som myomega eller med engelsk majo-mega. Dersom dette er tilfelle, vil det ikke gis noen assosiasjoner til innsigerens merker, og det vil ikke være noen forvekslingsfare. Det hevdes videre at elementet OMEGA vil skape en assosiasjon til omega 3 enn til innsigers merker. På denne bakgrunn fant Patentstyret merkene tilstrekkelig ulike fonetisk og visuelt. Vedlegg 3: Patentstyrets avgjørelse i Første avdeling Ankens juridiske grunnlag Det er innsigers oppfatning at Patentstyrets avgjørelse i Første avdeling bør overprøves i Annen avdeling.
2. avd. sak nr. 7885 5 Spørsmålet om to merker er forvekselbare skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jfr. Varemerkeloven 14 første ledd nr. 8 og 6 første ledd. Vareslagslikhet Merket MYOMEGA er søkt registrert for både klasse 29 og klasse 32, i tillegg til klasse 5. Innsigers merker er registrert for identiske varer i klasse 32, nemlig fruktdrikker og fruktjuicer og det foreligger dermed full vareoverlapping og dermed identiske varer i denne klassen. I klasse 29 krever det søkte merket beskyttelse for melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett og det er tale om dagligvarer som vil selges i de samme forretninger og det foreligger dermed varelikeartethet. Når det gjelder spiselige oljer og fett vil disse kunne produseres sammen med innsigers varer og det vil kunne være likeartethet med varer som meat extracts, fish pastaes, meat jellies, fish jellies og sardines in oil. Basert på det ovennevnte foreligger det identiske varer og likeartede varer, og det kan på denne bakgrunn neppe være tvil om at det foreligger vareslagslikhet. Kjennetegnslikhet Innsigers to ordmerker er identiske og består av teksten OMEGA. Det søkte merket er også et rent ordmerke og består av teksten MYOMEGA. MYOMEGA har ingen betydning og fremstår som en fantasibetegnelse. Innsigers merke er som en helhet inkorporert i det søkte merket og det eneste element som skiller merkene er således elementet my i det søkte merket. Patentstyrets resonnerer som følger i sin avgjørelse: Patentstyret vil bemerke at MYOMEGA tar i sin helhet opp i seg innsigers merker. Merkene skilles ved de to første bokstavene MY i det søkte merket. My er engelsk og kan oversettes til min, og merket vil som helhet kunne oppfattes som min omega. På den andre siden skal merket vurderes som helhet. MYOMEGA fremstår da som et fantasiuttrykk og vil kunne leses (vår uthevning) med norsk uttale som myo-mega eller med engelsk majo-mega. Dersom dette er tilfelle, vil det ikke gis noen assosiasjoner til innsigerens merker og det vil ikke være noen forvekslingsfare. Her mener vi at resonnementet svikter betraktelig. Det forhold at merket vil kunne leses er ikke det samme som at omsetningskretsen alltid gjør det. Videre resonnerer Patentstyret at dersom dette er tilfelle, vil det ikke gis noen assosiasjoner til innsigerens merker, og det vil ikke være noen forvekslingsfare. Etter vårt skjønn er dette resonnementet bygget på svært sviktende grunnlag ettersom det i resonnementet legges til grunn forutsetninger som det ikke er hold for i praksis. Det forhold at merket MYOMEGA vil kunne leses på den ene eller annen måte medfører ikke at alle leser merket på denne måten. Det forhold at merket MYOMEGA har tatt opp i seg hele innsigers merke og skal brukes for identiske varer som innsigers varer er adskillig mer vesentlig i saken.
2. avd. sak nr. 7885 6 Patentstyrets avgjørelse kan heller ikke ha tatt i betraktning Høyesteretts avgjørelse av 2.10.2008 Søtt+Salt dommen. Dommen gjaldt en inngreps- og ugyldighetssak mot bruk og registrering av varemerket PASCAL SØTT & SALT i figurmessig utforming. Flertallet fant at det forelå indirekte forvekslingsfare mellom merkene SØTT & SALT og PASCAL SØTT & SALT, selv om pascal ble ansett for det dominerende merkeelement. I dommen henvises til EF-domstolens sak C120/04 Thomson Life, premiss 32 37, hvor det ble fremholdt at et eldre merke ikke kan frarøves vern ved at det settes sammen med et mer dominerende merkeelement i et yngre, sammensatt merke, såfremt det eldre merket fortsatt har en uavhengig og særpreget rolle i det yngre, sammensatte merket. Høyesterett uttaler på denne bakgrunn at selv om det er den andre del av merket her pascal - som utgjør det dominerende trekket, så vil forvekslingsfare kunne foreligge dersom den andre delen på grunn av sitt særpreg likevel kan gi forbrukeren grunn til å tro at det består en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene. Vedlegg 4: Høyesteretts avgjørelse av 2.10.2008. Høyesteretts uttalelser i dommen har tilsvarende relevans for foreliggende avgjørelse av merkene OMEGA og MYOMEGA hvor innsigers merke er i sin helhet tatt opp i søkers merke. Patentstyrets Annen avdeling avgjørelse i ALLEGRO-ALLEGRINI er også relevant i denne sammenheng og synes å være helt i tråd med Høyesteretts avgjørelse i SØTT&SALT dommen. I avgjørelsen uttaler Annen avdeling som følger: det er merkenes identiske hovedelement forstavelsen ALLEGR- som vil tiltrekke forbrukernes oppmerksomhet, og at det slik sett er fare for at de ikke vil oppfatte ulikhetene i endelsene i situasjoner der de kommer i befatning med merkene hver for seg. Dette gjelder selv om det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren har en viss grad av merkebevissthet. Heller ikke det forhold at uttrykket ALLEGRO har en språklig betydning mens ALLEGRINI er et fantasiord, kan antas å hindre faren for at gjennomsnittsforbrukeren forveksler merkene. Vedlegg 5: Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008. Oppsummering Samlet sett kan det basert på det ovenstående ikke være tvil om at det foreligger forvekselbarhet mellom varemerkene OMEGA og MYOMEGA og vi ber på denne bakgrunn om at Første avdelings avgjørelse oppheves." Den 3. desember 2008 ble gjenpart av innsigers klage oversendt registreringshaver til uttalelse. Ved svarfristens utløp var ikke innkommet noen imøtegåelse fra innehaver. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale:
2. avd. sak nr. 7885 7 Annen avdeling har kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til Første avdelings begrunnelse. Selv om det søkte merket tar opp i seg hele det tidligere registrerte merket, er MYOMEGA visuelt, begrepsmessig og fonetisk forskjellig fra OMEGA, slik at det ikke foreligger fare for forveksling. Anne avdeling legger i denne forbindelse også vekt på at OMEGA må anses som et svakt merkeelement for de vareslag som MYOMEGA er registrert for, jf. Høyesteretts avgjørelse i sak Rt. 1999 s. 641 (SUPERLEK). Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ida M. Andrén (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) Are Stenvik (sign.)