Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 21. april 2008, hvorved ordmerket CAPIO ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Søknad om registrering av merket ble inngitt den 5. februar 2002, med følgende varefortegnelse: Klasse 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; apparat for plassering av sutur. Under første avdelings behandling av søknaden ble anført at ordmerket CAPIO er egnet til å forveksles med nasjonal varemerkeregistrering nr. 137642 (19882250), ordmerket CAPIOX, registrert for varene kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer i klasse 10, innlevert den 24. mai 1988, og at merket CAPIO således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av saken i Patentstyrets 1. avdeling vises til sakens dokumenter. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7856 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Det søkte merket er søkt registrert for kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; apparat for plassering av sutur i klasse 10. Det registrerte merket er registrert for kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer i klasse 10. Det foreligger følgelig vareoverlapping og graden av merkelikhet blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Søkerens merke er et rent ordmerke som består av teksten CAPIO. Dette er et fantasimerke som fremstår som sterkt for de aktuelle varene. Det registrerte ordmerket CAPIOX har heller ingen betydning, og må anses som et sterkt varemerke. Merkene er identiske med unntak at det registrerte merket har en X til slutt. Patentstyret anser at det derfor er store likheter både fonetisk og visuelt. Søkerens fullmektig har anført at søkeren er villig til å begrense varefortegnelsen til å gjelde apparater/anordninger for anbringelse av sutur innen feltet urologi. Dette fører til at forvekselbarheten må vurderes ut fra en høyst spesialisert omsetningskrets som vil bestå av medisinsk personell. Innen denne gruppen vil det foreligge tilstrekkelig grad av merkeforskjell. Patentstyret er enig i at en slik begrensning vil føre til at man står overfor en gjennomsnittforbruker med spesielle kvalifikasjoner og fagkunnskap. Begrensningen innebærer imidlertid at det fortsatt vil være vareoverlapping på grunn av den mer generelt utformede varefortegnelsen i registreringen. Med hensyn til merkelikheten er den eneste forskjellen at det ene merket har bokstaven X til slutt. Når man møter et merke er det vanlig at innledningen i større grad enn slutten fester seg i bevisstheten. På denne måten vil merkene forveksles direkte, dvs at kjøperen tror han står overfor det samme merket. Videre anser vi at en bokstav som denne Xen til slutt i merket vil kunne oppfattes som at man står overfor en variant av merket. Merkene vil altså også kunne forveksles indirekte. Da det er snakk om sterke, og tilnærmet identiske merker, antar vi at de vil forveksles av den aktuelle fagkyndige gjennomsnittsforbrukeren. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket CAPIO er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen med registrering nr. 137642 når det benyttes for samme og likeartede varer i klasse 10. Merket må dermed nektes registrert i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 18. juni 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 15. juli 2008. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.
2. avd. sak nr. 7856 3 I klagebegrunnelse anfører søkers fullmektig: "Vi viser til ovennevnte varemerkesøknad og senest Patentstyrets avgjørelse av 21. april 2008 der merket CAPIO nektes registrert under henvisning til at merket er forvekselbart med registrering nr. 137642, ordmerket CAPIOX, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Vår klient er ikke enig i Patentstyrets vurdering og den foreliggende avgjørelse, og vil således påklage Patentstyrets Første avdelings avgjørelse inn for Patentstyrets Annen avdeling, jfr. varemerkeloven 22 første ledd, 22a første ledd, jfr. 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Denne anke er rettidig fremmet for Annen Avdeling. Søker vil hevde at det ikke foreligger kvalifisert grad av forvekslingsfare mellom de to merkene. Søker har tilbudt seg å begrense varefortegnelsen til "apparater/anordninger for anbringelse av sutur innen feltet urologi" i klasse 10 og anken bes behandlet med denne spesifiserte varefortegnelsen. Det er åpenbare visuelle og fonetiske forskjeller mellom de to merkene. Det motholdte merket har den uttalemessige og visuelle særpregede konsonanten X som på en dominerende måte setter sitt preg på merkets helhetsinntrykk. Når bokstaver som C, X og Z benyttes i varemerker, tillegges de normalt en relativt sterk distinktiv evne i kraft av å være fremmedartede, og antas således lettere å feste seg i omsetningskretsens erindring. Slike "uvante" bokstaver vil være mer iøynefallende enn mer vanlige "norske bokstaver". Ofte er det sammenfall mellom den visuelle og fonetiske likheten mellom to merker, men av og til oppstår spørsmålet om hvilken type likhet man skal legge størst vekt på. Borgarting lagmannsrett uttaler i APO/ACO- dommen følgende: "Det kan vanskelig sies noe generelt om hovedvekten skal legges på synsbildet eller lydbildet. Det vil i denne sammenheng også måtte ses hen til de aktuelle innkjøpssituasjoner. Det er nok grunn til å tro at det for varer som omsettes i dagligvareforretninger ofte vil være naturlig å legge hovedvekten på synsbildet. Men når det, som i dette tilfellet, dreier seg om to rene ordmerker som lett kan uttales, vil lydbildet måtte tillegges betydelig vekt." I denne dommen ble det lagt vekt på at omsetningen skjedde i dagligvare/apotek med selvbetjening og at man derfor måtte foreta en forvekselbarhetsvurdering basert på den alminnelige forbruker. Det følger av dette at omsetningsmåten vil kunne være avgjørende, og at det blir et spørsmål om merket først og fremst skal betraktes visuelt eller også fonetisk. Hvis man ser på innkjøpssituasjonen for de aktuelle varer for merkene CAPIO og CAPIOX, så er omsetningskretsen spesielt observante og bevisste i forhold til de forskjellige tilbyderes produkter. De varer som både registreringen og denne søknaden omfatter er varer som kun selges til spesialister innenfor sitt fagfelt. Alminnelige forbrukere vil ikke møte disse varemerkene på produkter de selv plukker ut blant andre tilsvarende produkter i en alminnelig omsetning som daglighandel.
2. avd. sak nr. 7856 4 Når det gjelder omsetningskretsens merkebevissthet for de aktuelle varene, kan det ikke være tvil om at profesjonelle parter alltid vil ha et stort fokus på varene og deres opprinnelse, og vil være svært kvalitetsbevisste. Søkers varemerke er hovedsakelig i bruk for apparater for anbringelse av sutur (medisinsk søm) innen feltet urologi, mens varemerket CAPIOX er i bruk for apparater for oksygentilførsel til blod ved åpen hjertekirurgi. Det anføres på dette grunnlag at det er svært begrenset mulighet for reell forvekslingsfare mellom disse to varemerkene. Det er liten risiko for at en profesjonell bruker vil anta at de aktuelle produktene har samme kommersielle opprinnelse. At de aktuelle brukerne kan få assosiasjoner fra det ene merket til det andre kan ikke anses tilstrekkelig for å statuere forvekselbarhet i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Vi er derfor av den oppfatning at det ikke kan ses at søkers varemerke er egnet til å fremkalle forveksling med den anførte registreringen i henhold til gjeldende lovgrunnlag og praksis. Patentstyrets Første avdeling har således tilkjent reg. nr. 137642 et uhjemlet bredt vern og anlagt en for stringent norm ved forvekselbarhetsvurderingen. Søkers varemerke skal anføres ikke egnet til å forveksles med den anførte registreringen, og dermed fullt ut registrerbart i Norge. Vi ber derfor om at Annen avdeling omgjør Patentstyrets nektelse av å registrere det søkte merket og at merket i stedet sendes tilbake til første avdeling for registrering og kunngjøring i Norsk varemerketidene." Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling har, under en viss tvil, kommet til samme resultat som Første avdeling. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med varemerke som er registrert for en annen etter tidligere inngitt søknad. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, jf. varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avdelings kjennelse 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C- 39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser
2. avd. sak nr. 7856 5 tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 P Alcon v. Biofarma (Sml. 2007 s. I-3569). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 2008 s. 1268 ( Søtt + Salt ), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml. 2007 s. I-4529). Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I nærværende sak er ordmerket CAPIO søkt registrert for diverse medisinsk utstyr i klasse 10. Innsigers registrering av ordmerket CAPIOX omfatter også diverse medisinsk utstyr i klasse 10. Det foreligger dermed vareidentitet, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Søker har bedt Annen avdeling om å vurdere saken etter en varefortegnelse begrenset til å gjelde apparater/anordninger for anbringelse av sutur innen feltet urologi. En slik begrensning av varefortegnelsen innebærer at gjennomsnittsforbrukeren vil ha spesielle kvalifikasjoner og fagkunnskap, samtidig som det fortsatt vil foreligge noe vareoverlapping og til dels varelikeartethet. Selv om man her vil stå overfor en sakkyndig omsetningskrets, som også må påregnes å inneha visse latinkunnskaper, legger Annen avdeling til grunn at CAPIO og CAPIOX vil bli oppfattet som fantasimerker, uten noe spesifikt meningsinnhold. Etter Annen avdelings syn vil CAPIOX bli oppfattet som et helhetlig ord, og ikke som CAPIO med tillegget -X. Dette er i tråd med Førsteinstansrettens avgjørelse i sak T-325/06, som gjaldt de samme merkene. Til tross for at det i saken for Førsteinstansretten ikke forelå vareidentitet, konkluderte retten med at det forelå risiko for forveksling.
2. avd. sak nr. 7856 6 Merkene skiller seg fra hverandre kun ved tillegget -X i CAPIOX. Merkene er dermed visuelt like. De kan, som nevnt, heller ikke tillegges ulikt meningsinnhold. Etter dette finner Annen avdeling at det foreligger en risiko for forveksling, og Første avdelings avgjørelse blir dermed å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ida M. Andrén (sign.) Are Stenvik (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)