Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 20. februar 2008, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket IYSHI ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Merket er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Klasse 25: Klasse 35: Klær, fottøy, hodeplagg. Salg av klær og fottøy. Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket IYSHI er egnet til å forveksles med innsigerens nasjonale varemerkeregistrering nr. 203270 (199909325), ordmerket ICHI, registrert for varene "similismykker" i klasse 14, "håndkofferter, håndvesker, reisevesker, nøkkelpunger (lærvarer), pengepunger, seddelbøker, portemonéer, ikke av edelmetall, ryggsekker, kosmetikkofferter, toalettvesker" i klasse 18 og "bekledningsgjenstander for herrer og damer, hodeplagg; belter (bekledning); fottøy" i klasse 25, og at merket IYSHI således er registrert i strid med bestemmelsene i varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter.
2. avd. sak nr. 7828 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Innsigers merke er registrert for "similismykker" i klasse 14, "håndkofferter, håndvesker, reisevesker, nøkkelpunger (lærvarer), pengepunger, seddelbøker, portemonéer, ikke av edelmetall, ryggsekker, kosmetikkofferter, toalettvesker" i klasse 18 og "bekledningsgjenstander for herrer og damer, hodeplagg; belter (bekledning); fottøy" i klasse 25. Da søknaden omfatter "klær, fottøy og hodeplagg" samt salg av slike varer, er det vareoverlapping, samt likeartethet i forhold til tjenestene. Graden av merkelikhet blir derfor avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Det søkte ordmerket IYSHI er et rent fantasimerke som består av fem bokstaver. Innsigerens registrering ICHI er også et rent ordmerke uten noe bestemt betydningsinnhold. Dette merket består av fire bokstaver. Merkene er like visuelt ved at de begge begynner på bokstaven I og slutter på HI. Den midterste delen av merkene er ulike med henholdsvis YS og C. Dette sammen med at det ene merket er litt lenger, skaper en visuell forskjell. Innsigerens fullmektig har anført at merkene er fonetisk like ved at den norske omsetningskretsen vil uttale I og IY nesten likt, og CHI og SHI på samme måte. Merkene vil kunne uttales omtrent "(j)ischi" og "ischi". Søkerens fullmektig hevder på sin side at søkers merke har tre stavelser og vil uttales "ai-y-shi", mens innsigers merke har to stavelser og vil uttales "i-tsh-i." Patentstyret anser at merkene vil kunne uttales på flere ulike måter. Innsigerens merke ICHI har færrest alternativer. Dette vil mest sannsynlig uttales med to stavelser, nemlig "i" og "tshi" eller "shi". Det søkte merket kan som søkers fullmektig viser uttales i tre stavelser, som "ai-y-shi", eller som innsigers fullmektig anfører i to stavelser, "jischi". Patentstyret anser at det uansett uttalemåte dreier seg om en viss fonetisk forskjell som kan skille merkene fra hverandre. Innsigers fullmektig har anført at begge merker er fantasimerker, og vil fremstå som fremmedartede ord. Søkers fullmektig påpeker at innsigers merke etter sin uttale gir en semantisk betydning, nemlig "itchy" som betyr kløende, mens søkerens merke gir assosiasjoner til et jentenavn. Patentstyret er enig i at de som vil uttale innsigers merke med en t-lyd, vil kunne få assosiasjoner til det engelske ordet for kløende. Det er også mulig at enkelte vil kunne tenke på et jentenavn i forbindelse med søkers merke. Vi anser likevel at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte begge merker som fantasimerker uten bestemte forestillingsbilder. Vi kan derfor ikke se at gjennomsnittsforbrukerens assosiasjoner verken vil styrke eller svekke merkenes grad av likhet. Det anses å foreligge tilstrekkelig grad av visuell ulikhet, samt noe forskjell fonetisk. Da det dreier seg om klær, vil omsetningen stort sett foregå ved at kjøperen ser på varene, og får et
2. avd. sak nr. 7828 3 visuelt inntrykk av merket. Vi har derfor under noe tvil kommet til at det foreligger tilstrekkelig grad av merkeforskjell. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket IYSHI ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering ICHI i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21 a andre ledd." Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 14. mars 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 15. april 2008, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører innsigers fullmektig: "Innsigelsen mot ovennevnte registrering, basert på påstått forvekslingsfare i forhold til innsigerens eldre registrering nr. 203270, ordmerket ICHI, ble avslått ved Første avdelings avgjørelse av 20. februar 2008, og registreringsbeslutningen opprettholdt. På innsigerens vegne påklages denne avgjørelse til Patentstyrets Annen avdeling. Innledningsvis skal det bemerkes at søkerens nå registreringshaverens merke dekker klær, fottøy, hodeplagg i klasse 25, samt salg av klær og fottøy i klasse 35. Det foreligger således identitet/likhet i forhold til innsigerens registrering for bl.a. bekledningsgjenstander for herrer og damer, hodeplagg; belter (bekledning), fottøy i klasse 25, og vilkåret for forvekselbarhet i varemerkeloven 6 første ledd er oppfylt. Det som således blir avgjørende i nærværende sak er graden av merkelikhet. Første avdeling uttaler i 3. avsnitt, på side 2 i avgjørelsen at de to merker er visuelt sett like ved at de begge begynner på bokstaven I og slutter på HI. I HI vs. I_HI. Dessuten viser vi til 6. avsnitt, side 2, der det uttales: Vi (dvs. Første avd.) anser at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte begge merkene som fantasimerker uten bestemte forestillingsbilder. Første avdelings grunnlag for å avvise innsigelsen synes således basert på de visuelle og fonetiske forskjeller som forårsakes av h.h.v. bokstavene YS og C. Vi er uenige i at nevnte forskjeller er tilstrekkelige til å avverge forvekslingsfare, og på innsigerens vegne ber vi om at Annen avdeling foretar en fornyet vurdering av merkelikheten.
2. avd. sak nr. 7828 4 Som nevnt av Første avdeling, vil ingen av merkene, rent assosiasjonsmessig, bli knyttet til bestemte begreper av den norske omsetningskretsen; Begge merkene fremtrer som fantasimerker. De fremstår begge som fremmedartede ord med betydelig felles trekk, og omsetningskretsen har ikke annet å henge erindringen av merkene på enn den visuelle og fonetiske likheten. Dette medfører etter vår oppfatning at det er vanskelig å holde merkene fra hverandre. Rent fonetisk fremtrer merkene som svært like, både ved at de innledende bokstavene I- og IYvil uttales likt, og ved at merkenes tre siste bokstaver, h.h.v. CHI og SHI vil ha sammenfallende/lik uttale ( schi ). Slik vi ser det, vil den innledende bokstav I, for begge merkers vedkommende, uttales som en ordinær norsk i, hvoretter søkerens merke vil uttales noe i retning av ischi evt. i-y-schi, som ligger klart nære den fonetiske gjengivelse av innsigerens merke ischi. Fonetisk sett er det således kun bokstaven y i søkerens merke som kan tenkes å medføre en viss forskjell. Denne bokstaven som befinner seg inne i ordet vil imidlertid lett kunne slukes eller opptas i den forutgående bokstaven i, og lydmessig vil den ikke være fremtredende. Ved merkelikhetsvurderingen må det også tas høyde for at omsetningskretsen vil kunne ha en noe ustødig kanskje varierende og ikke alltid korrekt uttale. Se i så måte Lassen/Stenvik, annen utgave, revidert versjon, side 357, hvor det uttales:... det... må holdes fast ved at forvekselbarhet foreligger dersom en ikke alltid like oppmerksom gjennomsnittsforbruker vil kunne ta feil..... Man kan heller ikke regne med at alle vil uttale merkene riktig. ZEPHYR kan bli uttalt sepyr... og... dette må det tas hensyn til. Første avdeling tilkjennegir at beslutningen er fattet under tvil. Sett hen til de ovennevnte omstendigheter kan vi for vår del ikke se at spørsmålet om forvekslingsfare er så vidt tvilsomt at merkene bør sameksistere, og på innsigerens vegne ber vi om at Første avdelings avgjørelse oppheves, og at registreringsbeslutningen omgjøres." I sin imøtegåelse av 5. juni 2008 uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser til klage av 14. mars 2008 innsendt av Oslo Patentkontor AS på vegne av B-Young AS. Søker er enig i resultatet i Første avdelings avgjørelse og i det vesentlige enig i innholdet. Søkers merke er som korrekt uttalt av Første avdeling et fantasimerke uten noe bestemt betydningsinnhold. For noen vil det kunne oppfattes som et jentenavn, mens for andre vil det ikke gi noen forestillingsbilder overhodet. Derimot vil innsigers merke kunne oppfattes som en
2. avd. sak nr. 7828 5 omskriving av det engelske ordet itchy ettersom det vil uttales helt likt. Dermed vil innsigers merke kunne oppfattes som å ha et bestemt betydningsinnhold, nemlig kriblende eller ivrig. Klager omtaler ikke den visuelle ulikheten i sitt innlegg, men det er klart at Første avdelings vurdering her er korrekt og den vil uten tvil være tilstrekkelig for å hindre forveksling. Innklagedes merke IYSHI vil visuelt sett ikke kunne forveksles med ICHI. Riktig nok er noen av bokstavene like, men det totale visuelle uttrykket er så ulikt at det ikke vil være risiko for forveksling blant forbrukerne. Dette vil være tilfellet både dersom merkene opptrer side ved side, men også dersom forbrukeren møter merkene forskjellige steder med et noe uklart erindringsbilde. Når det gjelder den fonetiske ulikheten er denne også uten tvil tilstrekkelig stor for å hindre forvekslingsfare. Innklagedes merke vil uttales a-y-shi eller ai-y-shi og klagers merke vil uttales i-tsj-i. Det er dermed ikke kun bokstaven Y som vil medføre fonetisk forskjell mellom merkene. Både i forhold til stavelser og uttale vil merkene være tilstrekkelig ulike fonetisk. Selv om man tar høyde for en viss ustøhet når det gjelder uttale av varemerker, vil disse to merkene være tilstrekkelig ulike. På vegne av søker ber vi på dette grunnlag om at Første avdelings avgjørelse opprettholdes og at merket fremmes for endelig registrering." I tilsvar av 8. juli 2008 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til Annen Avdelings brev av 9. juni 2008, med oversendelse av tilsvar fra søker i forbindelse med ovennevnte innsigelsessak. Etter klagers oppfating har det ikke kommet inn noen vesentlig nye argumenter i saken, og vi ønsker derfor bare å opprettholde våre tidligere anførte argumenter. Partene er tilsynelatende enige om at det foreligger vareoverlapping i henhold til varemerkeloven 6 første ledd, men strides om hvorvidt merkene visuelt og fonetisk sett er egnet til å forveksles. Merkelikheten er etter klagers oppfating i aller høyeste grad tilstedeværende og dette gjelder både den visuelle og den fonetiske likheten. Begge merkene er visuelt sett like ved at de begge begynner på bokstaven I og slutter på HI, og begge merkene vil oppfattes som fantasimerker. Klager mener at de visuelle likhetene er såpass store at forvekling vil kunne forekomme, og at de visuelle ulikhetene ved merkene ikke er store nok til å holde merkene fra hverandre. Klager er heller ikke enig i at merket ICHI for noen vil oppfattes som et jentenavn og at merket IYSHI vil oppfattes som en omskrivning av det engelske ordet itchy. Dette er etter klagers
2. avd. sak nr. 7828 6 oppfatning å tillegge den norske omsetningskretsen for store kunnskaper om både utenlandske navn og det engelske språket. Det er vel så nærliggende at merket IYSHI vil bli uttalt rett frem som ischi uten en T, som medfører at det ikke er naturlig å trekke paralleller til det engelske ordet itchy. Rent fontisk fremtrer merkene som svært like, både ved at de innledende bokstavene I og IY vil uttales likt, og ved at merkenes tre siste bokstaver, henholdsvis CHI og SHI vil ha sammenfallende uttale ( schi ). Vi tror ikke at det er naturlig for den norske omsetningskretsen å uttale merkene som henholdsvis a-y-shi og i-tsj-i, slik som søker hevder. Vi viser for øvrig til våre tidligere anførte argumenter i sakens anledning og påpeker at Først avdeling tilkjennegir at beslutningen om å opprettholde registreringen er fattet under tvil. Vi ber nå om at saken tas opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag." I et siste innlegg av 8. september 2008 uttales følgende av innehavers fullmektig: "Vi viser til Styret oversendelse av 9. juli 2008. Vedlegget inneholder ikke nevneverdige nyheter og søker har derfor intet mer å tilføye." Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til 1. avdelings begrunnelse. Saken står i samme stilling for 2. avdeling som den gjorde for 1. avdeling. Av de grunner som fremgår av 1. avdelings avgjørelse, må varemerket IYSHI anses å oppfylle vilkårene for registrering, og avgjørelsen blir dermed å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida Andrén (sign.)
2. avd. sak nr. 7828 7