Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 26. oktober 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 27. juni 2006, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket "BJØRGE BIOMARIN" ble fastholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt de to partenes fullmektiger samme dato. Merket er registrert med følgende varefortegnelsen: Klasse 5: Klasse 29: Farmasøytiske preparater; fiskemelprodukter og andre produkter fra fisk for medisinsk bruk; dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; kosttilskudd. Fiskeprodukter; herunder fiskemelprodukter og andre produkter fra fisk som tilsetning i næringsmidler. Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket "BJØRGE BIOMARIN" er egnet til å forveksles med innsigers norske vareregistrering nr. 174073 (19940140), ordmerket "BIO-MARIN", registrert for varene "dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk, medisinske kosttilskudd, vitamin- og mineralpreparater, alle de forannevnte varer til bruk for mennesker" i klasse 5, og således uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6. Innsigers ordmerke er registrert med følgende unntaksanmerkning: "Ved registreringen oppnås ikke enerett til BIO og MARIN hver for seg".
2. avd. sak nr. 7690 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EF-domstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 7092, Handi, og nr. 7573 Nostalgie Istanbul Orient Express. Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; kosttilskudd" i klasse 5. Innsigers registrering er registrert for "Dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk, medisinske kosttilskudd, vitamin- og mineralpreparater, alle de forannevnte varer til bruk for mennesker" i klasse 5. Det foreligger således vareidentitet og varelikartethet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene er blant annet "dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; kosttilskudd", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at BIO-MARIN er det bærende elementet i begge merkene og at gjennomsnittsforbruker vil kunne komme til å tro at merkene tilhører den samme merkefamilien. Søkers fullmektig hevder på sin side at innsigers merke er et særdeles svakt merke med tilsvarende begrenset vern. Det er merkeelementet BJØRGE som er det dominerende elementet og medfører at det ikke foreligger fare for forveksling. Merkene ligner på hverandre ved at sammensetningen av BIO og MARIN gjenfinnes i begge merkene. Forskjellen mellom merkene består i at BIOMARIN er delt opp med en bindestrek i det registrerte merket og at det søkte merke har som innledende element BJØRGE. Innsigers merke er registrert med unntaksanmerkning for ordene hver for seg. Dette hadde sin begrunnelse i at merkeelementene ble ansett som beskrivende for blant annet biologiske preparater for medisinsk bruk. Det er riktig som innsigers fullmektig hevder at registreringen innebærer at innsiger har fått enerett til sammenstillingen av elementene BIO, "-" og MARIN. Sammenstillingens beskrivende karakter innebærer derimot at innsiger ikke, i en hver sammenheng, har enerett til BIOMARIN sammensatt med andre distinktive elementer. Søkers merke har BJØRGE som innledende merkeelement. BJØRGE har ingen beskrivende betydning i forhold til de aktuelle varene og er etter vårt syn et sterkt merkeelement. Forskjellen som oppdelingen av BIO-MARIN representerer, er ikke vesentlig i seg selv. Det er derimot klart at gjennomsnittsforbruker vil oppfatte forskjellen merkeelementet BJØRGE representerer. Det
2. avd. sak nr. 7690 3 antas at gjennomsnittsforbruker, i et tilfelle med klare forskjeller i merkene, også vil merke seg de mer uvesentlige forskjellene. Gjennomsnittsforbruker vil etter vårt syn også oppfatte forskjellen i felleselementet BIOMARIN (BIO-MARIN). Disse forskjellene er etter vårt syn tilstrekklig til å forhindre fare for forveksling. Det skal i denne sammenheng bemerkes at innsiger har valgt å satse på et svakt merke med et tilsvarende snevert verneområde. Innsigeren har med andre ord valgt, og satset på "et svakt varemerke, som andre forretningsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opp til", jf. Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, Superlek, s. 645 Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med registrering nr. 174073, ordmerket BIO-MARIN, merket er således registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21 a første ledd." Innsigerens klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 28. august 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 27. september 2006, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigerens fullmektig: "Ovennevnte varemerkesøknad ble ført frem til registrering den 3. september 2004 under registrering nr. 224131 og kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 38 den 13. september 2004 med Norsk Patentbyrå AS som fullmektig. Innen innsigelsesperiodens utløp innkom det en innsigelse mot endelig registrering av registrering nr. 224131 BJØRGE BIOMARIN fra Pharma Nord ApS på bakgrunn av registrering nr. 174073 BIO-MARIN. Patentstyrets Første Avdeling har ikke tatt innsigelsen til følge, da de har kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med registrering nr. 174073 BIO-MARIN. På denne bakgrunn ble det besluttet å opprettholde registreringen. På vegne av vår klient Pharma Nord ApS klages herved Patentstyrets avgjørelse inn for Patentstyrets Annen Avdeling, jfr. vml 22 annet ledd. Klagen er basert på at det søkte merket må anses egnet til å forveksles med innsigers varemerkeregistrering nr. 174073 BIO-MARIN, da merkene både visuelt og fonetisk fremstår som meget like og de involverte varene er identiske og likeartede. Patentstyrets Første Avdeling fastslår i sin avgjørelse at det foreligger vareidentitet og varelikeartethet mellom de to merkene og at faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Det avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. I denne forbindelse fastslår Patentstyrets Første Avdeling at merkene ligner på hverandre ved at sammensetningen av BIO og MARIN gjenfinnes i begge merkene. Forskjellen mellom merkene
2. avd. sak nr. 7690 4 består i at BIOMARIN er delt opp med en bindestrek i det registrerte merket og at det søkte merket har som innledende element BJØRGE. Innsigers merke er registrert med unntaksanmerkning for ordene hver for seg. Dette hadde sin begrunnelse i at merkeelementene ble ansett som beskrivende for blant annet biologiske preparater for medisinsk bruk. I denne forbindelse påpeker Patentstyrets Første Avdeling at det er riktig som vi tidligere har hevdet at registreringen innebærer at innsiger har fått enerett til sammenstillingen av elementene BIO og MARIN. Patentstyrets Første Avdeling hevder imidlertid at sammenstillingens beskrivende karakter ikke innebærer at innsiger i enhver sammenheng har enerett til BIOMARIN sammensatt med andre distinktive elementer. Etter innsigers oppfatning må unntaksanmerkningen i ordmerket BIO-MARIN forstås dit hen at man har oppnådd en enerett til enhver sammensetning av elementene BIO og MARIN, enten det skrives med eller uten bindestrek. I og med det er et ordmerke innsigeren har registrering for, vil ikke merket ha noen form for beskyttelse hvis unntaksanmerkningen skulle forstås slik at den også omfatter eneretten til sammensetningen BIO-MARIN. Dette synet har innsiger langt på vei fått støtte for av Patentstyrets Første Avdeling, men det kan allikevel virke som om de mener at det kun er sammenstillingen av elementet BIO, - og MARIN innsiger har fått en enerett til. Med andre ord kan det virke som om sammenstillingen BIOMARIN uten bindestrek ikke omfattes av eneretten og dette standpunktet er i så fall innsiger uenig i. Poenget med å innta en unntaksanmerkning for elementene BIO og MARIN må i utgangspunktet ha vært å forhindre at innsiger fikk en enerett til henholdsvis elementet BIO og elementet MARIN hver for seg. Når Patentstyrets Første Avdeling således hevder at sammenstillingens beskrivende karakter ikke innebærer at innsiger i enhver sammenheng har enerett til BIOMARIN sammensatt med andre distinktive elementer, mener vi at dette innebærer at merkets beskyttelse i prinsippet ikke omfatter noe annet enn den eksakte sammenstillingen BIO-MARIN. Dette er med andre ord en så snever beskyttelse at man kan stille seg spørsmålet om det strengt tatt er mulig å gi en så snever beskyttelse gjennom en varemerkeregistrering. Innsiger mener med andre ord at til tross for at elementene BIO og MARIN hver for seg ikke har oppnådd en beskyttelse, har hvert element en selvstendig betydning som må tillegges betydning, og derfor må enhver sammensetning av BIOMARIN, også med enkelte tilleggselementer, være gjenstand for beskyttelse for overlappende og identiske varer. Dette standpunktet styrkes ytterligere av at innsigers merke må anses å være innarbeidet i Norge gjennom langvarig bruk, og på denne bakgrunn har oppnådd et styrket vern. I denne forbindelse arbeides det med å innhente dokumentasjon som viser denne innarbeidelsen av merket BIO- MARIN, og vi vil innsende dokumentasjon som underbygger vårt standpunkt så snart dette foreligger. Patentstyrets Første Avdeling fastslår videre at elementet BJØRGE, som inngår som innledende merkeelement i søkers varemerke, ikke har noen beskrivende betydning i forhold til de aktuelle varene og er derfor et sterkt merkeelement. Det påpekes at forskjellen som oppdelingen av BIO- MARIN representerer ikke er vesentlig i seg selv, men at det derimot er klart at gjennomsnittsforbruker vil oppfatte forskjellen merkeelementet BJØRGE representerer. Det antas i denne forbindelse at gjennomsnittsforbruker, i et tilfelle med klare forskjeller i merkene, også vil merke seg de mer uvesentlige forskjellene. Gjennomsnittsforbruker vil etter Patentstyrets Første Avdelings syn også oppfatte forskjellen i felleselementet BIOMARIN (BIO- MARIN), og disse forskjellene er etter Patentstyrets Første Avdelings syn tilstrekkelig til å forhindre fare for forveksling. Etter innsigers oppfatning gir ikke elementet BJØRGE merket et tilstrekkelig særpreg, som gjør at det skiller seg vesentlig fra innsigers merke, så lenge innsigers merke BIO-MARIN er opptatt
2. avd. sak nr. 7690 5 i sin helhet i det søkte merket. I denne sammenheng mener vi det ikke er relevant om en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte forskjellen i felleselementet BIOMARIN (BIO-MARIN), da innsiger gjennom sin registrering må anses å ha oppnådd en beskyttelse for enhver sammenstilling av elementene BIO og MARIN, enten det er med eller uten bindestrek. I tillegg har merket blitt ytterligere styrket gjennom innarbeidelse. Det er med andre ord uttrykket BIO- MARIN som vil tiltrekke seg omsetningskretsens oppmerksomhet når det gjelder begge merkene, og omsetningskretsen vil bli villedet til å tro at disse merkene tilhører samme merkefamilie. Etter innsigers oppfatning taler således de ovennevnte momenter for at helhetsinntrykket av innsigers registrering sammenholdt med helhetsinntrykket av det søkte merket medfører en fare for forveksling med tanke på den kommersielle opprinnelse. Det ovennevnte tatt i betraktning, ber vi på innsigers vegne om en fornyet vurdering av merkets registrerbarhet og ser frem til at merket nektes registrert." I sin imøtegåelse av 31. oktober 2006 uttaler søkers / innehavers fullmektig: "Vi henviser til Patentstyrets brev av den 30. august 2006 vedlagt klage over avgjørelse av Patentstyrets første avdeling av den 27. juni 2006. Klagen er innlevert av Oslo patentkontor AS på vegne av Pharma Nord ApS, Danmark. Vi representerer Firmenich SA, Sveits som er innehaver av det foreløpig registrerte varemerket BJØRGE BIOMARIN. Frist for eventuell imøtegåelse er satt til den 31. oktober 2006. Vi er av den oppfatning, naturlig nok, at første avdeling har fattet en riktig avgjørelse i saken. Hovedanførselen i klagen synes å være at det ikke er noe forskjell i vernet mellom BIOMARIN og BIO-MARIN. BIOMARIN og BIO-MARIN fremstår visuelt som ulike merker. Ved generiske merker vil kun små ulikheter ha betydning ved vurdering av forvekslingsfare. Merkets beskrivende karakter underbygges av det faktum at innsiger ikke ville få sitt merke registrert uten å dele opp merket i to ord. Klager synes å argumentere for at merket skal ha samme beskyttelse som man i sin tid søkte om men ble nektet ved søknadsbehandlingen. Uavhengig av en vurdering om BIOMARIN og BIO-MARIN skal anses som identiske merker, er det vår oppfatning at det ikke foreligger tilstrekkelig forvekslingsfare mellom BJØRGE BIOMARIN og BIO-MARIN. I merket BJØRGE BIOMARIN er det merkeelementet BJØRGE som fester seg i folks bevissthet og dette igjen medfører at omsetningskretsen ikke vil ta feil av merkene eller tro at merkene har samme kommersielle opprinnelse." I tilsvar av 21. juni 2007 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til søkerens tilsvar av 8. mai 2007, og har følgende kommentarer; For det første synes søkerens fullmektig fortsatt å være av den oppfatning at den av vedkommende omtalte bindestrek er av betydning for registrerbarheten, og følgelig også styrken
2. avd. sak nr. 7690 6 til innsigers merke. Fra vår side vil det fastholdes at denne omstendighet ikke kan vektlegges i nærværende sak; Så lenge sammensetningen anses tilstrekkelig særpreget, spiller det etter vår oppfatning liten rolle om uttrykket er satt sammen i ett ord, eller i to - med eller uten bindestrek. Se til sammenligning vår henvisning i forrige besvarelse til uttalelsen i C-329/02 P. Se også førstvoterendes uttalelse i Rt. 1999 s. 641 (Superlek); "Ordet består av elementene super og lek, som hver for seg mangler særpreg" (s. 645). Denne omstendighet forhindret imidlertid ikke at merket som sådan - det sammensatte uttrykk - ble ansett å være særpreget. Som nevnt i vår forrige besvarelse; Innsiger innehar en gyldig registrering for en ordsammensetning som Patentstyret har funnet å være særpreget. Den enerett som således kan utledes av denne registrering skal følgelig vurderes opp mot søkerens merke; På den ene side BIO-MARIN, på den annen BJØRGE BIOMARIN. For det andre synes søkerens fullmektig å være av den oppfatning at tilføyelsen av navnet BJØRGE er tilstrekkelig til å avverge forvekslingfare, og at dette er å anse som en fantasibetegnelse. Vi er uenige i dette; Elementet er riktignok ikke-beskrivende i den forstand at det ikke gir anvisning på art, formål, beskaffenhet, m.v., men en ren fantasibetegnelse i snever forstand kan det ikke sies å være. Elementet vil oppfattes som et personnavn, og kan meget vel tenkes knyttet opp mot innsigerens merke som en type/variantangivelse eller som annen indikasjon på forbindelse mellom de angjeldende produkter. Forøvrig viser vi til våre tidligere fremsatte kommentarer, herunder den bruk av merket det er vist til i forrige besvarelse, og ber samtidig om at saken tas opp til avgjørelse." Det er ikke innkommet noen imøtegåelse fra innehaver innen den meddelte svarfristens utløp 22. august 2007. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Et varemerke kan ikke registreres dersom det anses egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen (varemerkelovens 14 første ledd nr. 6). Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat, men det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EF-
2. avd. sak nr. 7690 7 domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). I den foreliggende sak foreligger vareslagslikhet, og spørsmålet blir derfor om det foreligger slik kjennetegnslikhet at det søkte ordmerke er egnet til å forveksles med innsigerens merker. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springheide (Sml. 1998 s. I-4657, premiss 31). Annen avdeling er enig med 1. avdeling i at ordmerket BJØRGE BIOMARIN ikke er egnet til å forveksles med det motholdte ordmerket BIO-MARIN, og kan i alt vesentlig slutte seg til 1. avdelings begrunnelse. Annen avdeling legger avgjørende vekt på at merket BIO-MARIN er svakt, på grensen til det deskriptive, mens elementet BJØRGE i det omsøkte merket har særpreg for de omsøkte vareslagene. Annen avdeling kan ikke se at søkeren har dokumentert at BIO- MARINs særpreg er styrket gjennom innarbeidelse. I en slik situasjon fremstår det ikke som nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det slik at søkerens varer har samme kommersielle opprinnelse som innsigerens. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)