Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 20. mai 2011, hvorved tidligere beslutning om å registrere det nedenfor gjengitte kombinerte merket "HIVOHOY" ble besluttet delvis opphevet etter innsigelse. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Reg. nr. 254088 (200910870) Søknaden om registrering av det kombinerte merket "HIVOHOY" ble innlevert til Patentstyret den 2. oktober 2009, og med følgende varefortegnelse: Klasse 9: Klasse 10: Klasse 25: Klasse 28: Klasse 41: Briller. Medisinske apparater for fysiske øvelser. Klær, fottøy, hodeplagg. Apparater for fysiske øvelser. Trening (fysisk-); undervisning.
Annen avd. sak nr. 8194 2 Merket ble besluttet registrert den 8. januar 2010, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 03/2010, på side 14, med publiseringsdato mandag den 18. januar 2010, og med ovennevnte varefortegnelse. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret onsdag den 17. februar 2010; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 03/2010, på side 75, med publiseringsdato mandag den 18. januar 2010. Innsigelsen var prinsipalt begrunnet med at det kombinerte merket "HIVOHOY" er blitt registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 16 bokstav a, jf. 4 første ledd, da det er egnet til å forveksles med innsigers eldre varemerke registrering nr. 240696 (200613931) ordmerket "HIV O'HOI!", registrert den 7. september 2007, for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 16, 28, 30 og 41. Det ble videre anført av innsiger at hans merke "HIV O'HOI!" nyter et utvidet vern etter bestemmelsen i varemerkeloven 4 andre ledd. Endelig har innsiger anført at det kombinerte merket "HIVOHOY" er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 16 bokstav d, da merket krenker hans rett til den særpregede beskyttede åndsverkstittelen "HIV O'HOI!". * * * Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 20. mai 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 4 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens
Annen avd. sak nr. 8194 3 oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EU-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, og nr. 7092, Handi. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at merkene, sett i forhold til de aktuelle varene og tjenestene, i første rekke vil henvende seg til vanlige forbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Innsigers fullmektig har anført at det foreligger tjenesteidentitet i klasse 41 mellom innsigerens "utdannelsesvirksomhet" og søkerens "undervisning". Det fremholdes videre at det er stor grad av varelikhet mellom innsigers "spill og leketøy" i klasse 28 og søkerens "apparater for fysiske øvelser" i samme klasse. Innsigers fullmektig trekker frem at det er liten forskjell mellom leketøy som en ball og et treningsapparat som en medisinball, og peker på at en ribbevegg kan være like mye til lek som til trening. Patentstyret la ved vurderingen av det søkte merkets registrerbarhet til grunn at innsigerens merke omfattet andre varer og tjenester. Dette kan bare delvis være riktig. Vi finner at det er likeartethet og stor grad av overlapping mellom tjenestene "utdannelsesvirksomhet" og "undervisning" i klasse 41. Når det gjelder søkers og innsigers varer i klasse 18 er vi av en annen oppfatning. Et apparat er i følge Norsk ordbok på Ordnett.no en "mer el. mindre sammensatt og innviklet innretning, redskap". "Apparater for fysiske øvelser" vil derfor omfatte innretninger eller maskiner som muliggjør fysiske øvelser, typisk romaskiner, tredemøller, styrketreningsapparater osv. Vi er ikke enige i at enklere treningsutstyr som treningsstrikker, baller og hoppetau vil falle inn under denne formuleringen. På den annen side er vi enige at "spill og leketøy" vil kunne omfatte baller, hoppestrikker og liknende. Vi anser at "apparater for fysiske øvelser" og "spill og leketøy", selv om begge deler kan brukes til trening, ikke vil være likeartet. Slike varer krever ulik kunnskap og forskjellige materialer for å tilvirke, og de tilbys derfor normalt ikke av de samme aktørene. Når det gjelder søkerens varer i klasse 9, "briller", foreligger ikke likeartethet med innsigerens varer i samme klasse, da disse er av en helt annen karakter. Det er heller ikke likeartethet mellom søkerens varer i klasse 10 og 25 og noen av innsigerens varer. Det foreligger etter dette delvis tjenesteoverlapping, og graden av merkelikhet blir derfor avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Innsiger har ikke argumentert for på hvilken måte det foreligger merkelikhet, men referer til merkene som "for alle praktiske formål identiske". Søker har på sin side anført at merkene har ulik skrivemåte. Patentstyret vil bemerke at det søkte merket,
Annen avd. sak nr. 8194 4 består av teksten HIVOHOY skrevet i ett ord med en spesiell blyantstrekaktig font, der prikken over I-en dannes av en stjerne. Innsigerens merke er et rent ordmerke og består av teksten HIV O'HOI! Visuelt har ordene flere av bokstavene til felles. Likevel er merkene ulike på grunn av oppdelingen og tegnsettingen i innsigers merke på den ene siden, og den spesielle utformingen av det søkte merket. Vi anser at merkene gir et ulikt visuelt inntrykk. Fonetisk vil merkene være tilnærmet identiske, da det nesten ikke vil være noen forskjell i uttalen av diftongene oi og oy. Merkene vil kunne skilles noe av at det søkte merket vil uttales i ett, mens innsigerens merke vil uttales med en pause mellom delene "HIV" og O'HOI!". Patentstyret finner imidlertid at merkene er svært like fonetisk. Når det gjelder merkenes betydningsinnhold forklarer Norsk ordbok på Ordnett.no "hoi" som en interjeksjon.; især brukt til sjøs: (som anrop) skip ohoi! / (ved taktfast arbeid) ; hal i ohoi! / hiv ohoi! Etym.: eng., ohoy, ahoy. Ohoy og ohoi er følgelig varianter som betyr det samme, og HIV O'HOY og HIVOHOI vil derfor bety det samme og gi like forestillingsbilder. Da merkene er fonetisk svært like og har samme betydningsinnhold og dermed gir de samme assosiasjonene, foreligger merkelikhet. Merkene er følgelig forvekselbare for tjenestene "utdannelsesvirksomhet" og "undervisning" i klasse 41. *** Innsigers fullmektig har videre anført at innsigers varemerke nyter utvidet beskyttelse gjennom kodak-regelen, jf. varemerkeloven 4 andre ledd. Det vises til at det søkte merket vil skape en assosiasjon til innsigerens kjennetegn HIV O'HOI! for samtlige av varene og tjenestene i varefortegnelsen. Underholdningskonseptet Kaptein Sabeltann er svært godt kjent i Norge, herunder både karakterene og sangene. Uttrykket HIV O'HOI! er derfor så kraftig innarbeidet at den norske gjennomsnittsforbrukeren ved ethvert møte med HIV O'HOI! uvergelig trekker assosiasjoner til Kaptein Sabeltann og hans verden. Det hevdes videre at gjennomsnittsforbrukeren er godt kjent med spredningen av Kaptein Sabeltann-produkter. Det er sendt inn dokumentasjon som viser HIV O'HOI! brukt som tittel på en CD og reklame for denne, det er vist at HIV O'HOI! er tittelen på en sangbok, det er sendt inn bilde av flere Kaptein Sabeltann-blader der HIV O'HOI! fremkommer øverst, en uttalelse fra Terje Formoe, bilder av papptallerkener som brukes på serveringsstedene, bilder av en cap og t-skjorter som selges, bilde av lysskilt som brukes i leketøysforretninger, bilder av annonser mv. For at et varemerke skal ha krav på vern etter varemerkeloven 4 annet ledd, må det aktuelle merket være "velkjent" her i riket. Vernet av det velkjente merket anses krenket hvis bruk av det søkte merket utløser en assosiasjon til det velkjente merket og videre medfører "urimelig utnyttelse av eller skade på" det velkjente merkets særpreg eller anseelse (goodwill). Problemstillingen blir derfor om HIV O'HOI! er et velkjent varemerke. Spørsmålet om når et varemerke er "velkjent", ble vurdert av EU-domstolen i sak C-375/97 Chevy. Kravet ble ansett oppfylt når varemerket er kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, jf. premiss 26. Vernet er ved denne bestemmelsen forbeholdt varemerker med en goodwillverdi utenom det vanlige, jf. Patentstyrets annen avdelings avgjørelse nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express.
Annen avd. sak nr. 8194 5 Patentstyret er av den oppfatning at underholdningskonseptet Kaptein Sabeltann nok er svært godt kjent, og at det er på det rene at uttrykket HIV O'HOI! i stor utstrekning brukes sammen med dette. Vi kan imidlertid ikke se at HIV O'HOI! er brukt som varemerke alene. På klærne og papptallerkenene fremstår HIV O'HOI! som en form for dekorativt element, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Vi finner heller ikke at HIV O'HOI! fremstår som varemerke for bladene, CD-ene med videre. På lysskiltet kan HIV O'HOI! muligens oppfattes som en del av et varemerke, men HIV O'HOI! er underordnet og mindre fremtredende enn de andre elementene. Det er ikke sendt inn tall som viser omsetning av varer solgt med varemerket HIV O'HOI!. Vi kan derfor ikke se at det er dokumentert at varemerke HIV O'HOI! er velkjent og dermed har krav på et utvidet vern etter 4 andre ledd. *** Innsigers fullmektig anfører at HIV O'HOI! er en særpreget tittel på et vernet åndsverk. Det vises til at HIV O'HOI! er en strofe i sangen "Sjørøverne kommer", men også en sekundær tittel. HIV O'HOI! er dessuten tittelen på en CD og en sangbok. Det er sendt inn kopier som viser dette. Patentstyret anser det klart at HIV O'HOI! er en særpreget tittel på en CD og en sangbok. Vi kan imidlertid ikke se at bestemmelsen i 16 bokstav d i tillegg til å verne åndsverkstitler også verner sekundære navn, eller kallenavn på åndsvek, selv om disse skulle være særpregede. Vi legger derfor til grunn for den videre vurderingen at HIV O'HOI! er en særpreget tittel på en CD og en sangbok som begge er vernede åndsverk. Patentstyret har fast praksis for at bestemmelsen ikke uten videre rammer varemerker som er identiske med en særpreget tittel. Det må dessuten oppfattes slik av det kjøpende publikum. Det må derfor foretas en vurdering av hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket for de aktuelle varene og tjenestene. Dersom varene eller tjenestene ligger tilstrekkelig fjernt fra alt som har med det aktuelle åndsverket å gjøre, anser vi at merket ikke er egnet til å oppfattes som den aktuelle tittelen. Dette begrunnes med at det finnes enormt mange titler i verden, og skulle alle ha vern for alle varer og tjenester, ville det legge altfor sterke bånd på næringsdrivendes aktuelle og legitime interesse av å oppnå vern for sitt kjennetegn. Viser til innsigelsesavgjørelse fra Patentstyrets første avdeling, No Logo, reg.nr. 211640. Det søkte merket søkes registrert for blant annet briller, medisinske apparater for fysiske øvelser, klær, fottøy og hodeplagg, apparater for fysiske øvelser, fysisk trening og undervisning. Vi anser at dette er varer og tjenester som ligger langt fra innsigerens åndsverk, cd og sangbok, og kan ikke se at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det søkte kombinerte merket, som åndsverkstittelen HIV O'HOI!, når han møter dette på de aktuelle varene og tjenestene. Vi anser at det er mer nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren i forbindelse med trening vil få en assosiasjon til sjømannsuttrykket og oppfatte det som en oppfordring om å ta i det man klarer, enn at det skulle oppfattes som åndsverkstittelen HIV O'HOI!. For klær fottøy og hodeplagg gjelder det samme. Det er vanlig med klær med et maritimt preg, og det kombinerte merket vil derfor oppfattes som sjømannsuttrykk, og ikke gi noen referanse til tittelen på en CD eller en sangbok. *** Innsigers fullmektig har i tillegg vist til bestemmelsen i den tidligere varemerkeloven 14 første ledd nr. 2, som tilsvarer 15 bokstav b i gjeldende varemerkelov, om villedende varemerker. Vi er
Annen avd. sak nr. 8194 6 usikre på om dette er tilsiktet av fullmektigen, men ønsker uansett kort å bemerke at bestemmelsen ikke verner villedelse med hensyn til kommersiell opprinnelse, da dette reguleres av varemerkelovens regler om forvekselbare kjennetegn. Vi viser til jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 144. *** Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket er egnet til å forveksles med innsigers registrering i den alminnelige omsetningen når det brukes for "undervisning" i klasse 41. For de øvrige varene og tjenestene er det ikke forvekslingsfare, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsigerens merke nyter ikke utvidet vern etter varemerkeloven 4 andre ledd. Varemerkeloven 16 bokstav d er ikke til hinder for å registrere det søkte merket. Innsigelsen er dermed delvis tatt til følge, jf. 29 første ledd. Beslutning: Registreringen oppheves for "undervisning" i klasse 41, jf. varemerkeloven 29 første ledd. Registreringen opprettholdes for varene i klasse 9, 10, 25, 28, samt "trening (fysisk-)" i klasse 41, jf. varemerkeloven 29 andre ledd." Registreringshavers klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom den 23. mai 2011; rettidig. I klagen uttaler registreringshaver: Jeg viser til avgjørelse angående mitt varemerke HIVOHOY og vil klage på avgjørelse angående opphevelse av registrering for klasse 41 undervisning. Treningsapparatet har mange anvendelsesformer med en nærmest uendelighet i variasjon når det gjelder øvelser og kroppsstillinger grunnet apparatets, særlig tauets, repets, fleksibilitet. Dette gir åpning for nye treningsformer. Som igjen kan nødvendiggjøre instruksjon og veiledning i form av undervisning. Jeg ber derfor om at også klasse 41 undervisning omfattes for mitt varemerke HIVOHOY. Den 10. juni 2011 ble faktura pålydende gjeldende avgift for klage til Patentstyrets Annen avdeling utstedt og sendt til innehavers, med betalingsfrist satt til 15. juli 2011. Ved brev av 17. juni 2011 ble gjenpart av registreringshavers klage oversendt innsigers fullmektig, med frist til mandag den 19. september 2011 for innsendelse av en eventuell imøtegåelse.
Annen avd. sak nr. 8194 7 I sin imøtegåelse av klagen, innkommet til Patentstyret den 1. juli 2011, uttaler innsigers fullmektig: "Tilsvar fra innsiger Terje Formoe Vi viser til Patentstyrets annen avdelings ekspedisjon av 17. juni 2011, hvorved søkers anke over delvis tap i innsigelsessaken vedrørende ovennevnte varemerke ble oversendt for eventuelt tilsvar fra innsigers side. Fra innsigers side skal for det første bemerkes at Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 20. mai 2011 må være riktig hva angår vedtaket om opphevelse av varemerkeregistrering nr. 254088 i forhold til tjenesten "undervisning" i klasse 41, da det jo i forhold til innsigers eldre rettigheter foreligger identitet med hensyn til hans varemerkeregistrering nr. 240696 for ordmerket HIV 0'HOI! for blant annet "utdannelsesvirksomhet" i klasse 41, nødvendigvis omfattende nettopp undervisningsvirksomhet. Patentstyrets annen avdeling bes således opprettholde første avdelings vedtak om opphevelse av det anmelde merke for "utdannelsesvirksomhet" i klasse 41, som etter vårt syn må være varemerkerettslig korrekt. For det annet skal anføres at Patentstyrets første avdeling har kommet til feil resultat hva gjelder den del av vedtaket som går ut på opprettholdelse av søkers registrering for de resterende varer og tjenester i klassene 9,10, 25, 28 og 41, og vi skal be om at Patentstyrets annen avdeling etter en fornyet vurdering av saken opphever det anmeldte merket også for disse varer og tjenester. Vi skal under henvisning til de anførsler og bevis som er presentert for første avdeling hevde at konklusjonen om at innsigers varemerke HIV 0'HOI! ikke er dokumentert innarbeidet er feilaktig, og at innsigers registrerte og innarbeidede rettigheter i HIV 0'HOI! dermed ikke er tillagt et tilstrekkelig bredt beskyttelsesområde. Vi skal i tillegg anføre at Patentstyrets første avdeling har tillagt tittelvernet for søkers åndsverk HIV 0'HOI! altfor snever anvendelse, og Patentstyrets annen avdeling bes foreta en fornyet vurdering også av denne siden av saken, hvoretter vi skal anta at dette alene vil måtte danne grunnlag for en fullstendig opphevelse av det anmeldte merket. Innsiger vil gjerne understreke at hans varemerke, sangtittel og kjennemerke HIV 0'HOI! gjennom bruk og markedsføring overfor flere generasjoner nordmenn, både på klær, trykksaker, leker og et stort antall ulike produkter for barn og voksne har resultert i at begrepet HIV 0'HOI! uansett skrivemåte og eventuell grafikk uvegerlig skaper assosiasjoner til Terje Formoe og den eventyrverden han har skapt for norske barn og deres familier gjennom Kaptein Sabeltannkonseptet, hvori HIV 0'HOI! er et av de mest sentrale kjennetegn og identitetsbærere. Innsiger gir uttrykk for stor skuffelse om norske varemerkemyndigheter kommer til at enhver annen med rett skal kunne tilegne seg eller kommersielt nyte godt av den berømmelse og gjenkjennelse som han møysommelig har bygd opp omkring særmerket HIV 0'HOI, skjønt håper patentstyrets annen avdeling vil kunne gjenreise det han mener er rimelig og rettferdig; enerett i HIV 0'HOI og beskyttelse mot andres snylting.
Annen avd. sak nr. 8194 8 Patentstyrets annen avdeling bes etter sin vurdering av saken opprettholde første avdelings vedtak om opphevelse av det anmelde merke for "utdannelsesvirksomhet" i klasse 41, videre oppheve den øvrige del av vedtaket slik at det anmeldte merke blir å nekte for samtlige av de øvrige varer og tjenester registreringen gjelder." I sitt tilsvar, innkommet til Patentstyret på e-post den 6. juli 2011, uttaler registreringshaver: "Viser til brev av 04.07.2011. 1) Jeg ser stadig Kaptein Sabeltann-reklame osv, men sjelden noe HIV O HOI! varemerke, og enda sjeldnere slikt servert som et gjentatt definert varemerke. 2) Jeg har siden 2004 kalt mitt trossehaler-treningsapparat for Hivohoy og finner meg overhodet ikke i noen insinuerende beskyldning om snylting. 3) Jeg gjentar at hvis jeg hadde hatt mistanke om noen mulighet for forveksling med det som skal gå av varer og tjenester under HIV O HOI! så hadde jeg skiftet navn på mitt treningsapparat. Men det har jeg ikke, og vil derfor opprettholde navnet og varemerket." I ytterligere e-post av 6. juli 2011 uttaler registreringshaver videre: "Det er jo ingen juridisk vurdering jeg kommer med. Og jeg viser jo bare til tidligere utsagn fra meg (og til saksbehandlingen forøvrig). Jeg valgte også å droppe dette med "undervisning" selv om jeg mener det er både instruksjonsmessig og selv sikkerhetsmessig nødvendig å kunne undervise i bruken av og i øvelser med et helt nytt treningsapparat, også med hensyn til fare for å gjøre feil. Men jeg har ikke råd til å spandere kr. 4000 på dette, og lar altså anken falle ved ikke å betale avgiften." Annen avdeling skal uttale: Av registreringshavers e-post til Patentstyrets Annen avdeling av 6. juli 2011, fremgår at han ønsker å la klagen falle, ved ikke å innbetale det fakturerte klagegebyret.
Annen avd. sak nr. 8194 9 Klagegebyret, jf. forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. 54 første ledd nr. 2, er ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto innen fakturafristens utløp den 15. juli 2011, og er heller ikke registrert innbetalt i ettertid. Ettersom det er et vilkår for å ta en sak under behandling i Patentstyrets Annen avdeling at det lovbestemte klagegebyret er innbetalt, jf. varemerkelovens 50 annet ledd annet punktum og forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. 54 første ledd nr. 2 og annet ledd, foreligger ikke rettslig grunnlag for å ta den innkomne klagen under behandling. Klagen må etter dette avvises fra behandling. Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i styrelovens 5 første ledd annet punktum. Det avsies slik kjennelse: Klagen avvises. Are Stenvik (sign.)