avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 3. januar 2007, hvorved registreringen av ordmerket TRONTEK ble besluttet delvis opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partene samme dag. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 9: Klasse 11: Klasse 14: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket TRONTEK er egnet til å forveksles med innsigers registrerte ordmerke TRON, reg. nr. 183328 (19966244), registrert for varene "radioapparater" i klasse 9 og varene "sikkerhetslamper og kulørte lykter" i klasse 11, og at merket TRONTEK således er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren.
Annen avd. sak nr. 7744 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder" i klasse 9 og "apparater og innretninger for belysning" i klasse 11. Innsigers registrering er registrert for "radioapparater" i klasse 9 og "sikkerhetslamper og kulørte lykter" i klasse 11. Det foreligger således vareidentitet i forhold til disse varene. Videre antas det å foreligge varelikeartethet mellom innsigers varer og de øvrige tekniske/elektroniske produktene i søkers varefortegnelse klasse 9 og 11, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Det foreligger derimot ikke varelikeartethet mellom "radio, lamper og lykter" og "salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater" i klasse 9 og varene i klasse 14. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene er "vanlige tekniske og elektroniske produkter", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Da det foreligger vareidentitet og varelikeartethet blir det avgjørende i denne vurderingen om det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at søkers merke opptar innsigers merke i seg i sin helhet og at TEK er en alminnelig forkortelse for "teknikk" eller "teknisk". Søker anfører at TRON er alminnelig forkortelse som henfører på elektronikk og at sammensetningen TRONTEK er unik. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnslikheten. Det søkte merket består av en sammensetning av elementene TRON og TEK. Gjennomsnittsforbruker vil i forhold til de aktuelle varene oppfatte TEK som en forkortelse for "teknisk" eller "teknikk". Vi kan ikke se grunnlaget for påstanden om at TRON er en vanlig forkortelse i forhold til disse varene. TRON vil etter vår vurdering bli oppfattet som et fantasiord eller som et egennavn. Dette medfører at det er merkeelementet TRON som spiller en avgjørende rolle i det helhetsinntrykk det søkte merket skaper. Dette merkeelementet er identisk med innsigers merke. På grunn av det klare betydningsinnholdet av merkeelementet TEK kan vi kan ikke se at dette sammenstilt med elementene TRON, skaper tilstrekkelig avstand til innsigers merke.
Annen avd. sak nr. 7744 3 Der det foreligger likeartethet mellom de aktuelle varene, har Patentstyret etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger en fare for at gjennomsnittsforbruker vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. For de varene der det ikke foreligger likeartethet, er Patentstyret etter den samme helhetsvurderingen kommet til at forskjellene mellom varene og kjennetegnene er tilstrekkelig til at det ikke foreligger fare for forveksling. Søker har anført at selskapet har brukt TRONTEK som varemerke siden 1990. Innsigers fullmektig på sin side nevner at innsiger har brukt merket TRONDTEK. Ingen av disse påstandene er underbygget med dokumentasjon. Det kan derfor ikke tas hensyn til dem i denne saken. Det kan heller ikke tas hensyn til at søker har brukt TRONTEK som foretaksnavn siden 1986. Foretaksnavn kan for Patentstyret kun anføres som registreringshindring i innsigelsesperioden, to måneder etter kunngjøringen av innsigers merke, jf. varemerkeloven 21. Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket er egnet til å forveksles med registrering nr. 183328, ordmerket TRON, merket er således ikke registrerbart i forhold til like eller lignede varer, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen oppheves for følgende varer: Klasse 9: "Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr og datamaskiner." og klasse 11: "Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål", jf. varemerkeloven 21a første ledd. Registreringen opprettholdes for følgende varer: Klasse 9: "Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater." og klasse 14: "Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter.", jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innehavers klage over Første avdelings avgjørelse innkom den 13. februar 2007. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 5. mars 2007, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig.
Annen avd. sak nr. 7744 4 I klagebegrunnelsen anfører innehaveren: "Varemerket Trontek som ble registrert 2005.11.02, ble i.h.t. brev av 2007.01.03 opphevet for visse varer. Disse varene er de mest sentrale i Tronteks produktportefølje, og avgjørelsen påklages med den begrunnelsen som blir gitt nedenfor. Vedrørende varemerkelikhet, så er TRON en alminnelig forkortelse for elektronikk innen varemerker. Et eksempel på dette er nettopp Jotron, som er en forkortelse for Jostein Gjermstad elektronikk. Siden elektronikk er en undergruppe innen teknologi, så vil TRON ha noenlunde samme status som forkortelsen TEK for teknikk eller teknologi. Forkortelsen vil altså forekomme i mange merkenavn på samme måte som TEK, eksempelvis Solartron, Scanditron, Imtron etc. Den er altså en alminnelig forkortelse slik som TEK, og kan derfor ikke oppnå annen beskyttelse enn den varemerket TEK ville fått dersom det ble registrert. Det karakteristiske her er at den står alene, ellers så brukes den i et utall varemerker. Patentstyret hevder at TRON vil oppfattes som et egennavn eller fantasiord. Siden ordet åpenbart stammer fra ordet Jotron som er en elektronikkleverandør, og henspiller på elektronikk, så vil det også bli oppfattet på denne måten. Stavemåten TRON og ikke f.eks. TROND underbygger også dette. Jotron selger også hovedsakelig til profesjonelle kjøpere, som vil være bevisste på dette. I Tronteks tilfelle så henspeiler TRON på både TRONdheim og elektronikk, og er dermed et ordspill i kombinasjon med ordet TEK, som skaper en egenartet kombinasjon. Jeg mener derfor at det ikke er varemerkelikhet. Dersom patentstyret allikevel mener det er dette, er vi villige til å endre på varefortegnelsen for å unngå fare for forveksling, se nedenfor. Det henvises i patentstyrets begrunnelse til at det ikke foreligger noen dokumentasjon på at Trontek har brukt ordet som varemerke. Jeg legger derfor ved en kopi fra NEMKOs liste over sertifisert utstyr fra 1994 og NEMKOs liste over fabrikanter der det framgår at Trontek er brukt som varemerke (fabrikant i denne listen er å betrakte som det som angis på typeskiltet på produktet, og er altså å betrakte som et varemerke). Oppføring i denne listen innebærer også at navnet Trontek er formidlet til elektrobransjen. Videre vedlegges diverse fakturakopier fra 1990 og fram til idag som viser at Trontek AS har hatt omsetning av sine produkter i hele perioden. Jeg vedlegger også en kopi fra Bedriftskatalogen fra 1988 som viser at Trontek har stått oppført der. Om ønskelig kan ytterligere dokumentasjon framskaffes, men jeg kan egentlig ikke se at det skulle være noen grunn til å trekke i tvil at Trontek AS har omsatt varmeregulatorer og tilhørende installasjons-materiell under navnet Trontek siden 1990 og fram til idag. Jeg vil henvise til varemerkeloven 2 som sier at enerett kan oppnås ved at varemerket innarbeides. Trontek har brukt varemerket siden 1990, og det er godt innarbeidet i bransjen. Siden firmanavnet har stått i NEMKOs lister fra 1990 og i Televerkets nasjonale bedriftskatalog siden slutten av 1980tallet, har det vært godt publisert. Jeg mener derfor at Trontek har en innarbeidet rett til varemerket, som ikke kan fjernes ved at noen på et senere tidspunkt (11 år senere) tar i bruk en del av ordet som sitt varemerke. Siden bedriftsnavnet Trontek AS har stått i bedriftskatalogen siden 1980-tallet og navnet klart antyder at bedriften er en teknologibedrift, har Jotron hatt alle muligheter til å skjønne at Trontek med stor sannsynlighet er en bedrift med egne produkter som bruker navnet som varemerke. Oppføring i NEMKOs fabrikantregister angir også dette direkte. Jotron hadde dermed når de registrerte sitt merke i 1997 all mulig grunn til å vite at Trontek eksisterte som merke fra før. Når
Annen avd. sak nr. 7744 5 de allikevel registrerer TRON selv om Trontek eksisterte som varemerke fra før, så må de enten ha latt være å sjekke om varemerket var i bruk fra før, eller de må ha antatt at TRON var såpass forskjellig fra TRONTEK at det allikevel var akseptabelt. Uansett så kan de ikke fjerne retten knyttet til et innarbeidet varemerke. Jeg vil videre henvise til varemerkeloven 9. Jotron har ikke protestert på Tronteks bruk av varemerket Trontek, og har dermed akseptert varemerket Trontek fra 1997 og fram til idag. Trontek har dermed en innarbeidet rett til bruken av varemerket Trontek. Videre gjør varemerkelovens 7 det klart at den som har eldst hjemmel skal ha fortrinnsrett. Trontek har brukt varemerket siden 1990 og har dermed eldst hjemmel. Trontek AS og Jotron har forskjellige kundegrupper, slik at sannsynligheten for forveksling er nokså liten. Jotron selger nødpeilesendere m.m. til maritimt bruk mot det profesjonelle maritime markedet. Trontek selger produkter til hovedsakelig boliger, kontorer og noe landbasert industri via elektrogrossister og elektroinstallatører. Trontek selger utstyr for varmeregulering, og vil i framtiden kunne tenkes å gå inn på områder som lysstyring, VVS, koblingsur, installasjonsmateriell og instrumentering. Dette er områder som ikke overlapper med Jotrons produkter. Dersom Trontek ikke aksepteres registrert som forutsatt, så vil vi kunne akseptere følgende reviderte varefortegnelser for de registreringene som ble opphevd: Klasse 9: Vitenskapelige og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling og kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Klasse 11: Apparater og innretninger for belysning med unntak for sikkerhetslamper og kulørte lykter, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære forhold. Så langt jeg kan se skulle dette ikke på noen måte overlappe med Jotrons produkter. Det skulle derfor ikke være noen grunn til å nekte registrering på dette grunnlag. VEDLEGG Kopi fra Bedriftskatalogen 1988 Kopi fra NEMKO lister over sertifisert utstyr 1994 Kopi fra NEMKOs liste over fabrikanter 1994 Fakturakopi: EIFAS, 1990. Fakturakopi: Svein Botn AS, 1994 Fakturakopi: Mark Iversen, El.engros 1998 Fakturakopi: Berggård Amundsen 2002 Fakturakopi: Kontakten AS, 2006." I sin imøtegåelse av 19. april 2007 uttaler innsigers fullmektig: "Vi henviser til Deres brev av 2007.03.16.
Annen avd. sak nr. 7744 6 Vi kan informere at vi ikke har ytterligere bemerkninger andre enn de som fremkom ved førsteavdelings behandling av saken." I tilsvar av 28. april 2007 uttaler innehavers fullmektig: Vi har ikke noe mer å tilføye i saken, og ber om at saken tas opp til avgjørelse. I nytt brev av 10. oktober 2008 uttaler innehaver: "Vi har nå fått til en avtale med en opponent ang. varemerke hos OHIM, slik at vi nå får registrert varemerket Trontek i hele EU. Siden Norge er en del av EØS-området, vil det være uheldig om vi da ikke kan få registrert Trontek i Norge, særlig fordi vi er en norsk bedrift som planlegger å selge i hele EØS-området. Vi ber om at dette vektlegges ved behandling av saken i 2. avdeling." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Et varemerke kan ikke registreres dersom det anses egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen (varemerkelovens 14 første ledd nr. 6). Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat, men det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avdelings kjennelse 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C- 39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon
Annen avd. sak nr. 7744 7 v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springheide (Sml. 1998 s. I-4657, premiss 31). I den foreliggende sak er ordmerket TRON registrert for varene "radioapparater" i klasse 9 og varene "sikkerhetslamper og kulørte lykter" i klasse 11 forut for registreringen av ordmerket TRONTEK. Det foreligger slik sett vareslagsidentitet for de nevnte vareslagene, og Annen avdeling slutter seg til Første avdelings vurdering av likheten for de øvrige vareslagene som registreringen ble opphevet for i klasse 9. Spørsmålet er om merkene er såpass like at det foreligger forvekslingsfare for nevnte identiske eller lignende vareslag. Annen avdeling har funnet å legge avgjørende vekt på at elementet TEK helt mangler særpreg, og slik sett innebærer en fare for at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at TRONTEK kun er en variant av TRON. At elementet TRON kan ha forskjellige semantiske betydninger, slik søkeren er inne på, kan ikke spille noen rolle i så henseende. Videre er det for denne sak ikke relevant at TRONTEK AS var registrert som foretaksnavn med prioritet foran innsigerens varemerke og eventuelt var innarbeidet som varemerke forut for registreringen av TRON. Annen avdeling må ved sin avgjørelse forholde seg til at TRON er registrert som varemerke med prioritet foran søkerens ordmerke. Spørsmålet om de nevnte forhold gir grunnlag for å kjenne innsigerens merke ugyldig, må eventuelt reises i egen sak for de alminnelige domstoler. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Are Stenvik (sign.) Ida Andrén (sign.)