Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland WIPO fullmektig: Harmsen & Utescher, Alter Wall 55, 20457 Hamburg, Tyskland [Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo] Innsiger: AS Forma, Sofienberggt. 17, 0558 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 28. januar 2010, hvorved tidligere beslutning om å gi det nedenfor gjengitte kombinerte merket vitafit virkning i Norge ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt innsigers norske fullmektig og til registreringsinnehavers i det internasjonale varemerkeregister innførte representant; med korrespondanseadresse i Tyskland. Sistnevnte gjenpart sendt sammen med et forklarende følgebrev på engelsk. Int. reg. nr. 0956893 (200804695) En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd, jf. 49 og 70 til 72.
Annen avd. sak nr. 8039 2 Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 17. april 2008 omfattet alle varene merket er internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig: Klasse 32: Non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit cordials, mixed fruit juice drinks, multivitamin fruit juice drinks, fruit and vegetable juice mixed drinks, vegetable juices, vegetable juice drinks and vegetable juice mixed drinks. Merket ble besluttet innført i det norske varemerkeregisteret den 17. september 2008, og er deretter kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 39/2008, side 75, med publiseringsdato mandag den 22. september 2008, med ovennevnte varefortegnelse. Innsigelse mot merkets registrering innkom mandag den 24. november 2008; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 49/2008, på side 166, med publiseringsdato mandag den 1. desember 2008. Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte kombinerte merket vitafit er egnet til å forveksles med det nasjonalt registrerte ordmerket [kombinerte merket] Vita (gjengitt nedenfor), reg. nr. 9616 (19229616), registrert den 29. juni 1922 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 29, 30, 31 og 32, det nasjonalt registrerte ordmerket VITACIT, reg. nr. 28075 (33601), registrert den 11. mai 1940 for nærmere angitte varer i klassene 29, 30, 31 og 32, det nasjonalt registrerte ordmerket VITA HJERTEGO', reg. nr. 209779 (200011053), registrert den 9. august 2001 for nærmere angitte varer i klassene 5, 29, 30, 31 og 32, det nasjonalt registrerte ordmerket VITA, reg. nr. 225532 (200304979), registrert den 14. januar 2005 for nærmere angitte tjenester i klassene 29, 30 og 32, og det nasjonalt registrerte kombinerte merket VITA HJERTEGO (gjengitt nedenfor), reg. nr. 248026 (200801122), registrert den 6. oktober 2008 for nærmere angitte varer i klassene 5, 29, 30, 31 og 32, og at den internasjonale varemerkeregistreringen vitafit således er blitt innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50 første ledd [ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4, jf. 70 og 71]. * * *
Annen avd. sak nr. 8039 3 Gjengivelse av de av innsiger anførte kombinerte merker: Reg. nr. 9616 (19229616) Reg. nr. 248026 (200801122) * * * Registreringshaver har ikke oppnevnt noen norsk fullmektig til å ivareta sine interesser under behandlingen av innsigelsen i Første avdeling, og har heller ikke selv innlevert noen imøtegåelse av innsigelsen. Når det gjelder innsigers anførsler under behandlingen i Første avdeling, vises det til sakens dokumenter. Første avdeling uttaler følgende i innledningen til avgjørelsen: "Innsiger har også anført registrering nr. 28075, ordmerket VITACIT, som registreringshindrende av samme grunn, men denne registreringen ble ikke tatt med i nektelsesbrevet som ble sendt til WIPO, antagelig fordi denne anførselen først fremkommer på slutten av innsigers fullmektigs brev, og ikke i innledningen sammen med de andre anførslene. Vi vil likevel ta denne registreringen i betraktning ved vurderingen. Innsigers fullmektig har også anført at innsiger har brukt/innarbeidet ordet VITA både alene og i kombinasjon med andre ord/logoer over lang tid, slik at merket ytterligere har blitt varemerkerettslig styrket. Det er imidlertid ikke vist til noen hjemmel for denne påstanden." Første avdelings avgjørelse av 28. januar 2010 var begrunnet som følger:
Annen avd. sak nr. 8039 4 "Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, og 6 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at den internasjonale registreringen og de registrerte merkene, sett i forhold til at de aktuelle varene er matvarer og drikkevarer, vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Den internasjonale registreringen omfatter kun ikke-alkoholholdige drikkevarer i klasse 32, som frukt juicer, multivitamin frukt juice drikker, frukt og grønnsaksdrikker. Alle innsigers registreringer er registrert for varer i klasse 32, og det foreligger derfor vareloverlapping. Det foreligger videre varelikhet mellom innehavers varer fruktsaft og fruktjuice og dietetiske drikker for medisinsk bruk og drikker for spedbarn som innsigers registreringer nr. 209779 og 248026 gjelder for. Det anses også å være varelikhet mellom fruktsaft og fruktjuice og foredlet frukt i klasse 29 samt for frisk frukt i klasse 31, som innsigers registreringer nr. 9616, nr. 28075, nr. 209779 og nr. 248026 er registrert for. Fruktsaft og fruktjuice anses videre likeartet med spiseis som innsigers registreringer nr. 209779 og nr. 248026 omfatter i klasse 30. Juice i innehavers klasse 32 anses dessuten likeartet med friske frukter og grønnsaker som inngår i varefortegnelsene til innsigers registreringer nr. 9616, nr. 28075, nr. 209779 og nr. 248026. Det foreligger således både vareoverlapping og varelikartethet mellom merkene, jf varemerkeloven 6 første ledd. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at de aktuelle merkene er både visuelt, fonetisk og assosiasjonsmessig svært like. Fullmektigen hevder videre at registrering nr. 9616. ordmerket VITA, som har vært brukt siden 1922, har oppnådd ytterligere og sterkere vern på grunn av denne bruken. Patentstyret har følgende bemerkninger til kjennetegnslikheten. Innehavers og innsigers merker har elementet VITA felles. VITA betyr blant annet "liv" eller "livshistorie" på latin. Selv om ordet ikke er en offisiell forkortelse for vitaminer, kan det i visse sammenhenger også oppfattes som en forkortelse for vitamin. Dette er eksempelvis anført i 2. avdelings avgjørelse nr. 7522, VITA-C, og i av Høyesterett i Rt. 1940 s. 135, Vita v. Vitaborg, samt Rt. 1949 s. 758, Vitasol. I Høyesteretts kjennelse i Rt. 1949 s. 758, Vitasol, ble merkene SOL og VITASOL ansett som
Annen avd. sak nr. 8039 5 forvekselbare, da det ble lagt avgjørende vekt på at solen var det dominerende i erindringsbildet av "Vitasol"- merket. Det søkte merket VITASOL ville etter dette gi de samme assosiasjonene som innsigers merke SOL, når det gjelder margarin. Høyesterett uttalte at det er nokså nærliggende å anta at VITASOL "dessuten vil vekke forestilling om, at det er et "Sol" produkt, som her er ytterligere forbedret ved vitaminisering". Patentstyret tolker Høyesteretts uttalelse som et utrykk for at merkeelementet VITA ble ansett som et svakt merkeelement som ikke var i stand til å skaper tilstrekkelig avstand mellom merkene. Felleselementet SOL ble ansett som et sterkt merkeelement hvilket medførte at fare for forveksling ble antatt å foreligge. Det synes altså klart at VITA gjennom lang tid har blitt brukt som en betegnelse for å indikere vitaminisering av matprodukter. Det forelå ifølge Høyesteretts avgjørelse i 1940 allerede den gangen et fokus på vitaminer og vitaminisering av de aktuelle produktene, og dette fokuset har blitt enda sterkere med årene. Patentstyret anser derfor at dette er i overenstemmelse med vår vurdering av at VITA er et relativt svakt merkeelement for matvarer det er naturlig å anta at inneholder vitaminer. Det må vurderes konkret i hver sak om VITA med et tilleggselement i sin helhet oppfattes med et beskrivende betydningsinnhold, og at merket dermed anses uregistrerbart for varene. Mange ordkombinasjoner med VITA er allerede i alminnelig bruk. Se for eksempel Aschehoug og Gyldendals Store norske ordbok hvor betegnelsen "vitabrød" er forklart med "vitaminisert grovbrød". Merkeelementet VITA må derfor antas å i beste fall være suggestivt, ved at det blir oppfattet som å henspille på en sentral egenskap ved matvarer, og det er derfor på grensen til det beskrivende for matvarer. Dette må også gjelde i forhold til VITAFIT om er registrert for drikkevarer som frukt og grønnsaksjuicer i klasse 32. Det avgjørende i denne saken må etter vårt syn være de eldste merkenes iboende særpreg, herunder omfanget av deres verneområde. Et sterkt merke vil nyte godt av en større beskyttelsessfære enn et svakt merke, fordi gjennomsnittsforbrukeren lettere kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse enn det som vil være tilfellet når det gjelder svake merker. Innsiger har to registreringer med kun merkeelementet VITA, og to registreringer hvor ordet VITA er sammenstilt med ordet HJERTEGO. Innsigers fullmektig har dessuten anført registreringen VITACIT. I forhold til innsigers registreringer nr. 225532, ordmerket VITA, og nr. 9616, det kombinerte merket VITA vil vi for det første bemerke at selv om innehavers merke VITAFIT opptar dette merket i sin helhet er ikke dette en tilstrekkelig forutsetning for at det foreligger kjennetegnslikhet. I slike tilfeller må man som ellers foreta en vanlig forvekselbarhetsvurdering, jf. Rt. 1940 s. 135, Vita v. Vitaborg, hvor Høyesterett blant annet uttaler: "At merket "Vita" således må antas å være gyldig registrert medfører imidlertid ikke at det ved registreringen erverves enerett innen samme vareklasse til alle slags ordforbindelser hvorav "Vita" er et ledd." Flertallet kom til at det ikke forelå fare for forveksling mellom det søkte merket VITABORG og innsigers merker VITA og VITAMONO. Det gis ingen konkret begrunnelse for hvorfor Høyesterett anså merkene VITA og VITABORG som tilstrekkelig forskjellige slik at fare for forveksling ikke er til stede. Høyesterett kom til dette resultatet til tross for at det søkte merket opptok innsigers merke i sin helhet og at VITA var det innledende element i det søkte merket. Det antas på denne bakgrunn at Høyesterett har ansett felleselementet VITA som et svakt merkeelement med et tilsvarende snevert verneområde. Uttalelsene i Rt. 1949 s. 758, Vitasol, må som nevnt ovenfor også forstås i tråd med disse uttalelsene. Innehavers merke er et kombinert merke med figurative elementer, og det foreligger derfor noen visuelle forskjeller med innsigers registreringer nr. 225532, ordmerket VITA, og nr. 9616, det kombinerte merket VITA som følge av dette. Innehavers merke består av ordet VITAFIT plassert inni et gul rektangel som har en vinkel nederst, og hvor ordet er skrevet med små bokstaver, og
Annen avd. sak nr. 8039 6 delen FIT i kursiv. Teksten i innehavers merke må imidlertid anses å være det mest fremtredende i merket. Betydningen av ordet VITA er omtalt ovenfor, og når det gjelder det engelske ordet FIT er dette både et verb, et substantiv og et adjektiv med flere betydninger. Innsigers fullmektig har anført at tillegget FIT i den internasjonale registreringen ikke er noe sterkt element, fordi det kan oversettes til tilpasset. Vi er ikke enige med innsigers fullmektig i at dette er slik ordet mest sannsynlig vil oppfattes. Sett i lys av at merket er utpekt for ikke-alkoholholdige drikker og fruktjuicer i klasse 32, antar Patentstyret at adjektivet FIT i betydningen i god form, frisk, pigg vil være en mer nærliggende betydning av ordet for gjennomsnittsforbrukeren. Sammensetningen VITAFIT vil dermed oppfattes som en suggestiv henspilling på at man for eksempel kommer i god form ved å drikke slike juicer. Merkedelene VITA og FIT må derfor anses som likeverdige hva varemerkerettslig særpreg angår, og som like svake og suggestive. Ordene er satt sammen i ett ord, og selv om mange nok vil kunne se at det er en sammensetning av ordene VITA og FIT ved at ordet FIT er skrevet i kursiv, anses det felles elementet VITA likevel å være mindre fremtredende enn hva vi kom til i innsigelsessaken mot merket VITA FRUCHT, internasjonal registrering nr. 862175 som innsiger viser til. Merkeelementet FRUCHT anses dessuten helt beskrivende for varene det merket var utpekt for, mens elementet FIT som anført ovenfor er mer suggestivt. Det er også en forskjell mellom varene den foreliggende saken og varene innsigelsessaken mot VITA FRUCHT omhandlet, ved at VITA-elementet anses noe sterkere for varer som pralines, marzipan enn for fruktjuice. Vi kan derfor ikke tiltre innsigers fullmektig i at resultatet i den foreliggende saken må bli det samme som i den anførte saken, når det legges avgjørende vekt på den lave graden av særpreg til merkedelen VITA, samt at innehavers merke består av flere elementer. Innsigers registreringer nr. 209779, VITA HJERTEGO' og nr. 248026 VITA HJERTEGO' har også elementet VITA som felles element sammen med merket i den internasjonale registreringen. I tillegg til elementet VITA har disse registreringene derimot også tilleggselementer som er på grensen av det suggestive. Ordet HJERTEGO må anses å oppfattes som en nærmest beskrivende opplysning om at varen er sunn for hjertet, og at den for eksempel inneholder en type fett som er bra for hjertet og kroppen. Begge merkeelementene i innsigers merke henspiller derfor på egenskaper som kan være sentrale i matvareprodukter. Det er heller ikke noe ved selve sammenstillingen som medfører at innsigers merker som helhet tilføres en høy grad av særpreg. Dette medfører at innsigers registreringer nr. 209779 og nr. 248026, VITA HJERTEGO må ansens som meget svake merker for de aktuelle varene. Innsiger har med andre ord valgt merker som andre næringsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opp til, jf. Rt. 1999 s. 641, Superlek. Den figurative utformingen av registrering nr. 248026, det kombinerte merket VITA HJERTEGO' gjør videre at dette merket og innehavers merke skiller seg ytterligere fra hverandre. Når det gjelder innsigers registrering nr. 28075, ordmerket VITACIT, anses heller ikke denne å være forvekselbar med innehavers merke. Selv om merket VITACIT har VITA som de fire første bokstavene, antas merket å ville leses som ett ord i en helhet, og dette gjør at VITA ikke vil oppfattes som et selvstendig og dominerende element. Det antas derfor at merket VITACIT vil oppfattes som et fantasiord uten noen kjent betydning, og uten noen felles assosiasjon med innehavers merke VITAFIT. Innsigers registrering nr. 28075, ordmerket VITACIT anses derfor ikke å være hindrende for innehavers registrering. Innsigers fullmektig har anført at innsiger har brukt/innarbeidet ordet VITA alene og i kombinasjon med andre ord/logoer over lang tid. Det vises til at registrering nr. 9616, ordmerket VITA, ble registrert i 1922, og at VITA HJERTEGO ble massivt brukt og markedsført fra 1997, før det ble registrert i 2002. Dokumentasjonen omfatter i overveiende grad merket VITA HJERTEGO eller ordet VITA i figurativ utforming. Vi finner for det første ikke å kunne legge avgjørende vekt på den innsendte dokumentasjonen i vedlegg 1, da annonser fra 1980-tallet og en annonse fra 1997 sier lite om hva som er kjent for gjennomsnittsforbrukeren i dag. I vedlegg 2
Annen avd. sak nr. 8039 7 er det i følge innsigers fullmektigs påtegning kun vist til markedsandelen for margarinproduktene, og dette kan derfor ikke anses å ha tungtveiende betydning for gyldigheten av innehavers merke, som gjelder varene drikkevarer og fruktjuicer. Slik vi ovenfor har vist at betydningsinnholdet av ordet VITA oppfattes og brukes, så skal det dessuten mye til å oppnå et så styrket særpreg at det kan få avgjørende betydning i denne saken. Vi finner heller ikke at reklamekostnader for VITA HJERTEGO -produktene i 2007 er utslagsgivende i denne sammenheng, da det ikke er vist i hvilken grad dette har hatt effekt for gjennomsnittsforbrukeren. Vedlegg 3 viser tall fra undersøkelser i 2006 2008 for margarin, leverpostei og lettmajones med merket VITA HJERTEGO. Vi registrerer at den hjulpne kjennskapen til disse produktene har en høy score, mens den uhjulpne eller top of mind -kjennskapen til disse er betraktelig lavere. Det er videre særlig for margarin at det er en høy score for både hjulpen og uhjulpen kjennskap. Det er dessuten ikke opplyst hvordan undersøkelsen ble gjort, blant hvem, eller hvilke spørsmål som ble stilt. Vi finner på bakgrunn av alle de nevnte faktorene at den innsendte dokumentasjonen for VITA HJERTEGO -produkter ikke er tilstrekkelig for å kunne legge til grunn at innsiger har innarbeidet elementet VITA i en slik grad at det må antas at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at alle andre sammenstillinger med ordet VITA også kommer fra innsigers selskap. Dette må enn mer gjelde når dokumentasjonen det er vist til ikke omfatter varene innehavers merke omfatter, men helt andre, om enn generelt likeartede, produkter. Patentstyret kan derfor ikke se at innsigers fullmektig har godtgjort at registreringspraksis og utviklingen i den senere tid har medført at Patentstyret skal komme til et motsatt resultat av hva Høyesteretts flertall kom til i Rt. 1940 s. 135, jf. vår argumentasjon ovenfor. Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at den internasjonale registreringen ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering nr. 225532, ordmerket VITA, jf. varemerkeloven 49 annet ledd jf. 14 første ledd nr. 6. Innsigelsen er dermed forkastet i sin helhet. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom mandag den 29. mars 2010. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 28. april 2010, innen betalingsfristen utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 29. mars 2010 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til avgjørelse av 28. januar 2010 fra Patentstyrets Første avdeling hvor Patent styret fastholder registreringen av det kombinerte merket vitafit med søknadsnr. 200804695. Fristen for å klage er søndag 28. mars, dvs. mandag 29. mars 2010. Klagen er således rettidig innlevert. På vegne av AS Forma inngis herved klage mot nevnte avgjørelse i henhold til varemerkeloven 22 og 22a. Klagen er basert på at vi mener at Første avdelings avgjørelse er feil, både mht vektleggingen av innsendte innarbeidelsesdokumentasjon og vurdering av kjennetegnslikheten.
Annen avd. sak nr. 8039 8 Første avdeling kom til at det kombinerte merket VITAFIT for drikkevarer i kl. 32, ikke var egnet til å forveksles med innsigers (AS Forma) sine følgende registreringer: - ordmerket VITA (reg. nr. 225532), kl. 29, 30, 32. - kombinert merket VITA (reg. nr. 9616), kl. 29, 30, 31, 32. [gjengitt ovenfor] - ordmerket VITA HJERTEGO (reg. nr. 209779), kl. 5, 29, 30, 31, 32. - kombinert merket VITA HJERTEGO (reg. nr. 248026), kl. 5, 29, 30, 31, 32. [gjengitt ovenfor] - ordmerket VITACIT (reg. nr. 28075), kl. 29, 30, 31, 32. Når det gjelder 1. avdelings vurdering av kjennetegnslikheten og innsigers verneomfang for VITA, mener vi denne vurderingen er direkte feil av flere grunner. Første avdeling henviser til bl.a. uttalelser i Rt. 1940 s. 135 (Vita v. Vitaborg) og Rt. 1949/758 som støtte for at merkeelementet VITA oppfattes som forkortelse for vitamin og således er et svakt merkeelement. I Rt. 1949 s. 758 ble merkene Vitasol og Sol ansett for å være forvekselbare, og Første avdeling konkluderer med at: Patentstyret tolker Høyesteretts uttalelse som et uttrykk for at merkeelementet VITA ble ansett som et svakt merkeelement som ikke var i stand til å skape tilstrekkelig avstand mellom merkene. Felleselementet SOL ble ansett som et sterkt merkeelement hvilket medførte at fare for forveksling ble antatt å foreligge. Det bestrides ikke fra innsigers side at vita i enkelte sammenhenger i 1940 eller 1949 kan ha blitt oppfattet som et svakt merkeelement. Situasjonen er imidlertid en helt annen i dag. Det vises til Oslo Tingretts dom av 24.05.2007 Vita Pro Aktive vs. Pro Active, side 15, der Tingretten uttaler: Imidlertid skaper det første leddet i saksøktes merke Vita en forskjell. Saksøker (Unilever) hevder at dette er et svakt merkeelement, og at det er Pro Aktiv som fremtrer som det dominante ledd. Det må her også legges vekt på at Vita er et godt innarbeidet varemerke på det norske markedet som brukes på forskjellige matvarer, også for margarin, for eksempel Vita hjertego. Videre står det: Etter rettens oppfatning vil den alminnelige kjøper oppfatte Vita pro Aktiv som en variant av Vita-varemerkene som Mills markedsfører forskjellige matvareprodukter under. Retten legger, som det fremgår, avgjørende vekt på merkeelementet vita som fremtrer som det dominante og som kundene vil feste seg ved. Tingrettsdommen fra 2007 sier i klar tekst at Vita er et godt innarbeidet varemerke for innsiger (AS Forma/Mills) og dommen bare bekrefter de tall og undersøkelser som er lagt ved i innsigelsessaken for Første avdeling, men som Første avdeling uriktig har sett bort ifra. Selv Vita er sterkest innarbeidet for matvarer, vil dette smitte over på andre nærliggende og nyere produkter som for eksempel fruktjuicer, og omsetningskretsen vil oppfatte vitafit som en variant av vita-varemerkene som Mills (AS Forma) markedsfører, også for ikke-alkoholholdige drikker i kl. 32. Vår klient har dessuten i tillegg fått enerett til VITA som et rent ordmerke og det følger av bl.a. Rt 1999 s. 641 Superlek at det går en grense for hvor langt man kan frakjenne elementer i et varemerke distinktiv karakter. Det samme ble nylig bekreftet i Søtt + Salt dommen Pascal Søtt & Salt, jfr. HR dom av 2. oktober 2008. Her kom flertallet til at det forelå indirekte forveksling mellom de to merkene til tross for at det yngste merket inneholdt det kjente, særpregede elementet Pascal i begynnelsen av merket. I nærværende sak inneholder det yngste merket (Vitafit) ikke noe sterkt eller innarbeidet siste merkeelement (fit)slik som Pascal, så det er enda sterkere grunn i nærværende sak for å hevde at VITA og VITAFIT er egnet til å forveksles.
Annen avd. sak nr. 8039 9 I tillegg er det jo dokumentert via Tingretten at det er den felles første delen Vita som er godt innarbeidet for innsiger (AS Forma/Mills). For øvrig vises det til allerede innsendt innarbeidelsesdokumentasjon og argumentasjon i innsigelsessaken til Første avdeling. Det tas forbehold om innsendelse av ytterligere dokumentasjon og argumentasjon. I nærværende sak uttaler Første avdeling at søkers merkedel fit er like svakt og suggestivt som vita ved at fit kan bety i god form, frisk, pigg. Vi kan derfor ikke se at forvekselbarhetsvurderingen av Vita og Vitafit stiller seg vesentlig annerledes enn Første avdelings vurdering og konklusjon i innsigelsessaken mot merket VITA FRUCHT (søknad 200510750), der tilleggselementet frucht også ble ansett for å være svakt. Under enhver omstendighet må det søkte merket være egnet til å forveksles med innsigers registrering VITACIT (reg.nr. 28075). Det bemerkes det at begge de to merkene gjelder bl.a. identiske varer i kl. 32. Det skal derfor i henhold til sikker praksis fra Patentstyret og domstolene i Norge og EU, foretas en streng forvekselbarhetsvurdering. Dette synes ikke å komme tydelig frem i 1. avdelings avgjørelse. I tillegg fastholder vi at de to merkene er kjennetegnsmessig forvekselbare. Merkene begynner og slutter likt og består av samme antall bokstaver og stavelser. Den eneste forskjellen er at C er byttet med T midt i merket. Merkene blir derfor svært like visuelt og ikke minst uttalemessig. At en gjennomsnittsforbruker som regel vil erindre den første delen av - eller det første element i - et varemerke, følger av etablert rettspraksis, se til dette for eksempel sak T-357/07 og sak T-336/03 hvor retten uttaler i premiss 75 og 76: It should be noted in this regard that the attention of the consumer is usually directed to the beginning of the word (Joined Cases T-183/02 and T-184/02 El Corte Inglés v OHIM González Cabelloand Iberia Líneas Aéreas de España(MUNDICOR) [2004] ECR II-0000, paragraph 83). Det vises også til 2.avdelings avgjørelse nr. 7178 der merkene COSMICA og COSMEA også ble ansett egnet til å forveksles selv om disse merkene er mer forskjellige enn i nærværende sak. Når det gjelder den fonetiske likheten, vises det til 2. avdelings avgjørelse 6485, KANTHAL mot CONTAL. Til tross for den relativt store visuelle forskjellen kom 2. avdeling til at den fonetiske likheten var så stor at merkene vil være egnet til å forveksles. I nærværende sak vil også den fonetiske likheten være svært stor mellom vitafit og vitasit. I tillegg er den visuelle likheten vesentlig større. På klagers/innsigers vegne nedlegges påstand om at Første avdelings avgjørelse av 28. januar 2010 oppheves og at det søkte merket VITAFIT nektes registrert i medhold av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6." Ved brev av 7. april 2010 ble gjenparter av den innkomne klagen oversendt både til registreringshaver og registreringshavers i det internasjonale register innførte fullmektig/ representant til uttalelse, begge med svarfrist 10. juni 2010.
Annen avd. sak nr. 8039 10 Det var ikke innkommet noe svar fra registreringshaver ved svarfristens utløp den 10. juni 2010. Den 20. september 2010, foranlediget av e-postforespørsel fra Annen avdelings sekretariat, innkom følgende uttalelse fra samme registreringshavers norske fullmektig i den parallelle klagesak nr. 8040: "Vi viser til ovennevnte sak og kan informere om at vår klient ikke ønsker å imøtegå klagen." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er under tvil kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Når det gjelder vurderingen av vareslagslikhet, kan Annen avdeling slutte seg til Første avdelings begrunnelse. Men Annen avdeling er uenig med Første avdeling i vurderingen av varemerkelikheten. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at VITA i utgangspunktet er et svakt merke med begrenset beskyttelsesomfang. Det er etter Annen avdelings syn et ikke ubetydelig friholdelsesbehov for sammenstillinger med ordet vita både for vitaminrike og/eller vitaminberikede varer og for andre varer og tjenester som har behov for å kommunisere egenskaper som vitalitet, styrke eller livsforlengende virkninger. Slike formål eller egenskaper vil typisk være til stede for matvarer særlig helsekostprodukter, men også på helse- og velværeprodukter og en rekke andre varer og tjenester. Etter Annen avdelings syn er forskjellene mellom registreringshavers merke og innsigers merker VITA og VITA HJERTEGO så store at det ikke er noen direkte forvekslingsfare. Med det standpunkt Annen avdeling nedenfor tar til spørsmålet om indirekte forvekslingsfare med disse varemerkene, er det ikke grunn til å ta stilling til om det er fare for direkte forveksling mellom merkene VITACIT og VITAFIT.
Annen avd. sak nr. 8039 11 Den avgjørende problemstillingen i denne saken er etter Annen avdelings syn om det foreligger fare for indirekte forveksling, jf. varemerkeloven 4 første ledd bokstav b. Vurderingstemaet er i Rt. 2008 s. 1268 søtt + salt avsnitt 43 angitt slik: Med dette siktes det til at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne få inntrykk av at det består en forretningsmessig forbindelse eller et kommersielt fellesskap mellom innehaverne av de to varemerkene. Det må i denne forbindelse presiseres at det ikke vil være nok til å konstatere indirekte forveksling at forbrukeren i sitt møte med det ene merket gjenkaller i sin erindring det andre merket eller får assosiasjoner til dette. Det må kreves at merkelikheten er av en slik karakter at forbrukeren vil kunne få en forestilling om at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. I var sak tar registreringshavers merke opp i seg innsigers merke VITA. Det fremgår av Rt. 2008 s. 1268 avsnitt 58 at det vil være av vesentlig betydning for spørsmålet om forvekslingsfare i hvilken grad den del av det sammensatte merket som består av det registrerte merket (eller noe som er tilnærmet lik dette), har et særpreg. Videre heter det: Det avgjørende vil her være om denne del av merket har et slikt særpreg at opprinnelsen til de varer og tjenester som er knyttet til det sammensatte merket, av forbrukerne også vil bli tilskrevet eieren av det registrerte merket. Det kan i denne forbindelse ikke kreves at denne del av merket utgjør det dominerende trekket. Ja, selv om det er den andre del av merket som utgjør det dominerende trekket, så vil forvekslingsfare kunne foreligge dersom den andre delen på grunn av sitt særpreg likevel kan gi forbrukeren grunn til å tro at det består en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene. Selv om VITA i utgangspunktet er et svakt merke med deskriptivt preg, har det gjennom innarbeidelse ervervet særpreg. I Oslo tingretts dom 24. mai 2007 (TOSLO-2006-120234) kom retten til at det ikke var forvekselbarhet mellom varemerkene PRO ACTIV og VITA PRO AKTIV, begge registrert for blant annet margarin. Tingretten viser til at det må legges vekt på at Vita er et godt innarbeidet varemerke på det norske markedet som brukes for forskjellige matvarer. VITA må etter Annen avdelings oppfatning anses som et særpreget merkeelement for forskjellige næringsmidler, herunder for slike drikkevarer som vitafit er registrert for. I den foreliggende sak er det ved grafiske virkemidler skapt et skille mellom ordelementene VITA og FIT ved at sistnevnte er skrevet i kursiv. VITA fremstår derfor som et selvstendig merkeelement i det yngre merket.
Annen avd. sak nr. 8039 12 Når VITA fremstår som et særpreget og selvstendig merkeelement i det registrerte merket, og når det samtidig foreligger høy grad av vareslagslikhet, endog vareidentitet for enkelte vareslag, vil det være en nærliggende tanke for gjennomsnittsforbrukeren at vitafit er en ny produktkategori fra innehaveren av varemerket VITA. Mot denne bakgrunn oppheves registreringen. Det avsies slik kjennelse: Registreringen oppheves. John Asland (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)