Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. oktober 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 15. mai 2006, hvorved det ble besluttet at det internasjonalt registrerte ordmerket MOISTURE BLISS ikke kan gis virkning i Norge. Avgjørelsen ble meddelt innehavers norske fullmektig samme dato. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 3: Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair care products, namely hydrating shampoo. Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at det internasjonalt registrerte ordmerket MOISTURE BLISS er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen med nasjonal varemerkeregistrering nr. 215285 (200003249), ordmerket BLISS, bl.a. registrert for ulike typer kosmetikk og kropps- og hårpleieprodukter i vareklasse 3, slik at merket MOISTURE BLISS i sin helhet må nektes gitt virkning i Norge, jf. varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. varemerkelovens 49 annet ledd. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 50 første ledd jf. 49 annet ledd, 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for internasjonale registreringer, se varemerkelovens 58.
2. avd. sak nr. 7657 2 Innehavers merke ønskes besluttet gjeldende for soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair care products, namely hydrating shampoo i klasse 3. Det motholdte merket er registrert for blant annet ulike typer kosmetikk og kropps- og hårpleieprodukter i klasse 3, så vel som diverse tjenester innen skjønnhetspleie i klasse 44. Det foreligger vareoverlapping mellom varene i klasse 3. Også for tjenester innen skjønnhetspleie i klasse 44 må kravene til vare- og tjenesteslagslikhet være oppfylt. Det er dermed graden av kjennetegnslikhet som blir avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen. Det er på det rene at det er merkene som helhet som skal vurderes. Det er imidlertid sikker rett at man ved helhetsvurderingen også må se hen til merkets enkelte bestanddeler. Innehavers merke består av ordene "moisture" og "bliss", og tar således opp i seg hele det motholdte merket. Ordet moisture betyr fukt, fuktighet. Dette merkeelementet vil bli oppfattet som et beskrivende tillegg i merket og ikke påvirke helhetsintrykket i avgjørende grad. Det er dermed det felles ordelementet, "bliss" som betyr lykksalighet, lykke, glede, som dominerer begge merkene. Patentstyret er enig i at BLISS ikke er et svært sterkt merke for de aktuelle varene og tjenestene. Suggestive merker er imidlertid ikke uten vern mot forvekselbare merker, og tatt i betraktning det beskrivende innholdet av ordet "moisture" for de aktuelle varene, er det vår oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnene. Konklusjon: Patentstyret er etter dette og etter en helhetsvurdering kommet til at varemerkeinnehavers merke MOISTURE BLISS er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen med registrering nr. 215285, BLISS når det benyttes for varer og tjenester i klasse 3. Merket må dermed nektes besluttet gjeldende i henhold til varemerkeloven 50 annet ledd jf. 49 annet ledd, 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Beslutning: Merket nektes besluttes gjeldende i Norge for varene i klasse 3. Innehavers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 20. juni 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 21. juli 2006, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører innehaverens fullmektig: 1 Innledning Patentstyrets Første Avdeling har i avgjørelse datert 15. mai 2006 nektet registrering av varemerkesøknad nr. 200301488 MOISTURE BLISS under henvisning til at merket kan forveksles med varemerkeregistrering nr. 215285 BLISS. Avgjørelsen påklages herved med påstand om at Første Avdeling har lagt til grunn en for streng norm ved vurderingen av forvekslingsfaren i h t varemerkeloven (vml) 14, 1 ledd nr 6. 2 Forvekselbarhetsvurderingen
2. avd. sak nr. 7657 3 Søker mener Første Avdeling tilskriver ordet BLISS for sterkt varemerkerettslig vern. Ifølge Cappelens Store Engelsk Norsk Ordbok kan bliss bety bl a lykksalighet eller salig fryd. Og ifølge Merriam-Webster Online Dictionary har bliss betydningen complete happiness. Bilag 1: Utdrag fra Cappelens Store Engelsk Norsk Ordbok Bilag 2: Utdrag fra Merriam-Webster Online Dictionary Merkene overlapper hverandre for varer myntet på personlig pleie. Intensjonen med slike produkter, eller i alle fall en ønsket egenskap ved dem, er at de skal gi en positiv fornemmelse, ved at man føler seg mer vel, oppnår renere hud, friskere hud, mer glans i håret, fyldigere hår, annen hårfarge, en attraktiv duft eller hvitere tenner. Produktene skal med andre ord gi en følelse av velvære og lykke. Det er ikke uvanlig at slike varer markedsføres med at de f eks gjør håret eller huden eller bæreren mer glad eller lykkelig. Søker hevder derfor at BLISS går langt i retning av å angi en tilsiktet/ønsket egenskap ved varene. I den aktuelle sammenhengen fremstår BLISS som en kvalitetsindikator på linje med ord som fabelaktig, max, stjerne, gull etc. Ordet bør dermed ikke tillegges for omfattende vern i denne sammenhengen. Følgelig bør det ikke stilles strenge krav til tilleggselementer for at et annet merke skal kunne tillates ved siden av. Visuelt og fonetisk gir merkene forksjellig helhetsinntrykk. Elementet MOISTURE vil være vel så mye blikkfang i det anmeldte merket, siden det står først og er langt lengre enn elementet BLISS. Elementet MOISTURE vil derfor påvirke helhetsinntrykket i samme eller større grad enn BLISS. For øvrig er det radikalt forskjellig lengde på merkene, ved at MOISTURE BLISS er langt lengre enn merket BLISS. Videre gir merkene forskjellige forestillingsbilder. Det motholdte merket vil oppfattes som lykke eller fullkommen lykke, lykksalighet muligens også synonymet (salig) fryd og altså som et rent utrykk for en attraktiv egenskap. Det anmeldte merket består på sin side av en ordlek, fuktighetslykke eller fullkommen fuktig lykksalighet, som i seg selv ikke har noen fornuftig mening. Merkene gir derfor assosiasjoner i forskjellige retninger, noe som medvirker til å skape avstand mellom dem. Til Første Avdelings anførsel om at ordet bliss neppe er godt kjent i den norske omsetningskretsen, bemerkes at bliss er et vanlig ord i det engelske språket. Norge er langt på vei et bi-språklig land, ved at man lærer engelsk allerede i barneskolen. Etter dagens mønsterplan lærer elevene engelsk fra første klassetrinn. Det har derfor formodningen mot seg at et så alminnelig ord som bliss ikke skal være kjent i befolkningen. Selv om det er praksis for å nekte merker som tar opp i seg eldre merker, er dette en praksis som ikke skal være absolutt. Også i disse tilfellene foretas en alminnelig skjønnsmessig vurdering, kfr. Lassen/Stenvik side 352 første avsnitt: Etter gjeldende varemerkerett må man imidlertid holde fast ved at det er en helt vanlig forvekselbarhetsvurdering som skal foretas også i slike tilfelle. I Rt. 1940 s. 135, NIR 1947 s. 75 VITABORG, la flertallet til grunn at VITA ikke var deskriptivt, og dermed gyldig registrert, for bl.a. margarin, og fortsatte: At merket VITA således må antas å være gyldig registrert medfører imidlertid ikke at det ved registreringen erverves enerett innen samme klasse til alle slags ordforbindelser, hvorav VITA er et ledd. Spørsmålet om i hvilket omfang ordmerket VITA ved registrering får vern mot etterligninger må bli å løse konkret i hvert enkelt tilfelle Det trenger ingen nærmere påvisning at merket Vitaborg er så pass forskjellig fra merket Vita at det ikke er egne til å fremkalle slik forveksling (s. 136, s. 77).
2. avd. sak nr. 7657 4 Det at merkene i nærværende sak begge inneholder elementet BLISS er altså ikke alene tilstrekkelig for å fastslå forvekselbarhet. Det er fortsatt helhetsinntrykket av merkene som skal være avgjørende. Ut fra det oven anførte mener søker at merkene MOISTURE BLISS og BLISS fremstår som tilstrekkelig forskjellige. 3 Anmodning På denne bakgrunn anmoder søker om at Første avdelings avgjørelse oppheves og merket MOISTURE BLISS tillates registrert. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Et varemerke kan ikke gis virkning i Norge dersom det anses egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen (varemerkelovens 49 annet ledd, jf. 14 første ledd nr. 6). Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat, men det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EF-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). I den foreliggende sak foreligger vareslagslikhet, og spørsmålet blir derfor om det foreligger slik kjennetegnslikhet at det søkte ordmerke er egnet til å forveksles med innsigerens merker. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springheide (Sml. 1998 s. I-4657, premiss 31).
2. avd. sak nr. 7657 5 I den foreliggende sak foreligger delvis vareidentitet, idet registreringen av det motholdte merket, BLISS, for forskjellige typer kosmetikk og kropps- og hårpleieprodukter i klasse 3, dekker deler av varefortegnelsen for merket MOISTURE BLISS. Ved den nærmere forvekselbarhets-vurderingen legger 2. avdeling til grunn at elementet MOISTURE er rent beskrivende for de varer merket er registrert for, mens gjennomsnittforbrukeren innenfor den relevante omsetningskretsen i Norge neppe kan antas å kjenne betydningen av ordet BLISS. I den situasjonen oppstår det fare for at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket MOISTURE BLISS som en variant av merket BLISS, og tro at merkene har samme kommersielle opprinnelse. På den bakgrunn slutter 2. avdeling seg til 1. avdelings vurdering om at det internasjonalt registrerte merket er egnet til å forveksles med det motholdte merket. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-Andreas Rognstad (sign.) Ida Andrén (sign.) Are Stenvik (sign.)